PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto EMBASSY y las marcas mixtas previamente registradas MARLBORO y MARLBORO LIGTHTS y figurativa DISEÑO DE TECHO / MARCA FIGURATIVA – Concepto / MARCA MIXTA – Concepto / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Definición / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto EMBASSY para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con las marcas mixtas MARLBORO y MARLBORO LIGTHTS y figurativa DISEÑO DE TECHO Al comparar las marcas en conflicto, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las marcas EMBASSY y MARLBORO y MARLBORO LIGHTS no existen similitudes ortográficas y fonéticas pues sus diferencias resultan evidentes y no requieren un análisis adicional.
En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la vislumbra, dado que de manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Cabe resaltar que la marca EMBASSY es suficientemente distintiva y diferente a las marcas MARLBORO y MARLBORO LIGHTS, en tanto que los citados signos se encuentran dotados de la suficiente carga semántica, lo que les otorga de elementos particularísimos y, que conducen a identificar su origen empresarial, descartándose cualquier riesgo de asociación o confusión, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de las marcas de la demandante.
Otro aspecto a destacar, es que los consumidores habituales de los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, son considerados como especializados, lo que determina que al momento de comprar no se confunda, pues usualmente tienen una marca de su preferencia. […] Por otra parte y en lo atinente al argumento del demandante respeto de la utilización de un pentágono idéntico al de las marcas opositoras, la Sala estima que tal planteamiento no resulta de recibo, en tanto que al analizar las marcas registradas, encontramos que sus tamaños y contextos son evidentemente diferentes, sumado a ello a que no existe identidad gramatical, lo que hace que las marcas sean perceptibles de manera distinta.
Aunado a lo anterior, bien lo consideró el tercero con interés en las resultas del proceso al sostener que si se concluyera el carácter predominante del componente figurativo de las marcas mixtas MARLBORO y la consiguiente debilidad del elemento nominativo, sería tanto como afirmar que cualquier tercero podría registrar y usar la palabra MARLBORO para amparar cigarrillos, en la medida que presentara dentro de un conjunto cuyo componente gráfico fuera sustancialmente distinto al registrado.
Finalmente, frente a la notoriedad de la marca MARLBORO alegada por el demandante, esta Sala comparte lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido indicar que los signos confrontados no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión en el mercado. En efecto, resulta irrelevante si las marcas opositoras son notoriamente conocidas, pues del análisis realizado con antelación permite concluir que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo EMBASSY pudiese causarle perjuicio respecto de su fuerza distintiva, como quiera que prevalecen las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, razón por la cual no se dan los presupuestos contenidos en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00143-00 Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 20535 de 29 de abril de 2009, 36398 de 22 de julio de 2009 y 48550 del 28 de septiembre de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca EMBASSY a favor de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED S.A para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1 Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (1) Resolución No 20.535 del 29 de abril de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió a BAT el registro de la marca mixta “EMBASSY” (mixta), para distinguir productos de la Clase 34.
(2) Resolución No 36.398 del 22 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto por mi poderdante y confirmó lo dispuesto en la Resolución No 20.535 del 29 de abril de 2009, en el sentido de conceder a BAT el registro de la marca mixta “EMBASSY” en clase 34.
(3) Resolución No 48.550 del 28 de septiembre de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución No 20.535 del 29 de abril de 2009, en el sentido de conceder al BAT el registro de la marca mixta “EMBASSY” en clase 34. 2.2 Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atacados, se declare la nulidad del registro No 388.887, correspondiente a la marca “EMBASSY” (mixta) en la clase 34, de BAT. 2.3 Que, como consecuencia de la nulidad que se decrete, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro No 388.887, correspondiente a la marca “EMBASSY” (mixta), en la clase 34, de BAT. 2.4 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.5 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.
I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED S.A. solicitó el registro de la marca EMBASSY (MIXTA) para distinguir “cigarrillos, tabaco, encendedores, fósforos, elementos para fumador”, productos pertenecientes a la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Expresó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PHILP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó oposición en contra del registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto que implicaría el uso de la marca EMBASSY (mixta) respecto de las marcas notorias MARLBORO (mixta);
MARLBORO (mixta); MARLBORO LIGHTS (mixta), y FIGURATIVA, registradas en clase 34 a nombre del actor en Colombia, según certificados de registro vigentes Nos 37.348, 160.512, 107.890 y 160.511, respectivamente. Informó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución 20.535 de 29 de abril de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición formulada en la actuación administrativa y concedió a favor de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED S.A. el registro de la marca EMBASSY (mixta), para distinguir productos de la clase 34, tras considerar que esta no está comprendida en las causales de irregistrabilidad comprendidas en los literales a) y h) de la Decisión 486 de la CAN.
Adujo que la sociedad PHILP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó recurso de reposición ante la Jefe de la División de Signos Distintivos y, en subsidio, de apelación ante su superior jerárquico, en contra de la referida Resolución 20.535. Señaló que el Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución No 20.535 del 29 de abril de 2009.
Indicó que mediante la Resolución No 48.550 del 28 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación, confirmándola. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio debió haber adelantado el estudio comparativo de los signos enfrentados a partir del elemento figurativo que es el predominante en la marcas en conflicto, en particular el diseño del techo que es notoriamente distintivo de los productos de MARLBORO. Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio le correspondía comparar adecuadamente las marcas registradas en la clase 34 MARLBORO (mixta) registro No 37.348;
MARLBORO LIGHTS (mixta), registro No 107.890 y FIGURATIVA (diseño de techo) registro No 160.511 con la marca EMBASSY (mixta) clase 34, registro No 388.887, teniendo en cuenta que en el caso particular, el elemento figurativo es marcadamente semejante y destacado en las marcas enfrentadas. Afirmó que al apreciar los elementos gráficos que componen las marcas FIGURATIVA, MARLBORO (mixtas), MARLBORO LIGHTS y EMBASSY, debe prescindirse del cotejo fonético, teniendo en cuenta que la fuerza distintiva del “DISEÑO DE TECHO” que predomina en los registros marcarios de propiedad del demandante.
Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en error al omitir aplicar la causal de irregistrabilidad enunciada en el literal h) de la Decisión 486 de 2000, pues no consideró que las marcas fundamento de oposición gozan de notoriedad y merecen una protección especial. Adujo que obraban elementos probatorios que le permitían a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar que en la concepción del diseño de la marca EMBASSY (mixta) solo encuentra en una labor de imitación y reproducción parcial de las marcas MARLBORO (mixta);
MARLBORO LIGHTS y FIGURATIVA (diseño de techo), dirigida a aprovechar el reconocimiento y posicionamiento de estas para generar una asociación entre los consumidores y así capitalizar el reconocimiento y prestigio adquirido por PHILP MORRIS. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.
El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. Manifestó que el elemento predominante es el denominativo, para ello se observa la fuerza expresiva de las palabras EMBASSY y MARLBORO por lo que no son susceptibles de confusión por parte del consumidor, toda vez que pueden ser recordadas e individualizadas por el público.
Expresó que no se presentan similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales de las marcas objeto de cotejo, teniendo en cuenta que sus disposiciones gramaticales presentan sílabas con consonantes y vocales totalmente diferentes. Adujo que frente al diseño de las marcas, que cada gráfico contiene sus características propias que permiten al consumidor diferenciarlo en el mercado, quedando claro que no existen semejanzas que permitan confusión. II.2.
INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED S.A El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que la palabra EMBASSY es el elemento predominante del conjunto, dada la fuerza distintiva que posee, su posicionamiento dentro del conjunto y el carácter meramente accesorio y decorativo de su componente gráfico.
Expresó que sostener la tesis sobre el carácter predominante del componente de las marcas mixtas MARLBORO y la consiguiente debilidad del elemento nominativo, equivaldría a afirmar que cualquier tercero podría registrar y usar la palabra MARLBORO para amparar cigarrillos en la medida que presentara dentro de un conjunto cuyo componente gráfico fuera sustancialmente distinto al registrado, aseveración que carecería de todo sustento.
Manifestó que la supuesta idea de prestigio, garantía de calidad y satisfacción de los consumidores que evoca en opinión del actor “el diseño de techo”, son conceptos abstractos inherentes a la función de toda marca, particularmente de aquellas que alcanzan éxito comercial que no son factores para determinar la confundibilidad entre dos signos distintos.
Adujo que el supuesto necesario de aplicación de la causal contenida en el literal h) de la Decisión 486 de 2000 es la existencia del riesgo de confusión entre los signos en conflicto, en cualquiera de las modalidades que allí se mencionan: reproducción total o parcial, limitación, traducción o transcripción. Concluyó que la pretendida notoriedad cabria invocarla sobre la marca mixta de MARLBORO en su integridad, no respecto de sus componentes accesorios, pues como es bien sabido las marcas mixtas y su protección versa sobre el conjunto.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 269-IP-2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre el articulo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…]
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.
El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca EMBASSY (mixta) y las marcas registradas MARLBORO (mixta) y MARLBORO LIGHTS (mixta). Por otro lado, al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. En ese sentido, el Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca EMBASSY (mixta) es o no es similar a la marca FIGURATIVA, previamente registrada, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
Al efecto, cabe indicar que basta la posibilidad de riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.
TERCERO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la figura de “techo” es comúnmente utilizada para identificar cajetillas de cigarrillos.
CUARTO: La marca notoriamente conocida es aquella que es reconocida en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina y por el sector pertinente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse las circunstancias que le dan ese estatus por quien la alega. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos (el de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario). El Juez Consultante debe analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA, registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUINTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. […]” (negrillas fuera de texto).
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y el tercero interviniente, reiteraron en esencia sus argumentos. La parte demandada y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en contra de las Resoluciones 20535 de 29 de abril de 2009, 36398 de 22 de julio de 2009 y 48550 del 28 de septiembre de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca EMBASSY a favor de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[1].
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[2].
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[3].
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[4] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).
De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1.
Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado (Marca Mixta) - Marcas previamente registradas [pic] MARLBORO Certificado núm. 160512 (Marca Mixta) [pic] MARLBORO LIGTHTS Certificado núm. 107890 (Marca Mixta) [pic] MARLBORO Certificado núm. 338437 (Marca Mixta) [pic] DISEÑO DE TECHO Certificado núm. 160511 (Marca Figurativa) Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas y una gráfica (figurativa) de la demandante con la marca mixta solicitada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
Al respecto, cabe mencionar que esta Sección en la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016[5] precisó el concepto de marcas figurativas y mixtas, así: “[…] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, con relación a la comparación entre marcas mixtas, el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, señaló: “[…] 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […] 3.7. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) y el signo PREMIER FULL FLAVOR (mixto), para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos […]”.
Y respecto a la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta, el Tribunal de Justicia, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso identificado con el número único de radicación 11001032400020120036100, señaló: “[…] Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o la denominación contenida en el conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. […] En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. […] El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos […]” (Destacado fuera de texto). De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala observa que el elemento denominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[6].
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Al comparar las marcas en conflicto, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las marcas EMBASSY y MARLBORO y MARLBORO LIGHTS no existen similitudes ortográficas y fonéticas pues sus diferencias resultan evidentes y no requieren un análisis adicional.
En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la vislumbra, dado que de manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Cabe resaltar que la marca EMBASSY es suficientemente distintiva y diferente a las marcas MARLBORO y MARLBORO LIGHTS, en tanto que los citados signos se encuentran dotados de la suficiente carga semántica, lo que les otorga de elementos particularísimos y, que conducen a identificar su origen empresarial, descartándose cualquier riesgo de asociación o confusión, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de las marcas de la demandante.
Otro aspecto a destacar, es que los consumidores habituales de los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza[7], son considerados como especializados, lo que determina que al momento de comprar no se confunda, pues usualmente tienen una marca de su preferencia. En lo relacionado con el consumidor especializado, esta Sección, en sentencia del 11 de febrero de 2010[8], sostuvo: “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación: “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.
Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.
Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características.
La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”[9]. En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”[10][…]”.
Por otra parte y en lo atinente al argumento del demandante respeto de la utilización de un pentágono idéntico al de las marcas opositoras, la Sala estima que tal planteamiento no resulta de recibo, en tanto que al analizar las marcas registradas, encontramos que sus tamaños y contextos son evidentemente diferentes, sumado a ello a que no existe identidad gramatical, lo que hace que las marcas sean perceptibles de manera distinta.
Aunado a lo anterior, bien lo consideró el tercero con interés en las resultas del proceso al sostener que si se concluyera el carácter predominante del componente figurativo de las marcas mixtas MARLBORO y la consiguiente debilidad del elemento nominativo, sería tanto como afirmar que cualquier tercero podría registrar y usar la palabra MARLBORO para amparar cigarrillos, en la medida que presentara dentro de un conjunto cuyo componente gráfico fuera sustancialmente distinto al registrado.
Finalmente, frente a la notoriedad de la marca MARLBORO alegada por el demandante, esta Sala comparte lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido indicar que los signos confrontados no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión en el mercado. En efecto, resulta irrelevante si las marcas opositoras son notoriamente conocidas, pues del análisis realizado con antelación permite concluir que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo EMBASSY pudiese causarle perjuicio respecto de su fuerza distintiva, como quiera que prevalecen las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, razón por la cual no se dan los presupuestos contenidos en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal y como esta Sección[11] lo ha sostenido: “[…] para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.
Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad […]”.
En este orden de ideas, se establece que la marca EMBASSY tiene una condición de distintividad frente a las marcas confrontadas y al no presentarse semejanzas significativas que induzcan en error al consumidor de esta clase de productos, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [4] Ibídem. [5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 110010324000 20100023700. [6] Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [7] “[…] Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas […]”. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 110010324000 20040037600. [9] “Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.” [10] “Sentencia de 24 de julio de 2008.
Radicación número: 2002-00411. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: PFIZER PRODUCTS INC.” [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020100026700.