PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SALSÍSIMA y la marca nominativa previamente registrada SALSINA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es SALS en las clases 29 y 30 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto SALSÍSIMA para distinguir productos comprendidos en la clase 29 al no existir similitud con la marca nominativa previamente registrada SALSINA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo registrado con posterioridad está conformado por una sola expresión (SALSÍSIMA) que tiene nueve (9) letras, con cuatro (4) vocales y cinco (5) consonantes, la marca opositora (SALSINA), también está conformada por una sola expresión que tiene siete (7) letras, cuatro (4) consonantes y tres (3) vocales.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados resultan ser diferentes en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues si bien es cierto que comparten la expresión SALS, también lo es que ambas tienen elementos adicionales que les otorgan suficiente distintividad. Aunado a lo expuesto, de la revisión tanto del signo solicitado como de la marca registrada, se puede concluir que visualmente no se presenta un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. […] En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se observa que ellos no son fonéticamente idénticos, y que la tilde en la segunda sílaba de la marca SALSÍSIMA le da una pronunciación diferente.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”, no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios, tal y como lo sostuvo la entidad demandada en los actos acusados. […] Por otra parte, la Sala encuentra que las marcas en conflicto tienen un diseño diferente en su presentación, lo cual no permite que se presente confusión en el público consumidor.

Al respecto se observa que el signo SALSÍSIMA tiene una circunferencia sobre la cual se anteponen la denominación y la figura de una hoja mientras que la marca SALSINA se limita a su elemento nominativo. En suma, para la Sala el hecho que las marcas tengan terminaciones diferentes (ísima - ina), hace que tanto el impacto fonético como el visual no sea igual, pues el sufijo “ísima” le imprime una sonoridad diferente con respecto a la totalidad de la marca previamente registrada; además la tilde en la segunda sílaba de la marca SALSÍSIMA le otorga distintividad y; finalmente la partícula SALS es de uso común y no es posible predicar exclusividad sobre la misma.

Por las razones anteriores, la Sala considera que las marcas bajo análisis resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. Ahora bien, como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corporación Judicial, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00474-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: SALSINA Y SALSÍSIMA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 3436 del 27 de enero de 2010, 20345 del 20 de abril de 2010 y 27284 del 27 de mayo de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo SALSÍSIMA (mixto), certificado 404783[1], para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COMPAÑIA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.Que se declare la nulidad de la Resolución 3436 del 27 de enero de 2019, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca SALSÍSIMA (mixta), a favor de la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A., para identificar todos los productos de la clase 29 internacional. 2.

Que declare la nulidad de la Resolución 20345 del 20 de abril de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 3436 del 27 de enero de 2010, confirmándola. 3. Que se declare la nulidad de la Resolución 27284 del 27 de mayo de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 3436 del 27 de enero de 2010, confirmándola. 4.

Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada que se declare fundada la oposición por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y niegue el registro de la marca SALSÌSIMA (mixta), solicitada por COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A., para identificar productos de la clase 29 internacional. 5. Que ordene la publicación de la sentencia respectiva en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad Compañía Productora de Salsas S.A., solicitó el registro del signo SALSÍSIMA (mixto), certificado 404783, para identificar carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, productos de la clase 29 internacional.

Expresó que dentro de la oportunidad legal, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca SALSÍSIMA (mixta), con base en el registro previo de su marca SALSINA (nominativa), registrada en la clase 30 internacional. Señaló que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 3436 del 27 de enero de 2010, declaró infundada la oposición y concedió el registro de marca SALSÍSIMA (mixta), para identificar los productos de la clase 29 internacional antes mencionados.

Afirmó que dentro de la oportunidad legal la sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 3436 del 27 de enero de 2010. Informó que la Directora de Signos Distintivos mediante la Resolución 20345 del 20 de abril de 2010, decidió el recurso de reposición confirmando la Resolución 3436 del 27 de enero de 2010.

Finalmente, puso de presente que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución 27284 del 27 de mayo de 2010, decidió el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la mencionada Resolución 3436. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo SALSÍSIMA no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro.

En efecto, afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó la comparación de los signos SALSINA y SALSÍSIMA siguiendo las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Indicó que la Superintendencia no tuvo en cuenta las evidentes y enormes similitudes entre los signos SALSINA y SALSÍSIMA, limitándose a afirmar que los mismos difieren en sus componentes gramaticales “SIM” y “N” y a sumar el número de letras de una y otra, para concluir que el signo más solicitado es más extenso.

Señaló que también se pasó por alto el hecho de que los signos en conflicto compartían la misma identidad ideológica, circunstancia que aumentaba el riesgo de confusión. Expresó que la sociedad solicitante se limitó a sustituir la sílaba “NA” por la expresión “SIMA”, pero el concepto y la ideología detrás de la marca “SALSINA” es exactamente la misma, lo que inducirá indudablemente en error al público consumidor respecto del origen de los productos que la sociedad solicitante pretende identificar con el signo SALSÍSIMA.

Finalmente, aseveró que al coincidir la clase de productos en la conexión competitiva entre ellos, coinciden también en sus canales de comercialización, al punto que el consumidor los encontrara en los mismos canales y exhibidos en las mismas góndolas, aumentando el riesgo de confusión. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.

INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Aseveró que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta decisión, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

Expresó que en el presente caso, de la simple apreciación de las marcas en conflicto, se evidencia que las mismas no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Manifestó que no puede realizarse el estudio comparativo de las marcas en los términos que se refiere la demanda, pues ello sería aceptar que con el registro de la marca SALSINA se atribuye al titular del derecho exclusivo de la partícula SALS, que es de uso común y aplicable a los productos de una clase definida.

Afirmó que los elementos figurativos que componen la marca SALSÍSIMA consisten en una circunferencia sobre la cual se anteponen la denominación y la figura de una hoja, lo cual resulta ajeno totalmente a la marca SALSINA, que se restringe a su elemento denominativo. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. El Curador Ad Litem de la Compañía Productora de Salsas S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó que los actos administrativos demandados estaban ajustados a la ley, sin realizar consideraciones adicionales.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 179-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…]

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca registrada SALSINA (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca registrada SALSINA (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. En este caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo SALSÍSIMA (mixto) constituye un signo de fantasía, evocativo o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio […]” (negrillas fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 6 de noviembre de 2015[2], se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la entidad demandada, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y el tercero interviniente no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en contra de las Resoluciones 3436 del 27 de enero de 2010, 20345 del 20 de abril de 2010 y 27284 del 27 de mayo de 2010 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo SALSÍSIMA (mixto), certificado 404783, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COMPAÑIA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […]”. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto).

V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[3].

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[4].

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[5].

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[6] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1.

Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca registrada (mixta) [pic] - Marca previamente registrada (nominativa) SALSINA Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[7].

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si la partícula SALS es de uso común en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como lo señaló la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda.

Al respecto, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el particular, esto es, en sentencia de fecha de 27 de agosto de 2008[8], en la cual se analizó el registro de la marca nominativa SALSALIÑA y su presunta confundibilidad con el registro de la marca SALSINA que es objeto de pronunciamiento en el proceso de la referencia. En dicha oportunidad se sostuvo que “la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clases 29 y 30”.

Afirmación que es corroborada al consultar el sistema de información de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIPI. Respecto de las partículas de uso común la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado que, excepcionalmente, en aquellos eventos en los cuales se llegare a reducir los signos de tal manera que fuere imposible realizar el cotejo marcario, el mismo se hará sin la exclusión de dichas partículas[9]. En efecto, si bien es cierto que al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso o genéricas; también lo es que en el derecho de propiedad industrial la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de fantasía del conjunto marcario[10].

Para la Sala[11] no se puede dar paso al estudio fragmentado de las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que desde el punto de vista del consumidor medio, los signos no son analizados en forma separada[12]. Así pues, en el evento en que se excluya la partícula SALS el cotejo se realizaría con las expresiones ÍSIMA e INA, las cuales no resultan suficientes para determinar si existe la confusión endilgada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca registrada S |A |L |S |Í |S |I |M |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | | Marca registrada previamente S |A |L |S |I |N |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo registrado con posterioridad está conformado por una sola expresión (SALSÍSIMA) que tiene nueve (9) letras, con cuatro (4) vocales y cinco (5) consonantes, la marca opositora (SALSINA), también está conformada por una sola expresión que tiene siete (7) letras, cuatro (4) consonantes y tres (3) vocales.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados resultan ser diferentes en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues si bien es cierto que comparten la expresión SALS, también lo es que ambas tienen elementos adicionales que les otorgan suficiente distintividad. Aunado a lo expuesto, de la revisión tanto del signo solicitado como de la marca registrada, se puede concluir que visualmente no se presenta un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.

Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se observa que ellos no son fonéticamente idénticos, y que la tilde en la segunda sílaba de la marca SALSÍSIMA le da una pronunciación diferente.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”, no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios, tal y como lo sostuvo la entidad demandada en los actos acusados.

En este aparte, es pertinente citar el pronunciamiento que con anterioridad efectuó esta Sala[13] y en el cual se consideró lo siguiente: “[…] Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca «SALSINA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clase 30.

Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto.

El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.» La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación del prefijo SALS con el sufijo INA.

Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones SALS o INA individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SALSINA» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante, que es cuanto ocurre con «SALSALIÑA».

En consecuencia, los cargos no prosperan […]” (Negrillas fuera de texto). Por otra parte, la Sala encuentra que las marcas en conflicto tienen un diseño diferente en su presentación, lo cual no permite que se presente confusión en el público consumidor. Al respecto se observa que el signo SALSÍSIMA tiene una circunferencia sobre la cual se anteponen la denominación y la figura de una hoja mientras que la marca SALSINA se limita a su elemento nominativo.

En suma, para la Sala el hecho que las marcas tengan terminaciones diferentes (ísima - ina), hace que tanto el impacto fonético como el visual no sea igual, pues el sufijo “ísima” le imprime una sonoridad diferente con respecto a la totalidad de la marca previamente registrada; además la tilde en la segunda sílaba de la marca SALSÍSIMA le otorga distintividad y; finalmente la partícula SALS es de uso común y no es posible predicar exclusividad sobre la misma.

Por las razones anteriores, la Sala considera que las marcas bajo análisis resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. Ahora bien, como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corporación Judicial, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

Por ende, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en los artículos 134 y 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca SALSÍSIMA es distintiva y no es similarmente confundible con la marca SALSINA previamente registradas, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Vigencia 27 de enero de 2020. [2][3] Folio 150 cuaderno principal [4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [7] Ibídem. [8] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [9] Expediente 2003-00166-01 Actor: Fabrica de Especias y Productos El Rey S.A. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade [10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 268-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015. [11] Ibídem. [12] Ver entre otras la sentencia de 14 de junio de 2007.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2003 – 00231. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón. [13] Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 20 de Enero de 2000. C.P, Manuel Santiago Urueta Ayola Radicación núm. 4203. “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

Particularmente cuando se coteja una marca denominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa”. [14] Expediente 2003-00166-01 Actor: Fabrica de Especias y Productos El Rey S.A. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade