11001-03-24-000-2011-00071-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TQM BY LEONISA y la marca mixta PIJAMAS T.Q.M previamente registrada / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PIJAMAS en la clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es T.Q.M. en la clase 25 / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo TQM BY LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexidad competitiva con la marca mixta PIJAMAS T.Q.M previamente registrada en la misma clase De la confrontación que se hace entre los términos T.Q.M BY LEONISA de la marca solicitada y T.Q.M. de la marca registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por tres (3) letras en mayúsculas separadas por puntos y dos palabras de dos (2) y siete (7) letras; y el segundo compuesto por tres (3) letras en minúsculas también separadas por puntos; estas tres letras se reproducen en la marca solicitada con la misma secuencia ortográfica.

Teniendo en cuenta que del análisis comparativo entre los términos de la marca solicitada y la marca registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre los elementos cotejados hay similitud debido a que existen elementos idénticos en las expresiones analizadas. […] Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, en la marca solicitada y en la marca registrada predomina, fonéticamente, el sonido de las letras TQM que es idéntico y su pronunciación es la que tiene mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que a pesar de que el sonido de la marca solicitada se prolongue al pronunciar BY LEONISA, el sonido de las letras TQM es la que llama la atención del consumidor dentro de los conjuntos marcarios, llegando a la conclusión que en la dimensión fonética las marcas son similares. […] En este caso es importante resaltar que el elemento dominante dentro de los conjuntos marcarios, como ya se estableció son las letras TQM que tienen actualmente un significado; esto es, se trata de los grafemas de una expresión compuesta por las palabras “te quiero mucho”; esta expresión y la sigla conformada por los grafemas es, en este momento, de conocimiento general; sin embargo, no se encuentra probado dentro del expediente que para la época en que se expidió el acto acusado, es decir, en el año 2010, dicha sigla fuera del conocimiento generalizado, por lo que, para dicha época la configuración de las letras TQM era de fantasía y no podrían ser comparadas ideológicamente. […] En suma, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias se concluye que la marca mixta solicitada es semejante o similar a la marca mixta previamente registrada porque reproduce su elemento distintivo, por lo que es posible afirmar que se configura un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor y se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] En este caso, la marca mixta solicitada identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Ropa, calzados, sombrerería” y la marca mixta registrada ampara productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos, calzados y sombrerería”.

Así, los productos amparados por la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada son idénticos por lo que serán comercializados en los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de ropa y calzado y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad en general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de generar riesgo de confusión y de asociación. Por lo anterior, no le asistía razón a la demandada al conceder el registro de la marca mixta solicitada, por cuanto se comprueba la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre la marca mixta solicitada T.Q.M BY LEONISA y la marca mixta previamente registrada PIJAMAS T.Q.M por semejanza entre los conjuntos marcarios. además de haberse comprobado la conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca registrada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00071-00 Actor: CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad Asunto: Marca mixta T.Q.M BY LEONISA.

Cotejo entre marcas mixtas. Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Creaciones Estambool S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 62753 del 16 de noviembre de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Creaciones Estambool S.A.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[2], en adelante Código Contencioso Administrativo y en la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina[4], en adelante Decisión 486, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 62753 del 16 de noviembre de 2010.

La mencionada resolución concedió el registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 2. La parte demandante solicitó que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta T.Q.M. BY LEONISA para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[5]: “[…] PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 62753 del 16 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente Administrativo No. 10 066.490, mediante la cual se concedió el registro por el término de diez (10) años, de la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) para distinguir: Ropa, sombrerería y calzado, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad LEONISA S.A., de Medellín (Antioquia) Colombia.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión primera, en subsidio, se ordene la cancelación del Certificado de Registro No. 414.061, correspondiente a la marca "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) para distinguir "Ropa, sombrerería y calzado", productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, a nombre de la sociedad LEONISA S.A., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia.

TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. CUARTA: Que se ordene expedir copia de la Sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Leonisa S.A. solicitó el 2 de junio de 2010 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto T.Q.M BY LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 619 de 19 de agosto de 2010. Luego de lo cual no se presentaron oposiciones. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 62753 de 16 de noviembre de 2010, concedió el registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA para identificar productos en Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio la vulneración de los artículos 134[6], 135 literal b)[7], 136, literal a)[8], 150[9] y 154[10] de la Decisión 486, en concordancia con los artículos 3[11] del Código Contencioso Administrativo, 13[12], 29[13] y 61[14] de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 6.

La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 1. Con el acto acusado, la parte demandada violó el artículo 134 en concordancia con el artículo 135, literal b) y en lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, porque “[…] la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, debió hacer el examen de fondo de la marca solicitada que exige la ley cuando no se presenta demanda de oposición por parte de terceros a la misma, lo cual no hizo, ya que de haber hecho lo anterior, hubiera dado como resultado que se hubiera negado la marca T.Q.M BY LEONISA (mixta) clase 25 a la sociedad LEONISA S.A., por la misma ser confundible con una marca anterior en solicitud a la marca descrita y por tanto con mejor derecho denominada PIJAMAS TQM (mixta) clase 25 cuyo titular es la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. […]”[15]. 2.

De la misma forma indicó que “[…] si de acuerdo a la normatividad citada, la marca T.Q.M BY LEONISA (Mixta) Clase 25 de la Sociedad LEONISA S.A., cumple con el requisito de representación gráfica entendida esta como la capacidad que tiene el signo de expresarse a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc., debido a que el mismo se representa con un elemento nominativo y un elemento figurativo, y si el mismo cumple con el requisito de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto ni servicio determinado, tal como lo expresó sobre la citada distintividad el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-95; lo cierto es que la misma no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que existe una marca con mejor derecho denominada "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25 […]”[16]. 3.

Agregó que “[…] los signos comparados son confundibles, ya que amparan productos idénticos y similares, y lo cual se desprende de la simple enumeración de los mismos, ya que la marca "PIJAMAS TQM" (mixta) Clase 25 (Expediente No. 09 040.265) ampara: "vestidos, calzados, sombrerería" y a su vez la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) clase 25 Expediente No. 10 066.490, ampara: "Ropa, sombrerería y calzado", teniendo en cuenta lo expuesto, debido a la conexión competitiva que se presenta entre los productos descritos, por obedecer entre otras cosas a la misma finalidad y distribuirse en los mismos mercados, lo anterior los hace necesariamente confundibles […]”[17]. 4.

Adujo que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 porque “[…] la confundibilidad que se presenta entre las marcas comparadas denominadas "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) clase 25 y "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, es evidente, debido a que dada la estructura de las mismas, se observa que lo que destaca en la citadas marcas son las letras "TQM" vs "TQM", las cuales como se puede apreciar no solo son ortográficamente idénticas, ya que lo que predomina en las mismas es la misma secuencia ortográfica formada por las letras "TQM", sino también idénticas desde el punto de vista fonético donde se presenta confundibilidad entre los signos comparados, ya que al analizarse las letras "TQM" sobre las cuales recae la atención de los consumidores en las marcas cotejadas, las mismas tienen una pronunciación idéntica, que determina que en el caso de las marcas comparadas se presente confusión directa frente a productos idénticos, en cuanto a que los consumidores pueden confundirse en el mercado y comprar el producto de una empresa creyendo que están comprando el producto de otra, sino también confusión indirecta o confusión por asociación, cuando los consumidores al ver dos marcas similares en el mercado de diferentes empresas donde destacan las letras "TQM", pueden considerar que provienen del mismo titular y lo cual no es cierto […]”[18]. 5.

Argumentó que “[…] si desde el punto de vista ortográfico y fonético quedó demostrada la confundibilidad entre las marcas "T.Q.M BY LEON ISA" (Mixta) clase 25 y "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, desde el punto de vista gráfico, la confundibilidad entre las marcas comparadas es más manifiesta, debido a que dicho factor hace relación a la forma en que son percibidas las marcas en el mercado por los consumidores, donde al observar las etiquetas con que se identifican las marcas en conflicto, nuevamente se puede observar que lo que destaca en las mismas son las letras "TQM" […]”[19]. 6.

Manifestó que “[…] para el caso que nos ocupa los términos "BY LEONISA" y "PIJAMAS" que acompañan a las marcas comparadas no pueden hacer parte del cotejo marcario, debido a que en la marca solicitada por LEONISA S.A denominada "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) clase 25 la expresión "BY LEONISA" está haciendo relación al nombre comercial de la sociedad solicitante de la marca […] para el caso de la expresión "PIJAMAS" que acompaña a la marca "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, la misma también debe excluirse del cotejo marcario entre las marcas ya citadas, debido a que la palabra "PIJAMAS" como tal identifica un producto de la clase 25 Internacional, lo que hace que según la Jurisprudencia dicho término no deba hacer parte de la comparación de las marcas en conflicto, ya que los términos genéricos que hacen parte de una marca por identificar un producto de una clase determinada, no pueden hacer parte de la comparación de dos marcas para determinar si son confundibles o no […]”[20]. 7.

Señaló que “[…] cuando existen dos marcas que dadas sus similitudes son confundibles y como sucede en el presente caso, debido a que en las marcas cotejadas denominadas "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) clase 25 vs. "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, destacan las letras "TQM" vs "TQM", es obligación de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando no se presenta demanda de oposición contra una marca solicitada, negar de forma oficiosa la marca con menor derecho cuando se compara con una marca que fue solicitada con anterioridad; lo anterior demuestra la violación por parte de dicha entidad de las normas enunciadas en el presente punto, debido a que del solo cotejo de las solicitudes de las marcas comparadas, se observa sin ninguna duda, que existe un mejor derecho sobre las letras "T.Q.M" para productos de la clase 25 internacional por parte de la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S, lo cual se demuestra con la fecha de solicitud de las marcas comparadas, ya que si la marca "PIJAMAS TQM" (mixta) clase 25 (Expediente No. 09 040.265), se solicitó por parte de la sociedad enunciada el día 22 de abril del año 2009 para el caso de la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) clase 25, la misma se solicitó en fecha muy posterior por parte de LEONISA S.A., lo cual apenas se hizo el 2 de junio de 2010, lo que implica que esta última marca se solicitó trece meses y algunos días después que la primera marca enunciada […]”[21]. 8.

Adujo que igualmente que la demandada violó los artículos 154 de la Decisión 486, artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia al “[…] no tener en cuenta las normas sobre registrabilidad contenidas en los Artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de Comisión la Comunidad Andina […] lo anterior determina que no se haya aplicado el debido proceso al otorgar la Superintendencia de Industria y Comercio la marca "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) Clase 25 a la sociedad LEONISA S.A., que se tramitó por expediente No. 10 066.490, y por lo tanto no se proteja plenamente la Propiedad Intelectual de la sociedad demandante en el presente proceso y por lo cual también se viola el Artículo 61 de la Constitución Nacional, lo que coloca a la sociedad demandante en una situación inequitativa ante la ley, debido a que si no se hubieran desconocido las citadas normas, el derecho exclusivo al uso de la marca "TQM" (mixta) Clase 25 en Colombia, solo correspondería a la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S, sin necesidad de que ella o sus distribuidores se vean perturbados en el mercado por encontrarse en una posición injusta, donde la sociedad demandante con mejor derecho se ve obligada a soportar en el mercado una marca confundible con la suya donde destacan las letras "TQM" y sobre la cual la sociedad LEONISA S.A., no debería tener ningún derecho en Colombia, si la ley se hubiera aplicado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en la forma debida […]”[22]. 9.

Finalmente indica que “[…] las marcas en conflicto amparan "vestuario, calzado y sombrerería", lo que implica que si se hubiera aplicado la ley marcaria en forma correcta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no nos encontraríamos en la situación actual, donde inclusive la sociedad LEONISA S.A., puede sacar pijamas al mercado con la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta), sin que la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S, pueda hacer algo para impedir esta situación, debido a que la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S., por la falta de aplicación de la normatividad citada en la presente demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ve obligada a soportar que en el mercado coexista con su marca, una marca confundible con ella, debido a que según la jurisprudencia los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad hasta que no sean anulados por la jurisdicción contencioso administrativa […]”[23].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 1. Manifestó que el acto administrativo no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 ni en ningún precepto contenido en la Constitución Política de Colombia o en el Código Contencioso Administrativo. 2.

Indicó que “[ ] la Dirección de Signos Distintivos con base en los criterios señalados tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, al realizar el análisis registral entró a analizar los signos desde el punto de vista visual entre “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) y “PIJAMAS T.Q.M” (Mixta), para concluir que en efecto, NO existe semejanza alguna que pueda crear en el consumidor riesgo de confusión o asociación: T.Q.M BY LEONISA”, se compone de tres expresiones y “PIJAMAS TQM”, de dos, adicionalmente, el elemento gráfico de la primera, consiste en un tipo de letra particular con una disposición distintiva y con la figura de corazón en la letra Q Mayúscula y separadas todas por puntos, mientras que la segunda, la disposición y el tipo o grafía de las letras es diferente pues van todas en minúscula y enmarcadas en rectángulos sin puntos, elementos que en “conjunto”, ayudan a que el consumidor no incurra en error respecto de la marca y el origen empresarial de los productos que ampara […][24]. 3.

Respecto de la posible conexión competitiva de los productos que amparan cada una de las marcas indicó que “[…] conforme lo enseña la reiterada jurisprudencia y doctrina, para que opere la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina, se requiere que concurran dos elementos, los cuales determinan el comportamiento del consumidor en cuanto influyen, en la elección del producto o servicio que éste hace en el mercado […] El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales, debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético, capaz de inducirlos a error; lo cual, como ya se indicó en precedencia, NO SE PRESENTA ENTRE “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) y “PIJAMAS T.Q.M” (Mixta) […] Y, el segundo elemento, que hace referencia a la relación que pudiera existir entre los productos o servicios que cada signo ampara […]”[25]. 4.

Por lo anterior indicó que “[…] para que se NIEGUE la solicitud de registro, SE REQUIERE que los dos anteriores CONCURRAN y como bien se evidencia, en el presente caso el primer elemento NO SE DA, motivo por el cual, no se hizo necesario, pronunciarse acerca de la posible conexión competitiva de los productos o servicios que las respectivas marcas amparan ya que, al ser “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) suficientemente distintiva y por lo tanto, NO CONFUNDIBLE con ninguna otra marca anteriormente registrada, el consumidor, no corre riesgo de confusión o asociación, frente a la elección que del producto o servicio haga en el mercado […]”[26]. 5.

Concluyó manifestando que “[…] el examen de registrabilidad de la marca “T.Q.M BY LEONISA” (mixta), realizado por la Dirección de Signos Distintivos de la Entidad se estableció que: (i) Que la marca concedida es suficientemente distintiva y por lo tanto, NO CONFUNDIBLE con ninguna otra marca anteriormente registrada, (ii) Que no operó la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina, y, (iii) Que el consumidor, no corre riesgo de confusión o asociación, frente a la elección que del producto o servicio haga en el mismo mercado.

En conclusión, como bien pueden evidenciar los H. Magistrados, la marca concedida, “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) Clase 25 Internacional, cuyo titular es la sociedad LEONISA S.A., NO es, se reitera, CONFUNDIBLE con la marca “PIJAMAS T.Q.M” (Mixta) Clase 25 de propiedad de CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S., por lo tanto, NO se haya incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por las razones ya expuestas, motivo por el cual, el presente cargo NO está llamado a prosperar […]”[27]. 6.

Finalmente, en lo que se refiere a la violación de los artículos 154 de la Decisión 486, 3.º del Código Contencioso Administrativo y, 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia indicó que “[…] Contrario a lo que sostiene el actor, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la expedición de la resolución atacada, NO contraviene el contenido de los artículos señalados por parte demandante, toda vez que, conforme a los argumentos expuestos frente al primer cargo, es claro que la marca “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) Clase 25 lnternacional, goza de la distintividad necesaria para distinguir en el mercado los productos que ampara, adicionalmente, su uso en el mercado no genera en el consumidor riesgo de confusión o asociación con ninguna otra marca concedida, incluyendo la de propiedad de CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S.[…]”[28]. 8.

Leonisa S.A., en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: 1. Indicó que “[…] Es tan evidente la ausencia de fundamento fáctico y jurídico de la demanda de la parte actora que se basa única y exclusivamente en una pretendida violación de la legislación marcaria, al concedérsele a mi mandante y representada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca para productos de la clase 25 internacional, que, de haberse negado, perjudicaría gravemente los intereses de mi representada LEONISA S.A. […]”[29]. 2.

Sostuvo que “[…] Es tan manifiesta la diferencia gráfica, fonética y ortográfica entre la marca solicitada para registro y la de propiedad de la actora, que, para demostrarlo, solo debe efectuarse una sencilla y simple comparación entre los signos […] En primer lugar debemos tener en cuenta el elemento que predomina, pues es este elemento el que atrae la atención del consumidor y el que siempre tendrá presente.

En este caso, está claro que el elemento determinante es la figura de las letras T M y especialmente la figura del corazón en el centro de etiqueta y, por supuesto, la expresión by LEONISA, es decir, coloquialmente y conforme a las modernas prácticas publicitarias, la etiqueta que contiene la marca cuyo derecho al uso exclusivo en favor de mi mandante se concedió mediante la resolución ahora impugnada, se "leería” así: “ TE QUIERO MUCHO POR LEONISA" donde la expresión “quiero” está ni más ni menos representada por el signo del amor: un corazón, figura esta nítida y clara dentro del conjunto de la etiqueta […]”[30]. 3.

Indicó que la comparación debe hacerse teniendo en cuenta una visión de conjunto y de forma sucesiva, además, manifestó que “[…] la doctrina y la Jurisprudencia en infinidad de ocasiones se han manifestado indicando que el registro de signos compuestos por números, letras o combinaciones de ellos, al igual que frases largas, nacen con la característica de la debilidad frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, ya que por su naturaleza genérica o de uso común, no admiten apropiación exclusiva […]”[31]. 4.

Manifestó que respecto a la manifestación que hizo la parte demandante en el sentido de que “[…] la expresión “BY LEONISA” está haciendo relación al nombre comercial de la sociedad, por lo que a efectos de establecer la confundibilidad o no, no es posible tener en cuenta este elemento […]” señaló que “[…] LEONISA es una marca notoria y suficientemente reconocida por las consumidoras de sus productos y dentro del medio de confecciones.

Es claro, desde luego, que dicha expresión hace parte integral de la marca registrada por mi mandante tal y como fue solicitada y concedida […]”[32]. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de junio de 2015[33], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 100-IP-2016 el 4 de septiembre 2017[34], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó el artículo 136, literal a) y 150 de la Decisión 486, y consideró que “[…] No se interpreta el Artículo 134 Literal b) por no ser parte de la controversia la falta de distintividad intrínseca de las marcas en conflicto, de igual forma el Artículo 154, ya que en el proceso interno la controversia no está determinada por la comisión de una infracción […]”[35].

Igualmente indicó que de oficio se interpretarían los artículos 224[36], 228[37] y 229[38] de la Decisión 486 “[…] en virtud de que la controversia versa sobre la confundibilidad de un signo respecto del cual se alega una supuesta notoriedad […]”[39] y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión 11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 2018[40], reanudó el proceso y corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial. 12.

Dentro del plazo en mención, la parte demandada reiteró en esencia los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. 13. La parte demandante y el tercero con interés, en esta oportunidad procesal, guardaron silencio. 14. El Ministerio Público no emitió pronunciamiento. 15. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[41], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados[42], y atendiendo a que la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería. II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 16. Visto el artículo 128 numeral 7[43] del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[44] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[45], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1[46] del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003[47], sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el acto administrativo acusado; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 100-IP-2016 el 4 de septiembre 2017 y vii) el análisis del caso concreto. 18.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite. El acto administrativo acusado 19. Resolución núm. 62753 de 16 de noviembre de 2010[48], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta TQM BY LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución se indicó: “[…] RESOLUCION No. 62753 (16/11/2010) Por la cual se concede un registro LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (C) en ejercicio de sus facultades legales conferidas, y

CONSIDERANDO

Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA T.Q.M BY LEONISA(SEGUN MODELO ADJUNTO) PARA DISTINGUIR ROPA, SOMBRERERÍA Y CALZADO. Productos comprendidos en la clase 25 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. TITULAR(ES) LEONISA S.A. […]”.

El problema jurídico 20. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la demanda, tanto de la parte demandada como del tercero con interés y la Interpretación Prejudicial, analizar si la marca mixta solicitada T.Q.M BY LEONISA, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 150 de la misma normatividad, por ser confundible con la marca mixta PIJAMAS T.Q.M registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; además, se analizará si para el presente caso, es relevante el estudio de la supuesta notoriedad de la marca del tercero con interés. 21.

La Sala precisa que aunque la parte demandante citó como normas comunitarias vulneradas los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), 150 y 154 de la Decisión 486, también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación indicó que “[…] No se interpreta el Artículo 134 Literal b) por no ser parte de la controversia la falta de distintividad intrínseca de las marcas en conflicto, de igual forma el Artículo 154, ya que en el proceso interno la controversia no está determinada por la comisión de una infracción […]”[49].

Igualmente indicó que de oficio se interpretarían los artículos 224[50], 228[51] y 229[52] de la Decisión 486 “[…] en virtud de que la controversia versa sobre la confundibilidad de un signo respecto del cual se alega una supuesta notoriedad […]”[53]. 22. En este orden de ideas, la Sala decidirá si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[54], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[55] de la Comisión de la Comunidad Andina[56].

Principios y características del Derecho Comunitario Andino 24. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. 25. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[57] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 26.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[58]. 27. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[59], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro. 28. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[60] 29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[61]. 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 100-IP-2016 el 4 de septiembre 2017[62] 36. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial, proferida para este caso: “[…] 3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 4.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto […] b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro […] c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa […].

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención [….]. 7. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas mixtas T.Q.M. BY LEONISA y PIJAMAS T.Q.M., sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta […] 2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas […]” 3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]. 2.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 1. En el proceso interno, LEONISA S.A. en su contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ha afirmado que “(…) LEONISA es una marca notoria y suficientemente reconocida por las consumidoras de sus productos y dentro del medio de confecciones. Es claro, desde luego, que dicha expresión hace parte integral de la marca registrada por mi demandante tal y como fue solicitada y concedida”.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad […]. Prueba de la notoriedad 8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso […]. 10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable […]. 4.

Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones 2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 3. En el Título II de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento del respectivo examen de registrabilidad.

Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen son los siguientes: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.

Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”. Análisis del caso concreto 37.

Corresponde a la Sala analizar si la marca mixta solicitada T.Q.M BY LEONISA, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 150 de la misma normatividad, por ser confundible con la marca mixta PIJAMAS T.Q.M registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; además, se analizará si para el presente caso, es relevante el estudio de la supuesta notoriedad de la marca del tercero con interés. 38.

Nuevamente la Sala destaca que aunque la parte demandante citó como normas comunitarias vulneradas los artículos 134, 135 literal b), 136, literal a), 150 y 154 de la Decisión 486, también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación indicó que “[…] No se interpreta el Artículo 134 Literal b) por no ser parte de la controversia la falta de distintividad intrínseca de las marcas en conflicto, de igual forma el Artículo 154, ya que en el proceso interno la controversia no está determinada por la comisión de una infracción […]”.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas. 41. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado para lo cual se estudiará, el cargo de nulidad por violación del artículo 136, literal a).

Cargo de nulidad por la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 42. Visto el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario, que entre la marca solicitada y la marca registradas se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos, en primer término, la marca solicitada debe ser idéntica o semejante a una marca anteriormente registrada y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar la marca solicitada y la marca registrada; de cumplirse los dos supuestos en el caso sub examine, la marca mixta solicitada en Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se encontrará incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486. 43.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado. 44.

En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si la marca mixta T.Q.M BY LEONISA solicitada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486. 45. La parte demandante, en el cargo de violación desarrollado en el libelo introductorio, básicamente indicó que la marca solicitada T.Q.M BY LEONISA es similarmente confundible con la marca mixta registrada PIJAMAS T.Q.M, y adujo que las marcas son confundibles debido a que lo que se destaca en ellas son las letras TQM, las cuales son ortográfica y fonéticamente idénticas, además las expresiones PIJAMA y BY LEONISA no pueden hacer parte del cotejo, debido a que PIJAMA es descriptiva de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y el término BY LEONISA está haciendo relación al nombre comercial de la sociedad solicitante; además, indicó que desde el punto de vista grafico también se destacan las letras TQM; finalmente argumentó que tanto la marca solicitada como la marca registrada amparan los mismos productos y la finalidad es la misma, por lo que se distribuyen en los mismos mercados. 46.

La parte demandada, en la contestación de la demanda, argumentó que entre las marcas no existe semejanza alguna que pueda crear en el consumidor riesgo de confusión y asociación, por cuanto el elemento nominativo de la marca solicitada se presenta en un tipo de letra particular con una disposición distintiva y con la figura de un corazón en la letra Q y las letras TQM están separadas todas por puntos, mientras que la segunda, la disposición y el tipo de grafía de las letras es diferente pues van todas en minúscula y están enmarcadas en rectángulos sin puntos, elementos que en conjunto, ayudan a que el consumidor no incurra en error al seleccionar las marcas y el origen empresarial de los productos que ampara. 47.

El tercero con interés, en el escrito de contestación de la demanda indicó que es manifiesta la diferencia gráfica, fonética y ortográfica entre la marca solicitada y la marca registrada, por cuanto, el elemento determinante es la figura de las letras T y M y especialmente la figura del corazón en el centro de etiqueta y, por supuesto, la expresión by LEONISA; y adujo que coloquialmente, y conforme a las modernas prácticas publicitarias, la marca solicitada se leería así: “TE QUIERO MUCHO POR LEONISA" donde la expresión “quiero” está “representada por el signo del amor: un corazón”, figura nítida y clara dentro del conjunto de la etiqueta. 48.

Esta Sección[65] ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción de confusión en materia marcaria señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que “[…] el riesgo de confusión, referido a la falta de claridad para poder elegir un bien frente a otro y a la cual puede ser inducido un consumidor por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[66]. 49.

Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca solicitada y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 50. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de las marcas puede dar lugar a dos tipos de confusión, directa e indirecta; así lo consideró en la Interpretación Prejudicial: “[…] El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[67]. 51.

Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si la marca solicitada cumple con los requisitos previstos. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca solicitada y la marca registrada 52. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca solicitada y la marca registrada, la Sala observa que tanto la marca solicitada T.Q.M BY LEONISA como la marca registrada PIJAMAS T.Q.M, son mixtas. 53.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas con parte nominativa compuesta en la Interpretación Prejudicial, indicó[68]: “[…] 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […]". 54.

En el caso sub examine a fin de establecer el elemento predominante tanto en la marca solicitada con la marca registrada, se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos capta con mayor facilidad y recuerda al encontrarla en el mercado. 55. Para la Sala, observadas las marcas, resulta claro que prevalece en ellas el elemento nominativo, es decir, en la marca solicitada T.Q.M BY LEONISA y en la marca registrada PIJAMAS T.Q.M, por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que realmente se fijan en la mente del consumidor. 56.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que si en la marca predomina el elemento nominativo deberá realizarse la comparación de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de marcas mixtas[69]: “[…] 3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 57. Igualmente en la Interpretación Prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los elementos denominativos compuestos indicó lo siguiente[70]: 3.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 1.

Adicional a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó que la similitud entre dos marcas puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico, figurativo y conceptual[71]: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”. 59.

Previo a realizar el cotejo marcario entre los elementos nominativos tanto de la marca solicitada como de la marca registrada, la Sala considera que la expresión PIJAMAS de la marca registrada es descriptiva de los productos que ampara en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza como son “vestidos, calzados y sombrerería” y por lo tanto se debe excluir del cotejo marcario. 60.

Igualmente observa la Sala que las partículas “TQM” de acuerdo con su conformación, no tienen ningún grado de debilidad por cuanto no evocan ninguno de los productos que amparan las marcas tanto solicitada como registrada en la Clase 25[72] de la Clasificación Internacional de Niza, además, las letras T Q M son las que tienen mayor relevancia dentro de los conjuntos marcarios.

Tampoco son de uso común, debido a que fue consultada la base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada, encontrando que para la época de la expedición del acto acusado, es decir, el año 2010, las partículas T.Q.M., así conformadas no eran de uso común en relación con los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que para esa época la única marca registrada con las partículas “T.Q.M” o “TQM” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza era la marca previamente registrada por la parte demandante[73]. 61.

Se realizará, entonces el cotejo marcario entre los elementos nominativos T.Q.M BY LEONISA de la marca solicitada y T.Q.M de la marca registrada. El cotejo marcario es el siguiente: Comparación Ortográfica MARCA SOLICITADAA |T |. |Q |. |M | 1 | |2 | |3 | | 62. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza entre las letras de la marca solicitada y la marca registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de las marcas en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario. 63.

De la confrontación que se hace entre los términos T.Q.M BY LEONISA de la marca solicitada y T.Q.M. de la marca registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por tres (3) letras en mayúsculas separadas por puntos[74] y dos palabras de dos (2) y siete (7) letras; y el segundo compuesto por tres (3) letras en minúsculas también separadas por puntos[75]; estas tres letras se reproducen en la marca solicitada con la misma secuencia ortográfica. 64.

De acuerdo a lo anterior la Sala observa respecto de las partículas T.Q.M que su ubicación es principal y predominante en las marcas tanto solicitada como registrada, por lo que generan más poder de recordación en el consumidor y, de conformidad con la Interpretación Prejudicial, las palabras más cortas tienen mayor impacto en la mente del consumidor, en este caso se trata de letras.

Comparación fonética 67. Partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y las marcas registradas, en forma sucesiva, es como sigue: T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – T.Q.M BY LEONISA – T.Q.M – 68.

Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, en la marca solicitada y en la marca registrada predomina, fonéticamente, el sonido de las letras TQM que es idéntico y su pronunciación es la que tiene mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que a pesar de que el sonido de la marca solicitada se prolongue al pronunciar BY LEONISA, el sonido de las letras TQM es la que llama la atención del consumidor dentro de los conjuntos marcarios, llegando a la conclusión que en la dimensión fonética las marcas son similares.

Comparación Ideológica 69. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 70. En este caso es importante resaltar que el elemento dominante dentro de los conjuntos marcarios, como ya se estableció son las letras TQM que tienen actualmente un significado; esto es, se trata de los grafemas[76] de una expresión compuesta por las palabras “te quiero mucho”; esta expresión y la sigla[77] conformada por los grafemas es, en este momento, de conocimiento general; sin embargo, no se encuentra probado dentro del expediente que para la época en que se expidió el acto acusado, es decir, en el año 2010, dicha sigla fuera del conocimiento generalizado, por lo que, para dicha época la configuración de las letras TQM era de fantasía y no podrían ser comparadas ideológicamente. 71.

La Sala precisa que al momento de la expedición del acto acusado no hubo oposición alguna y en el mencionado acto se consideró: “[…] Que la solicitud de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes […]”, y fue concedida la marca TQM BY LEONISA. 72.

El tercero interesado en la contestación de la demanda argumentó: “[…] que el registro de los signos compuestos por números, letras o combinaciones de ellos, al igual que frases largas, nacen con la característica de la debilidad frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, ya que por su naturaleza genérica o de uso común, no admiten apropiación exclusiva […]”[78]. 73.

Por anterior, la Sala considera que el tercero interesado debió probar en el presente proceso, la condición de debilidad de la sigla TQM por ser de uso común, para defender la distintividad de su marca. Por el contrario, como ya se estableció atrás, en uso de las nuevas tecnologías de la información, se revisó la base de datos de la parte demandada y se observó que para la época de la expedición del acto acusado, es decir, el año 2010, las partículas T.Q.M., así conformadas, no eran de uso común en relación con los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que para esa época la única marca registrada con las partículas “T.Q.M” o “TQM” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza era la marca previamente registrada por la parte demandante. 74.

Considera la Sala que la expresión BY LEONISA es de conocimiento general e indica que el producto es fabricado o comercializado por la empresa LEONISA, sin embargo, para esta Sala no puede tomarse el elemento distintivo de la marca registrada para adicionarla al nombre de una empresa distinta como es LEONISA y pretender obtener un derecho exclusivo, disminuyendo por completo distintividad de la marca registrada y el reconocimiento que hubiera alcanzado en el mercado. 75.

Argumenta el tercero con interés que la marca LEONISA es notoriamente conocida, por ello, precisa la Sala que, en este caso, tal circunstancia no influye en el análisis de la distintividad inherente o extrínseca de una solicitud de marca que se examina de manera independiente en cada caso; aunado al hecho de que quien solicitó la marca fue el tercero con interés, es decir, Leonisa, por lo que no puede alegar la protección de una supuesta marca notoria de su propiedad para obtener la concesión de un registro marcario que reproduce además el elemento distintivo de una marca previamente registrada. 76.

En suma, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias se concluye que la marca mixta solicitada es semejante o similar a la marca mixta previamente registrada porque reproduce su elemento distintivo, por lo que es posible afirmar que se configura un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor y se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a).

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre los servicios amparados 77. Visto el artículo 136, literal a) la Sala encuentra que por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que existen similitudes entre la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican tanto el signo solicitado como las marcas registradas teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 78.

En este caso, la marca mixta solicitada identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Ropa, calzados, sombrerería” y la marca mixta registrada ampara productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos, calzados y sombrerería”. 79. Así, los productos amparados por la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada son idénticos por lo que serán comercializados en los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de ropa y calzado y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad en general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de generar riesgo de confusión y de asociación. 80.

Por lo anterior, no le asistía razón a la demandada al conceder el registro de la marca mixta solicitada, por cuanto se comprueba la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre la marca mixta solicitada T.Q.M BY LEONISA y la marca mixta previamente registrada PIJAMAS T.Q.M por semejanza entre los conjuntos marcarios. además de haberse comprobado la conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca registrada. 81.

Por todos los anteriores motivos, el cargo prospera y, en consecuencia, no se hace necesario analizar otros cargos, debiendo, en consecuencia ordenarse a la demandada la cancelación del registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA. Conclusión 82. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, al carecer la marca mixta solicitada T.Q.M BY LEONISA de distintividad extrínseca porque hay semejanza con la marca mixta registrada y conexidad competitiva, entre los productos amparados lo que podría inducir a error al consumidor por confusión y asociación. 83.

En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se deberá declarar la nulidad de la Resolución núm. 62753 del 16 de noviembre de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 62753 del 16 de noviembre de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Registro núm. 414061 correspondiente a la marca mixta T.Q.M BY LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, actuación que deberá ser comunicada al actual titular del registro marcario.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 196 del expediente, como apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Salva Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Salva Voto CATALINA BOTERO MARINO Conjuez CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Y ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00071-00 Actor: CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SALVAMENTO DE VOTO Con el respeto debido por la opinión mayoritaria de la Sala, nos hemos separado de la decisión de 15 de agosto de 2019, a través de la cual se declaró la nulidad de la Resolución núm. 62753 de 16 de noviembre de 2010 acusada, expedida por la SIC, por la cual se concedió el registro de la marca cuestionada “T.Q.M BY LEONISA” (mixta), que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (ropa, sombrerería y calzado), por por cuanto dicha marca es similar ortográficamente, fonéticamente y conceptualmente a la marca previamente registrada “PIJAMAS TQM” (mixta), que ampara productos de la citada Clase 25.

Al respecto, estimamos pertinente señalar que si bien es cierto que, de acuerdo con el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, la expresión “TQM” no es de uso común con respecto a los productos de la referida clase 25 Internacional, también lo es que es una palabra de uso generalizado y débil, por lo cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario; es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva.

Cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017[79], esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que las palabras, partículas o expresiones de uso común y de uso generalizado “[…] al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro […]”.

En el presente caso, consideramos que entre la marca cuestionada de la actora y la previamente registrada no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues además de tener la expresión “TQM”, cada una de las marcas en disputa se encuentra combinada con expresiones diferentes, que le dan distintividad. En efecto, la marca cuestionada se encuentra combinada con las palabras “BY” y la “LEONISA”, mientras que la marca previamente registrada se encuentra combinada con la denominación “PIJAMAS”, lo que hace que se generen signos completamente distintivos, que pueden ser registrables.

Finalmente, precisamos que las citadas expresiones de las marcas cuestionadas “BY LEONISA” y “PIJAMAS” son lo suficientemente distintivas y diferentes, pues dichos vocablos, las dotan por sí mismas de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conducen a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva del signo de la actora.

Fecha ut supra, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 [2] “Código Contencioso Administrativo” [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [4] “Régimen de Propiedad Industrial” [5] Cfr. Folio 7 [6] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [7] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]”. [8] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. [9] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. [10] “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. [11] “[…] Artículo 3.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera […]En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos […]”. [12] “[…] Artículo 13.

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados […]”. [13] “[…] Artículo 29.

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. [14] “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. [15]Cfr. Folio 10 [16] Ibidem [17] Cfr. Folio 10 y 11 [18] Cfr. Folios 11 y 12 [19] Cfr. Folio 12 [20] Cfr. Folios 12 y 13 [21] Cfr. Folio 13 [22] Cfr. Folios 17 y 18 [23] Cfr. Folio 18 [24] Cfr. Folio 96 [25] Cfr. Folios 97 y 98 [26] Cfr. Folio 98 [27] Cfr. Folios 99 y 100 [28] Cfr. Folio 100 [29] Cfr. Folio 64 [30] Cfr. Folio 65 [31] Cfr. Folio 66 [32] Cfr. Folio 69 [33] Cfr. Folios 109 y 110 [34] Cfr. Folios 158 a 178 [35] Cfr. Folio 153 [36] “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […]”. [37] “[…]Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […]”. [38] “[…]Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. […]”. [39] Cfr. Folios 163 y 164 [40] Cfr. Folio 180 [41] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [42] Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [43] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [44] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [45] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [46] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [47] “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. [48] Cfr. Folio 30 [49] Cfr. Folio 153 [50] “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […]”. [51] “[…]Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […]”. [52] “[…]Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. […]”. [53] Cfr. Folio 163 [54] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [55] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 325 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 325 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [56] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [57] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [58] De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [59] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [60] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [61] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [62] Cfr. Folios 158 a 178 [63] Superintendencia de Industria y Comercio, Certificado de Registro núm. 414061.

Disponible en: www.sic.gov.co, consultado el 28 de noviembre de 2018. [64] Superintendencia de Industria y Comercio, Certificado de Registro núm. 390982. Disponible en: www.sic.gov.co, consultado el 28 de noviembre de 2018. [65] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020070020100. [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [67] Cfr. Folio 165 [68] Cfr. Folio 167 [69] Cfr. Folios 168 y 169 [70] Cfr. Folio 170 [71] Cfr. Folios 165 y 166 [72] Ropa o vestidos, calzados y sombrerería [73] Superintendencia de Industria y Comercio, Consultado en: http://sipi.sic.gov.co. El día 19 de noviembre de 2018. [74] Según certificado de registro núm. 414061 [75] Según certificado de registro núm. 390982 [76] “[…] Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua […]”.

Diccionario de la Real Academia Española, sito web: http://dle.rae.es/?id=JPO2ab9 -. Consultado hoy 12 de diciembre de 2018. [77] “[…] Abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expre sión compleja […]” Diccionario de la Real Academia Española, sito web: http://dle.rae.es/?id=XqwEQdl -. Consultado hoy 12 de diciembre de 2018. [78] Cfr. Folio 66 [79] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.