PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SHEETROCK y la marca previamente registrada TABLAROCA / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es SHEETROCK / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo SHEETROCK para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TABLAROCA registrada en la clase 19 En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos en conflicto tiene el mismo número de letras, también lo es que varían en cuanto a su composición, por lo que resulta evidente que entre los mismos no existen similitudes ortográficas.
Aunado a lo expuesto, de la marca solicitada como de la marca registrada se puede concluir que visualmente no presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados.
En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Por otra parte y en lo atinente a la similitud ortográfica conceptual o ideológica, la Sala recuerda que se considera de fantasía los signos que se encuentren en idioma extranjero y su significado no es de conocimiento común. […] En el caso de autos no existe medio de prueba a través del cual se pueda concluir que la palabra SHEETROCK es de conocimiento generalizado, por lo que se entiende que el signo es de fantasía, razón que impide realizar una comparación entre los mismos, desde el punto de vista conceptual.
Cabe resaltar que la parte demandante señaló que la traducción de la marca “SHEETROCK” al idioma español “evoca directamente y sin equívocos” el signo TABLAROCA, argumento que no es de recibo, en tanto que, como se dijo, el análisis de confundibilidad no se fundamenta en la traducción literal de los signos, sino en que el significado de tales palabras sea de concomiendo del público consumidor.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la traducción realizada por la parte demandante sería inexacta, como ella misma lo reconoció, en tanto tuvo que acudir a diferentes diccionarios e, incluso, a sinónimos para argumentar la presunta confusión. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.
MATERIA MARCARIA – Acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede frente al acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada [S]e advierte que sociedad A Y B MODULARES S.A. presentó demanda en contra de la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo SHEETROCK (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY por la presunta infracción, entre otros, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En este sentido y de acuerdo con lo anterior, la acción procedente es la de nulidad relativa consagrada en el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486 ibídem. […] la Sala recuerda que la acción de nulidad relativa frente al acto administrativo que concede un registro marcario es un trámite procesal al cual le corresponde un trámite especial, regulado por las normas comunitarias, en este caso por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y no, como lo considera la parte demandada, que encuentra fundamento en el artículo 136, numeral 2º del CCA.
De manera al tratarse de una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, el término para presentarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es de cinco (5) años contados a partir de la concesión del registro impugnado. En efecto, el artículo 172 ibídem consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, en este sentido y siendo que la Resolución 13502 de 30 de abril de 2002, fue notificada el 22 de mayo de 2002, y que la demanda se presentó el 8 de marzo de 2007, conforme consta a folio 133 del expediente, se tiene que la misma se radicó dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la excepción no está llamada a prosperar y, por tanto, la Sala procede a realizar el estudio de fondo.
MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA - No lo es TABLAROCA [E]l demandante afirma que la marca TABLAROCA es notoriamente conocida y, por lo tanto, goza de una especial protección en el ordenamiento comunitario. Al respecto, la Sala encuentra que el demandante para probar la notoriedad de la marca en mención aportó dos (2) certificaciones del revisor fiscal de la sociedad A y B Modulares; dos (2) certificaciones de sociedades con que mantiene relaciones comerciales; una (1) copia de un aviso publicitario en el directorio de páginas amarillas; una (1) cotización a un Ingeniero; y una (1) copia de una remisión de una factura cambiaria.
De la revisión detallada de los elementos aportados por el actor, la Sala no encuentra que de los mismos se desprende la regularidad en el desarrollo del objeto social y el posicionamiento de los productos amparados, así como la estabilidad de las relaciones comerciales (fechas y facturas mes a mes de la actividad comercial). Cabe resaltar que los medios probatorios aportados, por sí solos, no demuestran la actividad comercial de la que se desprenda la notoriedad de la marca registrada.
Así pues, para la Sala, teniendo en cuenta el acervo probatorio, no se puede establecer que la marca TABLAROCA es notoriamente conocida, razón por la cual no se puede afirmar que en el sub lite se desconoció lo normado en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 227 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00109-00 Actor: A Y B MODULARES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: TABLAROCA Y SHEETROCK SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad A Y B MODULARES S.A. (anteriormente Ltda.), por medio de apoderado judicial, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002, a través de la cual se concedió el registro del signo SHEETROCK (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad A Y B MODULARES S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.
Declarar la Nulidad de la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo 01-020248, mediante la cual se revoca la decisión contenida en la Resolución 33706 del 23 de octubre de 2001, y concede la solicitud de registro de la marca SHEETROCK (N) para distinguir productos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional solicitada por UNITED STATES GYPSUM COMPANY. 2.2.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se DECRETE la nulidad y se ORDENE la Cancelación del Certificado de Registro correspondiente a la marca SHEETROCK (N) para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional, otorgado a la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY. 2.3. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4.
Condenar en costas a la accionada […]”. I.2. Los hechos El apoderado de la parte actora expresó que una vez publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca SHEETROCK (nominativa) en la Gaceta de la Propiedad Industrial 503, la sociedad A Y B MODULARES S.A presentó oposición con fundamento en el registro de la marca TABLAROCA (nominativa), registrada para amparar productos de la clase 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 33706 del 23 de octubre de 2001, a través de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad A Y B MODULARES S.A y, en consecuencia, negó el registro del signo en comento, frente a lo cual la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Recordó que el referido recurso de reposición fue desatado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 33706 del 23 de octubre de 2001, a través de la cual se confirmó el acto administrativo impugnado.
Finalmente, puso de presente que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002, decidió el recurso de apelación, mediante el cual revocó la decisión contenida en la Resolución 33706 del 23 de octubre de 2001, concediendo el registro de la marca SHEETROCK solicitada por la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora argumentó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 227, 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Manifestó que la expresión SHEETROCK “es una llana y simple traducción de la marca denominada TABLAROCA”, lo que origina sea confundible para el público consumidor.
En efecto, afirmó que la marca SHEETROCK “es una palabra compuesta en otro idioma, que al traducirla evoca directamente y sin equívocos, la marca anteriormente registrada y notoriamente conocida TABLAROCA”, lo que impide que pueda ser registrada. Adujo que en el diccionario ilustrado, AMERSUR GRUPO EDITORIAL S.A., edición 1999/2000, se buscó la traducción al idioma español de las palabras SHEET y ROCK, obteniendo los siguientes resultados: SHEET: lamina, plancha;
ROCK: Roca Así mismo, mencionó que en el MODERNO DICCIONARIO BILINGUE de sinónimos y antónimos, momófonos y parónimos, editar Ltda. 1999, se buscó el significado de las palabras TABLA y ROCA, obteniendo los siguientes resultados: TABLA: Plank, anaquel, catálogo, cuadro, índice, lámina, lista, plancha, tablilla; ROCA: Rock, farallón, peña, peñasco, piedra. Adujo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha aceptado que en el análisis y confrontación de dos signos no solo debe tenerse en cuenta una simple diferencia gramatical, sino que dichas diferencias deben realmente existir y evitar confusión en los consumidores; no basta cualquier diferencia de letras y sílabas para concluir que dos signos distintivos puedan coexistir como tales, sino que es necesario observarlas en su conjunto, tal y como lo hace el consumidor medio, para concluir si inducen o no a error.
Comentó que la marca SHEETROCK pretende distinguir los productos comprendidos en la clase 17 internacional, específicamente materiales aislantes, compuestos para el tratamiento de uniones, cintas de unión, cintas diferentes a las de papelería, propósitos médicos o para el hogar, enlucidos, calafates y otros sellantes, los cuales están directamente relacionados con los de la parte actora, pues la marca de su propiedad identifica todos los productos comprendidos en esta, especialmente productos de yeso y elementos materiales modulares para la construcción. Señaló que los canales de comercialización y distribución para este tipo de productos son los mismos, que las sociedades comparten el mismo sector de clientes y nicho de mercado, lo que implica que los signos deben ser significativamente diferentes para que no exista el mínimo riesgo de confusión en el público consumidor.
Finalmente, precisó que el signo TABLAROCA es notoriamente conocido, razón por la cual goza de especial protección. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y su adición, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.
Expresó que respecto al cotejo visual, que sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, se tiene que la marca solicitada está estructurada por nueve letras cuya composición es diferente respecto a la marca opositora, lo cual le da suficiente distintividad, concluyendo, que hay una estructura completamente distinta o diferenciadora.
Manifestó que desde el punto de vista conceptual, que si bien la expresión SHEETROCK puede definirse como lamina de piedra, no conlleva al consumidor a pensar que se trata de la marca TABLAROCA, pues es una palabra en inglés, que no es de fácil comprensión para el consumidor medio. Afirmó que no hay riesgo de confusión, pues las expresiones SHEETROCK y TABLAROCA son diferentes en los aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD UNITED STATES GYPSUM COMPANY El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que la expresión SHEETROCK no traduce literalmente a TABLAROCA, por lo tanto el consumidor promedio de una y otra marca no va a pensar que se trata del mismo producto ni del mismo signo y tampoco que tienen el mismo origen empresarial.
Manifestó que Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro del signo no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dado que, no es idéntico ni similar a la marca TABLAROCA. Expresó que la sociedad actora no probó de manera suficiente la notoriedad de TABLAROCA, pues las facturas adjuntadas no demuestran que la venta hecha por parte de la actora hayan sido de su producto distinguido como la marca TABLAROCA, simplemente adjuntó facturas donde aparece la expresión TABLAROCA acompañando el nombre de A Y B MODULARES.
Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha vulnerado el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que la marca TABLAROCA no ha sido declarada como notoria, a pesar que la sociedad demandante haya afirmado tal notoriedad, pues las pruebas adjuntadas no son suficientes para probar tal calidad. Adujo que la marca SHEETROCK goza de suficiente distintividad frente al signo TABLAROCA, pues nadie, excepto la sociedad actora, asocia una y otra marca, ya que de todo punto de vista, sobre todo en el idioma, son diferentes Explicó que existen las siguientes diferencias entre las marcas en cuestión: • Diferencias ortográficas: las palabras “SHEETROCK” y “TABLAROCA” se escriben de manera distinta, sin que se presente el menor riesgo de confusión. • Diferencias Fonéticas: las palabras “SHEETROCK” y “TABLAROCA” marcas en conflicto, se pronuncian de manera totalmente diferente, sobre todo por tratarse de diferentes idiomas y por estar compuesta de fonemas igualmente disímiles. • Diferencias visuales: “SHEETROCK” y “TABLAROCA” se escriben de manera totalmente diferente, y desde ningún punto de vista puede una y otra marca escribirse o representarse en forma que pueda inducirse a un error que no pretende ni una ni otra empresa en litigio. • Diferencias de origen empresarial: la marca “SHEETROCK” identifica productos de la empresa United States Gypsum Company, sociedad domiciliada en Estados Unidos, con presencia internacional;
“TABLAROCA” hace lo mismo con sus productos de la Sociedad A y B Modulares S.A., empresa Colombiana que no tiene relación alguna con la Americana, al tiempo que ninguna busca usurpar el prestigio de la otra, sino competir libre y sanamente con sus respectivos productos. Por último, propuso la excepción de caducidad de la acción, en tanto consideró que en el presente caso el demandante debió interponer fue la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad, por lo que el plazo para presentarla vencía el 22 de septiembre de 2002, teniendo en cuenta que la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002, le fue notificada el 22 de mayo de 2002 a la parte actora.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 074-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y b) y 136 literal a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…]
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SHEETROCK (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
De donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.
El juez consultante deberá tener presente que la similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión en conjunto de los signos que se enfrentan.
En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar si la denominación SHEETROCK es de uso común en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.
Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.
SEXTO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo SHEETROCK (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés.
SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
OCTAVO: De no probarse la notoriedad alegada, el juez deberá aplicar los criterios sobre la conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados, expuestos en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2007-00109, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.. […]”.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 14 de junio de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la entidad demandada, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico y el tercero interviniente no se pronunciaron en esta etapa procesal.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad A Y B MODULARES S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo SHEETROCK (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134, 135, 136, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.1.1.- Excepción de caducidad de la acción incoada El apoderado judicial de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, formuló la excepción de caducidad del medio de control incoado, para lo cual señaló que la acción procedente para atacar el acto administrativo acusado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA.
Advirtió que este tipo de acciones deben ser incoadas dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo acusado, y que en el proceso de la referencia la Resolución 13502 de 30 de abril de 2002, fue notificada a la sociedad A Y B MODULARES S.A, el 22 de mayo de 2002, por lo que contaba hasta el 22 de septiembre de ese mismo año para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que permite concluir que la misma se encuentra caducada.
En este sentido y para resolver, la Sala se referirá a cada uno de los argumentos expuestos para sustentar la excepción propuesta: En primer lugar y en lo atinente al argumento de que el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones: - La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la de nulidad establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984 – CCA, la cual resulta procedente cuando se hubiese el concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. - La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y - La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.
Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen un concesión o cancelen un registro por no uso. En el sub lite, se advierte que sociedad A Y B MODULARES S.A. presentó demanda en contra de la en contra de la Resolución 13502 del 30 de abril de 2002 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo SHEETROCK (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY por la presunta infracción, entre otros, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En este sentido y de acuerdo con lo anterior, la acción procedente es la de nulidad relativa consagrada en el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486 ibídem. Así pues, no le asiste razón a la peticionaria cuando señaló que el actor debió haber ejercido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que de conformidad con la normativa andina la procedente frente al acto administrativo de concesión de un registro marcario es el de nulidad relativa, como bien fue admitido por el Despacho sustanciador en auto admisorio, frente a lo cual resulta importante resaltar que la parte demandada guardó silencio y no interpuso recurso alguno. En segundo lugar y en cuanto al argumento de que la acción incoada se encuentra caducado, la Sala recuerda que la acción de nulidad relativa frente al acto administrativo que concede un registro marcaria es un trámite procesal al cual le corresponde un trámite especial, regulado por las normas comunitarias, en este caso por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y no, como lo considera la parte demandada, que encuentra fundamento en el artículo 136, numeral 2º del CCA.
De manera al tratarse de una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, el término para presentarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es de cinco (5) años contados a partir de la concesión del registro impugnado. En efecto, el artículo 172 ibídem consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, en este sentido y siendo que la Resolución 13502 de 30 de abril de 2002, fue notificada el 22 de mayo de 2002, y que la demanda se presentó el 8 de marzo de 2007, conforme consta a folio 133 del expediente, se tiene que la misma se radicó dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la excepción no está llamada a prosperar y, por tanto, la Sala procede a realizar el estudio de fondo.
V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134, 135, 136 literales a y h, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”;
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f). Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[1].
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[2].
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[3].
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[4] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).
De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1.
Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca solicitada SHEETROCK - Marca previamente registrada TABLAROCA Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por un elemento nominativo, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca solicitada S |H |E |E |T |R |O |C |K | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | | Marca registrada T |A |B |L |A |R |O |C |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | | En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos en conflicto tiene el mismo número de letras, también lo es que varían en cuanto a su composición, por lo que resulta evidente que entre los mismos no existen similitudes ortográficas.
Aunado a lo expuesto, de la marca solicitada como de la marca registrada se puede concluir que visualmente no presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados.
En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Por otra parte y en lo atinente a la similitud ortográfica conceptual o ideológica, la Sala recuerda que se considera de fantasía los signos que se encuentren en idioma extranjero y su significado no es de conocimiento común. Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013[5], se indicó que: «[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.
(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012)”. En el caso de autos no existe medio de prueba a través del cual se pueda concluir que la palabra SHEETROCK es de conocimiento generalizado, por lo que se entiende que el signo es de fantasía, razón que impide realizar una comparación entre los mismos, desde el punto de vista conceptual. Cabe resaltar que la parte demandante señaló que la traducción de la marca “SHEETROCK” al idioma español “evoca directamente y sin equívocos” el signo TABLAROCA, argumento que no es de recibo, en tanto que, como se dijo, el análisis de confundibilidad no se fundamenta en la traducción literal de los signos, sino en que el significado de tales palabras sea de concomiendo del público consumidor.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la traducción realizada por la parte demandante sería inexacta, como ella misma lo reconoció, en tanto tuvo que acudir a diferentes diccionarios e, incluso, a sinónimos para argumentar la presunta confusión. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.
Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se enfrentaron los mismos signos pero para la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sección Primera del Consejo de Estado[6] consideró que no existe riesgo de confusión, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “De conformidad con lo anterior, se debe determinar primero, si existe riesgo de confusión entre las marcas “SHEETROCK” y “TABLAROCA” y solo en caso de que se presente tal riesgo, se podría entrar a analizar la notoriedad de la marca, alegada por la demandante.
Para establecer el mentado riesgo de confusión, se procede a estudiar los artículos 134 a 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que preceptúan lo siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;
(…).” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Conforme a la normativa transcrita, encuentra la Sala que la marca “SHEETROCK” está dentro de los presupuestos señalados por el citado artículo 134, literal a), de la referida norma comunitaria, pues evidentemente es admisible el registro de un signo que contenga una combinación de palabras cuya representación gráfica sea posible. No obstante, comoquiera que a juicio de la Sociedad A Y B MODULARES LTDA., la marca en mención no posee la suficiente distintividad para diferenciarse en el mercado de su marca “TABLAROCA”, se precisa establecer si la marca “SHEETROCK” se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los transcritos artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) al g), de la Decisión 486 de 2000, citada, y en caso de que ello sea así, se entraría a examinar la notoriedad del signo de la demandante, de conformidad con lo señalado en el literal h) del referido artículo 136.
Frente a la semejanza o identidad que pueda existir entre dos marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recomienda hacer la respectiva comparación, teniendo en cuenta que por ser los signos en cuestión denominativos o nominales, se deben cotejar en conjunto, con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, “teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas” así como las letras que conforman sus vocablos sin perjuicio de “destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función”.
Por consiguiente, se debe examinar si la sílaba tónica ocupa la misma posición y si es idéntica o muy difícil de distinguir; si existe una sucesión de vocales en el mismo orden; la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Para determinar lo anterior, se aconseja que el cotejo de los signos en conflicto se efectúe en forma sucesiva.
En este orden de ideas, se procede a hacer el referido examen, así: SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - SHEETROCK – TABLAROCA - De la comparación anterior, resulta evidente para la Sala que las marcas en cuestión no presentan la similitud o el riesgo de confusión aludido por la actora, pues no hay semejanza ni identidad entre los signos en disputa, desde el punto de vista ortográfico, fonético ni ideológico.
Para la Sala el argumento de que la traducción de la marca “SHEET ROCK” al idioma español “evoca directamente y sin equívocos” el signo “TABLAROCA” no es de recibo, pues, por un lado, como ya se dijo, las marcas denominativas se deben analizar sin descomponer su unidad fonética y gráfica; y, por el otro, al no existir confusión es realmente improbable que el consumidor medio se vea en la necesidad de traducir; además, en el remoto caso de que ello ocurriera, tal traducción sería inexacta, como lo reconoció la misma actora, quien tuvo que acudir a sinónimos para explicar la inexistente semejanza; de igual forma, hay que tener en cuenta que el vocablo “ROCK” ha sido reconocido en el idioma español como un estilo o tipo de género musical, razón por la cual sería un elemento que influiría en la mente del consumidor antes que entrar a establecer que dicha palabra también traduce piedra o roca.
Conforme lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, a las marcas con tal connotación se les ha considerado como signos de fantasía, entendidos como la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que se asocia indirectamente a una idea, lo cual evidentemente ocurre en este caso, pues “SHEETROCK” no significa per se algo en particular, ya que se trata de la unión de dos palabras que a la postre termina siendo una frase proveniente de la imaginación de su creador.
Así las cosas, se denegarán las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia” (negrillas fuera texto). Finalmente, el demandante afirma que la marca TABLAROCA es notoriamente conocida y, por lo tanto, goza de una especial protección en el ordenamiento comunitario. Al respecto, la Sala encuentra que el demandante para probar la notoriedad de la marca en mención aportó dos (2) certificaciones del revisor fiscal de la sociedad A y B Modulares; dos (2) certificaciones de sociedades con que mantiene relaciones comerciales; una (1) copia de un aviso publicitario en el directorio de páginas amarillas; una (1) cotización a un Ingeniero; y una (1) copia de una remisión de una factura cambiaria.
De la revisión detallada de los elementos aportados por el actor, la Sala no encuentra que de los mismos se desprende la regularidad en el desarrollo del objeto social y el posicionamiento de los productos amparados, así como la estabilidad de las relaciones comerciales (fechas y facturas mes a mes de la actividad comercial). Cabe resaltar que los medios probatorios aportados, por sí solos, no demuestran la actividad comercial de la que se desprenda la notoriedad de la marca registrada.
Así pues, para la Sala, teniendo en cuenta el acervo probatorio, no se puede establecer que la marca TABLAROCA es notoriamente conocida, razón por la cual no se puede afirmar que en el sub lite se desconoció lo normado en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V. 5.3. Conclusión En suma, para la Sala, siguiendo el precedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado[7], en el presente caso no se configuraron las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) y h) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR como no probada la excepción de caducidad propuesta por el apoderado judicial de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [4] Ibídem. [5] PROCESO 042-IP-2013.Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: SANI-AIR (denominativa).
Actor: sociedad HENKEL KGAA. Proceso interno Nº 2008-00259. [6] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de abril de 2013. Rad.: 2002 - 000412. Consejera Ponente: doctora María Elizabeth García González. [7] Procesos con identidad de partes y con iguales supuestos fácticos y jurídicos.