11001-03-24-000-2009-00290-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TCG, la marca y nombre comercial TCC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es VITAL en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA NOTORIA – No lo es TCC / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto TCG porque a pesar de existir similitud con la marca y el nombre comercial TCC no se presenta conexidad entre los servicios que amparan ni riesgo de asociación En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que el signo solicitado está compuesto por tres (3) letras, al igual que el nombre comercial y la marca previamente registrada.

Igualmente, se tiene que los signos y el nombre comercial coincidencia en dos (2) de las tres (3) letras que los integran, esto es, en las consonantes T y C. Si bien es cierto que el signo solicitado termina con la consonante G y el nombre comercial y la marca previamente registrada en la letra C, ello no resulta suficiente para desvirtuar las similitudes ortográficas que se presentan entre ellas.

Aunado a lo expuesto, el signo solicitado, el nombre comercial y la marca registrada visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar y que las terminaciones de los signos (letras C y G), no diluyen tal similitud.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos TCC y TCG son acrónimos de los nombres de las empresas, esto es, TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC y TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TCG, también lo es que individualmente considerados no tienen un significado propio, razón por la que no puede realizarse un análisis en cuanto a dicho aspecto.

En conclusión, la Sala considera que entre el signo solicitado, el nombre comercial y la marca previamente registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión, por lo que la misma carece de distintividad extrínseca respecto del previamente registrado. […] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «TCG» distingue servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente, “[…] transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural […]”; […] En cuanto a la marca previamente registrada, se tiene que ella ampara servicios de la misma clase, pero relacionados con el “servicios de acondicionamiento y embalaje de productos; servicios de transportes aéreos, aeronáuticos y terrestres; servicios de asistencia en caso de avería de vehículos; servicios de transporte de automóviles; servicios de transporte en barcos o buques; servicios de camionaje; servicios de fletes; servicios de transporte de muebles; servicios de organización de viajes; servicios de reparto de paquetes; servicios de reparto de mercancías; servicios de transporte valores” […] De los objetos sociales de las sociedades antes citados y siguiendo lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial allegada a este proceso, la Sala encuentra que los signos amparan servicios que están orientados a diferentes grupos de consumidores y, como consecuencia de ello, son comercializados bajo diferentes canales y medios de distribución y publicidad.

Como se observa, existe diferencia frente a los consumidores a los que están dirigidos los servicios, pues en el caso de TCC son consumidores promedio, a diferencia de los de TCG, que son grandes usuarios, esto es, a empresas dedicadas a la comercialización y distribución de gas. […] [L]a Sala considera que no puede afirmarse que un consumidor especializado relacione el origen empresarial de los productos, en tanto que no va a solicitar servicios relacionados con el transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural con una empresa que se dedica al transporte de mercancías, como paquetes, encomiendas y documentos. […] En conclusión, la Sala advierte que la empresa TCC no podría prestar el servicio de transporte, distribución y almacenaje de gas, por cuanto dicha actividad no se encuentra dentro de su objeto social y, adicionalmente, la misma está regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, a través de reglamentos técnicos especiales que deben cumplir las empresas autorizadas para tal fin, razón por la cual la Sala estima que entre los signos no existe conexidad competitiva que pueda afectar al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00290-00 Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: TCC y TCG – SIMILITUD MARCARIA – FALTA DE DISTINTIVIDAD – CONSUMIDOR ESPECIALIZADO La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 33113 del 29 de agosto de 2008, 41311 del 28 de octubre de 2008 y 51461 del 3 de diciembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca TCG (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P. (HOY TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI).

I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Transportadora Comercial Colombia TCC S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 33113 de fecha 29 agosto de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo No. 07-054762, la cual concedió el registro de la marca TCG a favor de la sociedad TRANSCOGAS S.A. E.S.P. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 41311 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la división de signos distintivos de la superintendencia de industria y comercia (sic), la cual confirmó la resolución No. 33113 de 2008.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 51461 de fecha 3 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 33113 de 2008. CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial”. […]”.

I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P (HOY TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI), solicitó el registro del signo TCG (mixto), para distinguir los servicios de la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expresó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A. presentó escrito de oposición basado en su nombre comercial TCC y en el registro marcario TCC (mixto), el cual identifica productos comprendidos en el mismo nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que mediante la Resolución 33113 del 29 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Recordó que mediante la Resolución 41311 del 28 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución 51461 del 3 de diciembre de 2008, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que se violaron los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la marca TCG solicitada por la sociedad TRANSCOGAS S.A. E.S.P. no cumple con el requisito de distintividad para que sea procedente su registro.

En efecto, afirmó que existe evidente similitud entre la marca TCG y el nombre comercial y marca previamente registrada TCC, lo que permite concluir que la primera no es suficientemente distintiva para identificar servicios de la clase 39. Señaló que existe una identidad fonética de los signos, la cual se evidencia en su longitud, en la ubicación de las vocales, en la tonicidad de las palabras y su terminación. Expresó que tanto los signos en conflicto identifican servicios de transporte y, en consecuencia, existe absoluta coincidencia en cuanto a los servicios identificados con una y otra.

Finalmente, precisó que entre los signos existe riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

Expresó que efectuado el examen conjunto del signo solicitado TCG, el nombre comercial y la marca previamente registrada TCC no se puede afirmar que entre ellas exista riesgo de confusión, por cuanto las similitudes que presentan los signos (las letras T y C) no son suficientes para llegar a tal conclusión, debido a que el grafema G, incluido al final del signo solicitado, lo hace suficientemente identificable ortográfica y fonéticamente.

Por otra parte, manifestó que al comparar los servicios amparados no se puede afirmar que existe relación, como quiera que “a pesar de encontrarse en la misma clase del nomenclátor, el signo solicitado está enfocado en el transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural, es decir, están afectos a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes, entre las cuales no existe intercambiabilidad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajos diferentes canales”.

Por último, advirtió que el actor no allegó elemento probatorio alguno que permitiera inferir que el registro marcario TCC goza de especial protección al ser notoriamente conocido. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD TRANSCOGAS S.A. E.S.P. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con los requisitos que exige la ley frente a los asuntos sustantivos y procesales, comprobando que TCG satisfizo las exigencias para el registro, solucionando las oposiciones presentadas por TCC, y “llegando a una decisión libre de elementos arbitrarios, respetando el derecho sustancial y el derecho fundamental al debido proceso”.

Manifestó que es evidente la diferenciación que existe entre el transporte y embalaje de gas natural, actividad que se realiza en un gasoducto, poliducto u oleoducto, frente a la actividad de transporte de mercancías. Expresó que el mercado que atiende TCG es un mercado regulado y especializado que por sus altos costo es considerado un monopolio natural, donde los demandantes del servicio son grandes consumidores, que por su especialidad y altos volúmenes de consumo deben solicitar formalmente una conexión ante el transportador, que en este caso es TCG.

Finalmente, comentó que es imposible la confusión fonética o gráfica con empresas que se encuentran registradas prestan servicios de la clase 39, pues TCG es la única transportadora de gas en la zona geográfica que atiende, de conformidad a la autorización emitida por la Comisión de Energía y Gas – GREG. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 270-IP-2014 de fecha 20 de marzo de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, concretamente los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h) y 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…]

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca TCG (mixta) y la marca registrada TCC (mixta).

TERCERO: Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

CUARTO: La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. El Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca TCC (mixta) registrada en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva dentro de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre servicios de la misma Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente Interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. […]” (lo resaltado fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 6 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, la entidad demandada, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico no se pronunció en esta etapa procesal y el tercero interviniente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 33113 del 29 de agosto de 2008, 41311 del 28 de octubre de 2008 y 51461 del 3 de diciembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo TCG (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P. (HOY TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI).

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” (Negrillas fuera de texto).

V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[1].

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[2].

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[3].

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[4] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1.

Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca registrada [pic] - Nombre comercial TCC - Marca previamente registrada [pic] Una vez verificado que los signos en controversia se encuentran conformados por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[5].

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto con miras a determinar si entre ellos existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: |T |C |G | |1 |2 |3 | Marca solicitada |T |C |C | |1 |2 |3 | Nombre comercial y marca registrada previamente En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que el signo solicitado está compuesto por tres (3) letras, al igual que el nombre comercial y la marca previamente registrada.

Aunado a lo expuesto, el signo solicitado, el nombre comercial y la marca registrada visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar y que las terminaciones de los signos (letras C y G), no diluyen tal similitud. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos TCC y TCG son acrónimos de los nombres de las empresas, esto es, TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC y TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TCG, también lo es que individualmente considerados no tienen un significado propio, razón por la que no puede realizarse un análisis en cuanto a dicho aspecto.

De igual manera, esta corporación considera que se presenta confusión desde el punto de vista fonético […] dada la circunstancia de que coinciden en la primera y en la última de las letras que las conforman, lo que hace que fonéticamente se pronuncien de manera similar […]”. Determinado lo anterior, se hace necesario abordar el argumento atinente a la notoriedad de la marca TCC y al riesgo de asociación y la conexión competitiva entre los signos en conflicto.

V.5.2. Conexidad competitiva En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que se busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”[7], por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[8] Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[9] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «TCG» distingue servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente, “[…] transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural […]”; el acto administrativo de concesión es del siguiente tenor: “

RESUELVE

Artículo Primero: Declarar infundada la oposición de que da cuenta el considerado segundo de esta resolución. Artículo Segundo: Conceder el registro de La marca: TCG (mixta), según el siguiente modelo: [pic] Para distinguir: Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente, transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural, servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. Titular: TRANSCOGAS S.A. ESP Domicilio: Bogotá D.C. Carrera 9ª No. 73 – 44, Piso 8 Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución”.

En cuanto a la marca previamente registrada, se tiene que ella ampara servicios de la misma clase, pero relacionados con el “servicios de acondicionamiento y embalaje de productos; servicios de transportes aéreos, aeronáuticos y terrestres; servicios de asistencia en caso de avería de vehículos; servicios de transporte de automóviles; servicios de transporte en barcos o buques; servicios de camionaje; servicios de fletes; servicios de transporte de muebles; servicios de organización de viajes; servicios de reparto de paquetes; servicios de reparto de mercancías; servicios de transporte valores” (negrillas fuera de texto).

En este sentido, si bien es cierto que los signos se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional, también lo es que la empresa TCG (hoy TGI) únicamente se dedica al transporte, distribución, embalaje y almacenamiento de gas natural y, por su parte, la empresa TCC se dedica al transporte de paquetes, mensajería, carga masiva y, en general, encomiendas.

En este aparte, resulta pertinente citar el certificado de existencia y representación legal de la entonces sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P.[10], en lo relacionado al objeto de esa compañía: “OBJETO SOCIAL: […] el transporte de toda clase de hidrocarburos o sus derivados, en cualquier estado, incluyendo gas natural; b) la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transporte o almacenamiento de hidrocarburos, en cualquier estado (…)”” (negrillas fuera de texto).

Cabe advertir que la sociedad TRANSCOGAS S.A. E.S.P. fue absorbida por la sociedad Transportadora de Gas Internacional – TGI[11], y cuyo objeto social es el siguiente: “OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la planeación, organización, diseño, construcción, expansión, ampliación, mantenimiento, operación y explotación comercial de los sistemas de transporte de gas natural propios y de los sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus formas.

También podrá explotar comercialmente la capacidad de los gaseoductos de propiedad de terceros por los cuales se pague una tarifa de disponibilidad. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá realizar las actividades de: (i) operar y mantener su propia red de gaseoductos; (ii) explotar comercialmente la capacidad de los gaseoductos de propiedad de terceros por los cuales se pague una tarifa de disponibilidad;

(iii) realizar la planeación y coordinación de los recursos (sic) del sistema de transporte de gas; (iv) realizar la administración y transporte (sic) de gas combustible en el mercado mayorista; (v) prestar servicios técnicos en actividades relacionadas con su objeto” (negrillas fuera de texto). De la revisión del modelo de negocios, la Sala encuentra que la sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P. (HOY TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI), se dedica a “proveer soluciones de actividades intermedias de la industria de hidrocarburos (midstream) a grandes usuarios, productores y desarrolladores de mercados energéticos, conectando fuentes con centros de consumo a través de relaciones de largo plazo y negocios intensivos en capital”[12].

Ahora bien, en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC S.A[13], en lo relacionado con el objeto de esta compañía, se vislumbra: “OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto principal y único establecer, organizar y explotar comercialmente una empresa de transporte público terrestre automotor de carga y actividades afines, para la movilización de cosas, mercancías en general, paquetes, encomiendas, documentos u otros efectos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias que regulan dicho servicio público” (negrillas fuera de texto).

De los objetos sociales de las sociedades antes citados y siguiendo lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial allegada a este proceso[14], la Sala encuentra que los signos amparan servicios que están orientados a diferentes grupos de consumidores y, como consecuencia de ello, son comercializados bajo diferentes canales y medios de distribución y publicidad.

Como se observa, existe diferencia frente a los consumidores a los que están dirigidos los servicios, pues en el caso de TCC son consumidores promedio, a diferencia de los de TCG, que son grandes usuarios, esto es, a empresas dedicadas a la comercialización y distribución de gas. En relación con la especialización del consumidor, la Sala pone de presente que esta Corporación[15] ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.

Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características.

La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado […]” (negrillas fuera de texto). Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no puede afirmarse que un consumidor especializado relacione el origen empresarial de los productos, en tanto que no va a solicitar servicios relacionados con el transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural con una empresa que se dedica al transporte de mercancías, como paquetes, encomiendas y documentos.

Sobre el particular, se pone de presente que el artículo 14 de la Ley 142 de 1994[16] establece la actividad de transporte de gas natural como una actividad complementaria del servicio público domiciliario de gas natural. Se tiene, además, que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 401 de 1997, a la CREG le corresponde establecer las reglas y condiciones operativas que debe cumplir toda la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte a través del Reglamento Único de Transporte y Distribución de Gas Natural.

Fue, entonces, como la CREG estableció en la Resolución CREG-057 de 1996, las bases para desarrollar un Código de Transporte en la materia, el cual debe ser observado por las empresas autorizadas para la realización de la plurimencionada actividad. En conclusión, la Sala advierte que la empresa TCC no podría prestar el servicio de transporte, distribución y almacenaje de gas, por cuanto dicha actividad no se encuentra dentro de su objeto social y, adicionalmente, la misma está regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, a través de reglamentos técnicos especiales que deben cumplir las empresas autorizadas para tal fin, razón por la cual la Sala estima que entre los signos no existe conexidad competitiva que pueda afectar al público consumidor.

V.5.3 Riesgo de Asociación En cuanto al riesgo de asociación, la Sala considera que no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que con el signo cuestionado se están aprovechando indebidamente de la reputación del nombre comercial o de la marca de titularidad de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC S.A. [17].

Asimismo, la Sala precisa que la marca TCG no diluye la fuerza distintiva que tiene la marca previamente registrada TCC, esto es, en relación con la actividad de transporte de mercancías, como paquetes, encomiendas y documentos. En este orden de ideas, la Sala encuentra que no existe complementariedad entre las clases y servicios que se pretenden amparar, lo cual reafirma la ausencia del riesgo de asociación del origen empresarial de los servicios prestados por las empresas titulares de los registros marcarios, V.5.4.

La marca notoria El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[18] ha sostenido que una de las excepciones al principio de la territorialidad es la marca notoria. En relación con esta clase de marcas, su prueba y el riesgo de uso parasitario, se tiene lo sigueinte[19]: LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. EL RIESGO DE USO PARASITARIO.

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS. En el proceso interno se argumentó que la marca MUNICH es notoriamente conocida en diferentes países extracomunitarios; fue catalogada como tal en España. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, determinando el grado de protección de las marcas notoriamente conocidas en países extracomunitarios.

El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP-2013. 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[20] […] 1.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486”.

De lo anterior, la Sala encuentra que la marca notoria rompe el principio de especialidad; lo cual implica que en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se deberá establecer el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

Cabe resaltar que un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen ese carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, debe advertirse que la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En el sub lite, la Sala deberá determinar si la marca TCC goza de especial protección al ser notoriamente conocida, por cuanto como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tal circunstancia rompe el principio de especialidad[21]. El Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial allegada al proceso, sostuvo que “el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca TCC (mixta) registrada en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva dentro de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Al respecto, la Sala encuentra que el demandante para probar la notoriedad de la marca TCC aportó algunas facturas de ventas, piezas publicitarias en medios escritos, certificaciones de medios radiales y televisivos donde constan vínculos comerciales, no obstante dichos medios probatorios se refieren a períodos distantes (anteriores y posteriores) al momento de la solicitud del registro de la marca TCG (31 de mayo de 2007) e, incluso, de la oposición andina presentada por la ahora parte demandante (12 de septiembre de 2007).

En efecto, se tiene que aportó copias de facturas de fechas 19 de enero de 1999, 22 de agosto de 1999, 22 de noviembre de 1999, 24 de enero de 2000, 24 de octubre de 2001, 30 de agosto de 2002, 30 de mayo de 2003, 24 de junio de 2003, 24 de octubre de 2004, 12 de octubre de 2004 y 6 de febrero de 2005, esto es, de tres (3) a siete (7) años de anterioridad al referido momento en el cual se presentó la solitud y oposición para el registro marcario.

Aunado a lo anterior, de los mismos no se desprende la regularidad en el desarrollo del objeto social y el posicionamiento de los servicios de la empresa, así como la estabilidad de las relaciones comerciales (facturas mes a mes de prestación de servicios), junto con las correspondientes certificaciones. Ahora bien, los demás medios probatorios se refieren a facturas de fechas 20 diciembre de 2008 y 30 de enero de 2009, así como pautas publicitarias de la marca en las revistas Poder, Credencial y Semana, en los periódicos Centropolis, El Tiempo, El Colombiano, en el canal de televisión RCN y en la emisora Olímpica, los cuales datan de los años 2008 y 2009, por lo que no se pueden tener en cuenta al ser posteriores.

Cabe resaltar que enunció otros medios probatorios pero no los aportó y si bien es cierto que allegó facturas de fechas 24 de enero de 2006 y 17 de agosto de 2007, las mismas, por sí solas, no demuestran la actividad comercial de la se desprenda la notoriedad de la marca registrada. Así pues, comparte la Sala lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, en cuanto a que del acervo probatorio no se puede establecer que la marca TCC es notoriamente conocida.

V. 5.4. Conclusión La Sala aplicando las reglas de análisis de riesgo de confusión respecto de las semejanzas confundibles entre los signos y la conexidad competitiva al caso concreto, considera que si bien es cierto que el signo solicitado TCG es similar al nombre comercial y marca previamente registrada TCC, también lo es que no se presenta conexidad entre los servicios amparados, en tanto los mismos resultan ser disimiles, no son complementarios ni conexos, y no comparten iguales canales de comercialización y distribución. Tampoco se presenta riesgo de asociación porque el consumidor no asociará el origen empresarial de los servicios amparados por las razones expuestas previamente.

Finalmente no se demostró la notoriedad de la marca previamente registrada, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Salva Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00290-00 Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tema: Nulidad de la marca mixta TCG en la Clase 39 Internacional SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 25 de julio de 2019, que denegó la pretensión de nulidad de las Resoluciones números 33113 de 29 de agosto de 2008, 41311 de 28 de octubre de 2008 y 51461 de 3 de diciembre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca mixta “TCG” a favor de la sociedad TRANSCOGAS S.A. E.S.P. (hoy TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI), para distinguir productos de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- En la sentencia de la cual me aparto la mayoría denegó la nulidad de los actos administrativos acusados tras concluir que, a pesar de que existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas entre el signo demandado “TCG” y el signo opositor “TCC”, y de que ambos signos se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional, no se configura conexidad competitiva ni complementaridad entre las clases y servicios que se pretenden amparar con los signos confrontados, por lo que se descarta el riesgo de asociación del origen empresarial entre ellos.

Como fundamento de dicha conclusión se afirmó: (i) Que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI únicamente se dedica al transporte, distribución, embalaje y almacenamiento de gas natural, mientras que la empresa demandante (TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A.) se dedica al transporte de paquetes, mensajería, carga masiva y encomiendas, en general;

(ii) Que, por lo anterior, de los objetos sociales de las sociedades se advertía que los signos amparan servicios que están orientados a diferentes grupos de consumidores, siendo uno de ellos especializados, por lo que se comercializan bajo diferentes canales y medios de distribución y publicidad; y, (iii) Que la actividad de transporte y distribución de gas se encuentra regulada por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, a través de reglamentos técnicos especiales exigibles a las empresas que la lleven a cabo, razón por la cual la sociedad demandante no podría prestar dicho servicio y, por lo mismo, no se configura la conexidad competitiva que pueda afectar al público consumidor. 2.- En mi opinión, el objeto social de las empresas titulares de las marcas que se confrontan no puede tenerse en cuenta como criterio para determinar si se configura o no el riesgo de asociación y en consecuencia si hay lugar a conceder o denegar el registro de un signo como marca, habida cuenta de que las sociedades pueden expandir el objeto social que inspiró inicialmente su creación e incursionar en nuevas actividades productivas, con el cumplimiento de los requisitos específicos que el ordenamiento jurídico les exija, y a ellas se hará extensible el signo denominativo respectivo.

Bajo ese entendido, el objeto social de quien pretende el registro de un signo como marca no es el que determina la existencia del riesgo de confusión y/o asociación entre los signos confrontados. Por el contrario, el estudio sobre la configuración del aludido riesgo debe abordarse a partir de la identificación y examen de la clase a la que pertenecen los productos o servicios que se pretenden amparar con el registro solicitado y los productos o servicios que se distinguen con la marca opositora.

En el asunto bajo examen, los signos confrontados se encuentran registrados en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y ambos fueron concedidos para distinguir servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de mercancías, con la salvedad de que la marca “TCG” fue concedida especialmente (no exclusivamente), para el transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural.

En la sentencia se verificó la existencia de similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que podrían generar riesgo de confusión entre los consumidores. Así entonces, siendo improcedente abordar el análisis sobre la conexidad de competitiva a partir del objeto social de las empresas titulares de los signos enfrentados, las similitudes antes denunciadas, aunadas al hecho de que ambas marcas se encuentran registradas en la misma clase del nomenclátor internacional, podría inducir a los consumidores a pensar que los servicios identificados con la marca “TCG” tienen el mismo origen empresarial de aquellos que distingue la marca “TCC”. 3.- En consecuencia, en mi criterio debió declararse la nulidad de las resoluciones acusadas, toda vez que el registro marcario censurado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Fecha ut supra. ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003.

Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [4] Ibídem. [5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [6] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrado. Sección Primero. Sentencia de 30 de abril de 2008. Rad.: 2001 – 0007. Magistrado Ponente: Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta. [7]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. [8] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 114-IP-2003. [10] Folios 239 a 245 del cuaderno principal [11] Folios 239 a 245 del cuaderno principal [12] Ver sitio oficial web de la empresa https://www.tgi.com.co/index.php/tgi/nosotros/negocio. [13] Folios 2 a 11 del cuaderno principal [14] Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva entre servicios de la misma Clase 39. [15] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. [16] por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones [17] Artículo 167. “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. [18] Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013 [19] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. [20] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. [21] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 67-IP-2015.