11001-03-24-000-2012-00326-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VZ y la marca mixta previamente registrada VZ / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto VZ en la clase 18 por existir similitud y conexión competitiva con la marca mixta previamente registrada VZ en la clase 25 Del cotejo que se hace, la Sala advierte que el signo y la marca cotejados son ortográficamente idénticos al estar conformados exclusivamente por las consonantes V y Z, en idéntico orden, razón por la cual existe similitud confundible en el aspecto ortográfico.

Comparación Fonética. La similitud fonética se refiere a la semejanza en la pronunciación del signo y la marca, que al tener identidad ortográfica genera identidad fonética. Comparación ideológica o conceptual. La similitud en este aspecto se presenta cuando el signo y la marca comparados evocan una idea o concepto semejante o idéntico por razón del significado de los términos. La Sala precisa que la expresión VZ no tiene un significado conocido en el idioma español, por lo que no es dable concluir que exista una similitud conceptual.

No obstante, resulta necesario complementar este criterio ideológico con las similitudes visuales que despierta el trazo común del signo y la marca cotejados como se analiza a continuación. Comparación visual. La similitud visual se produce por el trazado similar que genera una impresión común en la memoria del consumidor promedio. Ha de tenerse en cuenta que el cotejo debe realizarse de forma sucesiva y no simultánea, considerando que el consumidor promedio no realiza un análisis directo y detallado de similitudes o diferencias los signos distintivos.

En el caso sub lite el trazo del signo [… solicitado] y de la marca [… previamente registrada] genera en el consumidor un idea equivalente por razón de la identidad de las expresiones que conforman el signos y la marca objeto de cotejo, motivo por el cual puede concluirse la similitud visual entre los signos. En suma, una vez realizada la comparación del signo mixto solicitado y de la marca mixta registrada, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que se presenta similitud visual e identidad ortográfica y fonética, de las que puede derivarse riesgo de confusión y de asociación frente al público consumidor, motivo por el cual se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. […] Al analizar los productos amparados por las marcas cotejadas, la Sala encuentra que se presenta conexidad competitiva entre los productos amparados a pesar de pertenecer a una clase distinta del nomenclátor.

En efecto, al considerar los criterios de conexidad competitiva, para la Sala, no hay duda que los vestidos, el calzado y sombrerería son productos que tienen o pueden tener el mismo género y naturaleza que los productos que ampara el signo solicitado en la Clase 18; pueden estar hechos de la misma materia prima o se ofrecen como producto terminado, son de uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; algunos están en relación de todo- parte.

Además es usual que se encuentren en los mismos canales de venta o de comercialización, y que compartan los mismos medios de publicidad, como son radio, televisión o prensa. Así las cosas el consumidor medio, al encontrar los productos supra en el mercado, podría confundir el signo y la marca, tener la errada convicción que su origen empresarial es el mismo o que está relacionado motivo por el cual se presenta riesgo de confusión y de asociación y puede concluirse que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a).

En este sentido, la Sala estima que le asistió razón a la parte demandada cuando concluyó que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad sub examine pues se cumplen los dos supuestos a que refiere la causal. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00326-00 Actor: GSM (TRADEMARKS) PTY LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: SIMILITUD DE MARCAS MIXTAS.

COTEJO Y ANÁLISIS DE CONEXIDAD COMPETITIVA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó GSM (TRADEMARKS) PTY LTD. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 26912 de 30 de abril de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. GSM (TRADEMARKS) PTY LTD. en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[2] de la Ley 1437 de enero 18 de 2011[3], en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda[4] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 26912 de 30 de abril de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

La mencionada resolución negó el registro como marca del signo mixto VZ para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se registre como marca el signo mixto VZ, para identificar productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[5]: “[…] 2.1. Que se decrete la nulidad del siguiente Acto Administrativo: 2.1.1. Resolución No 26912 de 30 de abril de 2012, mediante la cual el Superintendente de Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad CUEROS VÉLEZ SAS (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A.) contra la Resolución No. 35673 de 13 de julio de 2010 decidiendo revocarla y en su lugar, declarar fundada la oposición formulada por CUEROS VÉLEZ SAS (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A.), NEGAR el registro de la marca mixta VZ + GRÁFICA en clase internacional 18, expediente No. 09-073.648 y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro de la marca mixta VZ + GRÁFICA para distinguir productos de la clase 18 internacional en favor de la sociedad GSM (TRADEMARKS) PTY LTD., en los términos de la solicitud tramitada en el expediente No. 09-073.648, declarando infundada la oposición por CUEROS VÉLEZ SAS (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A.). 2.3 Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene efectuar la inscripción del Certificado de registro de la marca mixta VZ + GRAFICA para identificar productos de la clase 18 internacional en favor de GSM (TRADEMARKS) PTY LTD. en el Registro de la propiedad industrial. 2.4.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. GSM (TRADEMARKS) PTY LTD. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto VZ para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3. Cueros Vélez S.A.S. (antes Cueros Vélez S.A.), presentó oposición contra la solicitud del signo mixto VZ. 4. GSM (TRADEMARKS) PTY LTD., presentó respuesta a la oposición. 5. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 35673 de 13 de julio de 2010, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo mixto VZ para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Cueros Vélez S.A.S. interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra de la Resolución núm. 35673 de 13 de julio de 2010. 7. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 46662 de 31 de agosto de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35673 de 13 de julio de 2010. 8.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 26912 de 30 de abril de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 35673 de 13 de julio de 2010 declarando fundada la oposición y negando el registro como marca del signo mixto VZ para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de los artículos 136, literal a)[6] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7], en adelante Decisión 486. Adicionalmente, citó como vulnerados los artículos 13[8] y 29[9] de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 1. Manifestó que “[…] el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la expedición de la Resolución No. 26912 de 30 de abril de 2012, decidió revocar la decisión de primera instancia y en su lugar, negar el registro de la marca mixta VZ + GRÁFICA para distinguir productos contenidos en la clase 18 internacional, porque consideró que está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000 por la oposición formulada con base en la existencia de la familia marcaria VELEZ y VZ entre la que se encuentran los siguientes registros marcarios en ese entonces de propiedad de la sociedad CUEROS VÉLEZ SAS (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A.) […]”[10]. 2.

Adujo que “[…] el criterio expuesto en el acto acusado resulta claramente irregular, pues según los antecedentes mencionados en el presente capítulo y como se demuestra con las pruebas solicitadas, la misma entidad en OCHO (8) actos administrativos precedentes a la citada resolución, consideró al realizar el cotejo de los mismos signos, que los mismos no son confundibles […]”[11]. 3.

Sostuvo que “[…] la SIC al expedir la Resolución No. 26912 de 2012, violó el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia […] toda vez que al expedir el acto acusado sí otorgó un derecho a la sociedad CUEROS VÉLEZ SAS (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A.) respecto de la combinación de las letras VZ y en cambio el mismo tipo de derecho le fue negado a mi representada, desconociendo que ya había sido declarada la inconfundibilidad de los signos y que en todo caso quien primero solicitó y obtuvo el registro de la marca VZ (MIXTA) en el territorio de la Comunidad Andina fue mi representada.

En consecuencia, la SIC violó el derecho de igualdad que le asiste a mi representada […]”[12]. 4. Advirtió que “[…] la entidad demandada al expedir el acto administrativo acusado también incurrió en la violación del artículo 29 de nuestra carta política […]. La configuración de la violación de este precepto constitucional se configura en los siguientes tres aspectos: 4.3.1.

Violación del Artículo 59 del Código Contencioso Administrativo. Toda vez que la entidad administrativa demandada NO RESOLVIÓ TODAS LAS CUESTIONES, en torno a la concesión del registro marcario solicitado por mi representada, esto es, no tuvo en cuenta que el mismo conflicto marcario entre los signos de propiedad de CUEROS VELEZ SAS (ANTES CUEROS VELEZ S.A.) y la marca de mi representada ya había sido resuelto permitiendo la coexistencia de las marcas […]. 4.3.2.

Omisión de oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa. La SIC no otorgó la oportunidad procesal necesaria para que mi representada ejerciera su derecho a contradecir la decisión tomada por la Administración en la Resolución No. 26912 de 2012 […]; mi representada no contó con oportunidad procesal alguna para debatir dicha posición, y mucho menos defenderse en la manera que hubiere considerado pertinente con el fin de hacer valer sus intereses dentro del trámite administrativo que nos ocupa […]. 4.3.3.

Violación al Principio de Confianza Legítima. […] mi representada, esperaba de forma legítima que la SIC siguiera con los planteamientos en OCHO (8) ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS en los cuales el mismo planteamiento de hecho se había analizado, así como se había aplicado la misma norma, esto es, el artículo 136, literal A) de la Decisión Andina 486 de 2000 […].

Los anteriores motivos dan lugar a que legítimamente, confiara mi representada en que la entidad demandada procedería a decidir en el mismo sentido que ya lo había hecho y como consecuencia de ello a conceder el registro de la marca solicitada en clase 18 […]”[13]. Contestación de la demanda 7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 1.

Manifestó que “[…] la Oficina Nacional Competente procedió de manera acertada a declarar fundada la oposición hecha por la sociedad CUEROS VÉLEZ S.A., y como consecuencia de ello revocar y negar el registro de la marca en cuestión, dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose que esta marca no está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo no cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro se estaría privando a los competidores del titular, de utilizar estas formas habituales para identificar los mismos productos y servicios […]”[14]. 2.

Indicó que “[…] respecto de la marca opositora nos encontramos frente a un grupo de marcas denominado por la doctrina como una familia de marcas, en tanto que se aprecia un rasgo común puesto que incorporan la combinación de las letras V y Z, que debe salvaguardarse como de uso exclusivo, pues en la mente del consumidor ha quedado grabado que dicha marca identifica un conjunto de productos con finalidades similares y que comparten el mismo origen empresarial […]”[15]. 3.

Señaló que “[…] en este punto cabe advertir que si bien las letras individualizadas en sí mismas no son susceptibles de ser apropiadas por una sola persona, sí pueden registrarse siempre que presenten un diseño determinado y especial que les otorgue distintividad, caso en el cual lo que en realidad se protege es el diseño y no la letra como tal.

De igual manera es perfectamente registrable un conjunto o combinación de letras que logren ser distintivas, sin que ello implique que el titular de dicha marca tenga el monopolio sobre las letras individualmente consideradas. En tal sentido, teniendo en cuenta que el signo solicitado está conformado por la particular combinación de las letras de la cual conforman los signos previamente registrados, resulta evidente el riesgo de confusión entre ellos, lo cual impide su coexistencia en el mercado […]”[16]. 4.

Afirmó que “[…] dado que el signo solicitado incorpora el elemento dominante y común de la familia de marcas VELEZ, es decir la combinación de las letras "V" y "Z" no puede procederse a su registro en tanto que al generar una impresión general común, puede obrar como un indicador de pertenencia del signo VZ a las marcas VZ y VELEZ, generándose la llamada confusión indirecta en el consumidor, al considerar que se trata de una variación, modificación o de una nueva línea de productos […]; de coexistir las marcas enfrentadas en el mercado, para distinguir servicios idénticos, similares o relacionados competitivamente, inducirían al consumidor en un error respecto de la procedencia empresarial de los productos que busca amparar […]”[17]. 8.

Cueros Vélez S.A.S., en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: 1. Adujo que “[…] la negativa a otorgar el registro de la marca, según los argumentos esgrimidos por la SIC en la Resolución impugnada, se fundamentó en la similitud del signo solicitado con las marcas registradas VZ (MIXTA) y VELEZ (MIXTA) en las clases 18 y 25 internacionales, respectivamente, y de propiedad de mi poderdante […]”[18]. 8.2.

Advirtió que “[…] En este contexto, es importante resaltar que la SIC ha acogido la teoría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, según la cual, las oficinas andinas de marcas son autónomas para adoptar sus decisiones con independencia no solamente de aquellas adoptadas por otras oficinas de marcas, sino además, con independencia de aquel adoptadas previamente por ellas mismas […]”[19]. 8.3 Concluyó indicando que “[…] no se puede afirmar per se la nulidad de la resolución que se impugna en el peregrino argumento de que se expidió en contradicción de decisiones adoptadas anteriormente por la SIC […]”[20].

Audiencia Inicial 9. La audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se llevó a cabo el 4 de abril de 2016[21], en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso y se saneó el proceso hasta esa etapa, ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si la Resolución núm. 26912 del 30 de abril de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que revocó la decisión contenida en la Resolución 35673 de 2010 (14 de julio), declaró fundada la oposición presentada por Cueros Vélez S.A. y negó el registro de la marca mixta VZ, solicitada por la actora para identificar productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de ser así determinar el restablecimiento del derecho […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia, iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, teniéndose como pruebas los documentos aportados con la demanda y se ordenó oficiar a la parte demandada para allegar al expediente certificaciones sobre marcas, iv) luego de lo cual se determinó que “[…] se suspenderá el proceso para la elaboración de la respectiva solicitud de interpretación prejudicial […]” y que “[…] finalizada la audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación que se indica en el párrafo que antecede.

Cumplida la actuación anterior se continuará el trámite pertinente […]”, v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que solo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A. y C.A. […]”, por lo que prescindió de la audiencia de pruebas.

Audiencia de pruebas 10. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas. Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de junio de 2016[22], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 509-IP-2016 de 16 de marzo de 2017[23], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó el artículo 136, literal a) [24] de la Decisión 486. De oficio interpretó el artículo 134 literal d)[25] ibidem, exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. Visto el inciso final del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 2018[26] decretó la reanudación del proceso y consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario realizar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal […]”, por lo que ordenó correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran por escrito los alegatos de conclusión, e indicó que dentro del mismo término, el Ministerio Público podía presentar concepto. 14.

Durante el término legal, la parte demandante y el tercero con interés reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Reconocimiento de personería 15. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[27], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados[28], y atendiendo a que la abogada María Cristina Rincón Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 41.772.055 y con tarjeta profesional de abogada núm. 30.136 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[29] para actuar en calidad de apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería. II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 16. Visto el artículo 149[30] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia y el artículo 1º[31] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[32], sobre la distribución de negocios entre las Secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 509- IP-2016 del 16 de marzo de 2017, y vii) el análisis del caso concreto. 18.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite. El acto administrativo acusado 19. El acto administrativo acusado es el siguiente: 19.1. Resolución núm. 26912 de 30 de abril de 2012[33], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó las resoluciones expedidas por la Directora de Signos Distintivos en el sentido de declarar fundada la oposición formulada y negar el registro del signo mixto VZ para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución se indicó: “[…] El signo solicitado es un signo mixto conformado por la combinación VZ. Su elemento gráfico está constituido por un diseño especial de letra, en donde la consonante "V" se une con la consonante "Z" en la parte superior que predomina en el conjunto por su dimensión, todo lo cual se encuentra al interior de una figura circular. 2.1.2.

Los signos opositores […] La marca registrada con Certificado de Registro No. 388300, es de naturaleza mixta y está conformado por las grafías VZ las cuales se encuentran al interior de dos figuras de forma cúbica. […] Las marcas registradas con Certificado de Registro No. 173672 y 172180, son de naturaleza mixta y están constituidos por la expresión VELEZ que se presenta con un estilo particular de letra en mayúscula inicial. […] La marca registrada con Certificado de Registro No. 343419, es de naturaleza mixta y está conformado por la expresión VELEZ que se presenta con un estilo particular de letra en negrilla y mayúscula inicial. 2.1.3.

Análisis comparativo de los signos La Delegatura al analizar los signos previamente representados, encuentra que el signo solicitado reproduce el elemento distintivo de las marcas registradas VELEZ y VZ, generando similitudes ortográficas, fonéticas y visuales susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, respecto de la marca opositora nos encontramos frente a un grupo de marcas denominado por la doctrina como familia de marcas, en tanto que se aprecia un rasgo común pues incorporan la combinación de las letras "V" y "Z", que debe salvaguardarse como de uso exclusivo, pues en la mente del consumidor ha quedado grabado que dicha marca identifica un conjunto de productos con finalidades similares y que comparten el mismo origen empresarial.

En este punto cabe advertir que si bien las letras individualizadas en sí mismas no son susceptibles de ser apropiadas por una sola persona, si pueden registrarse siempre que presente un diseño determinado y especial que les otorgue distintividad, caso en el cual lo que en realidad se protege es su diseño y no la letra como tal. De igual manera, es perfectamente registrable un conjunto o combinación de letras que logren ser distintivas, sin que ello implique que el titular de dicha marca tenga el monopolio sobre las letras individualmente consideradas.

En tal sentido, teniendo en cuenta que el signo solicitado está conformado por la particular combinación de letras de las cuales se conforman los signos previamente registrados, resulta evidente el riesgo de confusión entre ellos, lo cual impide su coexistencia en el mercado. En ese orden de ideas, dado que el signo solicitante incorpora el elemento dominante común de la familia de marcas VELEZ, es decir la combinación de letras "V" y "Z", no puede procederse a su registro en tanto que al generar una impresión general común, puede obrar como un indicador de pertenencia del signo VZ a las marcas VZ y VELEZ, generándose la llamada confusión indirecta en el consumidor, al considerar que se trata de una variación, modificación o de una nueva línea de productos. 2.1.4 Relación de productos o servicios […] en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que se trata de los mismos productos de la clase 18 internacional, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los productos comprendidos en la clase 25 internacional, como quiera que presentan un uso conjunto o complementario y eventualmente son ofrecidos por el mismo empresario, por lo cual la conexión competitiva es evidente. 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados derivados de la utilización común del elemento VZ, además, los signos confrontados amparan los mismos productos y otros relacionados, circunstancias que refuerzan la idea de que su coexistencia en el mercado acarrearía riesgo de asociación. En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución No 35673 de 13 de julio de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Cueros Vélez S.A.

ARTICULO TERCERO. Negar el registro de la marca VZ solicitada por la sociedad GSM (TRADEMARKS) PTY LTD., para identificar productos de la clase 18 Internacional […]”. El problema jurídico 20. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial, analizar si el signo mixto VZ solicitado a registro como marca, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por existir riesgo de confusión o de asociación, con las marcas mixtas registradas VZ y VELEZ, cuyo titular es la parte demandante, y, si como consecuencia de lo anterior, la parte demandada vulneró o no los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial interpretó el artículo solicitado 136, literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, interpretó el artículo 134, literal d)[34] ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[35], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[36] de la Comisión de la Comunidad Andina.[37] Principios y características del Derecho Comunitario Andino 24.

Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. 25. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[38] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 26.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[39]. 27. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[40], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro. 28. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[41] 29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[42] 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 509-IP-2016 el 16 de marzo de 2017 36. La Sala procede a destacar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial[43] proferida para este caso: “[…] 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales […]. 1.5.

Por lo tanto, para resolver La controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]. Comparación entre signos mixtos 2.2 Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3 En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión […]; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos […]: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos […]. 2.4. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.5.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y modernas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario […]. La Familia de marcas 3.2. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial […]. 4.

Marras conformadas por letras 4.1. En el presente caso, GSM solicitó el registro de una marca mixta constituida por dos (2) letras la "V" y la “Z”, en tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas, por letras que conforman el alfabeto del idioma español. 4.2. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables corno marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto […]. 4.4.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servido. 4.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor […]. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 4.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor […]. 5.

Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones […] En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro […]. 5.5.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares […]. 5.6.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite […].

Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 18 y 24, 25 y 35 6.1. Se debe tener en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase del nomenclador no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis […]. 6.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]. 6.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza […]. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios […]. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos […]” (Destacado de la Sala).

Análisis del caso concreto 37. Corresponde a la Sala, analizar si el signo mixto VZ solicitado a registro como marca, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por existir riesgo de confusión o de asociación, en primer lugar, con las marcas mixtas registradas VZ y, en segundo lugar, con las marcas mixtas registradas VELEZ, cuyo titular es la parte demandante. 38.

Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado. Configuración del signo sub examine 41. La Sala observa que el signo mixto solicitado es un signo mixto conformado por las consonantes V y Z presentadas, una a continuación de la otra y, cada una en una fuente de letra distinta; ambas están contenidas dentro de un paralelogramo de puntas redondeadas.

El signo solicitado no reivindicó derechos sobre color alguno y por lo tanto el conjunto de la figura es blanco y negro. 42. Son entonces las letras V y Z las que conforman el conjunto del signo y que apelan a la mente del consumidor le permitirán relacionarse con la expresión VZ con los productos amparados y asociarlos con un origen empresarial particular. 43.

Analizada la conformación del signo mixto, se procede a analizar los cargos de nulidad. Cargo de nulidad por violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 44. Visto el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre el signo mixto solicitado a registro como marca y las marcas registradas se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer término, el signo y las marcas registradas deben ser idénticas o semejantes y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos y/o servicios que identifican. 45.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial “[…] no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[45]. 46.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a analizar los supuestos normativos de la causal sub examine. Análisis de los supuestos normativos del artículo 136, literal a) Cotejo entre el signo mixto VZ y la marca mixta VZ 47. El signo y la marca mixtos que se cotejan son los siguientes: |SIGNO MIXTO SOLICITADO |MARCA MIXTA REGISTRADA VZ | | |[pic] | |[pic] | | 48.

La comparación debe realizarse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto, previa determinación de cuál de los elementos que incluyen a uno impacta la mente del consumidor. 49. La Sala, al analizar supra la configuración del signo solicitado concluyó que las letras VZ, en su forma de presentación particular distintiva, predominan en el conjunto del signo solicitado.

Igual conclusión se deriva de la observación de la marca mixta registrada en tanto que está compuesta por las mismas consonantes, en el mismo orden con un trazado de letra pegada estilizada. En consecuencia, es el elemento denominativo, el que predomina tanto en el conjunto del signo como de la marca mixtos; dicho esto se analizarán los supuestos de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a).

Primer supuesto del literal a): Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas registradas 50. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la Interpretación Prejudicial[46] se refiere a las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos distintivos: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. […]”. 51.

De lo anterior se desprende que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre el signo solicitado y las marcas registradas siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial[47], así: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto […]. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración […]. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 52.

El cotejo es como sigue: Comparación Ortográfica 53. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejados, desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de las consonantes que las componen en este caso y su longitud. 54. Del cotejo que se hace, la Sala advierte que el signo y la marca cotejados son ortográficamente idénticos al estar conformados exclusivamente por las consonantes V y Z, en idéntico orden, razón por la cual existe similitud confundible en el aspecto ortográfico.

Comparación Fonética 55. La similitud fonética se refiere a la semejanza en la pronunciación del signo y la marca, que al tener identidad ortográfica genera identidad fonética. Comparación ideológica o conceptual 56. La similitud en este aspecto se presenta cuando el signo y la marca comparados evocan una idea o concepto semejante o idéntico por razón del significado de los términos. 57.

La Sala precisa que la expresión VZ no tiene un significado conocido en el idioma español, por lo que no es dable concluir que exista una similitud conceptual. No obstante, resulta necesario complementar este criterio ideológico con las similitudes visuales que despierta el trazo común del signo y la marca cotejados como se analiza a continuación. Comparación visual 1.

La similitud visual se produce por el trazado similar que genera una impresión común en la memoria del consumidor promedio. Ha de tenerse en cuenta que el cotejo debe realizarse de forma sucesiva y no simultánea, considerando que el consumidor promedio no realiza un análisis directo y detallado de similitudes o diferencias los signos distintivos. 2.

En el caso sub lite el trazo del signo [pic]y de la marca [pic] genera en el consumidor un idea equivalente por razón de la identidad de las expresiones que conforman el signos y la marca objeto de cotejo, motivo por el cual puede concluirse la similitud visual entre los signos. 58. En suma, una vez realizada la comparación del signo mixto solicitado y de la marca mixta registrada, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que se presenta similitud visual e identidad ortográfica y fonética, de las que puede derivarse riesgo de confusión y de asociación frente al público consumidor, motivo por el cual se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre el signo mixto y la marca mixta registrada 59. Visto el artículo 136 literal a), la Sala precisa respecto del segundo supuesto, que la conexidad competitiva refiere a la identidad o similitud entre los productos y/o los servicios amparados por el signo y/o la marca registrad. La identidad de productos y servicios permite confirmar que existiría el riesgo de confusión de haber cumplido el primer supuesto de la causal bajo análisis.

Si las marcas confrontadas identifican productos o servicios diferentes, deberá examinarse el grado de vinculación o relación competitiva entre los mismos, teniendo en cuenta que la pertenencia a una misma clase no determina su semejanza y la ubicación en clases distintas tampoco prueba ausencia de conexidad. 60. Para examinar el grado de vinculación o relación competitiva entre productos y/o servicios, el Tribunal Andino de Justicia[48], ha propuesto criterios como la naturaleza y género semejantes, canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización similares, el uso de medios de publicidad afines, relación o vinculación y grado de sustitución, intercambiabilidad o complementariedad, finalidad y tipo de consumidor al que se dirigen y, ha indicado, que no es necesario que se den todos pero sí que concurran varios de ellos. 61.

La Sala observa, por una parte, que el signo mixto solicitado ampara “[…] productos de cuero, pieles de animales e imitaciones de los anteriores materiales; bolsos incluyendo bolsos de material textil, artículos de viaje comprendidos en esta clase, bolsos de viaje, baúles, equipaje y artículos de equipaje, bolsas de viaje, bolsas de paja, bolsos, mochilas, morrales, maletines escolares, cartapacios, carteras, canguros, bolsos de mano, billeteras, monederos; maletas incluyendo maletas de viaje, maletas de fin de semana, maletines, portadocumentos, estuches para tarjetas de crédito, tarjeteros, estuches para cosméticos, productos de tocador y neceseres, bolsas para joyería en esta clase, estuches para llaves, portallaves, leontinas para llaves y llaveros en esta clase; paraguas […]”, productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por otra parte, la marca registrada cuyo titular es la parte demandante ampara “[…] vestidos, calzado y sombrerería […]”, en la Clase 25 ibidem. 62. Al analizar los productos amparados por las marcas cotejadas, la Sala encuentra que se presenta conexidad competitiva entre los productos amparados a pesar de pertenecer a una clase distinta del nomenclátor.

Además es usual que se encuentren en los mismos canales de venta o de comercialización, y que compartan los mismos medios de publicidad, como son radio, televisión o prensa. 63. Así las cosas el consumidor medio, al encontrar los productos supra en el mercado, podría confundir el signo y la marca, tener la errada convicción que su origen empresarial es el mismo o que está relacionado motivo por el cual se presenta riesgo de confusión y de asociación y puede concluirse que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a).

En este sentido, la Sala estima que le asistió razón a la parte demandada cuando concluyó que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad sub examine pues se cumplen los dos supuestos a que refiere la causal. 64. En consecuencia, la Sala desestimará los argumentos de la parte demandante y considera innecesario realizar el cotejo respecto de las demás marcas mixtas registradas VZ y VELEZ, cuyo titular es el tercero con interés, motivo por el cual concluye que el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

De la supuesta vulneración de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política 65. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, y atendiendo a los supuestos analizados a lo largo de la sentencia, considera la Sala que el trámite administrativo adelantado por la parte demandada se ajustó plenamente a lo previsto en la normativa aplicable garantizando el derecho al debido proceso, el derecho de contradicción y el de defensa de la parte demandante. 66.

En efecto, la decisión tomada por la parte demandada no es aislada ni se abstrae de los antecedentes del asunto; por el contrario, es una decisión fundada y motivada que atiende a la aplicación de los principios constitucionales, andinos y legales que protegen y regulan la propiedad intelectual y en particular el sistema atributivo de la propiedad industrial. 67.

Al respecto, la Sala observa que la parte demandante, el 15 de julio de 2009, radicó tres solicitudes de registro de marcas mixtas VZ, para identificar productos en las Clases 9, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales se tramitaron en los expedientes núms. 09073645, 09073648 y 09073729. De estas tres solicitudes, la tramitada en el expediente núm. 09073729 fue la que presentó la parte demandante para demostrar su legítimo interés en el mercado colombiano habida cuenta que había presentado una oposición andina contra la solicitud del tercero con interés radicada el 11 de marzo de 2009 y tramitada bajo el expediente núm. 09025120.

En el trámite en mención, la parte demandante en este proceso sustentó su defensa en el escrito de oposición[49] argumentando la confundibilidad entre la marca mixta VZ solicitada por el tercero con interés y su marca mixta VZ en los siguientes términos: “[…] [pic] […] [pic] […]”. 68. A pesar de los argumentos del opositor arriba trascritos, la parte demandada declaró infundada la oposición fundamentada en el registro peruano para la marca mixta [pic] y concedió al hoy tercero con interés el registro de la marca mixta [pic] en la Clase 25 de la mencionada Clasificación; no obstante, la hoy parte demandante, no ejerció acción de nulidad alguna contra los actos administrativos que declararon infundada tal oposición. Posterior a la expedición de los mencionados actos administrativos, la parte demandada, al analizar de fondo la solicitud de registro de la marca mixta [pic] en la Clase 18 de la Clasificación Internacional, con la que se había demostrado el interés legítimo en el mercado por la hoy parte demandante y, con fundamento en los derechos previos consolidados del tercero con interés sobre la marca [pic], consideró que no pueden coexistir en el mercado colombiano las marcas mixtas [pic] y [pic] en las Clases 18 y 25, respectivamente, por razón de sus similitudes. 69.

Teniendo en cuenta lo anterior, la parte demandada acertadamente tuvo en cuenta que el tercero con interés ostentaba derechos previos sobre las marcas mixtas [pic] y [pic] para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que, dadas las semejanzas con la marca mixta [pic] solicitada en la Clase 18, las marcas no podían coexistir en el mercado. 70.

En consecuencia, la Sala desestimará el argumento de que la entidad administrativa demandada no resolvió todas las cuestiones, en torno a la concesión del registro marcario solicitado teniendo en cuenta que consideró que los derechos prioritarios del tercero con interés sobre sus marcas, la legitimaban para hacerlos prevalecer sobre signos radicados posteriormente en el registro, por razón del sistema atributivo de la propiedad industrial y de la aplicación del principio primero en el tiempo, primero en el derecho. 71.

La Sala tampoco encuentra sustento al argumento que la parte demandada no otorgó la oportunidad procesal necesaria para que la parte demandante ejerciera su derecho a contradecir la decisión tomada, toda vez, que la decisión de apelación pone fin a la vía gubernativa y la oportunidad adicional para controvertir tal decisión era a través de la acción de nulidad relativa que en efecto ejerció. 72.

Finalmente, aún si la parte demandante ostentaba derechos sobre la marca [pic] en otro país andino, la normativa andina le confiere la facultad de oponerse a la solicitud marcaria de [pic] en la República de Colombia, exigiéndole demostrar su interés legítimo con la presentación de una solicitud de registro sobre la marca mixta [pic] cuya titularidad ostenta.

No obstante, el hecho de que la normativa andina le conceda ese efecto extraterritorial al registro de [pic], no le garantiza que la oposición se declarará fundada ni que su solicitud de registro para la marca mixta [pic] será concedida en la misma o en otra Clase de la Clasificación. 73. Si la oposición que presentó la hoy parte demandante, basada en la supuesta confundibilidad de su marca mixta [pic] y de la marca mixta [pic] en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se declaró infundada, lo razonable, era controvertir ante la jurisdicción contenciosa tal decisión -lo que no hizo la parte demandante-, y no esperar, con fundamento en la confianza legítima, a que la parte demandada se pronunciara en el mismo sentido dentro de un trámite administrativo diferente, nuevamente en contra de los argumentos iniciales de la parte demandante de que la marca mixta [pic] y la marca mixta [pic] eran confundibles. 74.

Es a partir del análisis motivado de las circunstancias particulares que envuelven el caso sub lite, que la parte demandada decidió autónomamente, sin que pueda afirmarse que tal autonomía viola el principio de igualdad o de confianza legítima como lo pretende hacer ver la parte demandante. Como lo señaló la Interpretación Prejudicial, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas no se limita a las decisiones de otras Oficinas Competentes de los Estados Miembros de la Comunidad Andina sino a decisiones previas de la propia oficina competente y, por ello, es viable que la parte demandada tenga la autonomía para utilizar o no como precedentes sus propias actuaciones, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Por lo anterior, los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad. Conclusión 75. A juicio de la Sala, no prosperan el cargo relativo a la indebida aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto el signo mixto solicitado VZ si presenta similitudes confundibles de tipo ortográfico, fonético y visual con la marca registrada VZ cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 76.

Tampoco prospera el cargo relativo a la violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia por cuanto la parte demandada, en su autonomía propia, examinó, motivó y decidió el caso sub examine sin vulnerar el debido proceso ni la libertad o igualdad de las partes involucradas y terceros intervinientes. 77. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada María Cristina Rincón Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 41.772.055 y con tarjeta profesional de abogada núm. 30.136 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 486 a 488 del expediente, como apoderada especial de la parte demandada.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 a 6 [2] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [3] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [4] Cfr. Folios 84 a 109 [5] Cfr. Folios 3 y 4 [6] “[…] Artículo 136.

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [7] “Régimen de Propiedad Industrial” [8] “[…] Artículo 13.

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”. [9] “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. [10] Cfr. Folio 96 [11] Ibidem [12] Cfr. Folio 101 [13] Ibidem [14] Cfr. Folio 143 [15] Cfr. Folio 144 [16] Ibidem [17] Ibidem [18] Cfr. Folio 262 [19] Cfr. Folio 264 [20] Cfr. Folio 270 [21] Cfr. Folios 309 a 317 [22] Cfr. Folio 364 [23] Cfr. Folios 375 a 394 [24] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. [25] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: […] d) las letras y los números; […]”. [26] Cfr. Folio 396 [27] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [28] Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [29] Cfr. Folio 486 a 488 [30] “[…] El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]” [31] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [32] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. [33] Cfr. Folios 8 a 12 [34] […] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [36] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [37] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [38] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [39] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [40] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [41] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [42] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [43] Cfr. Folios 374 a 394 [44] […] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: […] d) las letras y los números; […]”. [45] Cfr. Folios 381 [46] Cfr. Folios 382 y 383 [47] Cfr. Folio 382 [48] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretaciones Prejudiciales 70-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016, 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017, 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, entre otras. [49] Expediente administrativo núm. 09025120.

Memorial de oposición presentado por GSM.