11001-03-24-000-2012-00302-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2012-00302-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2019-07-18

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Iq Outsourcing S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes. En efecto, la marca mixta solicitada se compone de tres palabras separadas, IQ, INFORMATION y QUALITY que suman veinte (20) letras, separadas además por la disposición del diseño. De otro lado, la marca mixta registrada consta de una sola palabra de trece (13) letras, derivada de la combinación de las expresiones IQ y OUTSOURCING, diferenciadas únicamente por el tipo de fuente del diseño. Por lo anterior, no hay similitud ortográfica entre las marcas, susceptible de generar confusión en el consumidor. […] Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y la marca registrada, en forma sucesiva, […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de las dos marcas es diferente. Además, que las denominaciones correspondan a la combinación de elementos comunes o explicativos, como ya se concluyó línea atrás, hace que el consumidor especializado de los servicios de la Clase 42 se encuentre en posibilidad de diferenciar entre los conjuntos analizados. […] Las marcas comparadas ofrecen elementos de diseño, como los tipos o colores de fuente, que si bien no están llamados a desplazar al elemento denominativo, ocupan un papel relevante para el caso, ya que por la configuración visual de cada uno, el consumidor promedio de los servicios de las clases 35 y 42 se encontrará en capacidad de diferenciarlas. La presencia de una figura heráldica en la marca mixta solicitada como marco para el elemento IQ en un tamaño de fuente significativamente mayor a los elementos INFORMATION QUALITY, ofrece una impresión particular a la marca solicitada, que suma diferencias frente a la marca registrada, que no contiene figura o característica gráfica particular alguna, ajena a las tipos y tamaños de fuente. Por lo tanto, la Sala concluye, a partir de la comparación realizada, que existen suficientes diferencias entre las marcas analizadas en conjunto. […] Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. En relación con el elemento IQ, ya la Sala ha manifestado que el mismo es un elemento de uso común, cuyo significado carecerá de relevancia para la diferenciación de los signos. Las palabras en idioma extranjero INFORMATION y QUALITY de la marca mixta solicitada resultan explicativas para el tipo de usuario de los servicios de la Clase 42 amparada por la misma. Esta circunstancia permite concluir que el consumidor encontrará que tales expresiones son elementos de carácter informativo, acompañados de la sigla formada por sus letras iniciales. Por otra parte, en relación con la marca mixta registrada, combina la expresión IQ con la expresión OUTSOURCING, que también resulta de carácter explicativo, y por lo tanto, su presencia ofrece un significado fácilmente diferenciable para el consumidor. Corolario de lo expuesto, entre la marca solicitada y la marca registrada existen diferencias de carácter ortográfico, fonético, visual y conceptual suficientes para evitar confusión o asociación para el consumidor.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es IQ en las clases 9, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de NizaPara la Sala, las pruebas aportadas demuestran que el elemento IQ es de uso común “[…] en relación con los productos amparados por el signo solicitado […]”. Para el caso concreto, los productos amparados por la marca mixta solicitada son servicios y productos relacionados con tecnología, tales como programas de computación (software), aparatos para el procesamiento de datos, servicios relacionados con tecnología (software como arrendamiento de servicios) y servicios que se sirven del procesamiento de datos, incluidos en las clases 9, 35 y 42.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / EXPRESIÓN EXPLICATIVA - Lo son INFORMATION y QUALITYSobre los elementos INFORMATION y QUALITY, presentes en la marca mixta solicitada, la Sala encuentra que son palabras en idioma extranjero, y por lo tanto, acoge los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, en donde establece: “[…] el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros […]". Al respecto la Sala encuentra que las palabras INFORMATION y QUALITY son comprensibles y de conocimiento generalizado para el tipo de usuario profesional de los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no solamente a causa de su escritura y cercanía estructural a las palabras INFORMACIÓN y CALIDAD en castellano, sino también a causa de su uso generalizado para una persona medianamente familiarizada con el manejo de programas de ordenador o sistemas de información. Existe además una relación entre los conceptos de INFORMACIÓN y CALIDAD y servicios amparados por la marca mixta solicitada, tales como “consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información”. En suma, para la Sala, las expresiones INFORMATION y QUALITY son expresiones explicativas.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / EXPRESIÓN EXPLICATIVA - Lo es OUTSOURCINGFrente a la palabra en idioma extranjero OUTSOURCING, presente en la marca mixta registrada, resultan igualmente aplicables los criterios citados en ordinal anterior para ser considerada una expresión explicativa. Si bien la expresión OUTSOURCING no ofrece similitud estructural con una palabra en castellano, en virtud del tipo de usuario de los servicios amparados por la marca mixta solicitada, e incluso aquellos usuarios normalmente involucrados en la gestión de negocios comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la expresión OUTSOURCING resulta de uso generalizado, especialmente por ser un anglicismo adoptado en el lenguaje cotidiano para referir a una modalidad de contratación de servicios que es transversal a cualquier tipo de actividad económica. Por demás, la Sala pudo constatar en la oficina virtual de propiedad industrial de la parte demandada que, para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, coexistían en el registro de marcas para la identificación de servicios de las clases 35 y 42, más de veinte (20) registros que incluían la expresión OUTSOURCING a nombre de más de una docena de diferentes titulares.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL – Marco jurídico / PROTECCION DEL SIGNO NOTORIO – Marco jurídico / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto IQ INFORMATION QUALITY en la clase 42 por no existir identidad o similitud con la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes.

En efecto, la marca mixta solicitada se compone de tres palabras separadas, IQ, INFORMATION y QUALITY que suman veinte (20) letras, separadas además por la disposición del diseño. De otro lado, la marca mixta registrada consta de una sola palabra de trece (13) letras, derivada de la combinación de las expresiones IQ y OUTSOURCING, diferenciadas únicamente por el tipo de fuente del diseño. Por lo anterior, no hay similitud ortográfica entre las marcas, susceptible de generar confusión en el consumidor. […] Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y la marca registrada, en forma sucesiva, […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de las dos marcas es diferente.

Además, que las denominaciones correspondan a la combinación de elementos comunes o explicativos, como ya se concluyó línea atrás, hace que el consumidor especializado de los servicios de la Clase 42 se encuentre en posibilidad de diferenciar entre los conjuntos analizados. […] Las marcas comparadas ofrecen elementos de diseño, como los tipos o colores de fuente, que si bien no están llamados a desplazar al elemento denominativo, ocupan un papel relevante para el caso, ya que por la configuración visual de cada uno, el consumidor promedio de los servicios de las clases 35 y 42 se encontrará en capacidad de diferenciarlas.

La presencia de una figura heráldica en la marca mixta solicitada como marco para el elemento IQ en un tamaño de fuente significativamente mayor a los elementos INFORMATION QUALITY, ofrece una impresión particular a la marca solicitada, que suma diferencias frente a la marca registrada, que no contiene figura o característica gráfica particular alguna, ajena a las tipos y tamaños de fuente.

Por lo tanto, la Sala concluye, a partir de la comparación realizada, que existen suficientes diferencias entre las marcas analizadas en conjunto. […] Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

En relación con el elemento IQ, ya la Sala ha manifestado que el mismo es un elemento de uso común, cuyo significado carecerá de relevancia para la diferenciación de los signos. Las palabras en idioma extranjero INFORMATION y QUALITY de la marca mixta solicitada resultan explicativas para el tipo de usuario de los servicios de la Clase 42 amparada por la misma.

Esta circunstancia permite concluir que el consumidor encontrará que tales expresiones son elementos de carácter informativo, acompañados de la sigla formada por sus letras iniciales. Por otra parte, en relación con la marca mixta registrada, combina la expresión IQ con la expresión OUTSOURCING, que también resulta de carácter explicativo, y por lo tanto, su presencia ofrece un significado fácilmente diferenciable para el consumidor.

Corolario de lo expuesto, entre la marca solicitada y la marca registrada existen diferencias de carácter ortográfico, fonético, visual y conceptual suficientes para evitar confusión o asociación para el consumidor. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es IQ en las clases 9, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza Para la Sala, las pruebas aportadas demuestran que el elemento IQ es de uso común “[…] en relación con los productos amparados por el signo solicitado […]”.

Para el caso concreto, los productos amparados por la marca mixta solicitada son servicios y productos relacionados con tecnología, tales como programas de computación (software), aparatos para el procesamiento de datos, servicios relacionados con tecnología (software como arrendamiento de servicios) y servicios que se sirven del procesamiento de datos, incluidos en las clases 9, 35 y

42. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / EXPRESIÓN EXPLICATIVA - Lo son INFORMATION y QUALITY Sobre los elementos INFORMATION y QUALITY, presentes en la marca mixta solicitada, la Sala encuentra que son palabras en idioma extranjero, y por lo tanto, acoge los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, en donde establece: “[…] el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros […]".

Al respecto la Sala encuentra que las palabras INFORMATION y QUALITY son comprensibles y de conocimiento generalizado para el tipo de usuario profesional de los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no solamente a causa de su escritura y cercanía estructural a las palabras INFORMACIÓN y CALIDAD en castellano, sino también a causa de su uso generalizado para una persona medianamente familiarizada con el manejo de programas de ordenador o sistemas de información. Existe además una relación entre los conceptos de INFORMACIÓN y CALIDAD y servicios amparados por la marca mixta solicitada, tales como “consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información”.

En suma, para la Sala, las expresiones INFORMATION y QUALITY son expresiones explicativas. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto IQ INFORMATION QUALITY y la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial IQ OUTSOURCING / EXPRESIÓN EXPLICATIVA - Lo es OUTSOURCING Frente a la palabra en idioma extranjero OUTSOURCING, presente en la marca mixta registrada, resultan igualmente aplicables los criterios citados en ordinal anterior para ser considerada una expresión explicativa.

Si bien la expresión OUTSOURCING no ofrece similitud estructural con una palabra en castellano, en virtud del tipo de usuario de los servicios amparados por la marca mixta solicitada, e incluso aquellos usuarios normalmente involucrados en la gestión de negocios comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la expresión OUTSOURCING resulta de uso generalizado, especialmente por ser un anglicismo adoptado en el lenguaje cotidiano para referir a una modalidad de contratación de servicios que es transversal a cualquier tipo de actividad económica.

Por demás, la Sala pudo constatar en la oficina virtual de propiedad industrial de la parte demandada que, para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, coexistían en el registro de marcas para la identificación de servicios de las clases 35 y 42, más de veinte (20) registros que incluían la expresión OUTSOURCING a nombre de más de una docena de diferentes titulares.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 229 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00302-00 Actor: IQ OUTSOURCING S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Tema: COTEJO DE MARCAS MIXTAS - MARCA MIXTA IQ INFORMATION QUALITY SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por IQ Outsourcing S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio del medio de control de nulidad, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40000 de 5 de agosto de 2009, 62321 de 30 de noviembre de 2009 y 67695 de 29 de noviembre de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES La demanda IQ Outsourcing S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], presentó demanda[2] invocando la acción de nulidad establecida en el artículo 84[3] de Decreto 01 del 2 de enero de 1984[4], en adelante Código Contencioso Administrativo[5], que se interpreta como presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[6] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7].

La demanda se presentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009, “Por cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución núm. 62321 del 30 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución núm. 67695 del 29 de noviembre de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

La última de las mencionadas resoluciones concedió el registro como marca del signo mixto IQ INFORMATION QUALITY para identificar “consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información”, servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que el signo IQ OUTSOURCING es un signo notoriamente conocido en Colombia y ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro núm. 436753, asignado a la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] 3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 40000 del 5 de agosto de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 08-121827, por medio de la cual se estableció que el signo IQ OUTSOURCING, de propiedad de mi representada, no es un signo notoriamente conocido en Colombia, según la evidencia presentada. 3.2.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 62321 del 30 de noviembre de 2009, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 08-121827, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por IQ OUTSORCING S.A. e IQ INFORMATION QUALITY LTDA. en contra de la Resolución No. 40000 del 5 de agosto de 2009, confirmándola en todas sus partes. 3.3.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 67695 de 29 de noviembre de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 08-121827, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por IQ OUTSORCINGS.A. e IQ INFORMATION QUALITY LTDA. en contra de la Resolución No. 40000 del 5 de agosto de 2009, confirmando que el signo IQ OUTSOURCING, de propiedad de mi representada, no es un signo notoriamente conocido en Colombia, según la evidencia presentada, pero revocando la decisión contenida en la Resolución No. 40000 del 5 de agosto de 2009, para declarar infundada la oposición presentada por IQ OUTSOURCING S.A. y conceder el registro de la marca IQ INFORMATION QUALITY (mixta) en clase 42, a favor de la sociedad IQ INFORMATION QUALITY S.A.S. 3.4.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva: i) declarar que el signo IQ OUTSOURCING, de propiedad de mi representada, es un signo notoriamente conocido en Colombia; y ii) ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca IQ INFORMATION QUALITY (mixta), para identificar servicios comprendidos en la clase 42 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 08-121827. 3.5.

En consonancia con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 436753 asignado a la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios comprendidos en la clase 42 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 08- 121827. 3.6.

En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro que se asignó a la marca mixta IQ INFORMATIONQUALITY para identificar servicios comprendidos en la clase 42 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 08-121827. 3.7. Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.8.

Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.9.

Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada.[…]”. Presupuestos fácticos La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: El 14 de noviembre de 2008, IQ Information Quality Ltda. solicitó el registro de la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY, para identificar "consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información", servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 600 del 30 de enero de 2009. IQ Outsourcing S.A. presentó oposición con fundamento en el uso previo y notoriedad del nombre comercial IQ OUTSOURCING, y las causales de irregistrabilidad de los literales a), b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009, declaró fundada la oposición presentada por IQ Outsourcing S.A. y negó el registro de la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios comprendidos en Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en lo establecido en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

IQ Outsourcing S.A. y IQ Information Quality Ltda. interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009. La Directora de Signos Distintivos, mediante Resolución núm. 62321 de 30 de noviembre de 2009, resolvió los recursos de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009 y conceder los recursos de apelación. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 67695 de 29 de noviembre de 2011, resolvió los recursos de apelación, y revocó la Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009, para, en su lugar, declarar infundada la oposición presentada por IQ Outsourcing S.A. y conceder el registro de la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY para identificar “consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información”, servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de los literales a), b) y h) del artículo 136[9] de la Decisión 486. Concepto de la violación La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: Con los actos acusados, la demandada violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto: “[…] el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en las Resoluciones No. 40000 del 5 de agosto de 2009, y en la Resolución 67695 de 29 de noviembre de 2011, erradamente estableció que no hay suficiente acervo probatorio para demostrar la actividad pública, la (sic) constante, ininterrumpida y pacífica de IQ OUTSOURCING S.A. al período anterior al año 2006 […]”[10].

Adujo que “[…] El nombre comercial IQ OUTSOURCING es un signo distintivo que ha venido siendo utilizado de manera ininterrumpida en el mercado para identificar actividades tales como la asesoría y prestación de servicios en materias de sistemas, contabilidad administración, desde 1997 […]”[11]. Al respecto indicó que “[…] conforme las pruebas allegadas al proceso que reposan en el expediente No. 08 121827, el signo en cuestión es notoriamente conocido por los consumidores reales o potenciales de los servicios que distingue IQ OUTSOURCING […]”[12].

También manifestó que con los actos acusados, la demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto: “[…] la marca IQ OUTSOURCING de propiedad de mi representada es muy similar a la marca IQ INFORMATION QUALITY solicitada, y evidentemente generan confusión […]”[13]. Al respecto, sostuvo que “[…] Las dos marcas usan, en primer lugar, como símbolo predominante la partícula "IQ" la cual está compuesta por una I mayúscula con rayas y a su lado derecho una Q mayúscula.

Además de lo anterior, las letras que se enfatizan en ambos gráficos (IQ) son precedidas o acompañadas por palabras que un consumidor promedio no va a distinguir, pues sólo con saber que provienen de un lenguaje diferente al español (OUTSOURCING - INFORMATION QUALITY), el consumidor no entra a analizar el significado de la palabra […]”[14].

Manifestó que, con los actos acusados, la demandada violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto: “[…] Se ha probado a lo largo del proceso, que el Nombre Comercial que se pretende proteger, IQ OUTSOURCING S.A, desde antes del 14 de Noviembre de 2008 (fecha de solicitud del registro), ya ejercía una actividad comercial, continua, efectiva, pública, y permanente […]”[15].

Finalmente, advirtió que “[…] El signo solicitado pretende distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente: "Desarrollo y soporte de ordenadores, Software y Hardware, Consulta en Materia' de Ordenadoras." A su vez, el Nombre Comercial IQ OUTSORCING (sic) ha sido empleado para amparar servicios de la clase 35 como: "Gestión de negocios comerciales y administración comercial, Publicidad y Negocios".

Por su parte, el Nombre Comercial IQ OUTSOURCINGS.A, ha sido utilizado para negocios de oficina, administración y manejo de datos, servicios comprendidos en la misma clase 35. […]”[16]. Contestación de la demanda La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no viola las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que “[…] como resultado de la valoración de las pruebas se dilucidó que ‘(…) del análisis del acervo probatorio se puede concluir que el nombre comercial IQ OUTSOURCING, está siendo utilizado en el mercado colombiano, no obstante, las pruebas no permiten inferir el grado de conocimiento que tienen los consumidores del sector pertinente respecto de los servicios suministrados por el signo opositor, pues los documentos aportados no son la prueba idónea que permita establecer con claridad la notoriedad de la marca opositora.

En efecto, no obra en el expediente documento alguno, como es un estudio de mercadeo en el cual se evidencia el grado de conocimiento del nombre comercial en el sector pertinente, así como tampoco se allegan pruebas que demuestran la difusión de la marca en el territorio colombiano por medio de los diferentes medios publicitarios (…)’ […]”[17].

Argumentó que “[…] la marca IQ OUTSOURCING, está compuesta por dos palabras la primera compuesta por 2 letras y la segunda compuesta por 11 letras, en tanto que la marca IQ INFORMATION QUALITY conformada por tres palabras, la primera por dos letras, la segunda por 11 letras y la última por 7 letras. Así mismo, se tiene que las marcas en estudio se diferencian por las palabras OUTSORCING (sic) y INFORMATION QUALITY, situación más que suficiente para determinar su disparidad […]”[18].

También manifestó que “[…] Aunque los signos en confrontación comparten las letra IQ, tal coincidencia no es suficiente para negar el registro de una marca, y ‘teniendo en cuenta los elementos nominativos que conforman los signos analizados, los cuales dotan a los mismos de un significado conceptual diferente que permite individualizar cada conjunto.

Ahora bien los gráficos utilizados por las marcas fundamento de la negación refuerzan las diferencias atrás anotadas, como quiera que la caligrafía y diseño empleado en las siglas IQ difiere sustancialmente (…)’ […]”[19]. IQ Information Quality S.A.S., vinculada en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: Respecto a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 indicó que “[…] La marca IQ INFORMATION QUALITY es lo suficientemente distintiva puesto que se trata de una marca mixta que contiene un elemento gráfico sustancialmente diferente al contenido en la marca IQ OUTSOURCING […]”[20].

Argumentó que “[…] considerar que los signos resultan confundibles es otorgar al opositor un derecho de exclusiva sobre las letras IQ que, como lo manifestó la Dirección de Signos Distintivos en las resoluciones 40000 de 2009 y 62321 de 2009, corresponde a un fonema inapropiable por parte de terceros […]”[21]. Al respecto, manifestó que “[…] existen diferentes marcas registradas que contienen las letras IQ, para identificar servicios relacionados con la gestión documental, la administración de negocios, la informática, con servicios financieros y con productos relacionados con los ordenadores, como software, medios magnéticos para guardar la información, entre otros, […]”[22].

Y concluyó: “[…] La marca IQ OUTSOURCING está conformada por elementos que individualmente considerados no son susceptibles de apropiación exclusiva, por ende ninguno de ellos puede ser obstáculo para que terceros los utilicen dentro de sus signos distintivos (marcas, nombres y enseñas comerciales) acompañados de gráficos y términos diferentes […]”[23].

También manifestó que “[…] La naturaleza de unos y otros servicios difiere completamente, los servicios de la clase 35 identificados por el signo IMAGE QUALITY OUTSOURCING son de administración comercial, por el contrario los servicios de la clase 42 que identifica la marca registradas IQ INFORMATION QUALITY son de naturaleza informática específicamente de seguridad informática en medios de pago […]”[24].

Frente a los derechos aducidos por la parte demandante, el tercero con interés manifestó que “[…] la sociedad IQ Outsourcing no acreditó el uso del nombre comercial, puesto que las pruebas que aportó hacen referencia a IMAGE QUALITY OUTSOURCING […]”[25]. Audiencia Inicial La audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se llevó a cabo el 13 de junio de 2014[26], en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] determinar si las Resoluciones núms. 40000 del 5 de agosto de 2009, 62321 del 30 de noviembre de 2009 y 67695 del 29 de noviembre de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY a favor de IQ INFORMATION QUALITY S.A.S., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los literales a), b) y h) de artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia, iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, teniéndose como pruebas los documentos aportados con la demanda y se decretaron pruebas documentales solicitadas en el escrito de contestación del tercero con interés, iv) luego de lo cual se determinó que “[…] se suspenderá el proceso para la elaboración de la respectiva solicitud de interpretación prejudicial […]” y que “[…] finalizada la audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación que se indica en el párrafo que antecede.

Cumplida la actuación se continuará el trámite pertinente […]”, v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A.C.A. […]”, por lo que prescindió de la audiencia de pruebas. Audiencia de pruebas Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas.

Interpretación Prejudicial El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 13 de junio de 2014[27], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. El 25 de febrero de 2016, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 401-IP-2015[28], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. – De oficio: 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 […]”[29], exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Audiencia de alegaciones y juzgamiento Visto el inciso final del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 2018[30] decretó la reanudación del proceso y consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario realizar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal […]”, por lo que ordenó correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran por escrito los alegatos de conclusión, e indicó que dentro del mismo término, el Ministerio Público podía presentar concepto.

Durante el plazo en mención, la parte demandante reiteró los argumentos de nulidad expuestos en la demanda. La parte demandada, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia Visto el artículo 149[31] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80[32] de 12 de marzo de 2019[33], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 401-IP-2015 del 25 de febrero de 2016; vii) el marco jurídico de la protección de marcas registradas; viii) el marco jurídico de la protección del nombre comercial; ix) el marco jurídico de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y x) el análisis del caso concreto.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados La Sala procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados, sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así: Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009[34], mediante la cual Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por IQ Outsourcing S.A. y negó el registro de la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY, solicitada por IQ Information Quality S.A.S., para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución se indicó: “[…] 3. Caso en estudio En el presente caso, la sociedad opositora igualmente argumentó la existencia de su nombre comercial, para lo cual se soporta en la evidencia presentada para su alegato de notoriedad. Al respecto, la División encuentra que de las pruebas encontradas, la información entregada por la revisora fiscal y las facturas de venta, así como la presentación de propuestas de servicios permiten inferir la existencia de relaciones comerciales, como sobre ello dan razón las constancias expedidas por terceros empresarios quienes aseguran tener relaciones comerciales con la sociedad mencionada, siempre sosteniendo el uso del nombre comercial IQ Outsoursing (sic) S.A. en particular para los años de 2006 a 2008 inclusive, relaciones entre empresarios que permiten inferir un nombre comercial independientemente que no se haya demostrado su presencia efectiva en la recordación de los consumidores. […] […] encuentra la División que la marca solicitada se presta para confusión respecto del signo opositor IQ Outsoursing y con el nombre comercial IQ Outsoursing S.A., teniendo en cuenta que se excluirán del análisis la terminación "S.A." por ser indicativa de un tipo societario.

En primer lugar, debe hacerse la aclaración pertinente respecto de las letras "IQ", sobre las cuales no puede alegarse exclusividad por tratarse de fonemas que no corresponden a la propiedad de ningún empresario, siendo posible ser utilizadas en signos que contengan elementos gráficos, visuales, auditivos y conceptuales que generen diferencia e individualicen a cada uno de ellos, esto es, que su apreciación en conjunto no presente semejanzas. […] El elemento gráfico no es suficiente para poder individualizar los signos, toda vez que en cada uno de los signos presentados predominan las letras "IQ", en mayúscula y con líneas horizontales.

El consumidor asumirá que la marca solicitada presenta un elemento gráfico novedoso, producto del cambio de imagen, de una figura que se asociará con el nuevo servicio, pero que no se desliga del origen empresarial propio de la sociedad opositora. IQ Outsourcing S.A., de manera que no se indicará un origen empresarial distinto. […] Bajo los anteriores parámetros, el signo solicitado pretende distinguir "desarrollo y soporte de ordenadores, software y hardware, consulta en materia de ordenadores'', servicios comprendidos en la clase 42 internacional.

Los registros del opositor se encargan de amparar servicios en la clase 35 tales como "gestión de negocios comerciales y administración comercial.; publicidad y negocios"; por su parte, del nombre comercial opuesto se determina según la evidencia existente, que ha sido usado para negocios de oficina, administración y manejo de datos (clase 35) carteras y estados financieros (36), y de manejo de programas de ordenador para tales fines (42).

Dada la finalidad de los productos y servicios, la necesidad que pretenden suplir, la forma en la cual son ofrecidos y sus canales de comercialización, el consumidor se encontrará en una posición donde fácilmente asociará los servicios ubicados que se encuentran en dos clases diferentes, pero altamente relacionadas, siendo claro que por el tipo de servicios, el uso compartido de los mismos, así como de las especialidad que se requieren para su creación, gestión, manejo y puesta en el público serán asociados, por cuanto el consumidor entenderá que el proveedor de servicios de gestión y manejo de oficina ofrece sus programas informáticos y soporte de los mismos, así como de otras áreas de la informática, ofrecidos en los mismos mercados, enfocados hacia la misma clientela en situaciones particulares, por lo cual el consumidor fácilmente los asocia a la misma empresa.

De manera que la marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad expuestas dentro de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […] En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición de que da cuenta el artículo segundo de la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca IQ Information Quality solicitado por la sociedad IQ Information Quality Ltda. para proteger servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, novena edición. […]” (Destacado de la Sala) Resolución núm. 62321 de 30 de noviembre de 2009[35], mediante la cual Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió los recursos de reposición contra la Resolución núm. 40000 del 5 de agosto de 2009, confirmándola y concediendo los recursos de apelación. En la resolución se indicó: “[…] En primer lugar debe establecerse que los documentos que se encuentran en copia simple relacionados en los numerales 1, del anexo A, y anexo C, no deben ser tenidos en cuenta en la valoración de pruebas en tanto no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil para ostentar el mismo valor probatorio de los originales.

En segundo lugar, de la valoración de las pruebas mencionadas en conjunto, se puede afirmar que la sociedad IQ OUTSOURCING S.A., con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro en estudio (14 de noviembre de 2008), ejercía una actividad comercial continua, efectiva, pública y permanente bajo el nombre IQ OUTSOURCING S.A., en particular entre los años 2006 a 2008.

Estima esta oficina, que las certificaciones emitida por terceros empresarios demuestran la presencia constante de relaciones comerciales, en las cuales la sociedad opositora se identifica como IQ OUTSOURCING S.A., así mismo se evidencia el manejo de cifras relevantes en el ejercicio de la actividad de IQ OUTSOURCING S.A, tal como lo demuestran las facturas de venta aportadas y la certificación del revisor fiscal, de manera que es posible determinar la explotación de los servicios que puede prestar la sociedad opositora.

En conclusión el nombre comercial IQ OUTSOURCING S.A. ha venido siendo usado de forma efectiva en desarrollo del objeto social y que con posterioridad a la fecha de constitución y de registro ha venido usando dicho nombre en el comercio de tales servicios, asistiéndole a dicha sociedad el derecho a oponerse al registro de la marca solicitada. […] En el caso que nos ocupa, ésta Dirección encuentra que entre los signos confrontados se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, pues en efecto, la marca solicitada reproduce el elemento distintivo principal de las marcas previamente registradas y del nombre comercial protegido, esto es la partícula IQ, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para superar la similitud existente entre los signos en conflicto, en tanto la presencia de la partícula IQ puede generar riesgo de confusión indirecta, es decir el consumidor puede pensar que la marca solicitada consiste en una innovación o una derivación de la marca previamente registrada, atribuyéndole el mismo origen empresarial a los signos o a los productos que ellos identifican.

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican las marcas así como con la actividad desarrollada bajo el nombre comercial protegidos. En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir "DESARROLO Y SOPORTE DE ORDENADORES, SOFTWARE Y HARDWARE, CONSULTA EN MATERIA DE ORDENADORES." servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas adoptadas como fundamento para la negación distinguen "GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES Y ADMINISTRACIÓN COMERCIAL.", "PUBLICIDAD Y NEGOCIOS.", comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, y desarrolla las siguientes actividades de acuerdo con su objeto social: "prestación de todo tipo de asesorías en las siguientes áreas; comunicación, sistemas, contabilidad, administración, jurídica, financiera, transferencias electrónicas", entre otras.

De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir servicios relacionados competitivamente con los servicios distinguidos con la marca previamente registrada y la actividad desarrollada bajo el nombre comercial opositor, pues dada la finalidad de los servicios y productos éstas pueden resultar complementarios.

Dada la similitud de los signos el consumidor entenderá que quien provee los servicios de gestión de negocios comerciales y de soporte de actividades como asesoría empresarial financiera o contable, ofrece también los productos informáticos para desarrollarlos, de manera que a su vez los servicios podrían encontrarse dirigidos a clientes de la misma categoría, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] En aras de demostrar la notoriedad del signo IQ OUTSOURCING alegada, el opositor aportó las mismas pruebas relacionadas en el numeral 1. de la presente resolución. […] Con base en el material probatorio relacionado y tomando en consideración entre otros, los factores indicados en el artículo 228 de la Decisión 486, esta oficina debe reiterar lo expuesto en el acto administrativo recurrido que si bien se demuestra la presencia del signo IQ OUTSOURCING, en el mercado y que tal presencia resulta relevante para demostrar su uso, las pruebas no resultan suficientes para demostrara (sic) el amplio conocimiento del signo por parte del sector pertinente, que si bien, como afirma el recurrente es un sector pequeño debido a los servicios que identifica la marca dirigidos básicamente al sector corporativo, tampoco dentro de éste se logran establecer criterios como su grado de conocimiento dentro del mismo, pues no es posible verificar cuál es su composición y frente a otros competidores en qué situación se encuentra el signo. Si bien tal signo distintivo guarda una buena reputación con sus clientes ya adquiridos no se puede determinar dentro de la universalidad del sector pertinente cuál es el grado de conocimiento o aceptación, máxime si se tiene en cuenta que las cifras de ventas que revelan las facturas y la certificación del revisor fiscal, corresponde al común esperado para la prestación de éste tipo de servicios, de manera que de ningún modo es posible inferir la notoriedad de la marca registrada.

Expuesto lo anterior, no se hace necesario analizar los demás presupuestos que incluye el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concluyendo así que el signo solicitado tampoco se encuentra incurso en ésta.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 40000 de 05 de agosto de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]” (Destacado de la Sala) Resolución núm. 67695 de 29 de noviembre de 2011[36], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió los recursos de apelación contra la Resolución núm. 40000 del 5 de agosto de 2009, revocándola y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por IQ OUTSOURCING S.A. y concedió el registro de la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY, solicitada por IQ INFORMATION QUALITY S.A.S., para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución se indicó: “[…] Esta Delegatura observa que aunque los signos confrontados coinciden en el uso de las letras IQ, dicha coincidencia se ve diluida teniendo en cuenta los elementos nominativos que conforman los signos analizados, los cuales dotan a los mismos de un significado conceptual diferente, que permite individualizar cada conjunto.

Ahora bien, los gráficos utilizados por las marcas fundamento de la negación refuerzan las diferencias atrás anotadas, como quiera que la caligrafía y diseño empleado en las siglas IQ difiere sustancialmente. […] Como bien se indicó en el numeral 2.1.3. de esta Resolución, aunque los signos confrontados coinciden en el uso de las letras IQ, dicha coincidencia se ve diluida teniendo en cuenta los elementos nominativos que conforman los signos analizados, los cuales dotan a los mismos de un significado conceptual diferente, que permite individualizar cada conjunto.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los signos en estudio no son susceptibles de generar confusión, es dable decir que no es necesario hacer la valoración de las pruebas aportadas para demostrar el uso del nombre comercial. […] Corresponde a este Despacho analizar la viabilidad de declarar la notoriedad del signo IQ OUTSOURCING, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35a Internacional. […] Valoración en conjunto: De acuerdo con los documentos aportados al expediente, este Despacho advierte que el certificado de existencia y representación legal indica que la indica que la sociedad opositora se constituyó el día 12 de diciembre de 1997, y que además su objeto social es la prestación de todo tipo servidos y asesoría en las áreas de comunicación, sistemas, contabilidad, mercadeo, entre otros.

Asimismo, el cuadro informativo con valores referentes al mercado colombiano, en materia de negocios anuales, realizados por la sociedad opositora, durante los años de 2006 a 2008, aunado a las facturas de compraventa y a las certificaciones allegadas al expediente, dan constancia de la venta de servicios técnicos y de infraestructura, así como también permiten establecer los vínculos comerciales realizados por la sociedad IQ Outsourcing S.A con sus clientes para la venta y comercialización de los servicios señalados en su objeto social.

Por su parte el estudio titulado "Como motivar comportamientos en los clientes", realizado por Centro Nacional de Consultoría, si bien da cuenta de que la sociedad opositora ha hecho esfuerzos por estudiar el comportamiento de sus clientes con el propósito de brindarles un mejor servicio, ello no constituye prueba ni refleja el nivel de conocimiento que tienen los consumidores del nombre comercial IQ OUTSOURCING, ni que el mismo goce del carácter de notorio.

Así las cosas, del análisis del acervo probatorio se puede concluir que el nombre comercial IQ OUTSOURCING, está siendo utilizado en el mercado colombiano, no obstante, las pruebas no permiten inferir el grado de conocimiento que tienen los consumidores del sector pertinente respecto de los servicios suministrados por el signo opositor, pues los documentos aportados no son la prueba idónea que permita establecer con claridad la notoriedad de la marca opositora.

En efecto, no obra en el expediente documento alguno, como es un estudio de mercadeo en el cual se evidencie el grado de conocimiento del nombre comercial en el sector pertinente, así como tampoco se allegan pruebas que demuestren la difusión de la marca en el territorio colombiano, por medio de los diferentes medios publicitarios. En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 40000 de 05 de agosto de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (hoy Dirección).

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por IQ Outsourcing S.A., por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO TERCERO. Conceder el registro de: La marca: IQ INFORMATION QUALITY (mixta) (Según modelo adjunto) Para Distinguir "Consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información". Servicios comprendidos en la clase 42a de la Clasificación Internacional de Niza.- Titular IQ Information Quality S.A.S Domicilio Bogotá D.C., Colombia Dirección Calle 109 No. 18 B — 31 Of. 205 Vigencia Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución ARTICULO CUARTO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad. […]” (Destacado de la Sala) El problema jurídico Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la demanda, la Interpretación Prejudicial y la fijación del objeto del litigio, analizar el conflicto que se plantea entre una marca mixta registrada y la marca mixta solicitada; entre un nombre comercial y la marca mixta solicitada; y un signo distintivo notoriamente conocido y la marca mixta solicitada.

En particular, determinar: a) si la marca mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra o no incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, si es o no confundible con la marca mixta IQ OUTSOURCING, que identifica servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada; b) si la marca mixta solicitada se encuentra incursa o no en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la mencionada Decisión, esto es, si se demostró un derecho sobre el nombre comercial IQ OUTSOURCING y, en caso afirmativo, si la marca mixta solicitada es o no confundible con el mismo; y c) si la marca y nombre comercial invocados por la parte demandante corresponden a signos distintivos notoriamente conocidos en Colombia y, en caso afirmativo, si la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa o no en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136, de la mencionada Decisión, esto es, reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe un signo distintivo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 401-IP-2015 de 25 de febrero de 2016, interpretó por solicitud de la Sala los literales a), b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, y de oficio los artículos 224, 225, 228 y 229 ibidem. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[37], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[38] de la Comisión de la Comunidad Andina[39].

Principios y características del Derecho Comunitario Andino Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[40] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[41].

En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[42], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la Comunidad Andina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44].

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 401-IP-2015 de 25 de febrero de 2016 La Sala procede a destacar los principales pronunciamientos de la Interpretación Prejudicial, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 37.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 38. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. […] 40.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 41.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 42. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". 43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. 44.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto solicitado como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. […] 62.

Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( )". 64.

Adicionalmente, "existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (...) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que el titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. […] 69.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. […] 76. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio.

A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (..')". “[…]

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Si, al comparar un signo denominativo y otro signo mixto, se determina que en este último predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

Si, por el contrario, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Si, en ambos casos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos con parte denominativa compuesta desarrolladas en la presente providencia.

TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

CUARTO: Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

QUINTO: Adicionalmente a los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios, expuestos en la presente interpretación prejudicial. […]” (Destacado de la Sala) Procede entonces la Sala al análisis de los marcos normativos aplicables al caso.

Marco jurídico de la protección de marcas registradas El artículo 136 literal a), junto con el artículo 134 de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo andino que regula el registro y protección de las marcas. Visto el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a una marca previamente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Marco jurídico de la protección del nombre comercial Visto el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, en concordancia con los artículos 190 a 193 y 200 ibidem, que conforman el conjunto normativo andino que regula el depósito y protección del nombre comercial.

Visto el artículo 190 de la Decisión 486, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Visto el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Visto el artículo 192 de la Decisión 486, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Visto el artículo 193 de la Decisión 486, conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. Visto el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. Marco jurídico de la protección del signo distintivo notoriamente conocido El artículo 136, literal h), junto con las disposiciones contenidas los artículos 224 a 229 de la Decisión 486 conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Visto el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i)su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto Atendiendo al contenido de los actos administrativos acusados, la Sala encuentra que las pretensiones en relación con la Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009, que negó el registro de la marca mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios de la Clase 42, y la Resolución núm. 62321 de 30 de noviembre de 2009, que confirmó dicha decisión, deben ser desestimadas por tratarse de actos que fueron revocados por la parte demandada al expedir la Resolución núm. 67695 de 29 de noviembre de 2011, también acusada, y comoquiera que no son actos administrativos definitivos que sean susceptibles de control jurisdiccional.

En consecuencia, en virtud de las pretensiones, los cargos y la fijación del litigio, la Sala analizará las pretensiones que se dirigen contra el acto de concesión del registro de la marca mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Corresponde a la Sala analizar: a) si la marca mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra o no incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, si es o no confundible con la marca mixta IQ OUTSOURCING, que identifica servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada; b) si la marca mixta solicitada se encuentra incursa o no en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la mencionada Decisión, esto es, si se demostró un derecho sobre el nombre comercial IQ OUTSOURCING y, en caso afirmativo, si la marca mixta solicitada es o no confundible con el mismo; y c) si la marca y nombre comercial invocados por la parte demandante corresponden a signos distintivos notoriamente conocidos en Colombia y, en caso afirmativo, si la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa o no en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136, de la mencionada Decisión, esto es, reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe un signo distintivo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 La Sala analizará si la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, es o no confundible con la marca mixta IQ OUTSOURCING, que identifica servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada.

Visto el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es claro que para la configuración de la causal de irregistrabilidad es necesario que entre la marca solicitada y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: i) la marca solicitada debe ser idéntica o semejante a una marca anteriormente registrada y, ii) debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar la marca solicitada y las marcas registradas.

Análisis de los supuestos normativos del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 Primer supuesto del literal a): Identidad o semejanza entre las marcas Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada, la Sala aplicará el criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la “visión en conjunto” respecto del cual la Sala recientemente fijó la siguiente posición[49]: “[…] 55.

La Sala prohíja lo precisado por el Tribunal sobre la “visión de conjunto” y considera que las marcas y los signos nominativos no debe ser mecánicamente desintegrados en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra que integra cada marca o signo a cotejar, por cuanto los consumidores no se guían por diferencias a ese nivel de detalle y de fragmentación de los vocablos. 56.

Como corolario de todo lo anterior, la Sala reitera que la comparación debe realizarse con arreglo a la pauta de visión de conjunto. Sin embargo, frente a signos y marcas mixtos, se debe además determinar previamente cuál de los elementos de cada uno de los signos a ser cotejados, impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor y así determinar el elemento predominante de cada uno de los conjuntos comparados.

Si el elemento predominante del conjunto es el denominativo, la Sala precisa que deberán observarse los criterios para el cotejo de los elementos nominativos simples o complejos, según sea el caso. […]”. (Destacado de la Sala) Adicionalmente, y de acuerdo con los criterios fijados en la Interpretación Prejudicial, deberá establecer si las marcas mixtas cotejadas ofrecen una dimensión más característica que pueda determinar la impresión general en el consumidor.

Así lo determinó: “[…] en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores […]” (Destacado de la Sala)[50].

La marca mixta solicitada La Sala observa que la marca solicitada se compone del elemento denominativo IQ INFORMATION QUALITY y de un elemento gráfico, que consiste en la presentación del elemento IQ en una fuente particular y enmarcada en una forma heráldica, y las palabras INFORMATION y QUALITY en una fuente particular, que se presentan en forma vertical y están adyacentes al extremo superior derecho de la forma heráldica mencionada. [pic] La marca mixta registrada La Sala observa que la marca previamente registrada se compone del elemento denominativo IQ OUTSOURCING y de un elemento gráfico, que consiste en la presentación de los elementos IQ y OUTSOURCING en dos tipos de fuente particulares, en donde el elemento IQ se presenta en un tamaño de fuente significativamente superior al del elemento OUTSOURCING. [pic] Análisis comparativo La Sala realizará el análisis comparativo teniendo en cuenta que los elementos denominativos de las marcas comparadas son de uso común o de naturaleza explicativa y que por lo tanto procede realizar el cotejo con base en la “visión en conjunto” de los elementos gráficos y denominativos de cada marca, como se explica a continuación. Sobre el elemento IQ la parte demandada sostiene que “[…] Aunque los signos en confrontación comparten las letra IQ, tal coincidencia no es suficiente para negar el registro de una marca […]”[51].

En línea con este argumento, el tercero con interés manifestó “[…] existen diferentes marcas registradas que contienen las letras IQ, para identificar servicios relacionados con la gestión documental, la administración de negocios, la informática, con servicios financieros y con productos relacionados con los ordenadores, como software, medios magnéticos para guardar la información, entre otros, […]”[52].

Al respecto, la Sala ha manifestado que “[…] las palabras, expresiones o partículas descriptivas, genéricas, o dictadas por consideraciones de orden técnico, en relación con los productos amparados por el signo solicitado, no serán determinantes para que el consumidor les asigne un carácter distintivo […]”[53] (Destacado de la Sala). Lo anterior en concordancia con la Interpretación Prejudicial, que estableció: “[…] Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar"[…][54].

(Destacado de la Sala) De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el uso común de una expresión debe analizarse en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, lo que significa que debe observarse las razones de hecho que se encuentren demostradas en el expediente para concluir si una expresión es o no de uso común. Por lo mismo, dicho análisis no se limita a verificar la coexistencia de signos en una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino el eventual uso común de la expresión en los productos o servicios que pretende identificar o en productos o servicios conexos, por tratarse de un mismo sector del mercado.

Por esta misma razón, el uso de una expresión en relación con productos o servicios que no ofrecen conexidad alguna, o de sectores del mercado diferenciados, no debe ser considerado para el análisis del uso común de una expresión. La Sala con base en estas consideraciones analizará las pruebas aportadas al expediente sobre el uso de la expresión IQ.

Sobre los elementos INFORMATION y QUALITY, presentes en la marca mixta solicitada, la Sala encuentra que son palabras en idioma extranjero, y por lo tanto, acoge los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, en donde establece: “[…] el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

En suma, para la Sala, las expresiones INFORMATION y QUALITY son expresiones explicativas. Frente a la palabra en idioma extranjero OUTSOURCING, presente en la marca mixta registrada, resultan igualmente aplicables los criterios citados en ordinal anterior para ser considerada una expresión explicativa. Si bien la expresión OUTSOURCING no ofrece similitud estructural con una palabra en castellano, en virtud del tipo de usuario de los servicios amparados por la marca mixta solicitada, e incluso aquellos usuarios normalmente involucrados en la gestión de negocios comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la expresión OUTSOURCING resulta de uso generalizado, especialmente por ser un anglicismo adoptado en el lenguaje cotidiano para referir a una modalidad de contratación de servicios que es transversal a cualquier tipo de actividad económica.

En conclusión, los elementos denominativos de la marca mixta solicitada y de la marca mixta registrada resultan débiles, y por lo tanto, cada marca debe ser analizada con base en el conjunto de sus elementos. Por todo lo anterior, para la Sala, resultan aplicables tanto a la marca mixta solicitada como a la marca mixta registrada los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial y adoptados por la Sala frente a la comparación con base en la “visión en conjunto”, bajo los cuales: “[…] cuando la exclusión de lo anterior reduzca el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una […]”[61].

(Destacado de la Sala) A continuación se realiza el cotejo en los términos descritos. Comparación Ortográfica Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca solicitada y la marca registrada en conflicto, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo marcario.

MARCA SOLICITADA |I | |[pic] | |El elemento IQ se presenta en una fuente particular de tamaño | |significativamente superior al del resto de elementos, en | |color blanco, caracterizada por la presencia de un patrón de | |líneas o cortes horizontales, en donde el punto de la letra I | |es de color rojo y cuenta con un círculo interno en color | |blanco, y está enmarcado en una forma heráldica de colores | |grises en degradación claro a oscuro, que parte de la zona | |superior/izquierda hacia la zona inferior/derecha. | | | |Las palabras INFORMATION y QUALITY se presentan en renglones | |separados y en un mismo tipo de fuente. | | | |Las palabras INFORMATION y QUALITY están adyacentes al extremo| |superior derecho de la forma heráldica. | | | |MARCA MIXTA REGISTRADA | |[pic] | |El elemento IQ se presenta en un tamaño de fuente | |significativamente superior al del elemento OUTSOURCING, y si| |bien comparten la misma fuente, la letra Q se muestra en un | |fondo sólido, mientras la letra I se muestra en un fondo con | |un patrón formado por líneas o cortes horizontales. | | | |La separación de los elementos denominativos se basa en el | |uso de dos tipos de fuente particulares. | Las marcas comparadas ofrecen elementos de diseño, como los tipos o colores de fuente, que si bien no están llamados a desplazar al elemento denominativo, ocupan un papel relevante para el caso, ya que por la configuración visual de cada uno, el consumidor promedio de los servicios de las clases 35 y 42 se encontrará en capacidad de diferenciarlas.

Por lo tanto, la Sala concluye, a partir de la comparación realizada, que existen suficientes diferencias entre las marcas analizadas en conjunto. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

Corolario de lo expuesto, entre la marca solicitada y la marca registrada existen diferencias de carácter ortográfico, fonético, visual y conceptual suficientes para evitar confusión o asociación para el consumidor. Segundo supuesto del literal a): Conexidad de los servicios que pretende identificar la marca solicitada y los servicios de la marca registrada Visto el artículo 136 literal a), la Sala precisa respecto del segundo supuesto, que la conexidad competitiva refiere a la identidad o similitud entre los productos y/o los servicios amparados por las marcas cotejadas.

La identidad de productos y servicios permite confirmar que existiría el riesgo de confusión de haber cumplido el primer supuesto de la causal bajo análisis. Si las marcas confrontadas identifican productos o servicios diferentes, deberá examinarse el grado de vinculación o relación competitiva entre los mismos, teniendo en cuenta que la pertenencia a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no determina su semejanza y, la ubicación en clases distintas, tampoco prueba ausencia de conexidad.

La Sala encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Así las cosas, es dable concluir con base en lo anterior, que los actos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Procede en consecuencia acudir al segundo cargo planteado por la parte demandante, y analizar el conflicto que se suscita entre el nombre comercial mixto protegido y la marca mixta solicitada. Análisis de los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 Con fundamento en el marco jurídico expuesto anteriormente en los numerales 41 a 46; visto el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, la protección del nombre y enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello en el caso sub examine deberá compararse la marca solicitada con el nombre comercial del cual sostiene ser titular la parte demandante.

La Sala considera que es innecesario estudiar este cargo debido a que se concluyó anteriormente que existe diferencias suficientes al cotejar las marcas IQ INFORMATION QUALITY y IQ OUTSOURCING y, en tal sentido, es posible concluir la marca mixta IQ INFORMATION QUALITY y el nombre comercial IQ OUTSOURCING no son confundibles. Así las cosas, es dable concluir con base en lo anterior, que los actos acusados no vulneran el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Finalmente, frente al tercer cargo planteado por la parte demandante. Cargo de nulidad por violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 224 a 230 de la misma Decisión Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, son irregistrables los signos que reproduzcan parcial o totalmente un signo distintivo notoriamente conocido y que puedan causar confusión o asociación. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Analizado el acervo probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra que el mismo resulta insuficiente para acreditar el carácter de notorio del signo distintivo IQ OUTSOURCING.

La Sala encontró pruebas tendientes a demostrar el uso real, constante y efectivo del nombre comercial, principalmente certificaciones de clientes, proveedores, facturas y propuestas, en particular certificaciones ofrecidas por[63]: • Dell Colombia Inc. • HerrCo Ltda. • Kodak Americas Ltd. • Sysentec Ltda. • IBM de Colombia & Cia. S. en C. • NCR Colombia • Nadecom Ltda. • IMPCORSA • VAITS S.A. • Banco de Crédito • Santander • Citibank Colombia S.A. • Banco Popular • Editora Impresos Comerciales Ltda. Los documentos mencionados son pertinentes para demostrar el uso del nombre comercial IQ OUTSOURCING para la fecha de solicitud de la marca mixta solicitada (14 de noviembre de 2008), y están acompañados de declaraciones que hacen referencia a los años previos 1998[64], 1999[65], 2004[66], 2006[67], 2007[68].

No obstante, la Sala encuentra que la parte demandante no aportó prueba tendiente a demostrar la existencia un conocimiento generalizado del signo en el sector pertinente que resulte concluyente a la luz de los criterios sentados en el artículo 228 citado, en la medida que se limita a demostrar uso del signo pero no ofreció información sobre cifras de ingresos de su titular, inversiones en publicidad, su volumen de negocios, o la amplitud o extensión de su uso o conocimiento.

Adicionalmente, tampoco aportó pruebas que resultaran concluyentes sobre el carácter notorio de la marca y el nombre comercial IQ OUTSOURCING para la fecha de los actos administrativos acusados o para la fecha de presentación de demanda. La Sala encuentra un documento titulado “cómo motivar comportamientos leales en los clientes”[69], que no tiene por objeto demostrar el reconocimiento un signo distintivo en el sector pertinente, y no ofrece explicaciones metodológicas sobre su representatividad, ni información de referencia, por las cuales pueda llegar la Sala a una conclusión sobre su carácter notorio.

En suma, para la Sala, al no haberse acreditado el carácter notorio del nombre comercial IQ OUTSOURCING, no se cumple el presupuesto de partida para hacer aplicable la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. Conclusión En suma, a juicio de la Sala no prosperan los cargos.

En relación con la Resolución núm. 40000 de 5 de agosto de 2009, que negó el registro de la marca mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios de la Clase 42, y la Resolución núm. 62321 de 30 de noviembre de 2009, que confirmó dicha decisión, las pretensiones deben ser desestimadas por tratarse de actos que fueron revocados por la parte demandada al expedir la Resolución núm. 67695 de 29 de noviembre de 2011, y no son actos administrativos definitivos que sean susceptibles de control jurisdiccional.

Frente a la Resolución núm. 67695 de 29 de noviembre de 2011, que concedió el registro de la marca mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y en relación con la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto las marcas mixta solicitada IQ INFORMATION QUALITY y mixta registrada IQ OUTSOURCING no presentan similitudes confundibles.

Tampoco prospera el cargo relativo a la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, en la medida que la marca mixta solicitada ofrece suficientes diferencias frente al nombre comercial IQ OUTSOURCING. Finalmente, no prospera el cargo relativo a la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no se acreditó que la Sala se encontrara frente a una signo distintivo notoriamente conocido.

En este orden de ideas, las pretensiones de nulidad no tienen vocación de prosperidad y, en consecuencia, la Sala considera innecesario pronunciarse respecto de las demás pretensiones. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folio 51 a 77.

La demanda fue presentada el 7 de septiembre de 2012 en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, como obra en sello a folio 77. [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 84. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro […]”. [4] “Código Contencioso Administrativo” [5] La Sala observa que la demanda se presentó con posterioridad al 1º de julio de 2012, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. [6] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [7] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [8] Cfr. Folio 53 a 55 [9] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]” [10] Cfr. Folio 61 [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Cfr. Folio 69 [14] Cfr. Folio 70 [15] Cfr. Folio 71 [16] Cfr. Folio 72 [17] Cfr. Folio 185 [18] Cfr. Folio 188 [19] Ibidem [20] Cfr. Folio 102 [21] Cfr. Folio 103 [22] Ibidem [23] Cfr. Folio 108 [24] Cfr. Folio 109 [25] Cfr. Folio 112 [26] Cfr. Folios202 a 210 [27] Cfr. Folios 207 a 208 [28] Cfr. Folios 234 a 248 [29] Cfr. Folio 237 [30] Cfr. Folio 252 [31] “[…] El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]” [32] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [33] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [34] Cfr Folios 35 a 49 [35] Cfr. Folios 23 a 34 [36] Cfr. Folios 6 a 22 [37] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [38] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [39] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [40] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [41] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [42] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [43] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [44] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [45] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro.

Cfr. Folio 50 [46] Cfr. Folio 50 [47] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. Cfr. Folio 50 [48] Cfr. Folio 50 [49] Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de junio de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad 11001032400020100026400. [50] Cfr. Folio 240 [51] Cfr. Folio 188 [52] Cfr. Folio 103 [53] Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia del 28 de junio de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad 11001032400020100026400. [54] Cfr. Folio 245 revés. [55] Cfr. Folios 104 a 107, pruebas que obran [56] Cfr. Folios 214 a 223 [57] Fueron aportados al expediente registros relacionados con la Clase 36, que hacen referencia a servicios financieros y de seguros que no guardan conexidad con los servicios de la Clase 42; por lo tanto, la Sala considera que dichos registros resultan impertinentes para el análisis. [58] Cfr. Folio 245 [59] Cfr. Folio 50 [60] Superintendencia de Industria y Comercio.

Oficina virtual de propiedad industrial. Disponible en: www.sipi.sic.gov.co. Consultada el 12 de julio de 2019. Expedientes: 02110629, 99002558, 99002559, 9236809942, 04044197, 04076768, 04098508, 05004892, 08049479, 08112370, 07045585, 07045591, 09022329, 07072817, 07072833, 07137461, 10098182, 10098185, 10113960, 10114008, 10152601, 10152604, 10160818, 10160847. [61] Ver Supra 53 [62] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro.

Cfr. Folio 50 [63] Cfr. Folios 34 a 50 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente. [64] Cfr. Folio 45 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente: “hace más de 10 años”. [65] Cfr. Folio 39 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente: “hace más de 10 años”. [66] Cfr. Folio 36 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente: “hace más de 5 años”. [67] Cfr. Folio 44 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente: “hace más de 10 años”. [68] Cfr. Folio 34 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente: “hace más de 10 años”. [69] Cfr. Folio53 a 86 de los anexos a memorial de oposición con Radicación núm. 08.121827- -00002-0000, copia que reposa en el Anexo del Expediente.