PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / MARCA NOTORIA – Protección especial / NOMBRE COMERCIAL – Notoriedad / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / PRINCIPIO DE USO REAL Y EFECTIVO [L]a marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe los principios de especialidad y uso real y efectivo en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. […] [D]ebe destacarse que en la interpretación prejudicial el Tribunal advirtió que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos con finalidades y naturaleza disímiles, en tanto se dirigen a distinguir cosas diferentes.

En efecto, el primero diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado, y la segunda, busca identificar productos y/o servicios en el mercado. Agregó, en ese orden, que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial. MARCA NOTORIA – Protección / NOMBRE COMERCIAL NOTORIO – Lo es BAVARIA / MARCA NOTORIA – Lo es BAVARIA respecto de cervezas, aguas y bebidas productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca BAVARIA en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a marca cuestionada “BAVARIA”, cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” En ese orden, al analizar el grado de vinculación entre los productos de la Clase 32 y los de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, la Sala encuentra que los primeros no son del mismo género o naturaleza respecto de los segundos.

Tampoco son productos sustitutos razonables, en tanto el consumidor no decide adquirir jabones, perfumería o cosméticos, en lugar de cervezas, bebidas gaseosas, zumo de frutas o siropes. Asimismo, el consumo de los primeros no genera la necesidad de consumo de bebidas, cervezas o zumos de frutas y por lo tanto no son productos complementarios.

En definitiva, desde la perspectiva del consumidor, los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no son productos sustitutos, intercambiables, complementarios, ni competidores de aquellos clasificados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, dichos productos no comparten los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad y satisfacen necesidades distintas, de manera que los consumidores a quienes se dirigen no son los mismos.

Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados no vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto era procedente la cancelación por no uso de la marca <<BAVARIA>> en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la sociedad titular de la marca, tal como le correspondía legalmente, no acreditó en debida forma el uso de dicho signo distintivo en dicha Clase, como tampoco la notoriedad de la marca respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos o de productos o servicios diferentes que se encontraren dentro del sector pertinente y respecto de los cuales se pudiera generar riego de confusión, asociación, dilución o aprovechamiento indebido que impidieran la cancelación de aquella.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 155 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 155 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 235 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00068-00 Actor: BAVARIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: CANCELACIÓN DE REGISTRO POR NO USO SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Bavaria S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 25025 de 21 de mayo de 2009, 11268 de 25 de febrero de 2010 y 50969 de 24 de septiembre de 2010 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se canceló por no uso la marca BAVARIA (nominativa), registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad Bavaria S.A., a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 25025 del 21 de mayo de 2009 y notificada el 16 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca BAVARIA, con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional. 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 11268 del 25 de febrero de 2010 y notificada el 3 de marzo de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 25025 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Bavaria S.A. 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 50969 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92- 345.631, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Bavaria S.A., confirmando la cancelación por no uso el registro de la marca Bavaria con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional. 4.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: • Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos restablecer el registro de la marca BAVARIA, con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional. • Restablecer el Derecho de Bavaria S.A. en el sentido de que podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre su marca BAVARIA, con certificado N. 166305 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Declarar la notoriedad de la marca BAVARIA de Bavaria S.A. 6. Declarar la notoriedad del nombre comercial BAVARIA de Bavaria S.A. 7. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”[1] 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: El 29 de diciembre de 2005 el señor José Martínez Enguidanos solicitó la cancelación por no uso de la marca <<BAVARIA>>, registrada a favor de la sociedad Bavaria S.A. para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado de registro núm. 166305.

En la descripción del interés legítimo de la solicitud se indicó: “obtener el derecho preferente de registro de marca”[2]. Dentro del término legal, la sociedad Bavaria S.A. dio respuesta a la acción de cancelación por no uso y se opuso a su prosperidad con fundamento en el uso y notoriedad de la marca y del nombre comercial <<BAVARIA>>. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 25025 de 21 de mayo de 2009, canceló por no uso la aludida marca y reconoció la notoriedad del nombre comercial <<BAVARIA>> “que identifica una empresa dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad Bavaria S.A.”[3].

Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recursos de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 11268 de 25 de febrero de 2010, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 50969 de 24 de septiembre de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136, 154, 155 (literales d, e y f), 165, 167, 168, 190, 191, 192, 224, 225, 226, 228 la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En primer lugar, afirmó que, según lo dispuesto en los artículos 165, 167, 224, 225 y 136, literal h), las marcas notorias gozan de una protección legal especial y amplia que se extiende a productos o servicios que incluso no se encuentran relacionados con aquellos que ampara esa marca.

La protección así prevista rompe con el principio de especialidad, que señala que una marca solo debe ser protegida frente a aquellas que amparen los mismos productos o servicios, o relacionados. En ese sentido, destacó que el objeto de cancelar una marca radica en que se le permita a un competidor tener acceso al uso y registro de un signo que no está siendo utilizado para identificar ningún producto ni servicio.

Por tal motivo, adujo que la cancelación por no uso solo es aplicable respecto de las marcas que no tengan la condición de notoriamente conocidas, toda vez que, de cancelarse una marca reconocida como notoria y de llegar a otorgársele al solicitante de la acción de cancelación el derecho de preferencia, se le estaría concediendo una ventaja injustificada en el mercado por cuanto se beneficiaría del reconocimiento, posicionamiento y reputación de la marca notoria cancelada.

En consideración a lo anterior, precisó que tanto la marca <<BAVARIA>> como el nombre comercial <<BAVARIA>> son signos distintivos notorios, por lo que no era procedente su cancelación, ya que no se probó que hubiere perdido tal calidad por razón de hecho o de derecho. De otra parte, con sustento en lo previsto en los literales d), e) y f) del artículo 155 y los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, alegó que el nombre comercial <<BAVARIA>> ha sido usado desde el año 1891 cuando se constituyó la sociedad “Bavaria Kopp’s Deutsche Bierbrauerei”, tal como consta en el escritura de 22 de abril de 1891, aportada con la demanda.

Asimismo, en atención a su utilización en medios de comunicación y por parte de comerciantes y de consumidores para referirse a la empresa demandante, el nombre comercial ha alcanzado el grado de notoriedad, al punto en el que, tan pronto se escucha la palabra, se sabe que se está haciendo referencia directa a la sociedad Bavaria S.A., sin importar en contexto o el sector en donde se pronuncie.

Como fundamento de su dicho, hizo referencia a los gastos institucionales relacionados con el nombre comercial <<BAVARIA>>, a las donaciones que la empresa ha realizado en ejecución de sus compromisos de responsabilidad social y a varias publicaciones de las Revistas Cambio y Semana y del diario Portafolio, en las cuales se identifica a Bavaria S.A. como la octava empresa entre 1.001 compañías en atención a sus ingresos operacionales, utilidades, activos y patrimonio, se resalta su contribución a la economía Colombiana, y en las que fue calificada como la compañía mejor gerenciada y la marca más poderosa.

Igualmente, destacó el informe anual 2007 de Bavaria S.A. que relaciona el total de ventas, gastos operativos y activos y del cual se advierte que el nombre comercial <<BAVARIA>> se asocia a marcas como Pilsen, Brava, Barena, Aguila, Brisa, Redd’s y Pony Malta. Finalmente, refirió un evento navideño que, en su criterio, demuestra la cercana relación e identificación de los colombianos con BAVARIA en atención a la alta concurrencia de público espectador y a los gastos en los que incurrió dicha empresa para su organización y gestión. En consideración a lo expuesto, afirmó que BAVARIA goza de notoriedad en Colombia por ser la empresa más recordada por los colombianos, con un nivel alto de solidez y consolidación económica y en atención a la inversión en publicidad que la empresa constantemente realiza para mantener su liderazgo. 2.

Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio presentó de forma extemporánea el escrito de contestación de la demanda. 2.2. El señor José Vicente Martínez Enguidanos[4], tercero con interés directo en las resultas del proceso, actuando por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: 2.2.1.

Excepción de legalidad de los actos impugnados. En primer lugar, adujo que la entidad demandada actuó de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual debe interpretarse de a la luz del Convenio de París y del tratado de los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC.

En ese sentido, señaló que el artículo 16 del ADPIC extiende la protección del artículo 6 bis a las marcas notorias de servicios y establece que este último se aplicará a bienes o servicios no similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada, siempre que se acrediten dos condiciones, a saber: i) que el uso de la marca similar o idéntica a la notoria conduce a los consumidores a establecer una conexión entre esos bienes y el titular de la marca notoria, y ii) es probable que ese uso perjudicará al titular de la marca notoria.

De ello se advierte que la protección de la marca notoria no se predica respecto de todos los productos o servicios. En su criterio, las condiciones señaladas no se cumplieron respecto de la marca objeto de cancelación pues, luego de analizar las pruebas aportadas por la sociedad Bavaria S.A., la administración no encontró probado que, al enfrentarse en el mercado un producto de aseo, el consumidor pudiese asociarlo con las cervezas BAVARIA o con el empresario que las produce, a pesar de la notoriedad demostrada.

Por lo mismo, tampoco se verificó la segunda condición, toda vez que, al no existir ninguna conexión entre los productos, el solicitante de una marca similar en la Clase 3 Internacional difícilmente podría perjudicar al titular de BAVARIA. Así mismo, destacó de los actos acusados que la administración determinó si las pruebas aportadas demostraban la notoriedad del nombre comercial BAVARIA y luego analizó si el alcance de dicho reconocimiento era suficiente o no para evitar la acción de cancelación. Dicho análisis arrojó que la demandante no cumplió con el presupuesto esencial para enervar la acción de cancelación, esto es, probar el uso de la marca BAVARIA en la Clase 3 Internacional ni el perjuicio que le generaría el uso de esa marca por parte de un tercero. Por otra parte, manifestó que no es cierto el argumento de la demandante según el cual la marca notoria goza de protección amplia y especial bajo cualquier circunstancia, pues los eventos de protección de esos signos están directamente relacionados con el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial publicitario.

En esa medida, el análisis de la notoriedad de la marca BAVARIA debe realizarse a la luz del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 2.2.2. Excepción de pérdida del derecho por no uso de la marca a pesar de la declaratoria de notoriedad. En este punto, señaló que no existe conexión entre los productos de aseo previstos en la Clase 3 y las cervezas, principal producto que comercializa la demandante, tal como quedó demostrado, en el trámite administrativo, con el estudio de notoriedad de signos distintivos realizado por la Agencia Yanhaas S.A. Además, aseveró que los productos que identifican la marca notoria BAVARIA tienen una naturaleza, finalidad y canales de comercialización diferentes a los productos que pertenecen a la Clase 3 Internacional, que se refieren a elementos de aseo, artículos de limpieza y desinfección del hogar y la industria y productos que se utilizan para la higiene o belleza del cuerpo.

En efecto, las cervezas se expenden en sitios o establecimientos autorizados y, por su composición, no existe posibilidad de que se ubiquen en una misma vitrina con aquellos de la Clase 3 y, aunque tanto las cervezas como productos de aseo se podrían publicitar a través de los mismos medios (radio, televisión o prensa), es evidente que el consumidor no podría confundirlos ya que no pueden ser sustituidos entre sí. Además, la especificidad en el uso de cada uno de los productos hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no confundirse, en tanto cada uno satisface necesidades sustancialmente distintas y teniendo en cuenta que no se trata de productos complementarios.

En consecuencia, es imposible que los productos se enfrenten o compitan en el mercado, por lo que no existe riesgo de asociación entre un signo idéntico o similar a la marca notoria. Dicha tesis se refuerza si se tiene en cuenta que la marca <<BABARIA>>, que identifica productos de cuidado personal, se ha venido usando en Colombia desde hace más de quince años sin inconveniente alguno. La abogada que actúa en nombre del tercero interesado manifestó actuar, además, como apoderada judicial de la sociedad española Berioska S.L., empresa que aduce ser titular de la marca <<BABARIA>>, proponiendo en relación con ésta la excepción que denominó “ausencia de aprovechamiento ilícito de la marca BAVARIA”.

Precisó al respecto, que la titularidad de la marca <<BABARIA>> corresponde a la empresa española Berioska S.L, la cual lleva usando por más de treinta años para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional y que se trata de una marca reconocida dentro del sector pertinente de la industria cosmética y de cuidado personal, en razón a que maneja múltiples referencias de productos a nivel mundial, ha realizado grandes inversiones en publicidad y ha adelantado los trámites necesarios para obtener la autorización para la introducción al mercado de este tipo de productos.

Agregó que por tal motivo fue que la empresa Berioska S.L. autorizó al señor José Vicente Martínez, representante para Latinoamérica, para que solicitara en Colombia el registro de su marca <<BABARIA>> y obtuviera la cancelación de registros necesarios, lo que dio lugar a la expedición de los actos acusados. En consideración a lo expuesto, manifestó que con el registro de la marca BABARIA en la clase 3 no se persigue beneficiarse del prestigio y la imagen de la marca BAVARIA, ya que para el momento en el que la empresa española creó e inició a posicionar su marca ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de esta última en Colombia, ni tenía forma de saberlo, habida cuenta de que la cerveza es un producto que pertenece a un renglón o sector comercial que no tiene la más mínima relación con sus negocios. 3.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante[5] reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. 3.2. La parte demandada[6] manifestó que con las Resoluciones demandadas no se ha incurrido en violación de ninguna disposición de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que el estudio de la solicitud de cancelación del registro se realizó a la luz del artículo 165 de la referida Decisión. En ese sentido, destacó que si bien el reconocimiento de notoriedad puede tener efectos en un trámite de cancelación por no uso, esa no es una regla general, ya que sobre ella se impone la obligación de uso de la marca, es decir, la obligación de que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo ese signo, en la cantidad y del modo en que normalmente corresponde según su naturaleza.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro, el cual podrá demostrar mediante facturas comerciales, documentos contables y certificaciones de auditoría que acrediten la calidad y regularidad de su comercialización. Ahora bien, señaló que en la actuación administrativa se aportó un estudio de la notoriedad de signos distintivos realizado por la sociedad YANHAAS S.A., encaminado a demostrar que el signo BAVARIA es notorio entre los colombianos y con el que se pretendía evidenciar cuáles son los productos con los que resulta asociado.

Sus resultados demostraron que el signo sí es conocido y que es asociado con cervezas, PONY MALTA, jugos, refajos y otras bebidas. A partir de ello, fue posible concluir que el reconocimiento de la marca se ha efectuado en relación con la producción, distribución y venta de cervezas, pese a que la marca se encontraba registrada para identificar productos de la Clase 3 tales como jabones, perfumería, cosméticos, es decir, se trata de productos que no tienen una conexión competitiva entre sí. En consecuencia, al realizar el estudio de las pruebas, la SIC no encontró la conexión necesaria para afirmar que BAVARIA se relaciona con productos de aseo o con el empresario que los produce, a pesar de que es una marca notoria.

Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la parte demandante. 3.3. El señor José Vicente Martínez Enguidanos y la sociedad Berioska S.L., terceros interesados[7], reiteraron en sus alegatos los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, precisaron que la notoriedad que alega la sociedad BAVARIA S.A. se demostró exclusivamente sobre el nombre comercial BAVARIA y no respecto de la marca BAVARIA para los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional, siendo que la demanda se encuentra dirigida en contra de los actos administrativos por medio de los cuales se ordenó la cancelación de esta última.

Asimismo, aclaró que, a partir de las pruebas aportadas por la demandante, se encuentra demostrado que las actividades de promoción y publicidad desplegadas respecto de la marca BAVARIA se dirigen a personas mayores de edad, que buscan elevar el espíritu y calmar la sed con el consumo de bebidas, en su mayoría, cervezas. Por su parte, la publicidad de la marca BABARIA, que motivó la solicitud de cancelación del registro de la primera, está enfocada a otro público, en su mayoría mujeres, que no tienen restricción de edad, y ofrece cuidado de la piel, bienestar y del hogar. 3.4.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 105-IP-2013[8], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: La corte consultante deberá establecer si la marca denominativa BAVARIA es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo de la presente providencia, en especial lo especificado en relación con la marca notoriamente conocida.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: • La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. • Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. • Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. • Asimismo, se rompen los principios registral, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. • La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcado y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.

El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté de registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planeado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina de registro marcario debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. • Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.

TERCERO: La finalidad del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, mientras que la de la marca es diferenciar o distinguir productos y servicios en el mercado. Si bien la marca puede tener una función publicitaria, indicadora del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios que ampara, tiene una naturaleza y una operatividad diferente al nombre comercial.

Aunque las dos figuras comparten el mismo género: signos distintivos, se dirigen a demostrar cosas diferentes; una diferencia la actividad empresarial y la otra productos servicios en el mercado, lo que conlleva a que intrínsecamente una y otra figura se sustentan en supuestos probatorios y estructurales muy específicos. Si bien el nombre comercial puede ser notorio, su notoriedad se enmarca dentro de su propia naturaleza.

Un empresario puede tener más de un nombre comercial en relación a las múltiples actividades que desempeña, pero no por eso el uso de un nombre comercial prueba el uso de una marca, y mucho menos su notoriedad puede probar la notoriedad de una marca. La prueba de la notoriedad de la marca va dirigida a demostrar la fuerte relación de productos y servicios–mente del consumidor.

Dicha conexión no se podría conseguir mostrando el grado de recordación y penetración del nombre comercial, ya que la relación estrecha entre producto y consumidor en este último caso no es evidentemente palpable o se diluye. En consecuencia, no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial.” II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones números 25025 de 21 de mayo de 2009, 11268 de 25 de febrero 2010 y 50969 de 24 de septiembre de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca BAVARIA (nominativa), registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

El contenido de los actos acusados, en lo pertinente, es el siguiente: Resolución 25025 de 21 de mayo de 2009 “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: […]

1. NOTORIEDAD COMO DEFENSA A LA CANCELACIÓN POR NO USO […] Si bien es cierto, ha quedado establecido que el reconocimiento de notoriedad puede tener efectos en un trámite de cancelación por no uso, también es cierto que esa no es la regla general. Al respecto, consideramos que la obligación o carga legal de uso es y será una regla básica del sistema marcarlo, que debe ser cumplida por los titulares de las marcas.

En ese sentido, la División no consiente la existencia de marcas defensivas. Así que el efecto del reconocimiento de notoriedad en un trámite de cancelación por no uso, será definido en cada caso, lo que depende en gran medida del principio de la especialidad. Hemos de considerar que hay casos en los que si bien la marca no es usada, puede ser considerada como marca de reserva, es decir, la que "el empresario calcula poder utilizar en un futuro", lo que depende en gran medida, de la estrategia empresarial, y del sector pertinente en el que la marca es conocida.

En ese orden, la invocación de notoriedad está prevista para ser alegada en la oposición y la cancelación por notoriedad, como mecanismos idóneos para que su titular obtenga la protección, no podemos desnaturalizar la figura de la notoriedad, especialmente regulada en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y darle amplios alcances cuando se trate de una la acción de cancelación por no uso.

En cuanto a la solicitud que ejercita el derecho preferente, le podrá ser presentada una oposición con la causal de irregistrabilidad de notoriedad, incluso aún cuando se hubiere perdido el registro de la marca que se afirma es notoria, pues su estudio no depende de un registro, en atención al artículo 229 ya citado. En el presente caso, el apoderado de la sociedad BAVARIA S.A., invoca la notoriedad del nombre comercial, GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA S.A., de BAVARIA S.A., y del logo de BAVARIA, consistente en el águila imperial, para desestimar la acción de cancelación por no uso interpuesta por el señor José Martínez Enguidanos. Al respecto, consideramos que es posible extender la protección de la notoriedad del nombre comercial a una marca, siempre y cuando, el elemento predominante de aquel esté presente en aquella y siempre que entre las actividades comerciales que identifica el nombre comercial, y los productos o servicios identificados por la marca, exista algún tipo de conexión. Debido a que la marca objeto de cancelación es la marca BAVARIA nominativa, existe identidad entre ésta y el nombre comercial BAVARIA S.A., del que se alega la notoriedad, por lo cual es procedente entrar a estudiar la notoriedad del nombre comercial BAVARIA S.A. II.

NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO —Nombre comercial— […] Teniendo en cuenta que la notoriedad del signo distintivo implica el conocimiento y difusión del mismo, hay pruebas como los estudios de mercado, que son contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo, se obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relación con sus competidores.

Por lo tanto, las encuestas y estudios de mercado, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta "del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro", tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este sentido, se aprecia que la finalidad de los estudios de mercado allegados está directamente ligada al conocimiento del nombre comercial, en tanto tienen preguntas no inducidas que permiten determinar el grado de conocimiento del nombre comercial BAVARIA en el mercado, el cual, por tener como base personas mayores de 18 años está dirigido al sector pertinente, esto es a los consumidores o posibles consumidores de cervezas y otras bebidas no alcohólicas. […] Un conocimiento de un 98.2% es contundente e indica el amplio nivel de conocimiento de los consumidores del nombre comercial BAVARIA S.A. Sin embargo, respecto a las últimas dos preguntas se debe aclarar, que no se puede entender como la identificación de los productos, sino con relación a los mismos, y a su producción, porque se está demostrando la notoriedad de un nombre comercial y no de una marca, y el nombre comercial identifica al empresario y a su actividad económica y no un producto determinado, como lo hace la marca.

A juicio de esta División, los estudios estadísticos analizados, como ya se expuso, no sólo cumplen a cabalidad con los objetivos propuestos, sino que además resultan útiles y eficaces para determinar el grado de conocimiento y difusión que tiene el nombre comercial frente a los consumidores. En rigor, los porcentajes arrojados por los estudios técnicos, determinan un muy alto grado de conocimiento del nombre comercial BAVARIA en el mercado colombiano, fruto de su alto nivel de comercialización y explotación comercial.

Un reconocimiento de ese nivel sólo sucede cuando el signo es utilizado extensa y ostensiblemente como signo distintivo, caso en el cual se produce una amplia recordación. Vale la pena aclarar que el nombre comercial BAVARIA S.A. es asociado en un 72.7% a las cervezas y en un 11 % a la PONY MALTA, sin embargo, para efectos de la notoriedad en estudio es relevante el primer porcentaje que es el indicativo de la notoriedad en un sector pertinente. […] El sector pertinente o relevante se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve o comercializa el producto o servicio que se identifica con la marca o el nombre comercial y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, quienes en razón a la función que cumplen dentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen del signo distintivo que se alega como notorio. […] Por lo anterior y por las consideraciones hechas con ocasión de cada prueba aportada, reconocemos que el nombre comercial BAVARIA S.A. es NOTORIAMENTE CONOCIDO, en Colombia, para el sector de bebidas alcohólicas como la cerveza y para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006.

En ese sentido, las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos, necesarios para darle al nombre comercial BAVARIA el status de nombre comercial notorio, con un importante grado de conocimiento. III. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA NOTORIEDAD – PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD […] En el presente caso, el reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial BAVARIA se ha efectuado en relación con la producción, distribución y venta de cervezas, mientras que la marca objeto de cancelación está registrada para identificar productos de la clase 3 tales como "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos", por lo que debe determinarse si el grado de notoriedad demostrado es suficiente para extender la protección a clases del nomenclador tan disimiles, cuyos productos no tienen entre sí una conexión competitiva aparente".

Como se anotó en el estudio de las pruebas, al cual nos remitimos, se concluyó que el nombre comercial BAVARIA tiene en Colombia un importante grado de conocimiento. Sin embargo, esta División no encuentra un punto de conexión que permita estimar que, a pesar de la notoriedad demostrada, al encontrar en el mercado un producto de aseo, el consumidor pueda asociarlo con las "cervezas" BAVARIA, o con el empresario que las produce, pues se trata de productos y actividades en extremo disimiles. […] En efecto, al aplicar los criterios propios de la conexidad competitiva, se encuentra que tanto su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, así como los empresarios que los ofrecen, son totalmente diferentes, pues mientras la cerveza es una bebida alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo, boj, casia, etc., cuyo consumo es restringido a personas mayores de edad, y tiene como finalidad elevar el espíritu, y calmar la sed, los productos de la clase 3 son de dos tipos, los primeros son de aseo, que consisten en artículos para la limpieza y desinfección del hogar y la industria, y los segundos, son productos cosméticos, es decir, artículos que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo.

Por lo tanto, la marca BAVARIA en la clase 3, es una marca defensiva, pues las actividades de la sociedad BAVARIA S.A., se centran en la producción, distribución y venta de bebidas, y esa es la extensión natural de sus actividades, sin que el registro de la marca en la clase 3 tenga aparentemente algún objeto. No encontramos razones para considerar que la marca BAVARIA de clase 3 es de reserva y que en un futuro pudiera ser usada por su titular.

Podemos afirmar que la notoriedad del nombre comercial BAVARIA S.A. en la producción de cervezas, no evitaría la cancelación por no uso de la marca BAVARIA registrada en la clase 3, pues como vimos se trata de sectores comerciales en extremo diferentes. Así que, al no probarse el uso de la marca BAVARIA en la identificación de productos de la clase 3, es procedente cancelada por no uso.

LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS CONCLUYE: 1. El nombre comercial BAVARIA es notorio para identificar la producción, distribución y venta de cervezas y otras bebidas no alcohólicas; 2. La marca BAVARIA con registro número 166305, no se usa en la clase 3; 3. La notoriedad del nombre comercial BAVARIA, no se extiende a los productos de la clase 3, debido a que entre ellos no existe conexidad competitiva, y a que son productos que no corresponden a la extensión natural de las actividades de la sociedad BAVARIA S.A.; 4.

Al no extenderse la notoriedad de BAVARIA en la producción de bienes de la clase 32, a la marca objeto de cancelación, y por no existir pruebas del uso de la marca en la clase 3, se procede a cancelar el registro en cuestión. V. DERECHO PREFERENTE Con base en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el accionante de la presente cancelación contará con el derecho preferente respectivo para obtener el registro de la marca cancelada.

Así, recientemente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 004-IP-2006, reitera lo ya manifestado por esta oficina en expediente No. 92-37530522 en cuanto es necesario que el signo objeto del derecho preferente sea idéntico a la marca que se canceló y no podrá ser extendido a signos semejantes. En igual sentido pone de presente que tanto los elementos denominativos como los gráficos deben coincidir, en tanto la cancelación recayó sobre un signo determinado y perfectamente individualizado y es sobre este signo que el derecho preferente debe ser ejercido, lo que implica la necesidad de que la solicitud beneficiada del derecho preferente incluya los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, sin perjuicio de que pueda tener un alcance menor.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del nombre comercial BAVARIA, que identifica una empresa, dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad BAVARIA S.A., en los términos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar por no uso la marca BAVARIA (Nominativa), registrada con el certificado número 166305 a nombre de la sociedad BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. […]” Resolución 11268 de 25 de febrero de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales y, CONSIDERANDO […] ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE NOTORIEDAD – RUPTURA DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. […] No obstante lo anterior, como se verá adelante, la ruptura del principio de la especialidad no sucede en todos los casos, pues si bien el literal h) del artículo 136 extiende la protección a la marca notoria "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo", dicha frase está unida por una coma a los siguientes requerimientos: "cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios". […] En tal sentido, el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio - ADPIC, en su artículo 16 numeral 3, establece, "El artículo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicará mutatis mutandís a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione intereses del titular de la marca registrada." Es decir, que tanto la Decisión 486 como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ADPIC, entienden que no en todos los eventos se rompe el principio de la especialidad, ya que en ambos casos se requiere conexión de los productos o servicios, de forma que el consumidor se exponga al "riesgo de confusión o asociación. Dicho de otra manera, se requiere que exista una posibilidad real de que el consumidor, luego de un razonamiento espontáneo y lógico, crea que los productos o servicios en cuestión podrían ser producidos o comercializados por el titular de la marca o nombre comercial notorio, lo que depende en gran medida del nivel de conocimiento que se haya probado.

Puede entonces concluirse que, tratándose de la marca o nombre comercial notorio, el principio de la especialidad se romperá progresivamente y de acuerdo al conocimiento y prestigio probado. Por lo tanto, no todas las declaraciones de notoriedad podrían tener el mismo efecto jurídico, pues sí notoriedad es sinónimo de conocimiento, el grado o nivel de notoriedad dependerá del material probatorio aportado, y que apunta a determinar qué tan conocida es la marca o el nombre comercial en el sector pertinente o fuera de él (marca renombrada), y es éste conocimiento el que determinará hasta qué punto se rompe el principio de la especialidad.

En el presente caso, el reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial BAVARIA como claramente lo expresa la resolución recurrida, se ha efectuado en relación con la actividad de producción, distribución y venta de cerveza, mientras que la marca objeto de cancelación distingue productos de la clase 3a internacional: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.", por lo que debe determinarse si el grado de notoriedad demostrado es suficiente para extender la protección a una clase del nomenclador tan disímil, con cuyos productos no existe conexión competitiva. En otras palabras, si partiendo de la notoriedad del nombre comercial, BAVARIA, para comercialización de cervezas, el signo que se solicite en ejercicio del derecho preferente otorgado a quien obtiene una resolución favorable de cancelación, es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial BAVARIA.

Como se anotó en la resolución recurrida el nombre comercial BAVARIA tiene en Colombia un importante grado de conocimiento. Pese a lo anterior, esta Dirección no encuentra un punto de conexión que permita estimar que, a pesar de la notoriedad demostrada, al encontrar en el mercado la actividad de producción, comercialización y distribución de cerveza, identificada con el nombre comercial BAVARIA el consumidor pueda asociarlo con “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”. BAVARIA, con el empresario que lo produce pues se trata de productos y servicios en extremo disímiles. Lo anterior se sustenta en el hecho de que al aplicar los criterios propios de la conexidad competitiva, se encuentra que tanto su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, son totalmente diferentes, pues mientras la actividad de producción, comercialización y distribución de cerveza, al recaer sobre una bebida alcohólica, producida a base de cereales y sometida a fermentación, como se explicó en la resolución recurrida, y que satisface una necesidad fisiológica en cuanto permite satisfacer la sed, pero también cumple una función de tipo social en cuanto permite que las personas compartan y disfruten alrededor de un vaso de cerveza, resulta sustancialmente disímil de los productos de la clase 3a, que cumplen funciones de limpieza personal o del hogar; o de embellecimiento y cuidado personal, por lo cual no es dable que el uso de la marca BAVARIA para la clase 3a, por parte de quien obteniendo la decisión favorable de cancelación obtenga el derecho preferente a su registro, sea susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular del nombre comercial notorio BAVARIA o con los productos sobre los cuales recae su actividad declarada notoria, motivo por el cual es pertinente confirmar la cancelación por no uso de la marca BAVARIA registrada en la clase 3a internacional.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 25.025 de 21 de mayo de 2009 proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones antes expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]” Resolución 50969 de 24 de septiembre de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 numeral 7 del decreto 3523 de 2009, CONSIDERANDO […] La improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria, ocurre si el registro que se ataca por no uso comprende los productos o servicios para los cuales la marca es notoria, pues es respecto de estos que el signo cumple sus funciones como marca y no respecto de otros, por lo que en este caso el principio de especialidad propio de las marcas notorias debe moderar la protección que al efecto se otorgue.

Frente a este punto el Tribunal ha observado: […] Así, si bien la Decisión 486 no desconoce la calidad de notoria de una marca por el hecho de no ser efectivamente utilizada en el mercado, con el objetivo de evitar el aprovechamiento de su good will por parte de un tercero que pudiere solicitar su registro, ésta circunstancia se predica respecto de los productos o servicios frente a los cuales el signo respectivo se predica como notorio, y no frente a productos diferentes, aunque estén amparados por la reivindicación del registro de la marca.

Debe en todo caso aclararse que la consecuencia de cancelar una marca que pudiere ser eventualmente reconocida como notoria frente a determinados productos o servicios registra un punto de encuentro con su status mismo de notoriedad en el ejercicio del derecho preferente consagrado en la normativa supranacional o dentro del trámite de una simple solicitud (precedida de una cancelación) en la que no necesariamente se aplique el derecho preferente, pues es en ese espacio, en el que por medio de oposiciones en las que se pruebe la calidad de notoria de una marca, se puede negar una solicitud de registro que busque aprovecharse injustamente del good will que ostenta una marca notoriamente conocida o diluirla, ya que la misma legislación andina consagra la prohibición de registrar signos confundibles con marcas notorias.

En efecto, en dicho momento debe el titular de la marca notoria acreditar que el signo solicitado se encontraría incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) de la Decisión 486, según los presupuestos establecidos en el mismo, donde se deberá tener en cuenta el grado de reconocimiento del signo opositor y los eventuales riesgos a los que el mismo se vería expuesto, según las pruebas aportadas en su momento.

Así las cosas, debe indicarse que la notoriedad, no en todos los casos tiene una injerencia directa en el evento de un trámite de cancelación por no uso, pues creemos que dicho status reviste toda su importancia en el estudio de la solicitud que invoque el derecho preferente o, no invocándolo, pretensa el registro de una marca que sea confundible la marca (sic) que se reputa notoriamente conocida.

Finalmente a juicio de este Despacho, la marca notoria, como tal, al resquebrajar el principio de especialidad y brindar la posibilidad de ser protegida frente a su dilución, se constituye en un presupuesto suficiente para que su titular no se vea en la tarea de registrar las denominadas marcas defensivas. […] En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 25025 de 21 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos. […]” 2.2. Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que cancelaron por no uso la marca nominativa BAVARIA, registrada con el certificado número 166305, a nombre de la sociedad Bavaria S.A., para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no los artículos 136, literal h), 154, 155, literales e) y f), 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que la parte actora invocó como desconocidos y cuyo texto es del siguiente tenor: “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [ ]”.

En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, además, para el caso concreto son aplicables las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000: “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]” 2.3.

El análisis de fondo del asunto 2.3.1. Protección de las marcas notorias y su relación con la cancelación por falta de uso. Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca “BAVARIA” (nominativa), para distinguir los servicios de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de tal marca y la del nombre comercial consistente la misma denominación, resulta necesario pronunciarse sobre el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida y la procedencia de su cancelación por falta de uso, así como a la repercusión de la notoriedad de un nombre comercial frente a la cancelación por no uso de una marca que se denomina igual a éste.

Para efectos de la decisión que corresponde adoptar a la Sala y siguiendo las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial proferida en este proceso, se destaca lo siguiente: (i) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 224, “el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. (ii) En la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia que frente a la otorgada a los signos que tienen tal connotación. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Ahora bien, la Sala, en sentencia de 31 de enero de 2019, al abordar el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por falta de uso, precisó que la protección especial de tales marcas implica el rompimiento del principio de especialidad y el de uso real y efectivo en forma relativa de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada.

En dicho pronunciamiento se acudió a la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal para dicho asunto, de la cual se resaltaron los siguientes apartes relevantes: “[…] 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 2.12.

En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 2.13 Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 2.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 2.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina […]”(Destacado fuera de texto).

En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe los principios de especialidad y uso real y efectivo en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada.

(iii) En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión[9], el de asociación[10], el de dilución[11] y el de uso parasitario[12]. (iv) El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(v) De otro lado, precisó el Tribunal en la interpretación prejudicial que la figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, señaló que la cancelación por no uso el registro de una marca notoria es un asunto que debe ser prolijamente analizado, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.

Igualmente, debe resaltarse que el reconocimiento del derecho de preferencia derivado de la cancelación por no uso de la marca no implica el registro automático de ésta, por cuanto, aun cuando se solicite el registro en ejercicio de este derecho, la administración debe realizar un análisis integral de registrabilidad, lo que incluye, por supuesto, el estudio de las oposiciones que se presenten y un análisis de oficio de los posibles riesgos que pudiera representar respecto de otros signos distintivos registrados o en proceso de registro.

(vi) Por último, en atención a los supuestos fácticos del caso bajo examen, debe destacarse que en la interpretación prejudicial el Tribunal advirtió que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos con finalidades y naturaleza disímiles, en tanto se dirigen a distinguir cosas diferentes. En efecto, el primero diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado, y la segunda, busca identificar productos y/o servicios en el mercado.

Agregó, en ese orden, que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial. Sobre el particular, señaló que “si bien el nombre comercial puede ser notorio, su notoriedad se enmarca dentro de su propia naturaleza. Un empresario puede tener más de un nombre comercial en relación a las múltiples actividades que desempeña, pero no por eso el uso de un nombre comercial prueba el uso de una marca, y mucho menos su notoriedad puede probar la notoriedad de una marca.

La prueba de la notoriedad de la marca va dirigida a demostrar la fuerte relación productos y/o servicios – mente del consumidor. Dicha conexión no se podría conseguir mostrando el grado de recordación y penetración del nombre comercial, ya que la relación estrecha entre producto y consumidor en este último caso no es evidentemente palpable o se diluye.” Por lo anterior, concluyó que “no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial”. 2.3.2.

Caso concreto En el presente asunto, los actos acusados cancelaron por no uso el registro de la marca BAVARIA (nominativa) concedido para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la séptima versión de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”. 2.3.2.1.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que tanto la marca como el nombre comercial <<BAVARIA>> son notoriamente conocidos, resulta necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer dicho estatus de notoriedad. Para el efecto, en el caso el sub lite, la demandante invocó las siguientes pruebas: a) Certificados de registro de 56 marcas que consisten, incluyen o comprenden la denominación <<BAVARIA>> expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De los documentos se desprende que la marca nominativa <<BAVARIA>> se encuentra registrada para distinguir productos comprendidos en las Clases 1 a 41 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo Bavaria S.A. titular de dichos registros. Adicionalmente, a nombre de la sociedad Bavaria S.A. se encuentran registradas las siguientes marcas mixtas para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: [pic] Del mismo modo, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registradas las siguientes marcas nombre de la sociedad Bavaria S.A.: ← <<BAVARIA DE AUTÉNTICA MADURACIÓN. BAVARIA FAMOSA DESDE 1889>> (nominativa) ← <<BAVARIA LA CERVEZA DE LOS BUENOS TIEMPOS>> (nominativa) ← <<BAVARIA PURA CEBADA PURO SABOR PURA CERVEZA>> (lema de propaganda) (nominativa) ← <<BAVARIA SU CERVEZA DE SIEMPRE>> (nominativa) ← <<BAVARIA, DE AUTÉNTICA MADURACIÓN, ESA SI ES CERVEZA MI DON, PREMIADA POR EL GUSTO DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1889>> (nominativa) Finalmente, consta que la marca BAVARIAN AUTO PARTS (mixta) se encuentra registrada a nombre de la sociedad Bavarian Auto Parts LTDA para distinguir productos en Clase 46. b) Publicaciones de prensa relacionadas con el nombre comercial <<BAVARIA>>, a saber: ← 111 copias auténticas de archivos del periódico El Tiempo, correspondientes a artículos publicados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, en los cuales se alude al reiterado uso del nombre comercial <<BAVARIA>>. ← 17 copias auténticas de artículos publicados en la revista Semana en los cuales se hace referencia a la actividad económica que ejecuta la empresa Bavaria e impresiones de artículos publicados en la página web de dicha compañía. En los artículos se señaló que el Grupo Empresarial Bavaria ocupaba el segundo lugar entre las 100 empresas más grandes de Colombia, en atención al monto de ingresos y utilidades operaciones, su utilidad neta, activos y cantidad de empleados. ← 3 artículos de la revista cambio, publicados en las ediciones de marzo de 2005 y mayo de 2008, en los cuales se ubicó a Bavaria como la octava empresa entre las 1001 compañías del año en Colombia y se indica que la empresa “nació hace más de 115 años y hoy es una de las joyas de la corona del sector cervecero”[13]. c) Copia auténtica de la certificación del Revisor Fiscal de PRICE WATERHOUSE COOPERS LTDA.[14], en el cual consta que Bavaria S.A. registró los siguientes gastos en publicidad y promocionales: |Año |Valor en miles de pesos | |2007 |39.409.656 | |2006 |230.340.778 | |2005 |188.481.099 | |2004 |118.338.224 | En el documento se indica que “de acuerdo con información suministrada por la Gerencia de Planeación Financiera de la Compañía parte de los gastos antes relacionados corresponden a gastos institucionales relacionados con el nombre comercial BAVARIA”, a saber: 276.420.000 para el año 2007; 2.053.305.000 para el año 2006; 2.952.303.000 por el año 2005; y, 1.726.178.000 por el año 2004.

Igualmente se señala que durante el período de los años 2004 a 2007 Bavaria S.A. realizó donaciones en dinero y en especie por un valor total de $ 67.905.225. d) Registro fotográfico y de video del evento navideño realizado por la empresa Bavaria S.A. durante el mes de diciembre del año 2007, en la ciudad de Bogotá, al que asistieron numerosas personas.

En el evento se exhibió en varias locaciones la marca BAVARIA (mixta), registrada a favor de la demandante. En consideración a las notas de prensa en radio y video que tuvieron por objeto el cubrimiento del evento, la empresa se benefició del despliegue publicitario a través de free press cuantificado en $1.290.223.000. e) Copia del artículo publicado en el diario Portafolio el 31 de mayo de 2006 en el que se indica que “aunque hoy ningún consumidor colombiano puede decir que se ha tomado ‘una Bavaria’, el nombre de esta compañía se ha convertido en un referente nacional e internacional de la industria cervecera colombiana.

La marca BAVARIA fue calificada por los gerentes y presidentes de compañías Colombianas como las más poderosas de las que hoy compiten en el mercado”[15]. f) Resultados de la encuesta realizada en mayo del año 2006 por la Agencia YANHAAS, a una muestra conformada por 800 hombres y mujeres, mayores de 18 años, residentes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y pertenecientes a los estratos 2, 3, 4, 5 y 6.

En el estudio se indica que el objetivo consistió en “demostrar que los nombres comerciales Bavaria S.A. y Grupo Empresarial Bavaria, así como el logo símbolo de Bavaria, gozan de notoriedad entre los colombianos, y que su origen empresarial es claramente identificado”[16]. En los resultados de la encuesta se señala: ← El 85,7% de los encuestados dijo conocer el signo <<GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA>>.

El 64.2% de ellos, dijo conocer dicho signo hace más de 16 años. Asimismo, el 72,7% de los encuestados que conocen el nombre lo asocian con cervezas, el 10.1% lo relaciona con la marca <<PONY MALTA>> y el 9.3% con la marca <<AGUILA>>[17]. ← Respecto del logo símbolo[18], el 91.8% de los encuestados afirmó conocer el logo. De ellos, el 71.5% conoce el signo hace más de 16 años.

El 56,4% de los encuestados que conocen el signo lo asocia con cerveza, el 24.7% con <<BAVARIA>> y el 14.3% lo relaciona con la marca <<PONY MALTA>>[19]. ← En cuanto al nombre comercial <<BAVARIA S.A>>, el 98.2% de los encuestados conoce el signo. El 69.5% de ellos, afirmó conocerlo desde hace más de 16 años. Asimismo, el 65.2% de los encuestados que conocen el nombre lo asocian con cervezas, el 11% con <<PONY MALTA>>, el 10.6% con la marca <<AGUILA>>[20]. g) Declaración jurada suscrita por el representante legal de Bavaria S.A. en donde afirma que la empresa es la titular única y exclusiva en Colombia del nombre comercial BAVARIA, que ha venido usando continua e ininterrumpidamente desde el año 1930[21]. 2.3.2.2.

De lo anterior se advierte, en primer lugar, que las pruebas relacionadas en los literales b), c), d) y g) del acápite precedente se refieren a la incidencia en el mercado del nombre comercial <<BAVARIA>> y, del mismo modo, la encuesta reseñada en el literal f) arroja evidencias sobre la extensión del conocimiento de dicho nombre comercial entre el público consumidor.

En efecto, dichas pruebas apuntan a demostrar el grado de conocimiento y difusión que ostenta dicha empresa a nivel nacional, circunstancia que le ha permitido ser reconocida como una de las compañías con mayores ingresos y mejor consolidadas en el sector cervecero. En esa medida, a partir de ellas solo es posible concluir que la demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, a través de la organización de eventos y la realización de donaciones entre sectores vulnerables de la sociedad Colombiana.

Asimismo, de las pruebas se desprende con claridad que el nombre comercial <<BAVARIA>> tiene un alto nivel de explotación comercial dentro del sector que comprende los productos que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”.

De hecho, fue en consideración a dichas evidencias que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad del nombre comercial <<BAVARIA>> que identifica una empresa dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el período comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad Bavaria S.A. Ahora bien, en cuanto atañe al objeto de la presente controversia, la Sala advierte, en primer lugar que, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, a pesar de que exista identidad en la denominación de ambos signos. Al respecto, debe destacarse que el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 define el nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

Por su parte, el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y que concluye, consecuentemente, cuando éste cesa real y efectivamente. En consideración a dichas disposiciones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que “[…] la finalidad del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, mientras que la de la marca es diferenciar o distinguir productos y servicios en el mercado.

Si bien la marca puede tener función publicitaria, indicadora del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios que ampara, tiene una naturaleza y una operatividad diferente al nombre comercial […]”. En ese orden de ideas, la notoriedad del nombre comercial se encuentra limitada a su naturaleza de signo distintivo que identifica la actividad de un comerciante determinado.

Por lo mismo, la existencia de un nombre comercial notorio no demuestra la existencia de una relación productos- mente del consumidor o servicios-mente del consumidor pues, se reitera, el nombre comercial no tiene como finalidad diferenciar un producto de otro, sino identificar al sujeto que lo introduce en el mercado, así como la actividad que éste desarrolla.

A su turno, la prueba de la notoriedad de la marca va dirigida a demostrar la conexión estrecha entre producto y consumidor. Así entonces, en el sub examine, aparece claro el alto grado de conocimiento del nombre comercial <<BAVARIA>> en el mercado colombiano, como signo distintivo de la actividad empresarial que desarrolla la empresa demandante, esto es, la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas.

Sin embargo, los referidos medios probatorios no se refieren, por ejemplo, al significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca <<BAVARIA>> o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos pertinentes para entender demostrada la notoriedad de esta última.

Así las cosas, para absolver el problema jurídico propuesto se impone establecer el estatus de notoria de la marca <<BAVARIA>> a la luz de las pruebas que, en los términos antes expuestos, resulten pertinentes para el efecto. 2.3.2.3. En consideración a los artículos 224 y 225 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente.

La notoriedad fue prevista con el objeto de “proteger la marca ampliamente difundida y posicionada por su titular y prevenir el registro de signos que puedan constituir una reproducción o imitación, parcial o total, de la marca notoria, para evitar así que se configuren los riesgos de confusión, asociación, dilución de la fuerza distintiva y, en especial, del uso parasitario que eventualmente podría surgir o presentarse en el mercado, entendido este como el aprovechamiento ilegítimo por parte de un tercero, del prestigio que la marca notoriamente conocida ha alcanzado en un mercado determinado”[22].

Los artículos 228 y siguientes de la Decisión 486 señalan que, para la determinación de la notoriedad de una marca, se tomarán en cuenta la difusión entre el público consumidor del producto o servicio identificado por razón de su uso intensivo y el consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara[23].

De las pruebas relacionadas en el acápite referente, la Sala observa que únicamente los certificados de registro marcario expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y la encuesta realizada por la Agencia Yanhaas, se refieren a la marca <<BAVARIA>>. Los certificados de registro marcario únicamente demuestran que la marca <<BAVARIA>> se encuentra registrada en las todas las Clases de la Clasificación Internacional de Niza, pero a partir de ellos no es posible derivar ninguna conclusión sobre la utilización, promoción, grado de distintividad inherente ni valor contable de la marca.

Con todo, si bien constituye un factor a tener en cuenta el que la marca se encuentre registrada en varias clases, en el presente asunto dicha circunstancia no es indicativa de su notoriedad por cuanto, como se explicará a continuación, la incidencia de recordación y fijación del signo corresponde a un único sector. Por su parte, la encuesta realizada por la Agencia Yanhaas pone de presente que el público consumidor reconoce desde hace más de 16 años la marca mixta BAVARIA y que esta es asociada a cervezas, gaseosas y bebidas no alcohólicas, lo que da cuenta que existe un alto grado de conocimiento entre miembros del sector pertinente, esto es, los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplica[24].

Esta prueba, aunque no ahonda sobre el valor de las inversiones efectuadas para promover los productos que con ella se identifican, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta a dichos productos, el valor contable del signo como activo empresarial o ninguno de los demás factores señalados en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, en principio podría acreditar la notoriedad de la marca.

No obstante lo anterior, no hay lugar a extender la protección especial que se le otorga a este tipo de marcas para efectos de desvirtuar la cancelación por no uso objeto de debate, en tanto que el reconocimiento de dicho signo se predica respecto de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “cervezas, bebidas sin alcohol, aguas minerales, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”.

Debe recordarse en este punto que la marca cuestionada “BAVARIA”, cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” En ese orden, al analizar el grado de vinculación entre los productos de la Clase 32 y los de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, la Sala encuentra que los primeros no son del mismo género o naturaleza respecto de los segundos.

Tampoco son productos sustitutos razonables, en tanto el consumidor no decide adquirir jabones, perfumería o cosméticos, en lugar de cervezas, bebidas gaseosas, zumo de frutas o siropes. Asimismo, el consumo de los primeros no genera la necesidad de consumo de bebidas, cervezas o zumos de frutas y por lo tanto no son productos complementarios.

En definitiva, desde la perspectiva del consumidor, los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no son productos sustitutos, intercambiables, complementarios, ni competidores de aquellos clasificados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, dichos productos no comparten los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad y satisfacen necesidades distintas, de manera que los consumidores a quienes se dirigen no son los mismos.

Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados no vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto era procedente la cancelación por no uso de la marca <<BAVARIA>> en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la sociedad titular de la marca, tal como le correspondía legalmente, no acreditó en debida forma el uso de dicho signo distintivo en dicha Clase, como tampoco la notoriedad de la marca respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos o de productos o servicios diferentes que se encontraren dentro del sector pertinente y respecto de los cuales se pudiera generar riego de confusión, asociación, dilución o aprovechamiento indebido que impidieran la cancelación de aquella. 2.4.

Sobre el reconocimiento de personería Visto el informe secretarial que obra a folio 684 del expediente, se tendrá por terminado el poder conferido a la abogada Blanca Liliana López Sanabria, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso, a cuyo tenor “El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas en el proceso”.

Del mismo modo, se reconocerá a la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 639 del expediente. 2.5. Conclusión. En consecuencia, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Blanca Liliana López Sanabria.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 639 del expediente.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Folios 344 y 345 del expediente. [2] Folio 42 del anexo 1, en el que obra el expediente 93-345631 que corresponde a los antecedentes administrativos de los actos acusados. [3] Folio 28 del expediente. [4] Folios 386 a 445 del expediente. [5] Folios 644 a 651 del expediente. [6] Folios 632 a 638 del expediente. [7] Folios 657 a 682 del expediente. [8] Folios 525 a 554 del expediente. [9] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. [10] El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. [11] El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. [12] El riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. [13] Folio 330 del expediente. [14] Folio 331 del expediente. [15] Folio 126 del anexo 1 en el que obra el expediente 93-345631 que corresponde a los antecedentes administrativos de los actos acusados. [16] Folio 96 a 124, ibídem. [17] El porcentaje restante de asociación se refiere a marcas que identifican bebidas alcohólicas, gaseosas, aguas embotelladas y jugos. [18] Conformado por la letra <<B>> y la representación de la cabeza de un águila que se encuentra en su parte superior. [19] El porcentaje restante de asociación se refiere a marcas que identifican bebidas alcohólicas, gaseosas y jugos. [20] El porcentaje restante de asociación se refiere a marcas que identifican bebidas alcohólicas, gaseosas y jugos. [21] Adicionalmente, en la demanda se relacionó dentro del acápite de pruebas el informe anual 2007 de Bavaria; sin embargo, dentro del expediente no obra dicho documento. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Radicado núm.: 11001032400020070025200, Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A., C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. [23] Ibídem. [24] Decisión 486 de 2000, artículo 230, literal a).