PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo INVERENERGETICAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son INVER y ENERG en la clase 37 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo INVERENERGETICAS por no existir similitud con las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA En cuanto a la similitud ortográfica, Sala observa que la marca nominativa INVERENERGETICAS está compuesta por una (1) palabra, siete (7) sílabas, dieciséis (16) letras, nueve (9) consonantes y siete (7) vocales.

Por su parte, la marca ENERGITECA está compuesta por una (1) palabra, cinco (5) sílabas, diez (10) letras, cinco (5) consonantes y cinco (5) vocales. Se observa, entonces, que los signos enfrentados resultan ser diferentes en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues si bien es cierto que comparten la expresión ENERG, también lo es que ambas tienen elementos adicionales que les otorgan suficiente distintividad, concretamente en las partículas “INVER”, “ETICAS” e “ITECA”.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan diferencias que impiden que exista un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen diferencias entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma parecida, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás, esto es, en tanto el signo cuestionado se encuentra integrado con la partícula “INVER” que le otorga una sonoridad diferente y el acento de la marca previamente registrada está en la sílaba “TE”.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que la expresión ENERG evoca el concepto de energía. En efecto, mientras la palabra ENERGETICA significa “[…] que produce energía […]”, ENERGITECA a pesar de no tener significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es conocido como el lugar especializado en el arreglo y mantenimiento del sistema energético o eléctrico de vehículos.

Sin perjuicio de lo anterior, del análisis en conjunto de los signos en conflicto, la Sala no encuentra similitud en cuanto a su concepción o significado, en tanto INVERENERGETICA se refiere a inversión energética y ENERGITECA, se repite, hace alusión a un centro especializado para mantenimiento del sistema eléctrico de vehículos. Por las razones anteriores y del análisis de los signos, la Sala considera que los mismos resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico.

Ahora bien, como lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00033-00 Actor: SOCIEDAD COÉXITO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: INVERENERGETICAS – ENERGITECA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad COÉXITO S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 20776 de 29 de abril de 2009, 26576 de 28 de mayo de 2009, 38674 de fecha 30 de julio de 2009, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca INVERENERGETICAS (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad COÉXITO S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA.

Que se declare la nulidad de la Resolución número 20776 de fecha 29 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo 08-084163, la cual declaró infundada la oposición formulada por COEXITO S.A. y concedió el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS. SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución número 26576 de fecha 28 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual confirma la Resolución 20776 de 2009 TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución número 38674 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución 20776 de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca INVERENERGETICAS, solicitada para distinguir servicios de la clase 37. QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del CCA.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. solicitó el registro del signo INVERENERGETICAS (nominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 597 el 31 de octubre de 2008, frente a la cual presentó oposición la sociedad COÉXITO S.A. con fundamento en las marcas ENERGITECA (nominativa y mixta), para distinguir servicios comprendidos en las clases 9 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, así como en la titularidad del nombre y enseña comerciales ENERGITECA.

Afirmó que mediante la Resolución 20776 de 29 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COÉXITO S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo INVERENERGETICAS (nominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseveró que la sociedad demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la Resolución mencionada. Manifestó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 26576 de 28 de mayo de 2009, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, esto es, en el sentido de confirmar la decisión anterior.

Finalmente, recordó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución 38674 de 30 de julio de 2009, por medio de la cual desató el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 20776 de 29 de abril de 2009. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al desconocer la “[…] evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas, […] por lo que no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

En efecto, adujo que el signo INVERENERGETICAS está incurso en la causal de irregistrabilidad señalada, por cuanto es similar a la marca previamente registrada ENERGITECA, e identifica servicios que guardan relación de conexidad con los servicios identificados con la marca. Señaló que la marca previamente registrada identifica servicios y aparatos generadores de energía, los cuales guardan relación de conexidad con los servicios de reparación, distribución y tratamiento de plantas.

Puso de presente que “[…] la partícula INVER, es un componente de uso común, tal como lo demuestra la existencia de más de doscientos registros vigentes, en diversas clases de la clasificación internacional de marcas […]”. Por otra parte, se refirió a que el signo solicitado es prácticamente idéntico a la enseña comercial ENERGITECA, por lo que existe confusión con los servicios prestados a través de los establecimientos de comercio denominados ENERGITECA de los cuales es propietaria.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Precisó que entre los signos en conflicto no se presentan semejanzas susceptibles de crear confusión directa o indirecta. En efecto, señaló que los signos tienen diferente extensión, uno se compone de 7 sílabas (INVERENERGETICAS) y el otro de 5 (ENERGITECA), y que si bien ambos comparten algunas sílabas, estas se distribuyen en forma diversa dentro de cada conjunto, así mismo, las sílabas comunes, están acompañadas de diferentes fonemas lo que da como resultada una evidente diferenciación fonética y visual.

Frente a la debilidad de la partícula INVER, aseveró que la misma se debe estudiar en relación con la clase de la que hace parte la respectiva marca, por lo que “[…] incurre en error el accionante al pretender que, por el hecho de existir varios registros de varias clases que emplean dicha partícula, la misma se torna en débil frente a la marca otorgada […]”.

Precisó que revisada la base de datos de la entidad, encontró que en la clase 37 se encontraron 12 registros de 9 titulares, lo cual evidencia que la partícula no es débil frente a los servicios que amparan la referida clase. Indicó que si bien en ambos signos se observa la inclusión de la palabra ENERG, dicha palabra evoca el concepto de “energía”, el cual no es apropiable en exclusiva con relación a los servicios que ampara la clase 37 Internacional, como quiera que es de frecuente utilización por los empresarios que se ubican en dicha clase.

Finalmente, en relación con la supuesta confundibilidad del signo con la enseña comercial ENERGITECA utilizada por el actor en sus establecimientos de comercio, aclaró que “[…] para que se aplique la causal contenida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión, se requiere constatar la similitud o identidad entre el nombre o enseña comercial y el signo solicitado […]”, y que del cotejo de los mismos no existe semejanza tal que pueda llevar a confusión al consumidor, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el marcado II.3.

INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, manifestó que “[…] del análisis de confundibilidad se desprende que la marca INVERENERGETICAS dista de ser similar a las marcas registradas a nombre de la actora, en razón a las diferencias gráficas, fonéticas y visuales que se presentan entre dichos signos […]”.

Manifestó que la supuesta confusión sólo se daría en cuanto a la presencia de la partícula ENERG y el concepto de energía que ésta evoca en ambos signos, no obstante precia que el vocablo no es un elemento que tenga aptitud de generar similitud entre los signos, al punto de que la coexistencia de éstos logre producto el riesgo de confusión o asociación. Señaló que “[…] los propietarios de marcas que contengan la partícula ENERG o alusiones directas al concepto de ENERGÍA, deben tolerar su inclusión en otros signos, dado que no es posible tratar de apropiarse de forma exclusiva de dichos elementos, toda vez que éstos resultan necesarios para referirse a una cualidad que, como dijimos, puede estar presente en una gran variedad de bienes y/o servicios […]”.

Resaltó que la marca INVERENERGETICAS (nominativa) es una conjunción de elementos denominativos que no constituye la designación genérica de los servicios de la clase 37 y que con ella se pretenden comercializar, ni es un signo o denominación que sirva de manera exclusiva para describir sus características propias o cualidades intrínsecas.

Indicó que es arbitrario afirmar que existe una conexión competitiva entre las marcas registradas, pues una está dedicada a la prestación de los servicios de generación y distribución de energía o la inversión en estos sectores y, la otra, a la fabricación y comercialización de pilas y baterías eléctricas. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 116-IP-2013 de fecha 21 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre y enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 3.

Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.

El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. 5.

La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

(ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “INVERENERGETICAS” (denominativo), es un signo integrado por partículas evocativas de los servicios de la clase 37 que pretende distinguir, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable. 7.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. 8. Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 9.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. 10. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial y el establecimiento mercantil que distingue la enseña comercial.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]” (negrillas fuera de texto). IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 21 de julio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora reiteró en esencia los argumentos de nulidad.

La Agencia del Ministerio Público, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Compañía Colombiana de Inversiones S.A. en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad COEXITO S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 20776 de 29 de abril de 2009, 26576 de 28 de mayo de 2009 y 38674 de fecha 30 de julio de 2009, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca INVERENERGETICAS (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es similar con la marca, nombre y enseña comerciales ENERGITECA (mixta) previamente registradas a nombre de la sociedad COEXITO S.A. V.2.- Las causales de irregistrabilidad El apoderado de la parte actora invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. “[…] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

V.3. - El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[1].

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[2].

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[3].

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4. - Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[4] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5. - La comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado INVERENERGETICAS (nominativo) - Marcas registradas ENERGITECA (nominativa) Registros 197298 y 292425 [pic] Registro 263367 (mixta) Registro 232710 (mixta) Registro 293310 (mixta) ENERGITECA Nombre y enseña comercial Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[5].

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si las expresiones “INVER” y “ENERG” son de uso común en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, el demandante fundamenta su argumento de nulidad en el hecho de que del análisis de confundibilidad debe excluirse la partícula “INVER”, al ser un “[…] componente de uso común, tal como lo demuestra la existencia de más de doscientos registros vigentes, en diversas clases de la clasificación internacional de marcas […]”. En igual sentido se deberá establecer la naturaleza de la partícula “ENERG”.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia sostuvo que el Juez Consultante debe precisar si dichas partículas son de uso común en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio[6] y las relacionadas por la sociedad interviniente, la Sala observa que las partículas “INVER” y “ENERG”, son términos de uso común en las marcas de servicios de la referida clase, tal y como se observa a continuación: |Marca |Registro| |INVERGAS |455950 | |INVERFUTURA |453338 | |INVERLYC |522797 | |INVERBOD |493994 | |INVERCON |814 | |INVERMER |7926 | |INVERCOAL |608736 | |Marca |Registro| |ENERGICENTRO |13413 | |ENERGIA EFICIENTE |298442 | |ENERGÍA PREMIO |330521 | |ENERGÉTICOS |357765 | |ENERGYELECT |347713 | |HYDROGEN ENERGY |345459 | Respecto de las partículas de uso común la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo.

No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado que, excepcionalmente, en aquellos eventos en los cuales se llegare a reducir los signos de tal manera que fuere imposible realizar el cotejo marcario, el mismo se hará sin la exclusión de dichas partículas[7]. En efecto, si bien es cierto que al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso o genéricas; también lo es que en el derecho de propiedad industrial la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de fantasía del conjunto marcario[8].

Para la Sala[9] no se puede dar paso al estudio fragmentado de las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que desde el punto de vista del consumidor medio, los signos no son recibidos en forma separada[10]. Así pues, en el evento en que se excluyan las partículas INVER y ENERG, el cotejo se realizaría con las expresiones ETICAS e ITECA, las cuales no resultan suficientes para determinar si existe la confusión endilgada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: I |N |V |E |R |E |N |E |R |G |E |T |I |C |A |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | | Signo solicitado E |N |E |R |G |I |T |E |C |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | | Marca registrada En cuanto a la similitud ortográfica, Sala observa que la marca nominativa INVERENERGETICAS está compuesta por una (1) palabra, siete (7) sílabas, dieciséis (16) letras, nueve (9) consonantes y siete (7) vocales.

Por su parte, la marca ENERGITECA está compuesta por una (1) palabra, cinco (5) sílabas, diez (10) letras, cinco (5) consonantes y cinco (5) vocales. Se observa, entonces, que los signos enfrentados resultan ser diferentes en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues si bien es cierto que comparten la expresión ENERG, también lo es que ambas tienen elementos adicionales que les otorgan suficiente distintividad, concretamente en las partículas “INVER”, “ETICAS” e “ITECA”.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan diferencias que impiden que exista un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: INVERENERGETICAS – ENERGITECA – INVERENERGETICAS – ENERGITECA INVERENERGETICAS – ENERGITECA – INVERENERGETICAS – ENERGITECA INVERENERGETICAS – ENERGITECA – INVERENERGETICAS – ENERGITECA INVERENERGETICAS – ENERGITECA – INVERENERGETICAS – ENERGITECA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen diferencias entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma parecida, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás, esto es, en tanto el signo cuestionado se encuentra integrado con la partícula “INVER” que le otorga una sonoridad diferente y el acento de la marca previamente registrada está en la sílaba “TE”.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que la expresión ENERG evoca[11] el concepto de energía. En efecto, mientras la palabra ENERGETICA significa “[…] que produce energía […]”, ENERGITECA a pesar de no tener significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es conocido como el lugar especializado en el arreglo y mantenimiento del sistema energético o eléctrico de vehículos.

Sin perjuicio de lo anterior, del análisis en conjunto de los signos en conflicto, la Sala no encuentra similitud en cuanto a su concepción o significado, en tanto INVERENERGETICA se refiere a inversión energética y ENERGITECA, se repite, hace alusión a un centro especializado para mantenimiento del sistema eléctrico de vehículos. Por las razones anteriores y del análisis de los signos, la Sala considera que los mismos resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico.

Ahora bien, como lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan. En suma, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca INVERENERGETICAS es distintiva y no es similarmente confundible con la marca, nombre y enseña comercial ENERGITECA (mixta) previamente registradas a nombre de la sociedad COEXITO S.A., lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00033-00 Actor: COÉXITO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD – MARCAS Tema: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA INVERENERGETICAS EN LA CLASE 37 INTERNACIONAL ACLARACIÓN DE VOTO Si bien comparto la decisión adoptada en la sentencia de 28 de junio de 2019, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, que se encontraban dirigidas a que se declarara la nulidad de las resoluciones administrativas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron al tercero interesado el registro de la marca INVERENERGETICAS para identificar servicios de la Clase 37 Internacional, estimo pertinente aclarar mi voto en el siguiente sentido: En el proceso se discutió la legalidad de los actos antes referidos, porque, en criterio del actor, la marca nominativa INVERENERGITECAS resultaba confundible con su marca nominativa ENERGITECA, y con la denominación ENERGITECA, elemento predominante en las marcas mixtas y la enseña comercial de la sociedad opositora.

Entre otros argumentos de la parte actora se adujo que la partícula INVER, presente en la marca cuestionada, es de uso común y debe excluirse del registro, siendo evidente entonces la similitud entre los signos ENERGETICAS y ENERGITECA. En la sentencia la Sala abordó este argumento y se hizo el examen de exclusión de la partícula INVER. En mi criterio, no era procedente el anterior análisis, pues, cuando se aplica la excepción a la regla de cotejar en conjunto los signos distintivos en conflicto, excluyendo del examen respectivo el elemento de uso común (partícula, prefijo, sufijo, terminación, etc.), es necesario que el mismo se encuentre presente en las dos marcas objeto de comparación. En efecto, no debe pasarse por alto que de lo que se trata es de cotejar signos distintivos, y que una regla para ello es que se enfatice en las semejanzas de éstos, toda vez que es allí donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. En este caso, como la partícula INVER solo hace parte de uno de las marcas confrontadas, resultaba improcedente verificar si la misma era o no de uso común. En esos términos me permito con todo respeto dejar sentada mi aclaración de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [4] Ibídem. [5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [6] Signos registrados con anterioridad a los actos administrativos acusados. [7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 268-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015. [8] Ibídem. [9] Ver entre otras la sentencia de 14 de junio de 2007.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2003 – 00231. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón. [10] Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 20 de Enero de 2000. C.P, Manuel Santiago Urueta Ayola Radicación núm. 4203. “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

Particularmente cuando se coteja una marca denominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa”. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de febrero de 1997, C.P Libardo Rodríguez Rodríguez, Radicación: 2556.

“La expresión Sulfaplata es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en la lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca”. ----------------------- Atol gmfcj hmcknVo ia»7Co