11001-03-24-000-2010-00264-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2010-00264-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2019-06-28

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Coexito S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: De la confrontación que se hace entre INVERENERGETICAS y ENERGITECA, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por una (1) palabra de dieciséis (16) letras y siete (7) sílabas y la segunda por una (1) palabra de diez (10) letras de cinco (5) sílabas. Adicionalmente, ambas marcas comparten la expresión ENERG, la cual es de uso común, por lo tanto es una expresión débil e inapropiable en exclusiva por cualquier empresario. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERG, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERG se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, esto es [im-be-re-ner-xe-‘ti-kas] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-kas]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, cuyo titular es el tercero con interés, y las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y elemento nominativo de la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. […] La Sala considera que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, constituye una unión sintética de palabras, que si bien no es conocida en el idioma castellano, si resulta evocativa de una idea en la que se combina, por un lado, el concepto “inversión” y, por el otro, el concepto “energía”, dando lugar a que el consumidor promedio, encuentre en su forma compuesta un signo distintivo que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los servicios amparados por la mencionada marca mixta en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la Sala advierte que las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, son también evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERG que viene de la palabra “energía” e ITECA que se deriva del morfema -teca que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […] Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra diferencias ideológicas entre las denominaciones cotejadas, suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el consumidor promedio. Por un lado, la marca solicitada evoca de una manera caprichosa la conjugación de los conceptos “inversión” y “energía”, mientras que las marcas registradas y la enseña depositada evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye, aplicando la vision de conjunto, que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, cuenta con suficientes elementos distintivos para ser diferenciada de las marcas nominativas ENERGITECAS y de las marcas mixtas ENERGITECAS, cuyo titular es la parte demandante, debido a que no son similares fonética, ortográfica ni conceptualmente.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO - Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Es la que procede respecto del acto que concede el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Término de caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No probada[L]a Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1. Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2. Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. 44. La Sala observa que la referida acción prescribe cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado, en consecuencia, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: 44.1. La Resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, quedó ejecutoriada el 15 de septiembre de 2009. 44.2. La demanda se presentó el 14 de mayo de 2010, esto es, aproximadamente ocho (8) meses después de la fecha de concesión del registro demandado; es decir, que la demanda se presentó dentro del término de los cinco (5) años a que se configure la prescripción de la acción de nulidad relativa. 45. En consecuencia, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa ejercida por el demandante no se encontraba prescrita cuando se radicó la demanda ante este Corporación, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo INVERENERGETICAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa ENERGITECA registradas en las clases 9 y 35; mixtas ENERGITECA registradas en la clase 9 y 35 y la enseña comercial mixta ENERGITECA de las clases 9 y 42 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es INVER en la clase 40 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ENERG en las clases 9, 35 y 40 / EXPRESIÓN DÉBIL – Lo es ENERG / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Bajo la visión de conjunto / MARCA EVOCATIVA - Concepto / MARCA EVOCATIVA – Lo son INVERENERGETICAS y ENERGITECA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo INVERENERGETICAS por no existir similitud con las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA De la confrontación que se hace entre INVERENERGETICAS y ENERGITECA, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por una (1) palabra de dieciséis (16) letras y siete (7) sílabas y la segunda por una (1) palabra de diez (10) letras de cinco (5) sílabas.

Adicionalmente, ambas marcas comparten la expresión ENERG, la cual es de uso común, por lo tanto es una expresión débil e inapropiable en exclusiva por cualquier empresario. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERG, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERG se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, esto es [im-be-re-ner-xe-‘ti-kas] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, es decir [e- ner-xi-‘te-kas].

Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, cuyo titular es el tercero con interés, y las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y elemento nominativo de la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. […] La Sala considera que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, constituye una unión sintética de palabras, que si bien no es conocida en el idioma castellano, si resulta evocativa de una idea en la que se combina, por un lado, el concepto “inversión” y, por el otro, el concepto “energía”, dando lugar a que el consumidor promedio, encuentre en su forma compuesta un signo distintivo que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los servicios amparados por la mencionada marca mixta en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, la Sala advierte que las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, son también evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERG que viene de la palabra “energía” e ITECA que se deriva del morfema –teca que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […] Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra diferencias ideológicas entre las denominaciones cotejadas, suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el consumidor promedio.

Por un lado, la marca solicitada evoca de una manera caprichosa la conjugación de los conceptos “inversión” y “energía”, mientras que las marcas registradas y la enseña depositada evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica.

Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye, aplicando la vision de conjunto, que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, cuenta con suficientes elementos distintivos para ser diferenciada de las marcas nominativas ENERGITECAS y de las marcas mixtas ENERGITECAS, cuyo titular es la parte demandante, debido a que no son similares fonética, ortográfica ni conceptualmente.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Término de caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No probada [L]a Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1.

Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2. Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. 44.

La Sala observa que la referida acción prescribe cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado, en consecuencia, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: 44.1. La Resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, quedó ejecutoriada el 15 de septiembre de 2009. 44.2.

La demanda se presentó el 14 de mayo de 2010, esto es, aproximadamente ocho (8) meses después de la fecha de concesión del registro demandado; es decir, que la demanda se presentó dentro del término de los cinco (5) años a que se configure la prescripción de la acción de nulidad relativa. 45. En consecuencia, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa ejercida por el demandante no se encontraba prescrita cuando se radicó la demanda ante este Corporación, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00264-00 Actor: COEXITO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tema COMPARACIÓN ENTRE MARCA NOMINATIVA Y MARCAS NOMINATIVAS.

AUSENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Coexito S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21760 de 30 de abril de 2009, 29851 de 18 de junio de 2009 y 43814 de 31 de agosto de 2009.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Coexito S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial[1], presentó demanda[2] en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21760 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 29851 de 18 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Las mencionadas resoluciones declararon infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedieron el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS[5] solicitada por Compañía Colombiana de Inversiones S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La parte demandante solicitó, en consecuencia, que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es Compañía Colombiana de Inversiones S.A., para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones[6]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 21760 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 08-084162, la cual declaró infundada la oposición formulada por COEXITO S.A. y concedió el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, para identificar servicios de la clase 40.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 29851 proferida por la iefe de la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 21760. TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 43814 de fecha 231 de agosto de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 21760 de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca INVERENERGETICAS, solicitada para distinguir servicios de la clase 40. QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[7]: 4.1. Compañía Colombiana de Inversiones S.A., el 13 de agosto de 2008, presentó la solicitud de “[…] registro de la marca INVERENERGETICAS, para distinguir servicios de la clase 40 de la clasificación internacional de marcas […]”[8]. 4.2.

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 597 de 31 de octubre de 2008 y se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 08-084162. 4.3. La parte demandante, en la respectiva oportunidad, presentó oposición contra la solicitud de[9]: “[…] oposición, en virtud de ser titular en Colombia de las siguientes marcas: |No. |Signo | |INVERENERGETICAS |ENERGITECA | |En su estructura gramatical |Su estructura gramatical está | |está compuesta por siete |compuesta por cinco sílabas. | |sílabas. |Dentro del conjunto se observa | |Dentro del conjunto se observa|que comparten dos sílabas ENERG, | |que comparten dos sílabas |su terminación es diferente es | |ENERG, su terminación es |TECA pero con los fonemas que | |diferente es TICAS pero como |acompañan al conjunto en completo| |los fonemas que acompañan al |lo hacen distintivo sin generar | |conjunto en completo lo hacen |riesgo de confusión. | |distintivo, sin generar riesgo| | |de confusión. | | |Contiene la partícula INVER. | | En su aspecto visual, fonético de las marcas enfrentadas, presentan una dicción totalmente disímil y entre los mismos existe suficiente distintividad no siendo similares contrario a lo que afirma el demandante.

A su vez se observa el signo solicitado y las marcas opositoras son distintivas, más aún cuando se observa el diseño a la parte grafica de las opositoras otorgándole más distintividad en el mercado permitiendo que el consumidor las identifique individualmente sin llegar a confusión. Frente al aspecto ideológico la marca solicitada evoca inversiones en el sector energético mientras las marcas opositoras evocan los lugares en donde se adquiere la energía […]”. 7.3.

Adujo que[21]: “[…] Al compartir los signos enfrentados una partícula de uso común, como ENERG, no le otorga derecho de exclusividad sobre la misma, teniendo en cuenta que cualquier empresario puede utilizarla para el registro de otra marca, la cual debe ser distintiva, esta partícula puede ser utilizada por cualquiera, más aún se observa dentro del registro marcario en esta Superintendencia que dicha partícula ENERG, es usada por varias marcas previamente registradas.

Visto el conjunto y sin fraccionar la unidad de cada una de las estructuras gramaticales contrario como refiere el apoderado judicial del demandante, los signos enfrentados gozan de suficiente distintividad en el mercado, otorgándole al consumidor la posibilidad de distinguir su origen empresarial […]”. 7.4. Propuso la excepción de fondo denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento propuesta”[22], de conformidad con el numeral 2 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. 8.

Compañía Colombiana de Inversiones S.A., actualmente Celsia S.A. E.S.P., vinculada como tercero con interés en el resultado del proceso[23], en adelante el tercero con interés, no contestó la demanda[24]. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de febrero de 2014[25], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, profirió la interpretación prejudicial 198-IP-2015 proferida el 21 de agosto de 2015[26], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró[27]: “[…] 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15.

Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 […]” (Destacado de la Sala). 11. Finalmente, expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables, a su juicio. Alegatos de conclusión 12. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de agosto de 2017[28], corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 12.1.

Dentro del anterior término legal, la parte demandante y la parte demandada presentaron sus alegatos de conclusión, en los cuales reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la demanda. 12.2., El tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal[29].

Reconocimiento personería apoderada de la parte demandada 13. Vistos los artículos 160 de la Ley 1437 y 74 y siguientes de la Ley 1564, sobre el derecho de postulación y los poderes, en virtud de que el poder otorgado fue conferido y presentado, junto con los alegatos de conclusión, en el mes de septiembre de 2017. 14. Atendiendo al memorial visible a folio 239 del expediente, la Sala reconocerá personería a la abogada CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 15. Visto el artículo 128, numeral 7.º del Decreto 01 de 1984[30], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 308[31] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[32], sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[33] de 12 de marzo de 2019[34], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia del propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 198-IP-2015 proferida el 21 de septiembre de 2016; vii) cuestión previa sobre la excepción propuesta de “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”; viii) la jurisprudencia de la Sección Primera sobre la aplicación de los criterios para cotejo marcario entre signos y/o marcas de nominativas y/o elementos nominativos de las marcas mixtas; y ix) el análisis del caso concreto. 17.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados 18. Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados, sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así: 18.1.

Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009[35], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés. En la Resolución se indicó: “[…]

CONSIDERANDO

[…] 1.2.1. Comparación de los signos Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad: […] En el caso que nos ocupa, si bien las marcas opositoras son mixtas, el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras.

Por lo tanto, el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones (INVERENERGETICAS / ENERGITECA), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfico pueda ser determinante. La División, luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo INVERENERGETICAS y la marca opositora ENERGITECA, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general.

En primer lugar, encontramos diferente extensión, por un lado, siete sílabas y, por el otro, cinco sílabas. Si bien ambos comparten algunas sílabas, vemos que éstas se distribuyen en diversa forma dentro de cada conjunto, así mismo, las sílabas en común se ven acompañadas por fonemas diversos en cada signo, lo que genera una marcada diferenciación fonética y visual.

Estas diferencias ortográficas confieren a cada signo considerado en su conjunto, una visualización y pronunciación única y suficientemente distintiva. Vemos que ambos signos coinciden en la inclusión de la partícula ENER, pero no podemos afirmar que por esa circunstancia se genere riesgo de confusión entre los mismos, pues ésta partícula en la marca solicitada evoca el concepto de energía y en ese sentido, tiene relación directa con los servicios que pretende identificar, a saber, ‘producción y generación de energía, energía eléctrica, y energía térmica, servicios relativos a la generación y producción de energía, energía eléctrica y térmica, servicios de electricidad a partir de la energía’.

Adicionalmente, vemos que no es raro encontrar diferentes marcas en la clase 40 que evoquen el concepto de energía; como ejemplo podemos citar: […] Lo anterior implica que el opositor debe tolerar la existencia de otras marcas que contengan la partícula ENERG en el sentido de evocar el concepto de energía, siempre que éstas tengan elementos adicionales que le otorguen la suficiente distintividad y obviamente en el evento de que los productos o servicios que identifiquen efectivamente tengan relación con ese concepto.

De lo expuesto, resulta que las marcas INVERENERGETICAS y ENERGITECA no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Confundibilidad con nombre o enseña comercial […] Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, encontramos que el signo INVERENERGETICAS y el nombre comercial ENERGITECA no existen semejanzas de forma que el consumidor se confunda o que surja riesgo de asociación, como se estableció en el numeral anterior.

Por consiguiente, el signo solicitado puede coexistir en el mercado con el nombre comercial del opositor. En este orden de ideas, ya que los signos no son idénticos ni se asemejan es innecesario referimos a los demás supuestos jurídicos que incluye la causal de irregistrabilidad en estudio y tampoco sería pertinente el estudio del material probatorio aportado […]” (Destacados de la Sala). 18.2.

Resolución núm. 29851 de 18 de junio de 2009[36], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009 y conceder el recurso de apelación. En cuya parte motiva se consideró: “[…]

CONSIDERANDO

[…] En el aspecto ortográfico, si bien la expresión INVERENERGETICAS, del signo solicitado en registro comparte la expresión ‘ENERG’ con las marcas previamente registradas ENERGITECA (MIXTA), este no puede ser tenido en cuenta al realizar el análisis, debido a ser una partícula de uso común en la clase para la que se solicita el registro marcario, pues informa al consumidor acerca de los servicios que se pretenden ofrecer.

Por ende el estudio de los signos en conflicto debe versar sobre los elementos restantes. Ahora bien, el signo INVERENERGETICAS (NOMINATIVO) y las marcas registradas ENERGITECA (MIXTO), a pesar de coincidir en algunas letras, no presentan semejanzas de forma tal que el consumidor las confunda en el mercado, pues mientras que la expresión INVERENERGETICAS, está conformado por siete sílabas la marca registrada está compuesta por cinco sílabas, en este sentido la terminación de las dos expresiones difiere (TECA / TICAS), haciendo que se perciba una clara diferenciación auditiva.

Por lo anterior, los usuarios no se confundirían al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los servicios identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés de los usuarios y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca […]” (Destacados de la Sala). 18.3.

Resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009[37], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21760 de 30 de abril de 2009, reiterando lo previamente considerado y profundizando en lo siguiente: “[…]

CONSIDERANDO

[…] Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, INVERENERGETICAS y ENERGITECAS, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que si bien la expresión solicitada contiene la mayoría de las letras de las marcas registradas, la partícula INVER incluida en ella y el cambio que se hace de las letras E e I específicamente en las expresiones ENERGETICAS y ENERGITECAS, hace que se pueda percibir estructuras fonéticas, visuales y conceptuales distintas, estas diferencias se pueden apreciar de la siguiente manera: IN-VE-RE-NER-GE- TI-CAS / E-NER-GI-TE-CAS, [im be re ner xe 'ti kas] / [e ner xi 'te kas].

Es importante aquí recordar que al hacer el análisis de signos distintivos éste debe ser realizado en conjunto sin fraccionamientos, derivado de lo cual, es claro para este despacho que se trata de signos que pueden coexistir sin que se presente riesgo de confusión o asociación empresarial, de otra parte se debe tener en cuenta que la expresión solicitada reivindica servicios de la clase 40ª entre los que se encuentran los servicios de generación y distribución de energía, concepto que se deduce al observar la expresión solicitada que evoca inversiones en el sector energético, mientras que las marcas solicitadas evocan lugares en donde se adquiere energía, específicamente para vehículos es decir el fin de las marcas cotejadas es bien diferente respecto a sus productos y servicios reivindicados […]” (Destacados de la Sala).

El problema jurídico 19. Corresponde a la Sala, con fundamento en los cargos de nulidad formulados por la parte demandante en el escrito de demanda, los argumentos de defensa en la contestación de la demanda y lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, en primer lugar, determinar si se configuran o no los supuestos normativos de la excepción de denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho” y, en segundo lugar, determinar si la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, cuyo titular es el tercero con interés, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 para su registro para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad del artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 20.

La Sala precisa que la parte demandante citó como normas comunitarias vulneradas los artículos 134, 136, literales a) y b) de la Decisión 486 y que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial indicó: “[…] 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15.

Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la decisión 486 […]” (Destacados de la Sala). 21. No obstante lo anterior, la Interpretación prejudicial analizó el tema relativo a la enseña y al nombre comercial. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[38], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[39] de la Comisión de la Comunidad Andina.[40] Principios y características del Derecho Comunitario Andino 24.

Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. 25. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[41] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 26.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[42]. 27. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[43], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro. 28. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] 29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[45] 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

La Interpretación Prejudicial 198-IP-2015 proferida el 21 de septiembre de 2016[46] 36. La Sala procederá a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 198-IP-2015, proferida para este caso: “[…] IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 16.

En el procedimiento administrativo interno COEXITO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca INVERENERGETICAS (denominativa), con fundamento en las marcas ENERGITECA (mixtas y denominativas) previamente registradas por ella. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a los criterios para el cotejo de signos distintivos. 17.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 18. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. […] 22.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 23. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 24.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 25. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 26. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 27. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general […]. […] B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 30. En consideración a que el signo solicitado INVERENERGÉTICAS es denominativo y la marca opositora ENERGITECA es mixta, se analizará el aspecto de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 31.

La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. […] 33. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando los criterios que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. […] Comparación entre marcas denominativas. 36.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos INVERENERGÉTICAS y ENERGITECA Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 37. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 38.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] C. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL. 40.

En consideración a que la actora dentro de sus argumentos afirma haber utilizado la enseña comercial ENERGITECA, la cual es confundible con el signo solicitado INVERENERGERICAS (denominativo) este Tribunal se referirá a este aspecto. 41. Reiterando lo afirmado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 109-IP-2012: ‘La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial.

Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas’, que: ‘La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro’. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: ‘La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil’.

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.

El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190.

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1.

Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486). 42.

Por lo tanto, el juez consultante deberá revisar y analizar si en efecto la enseña comercial ENERGITECA fue utilizada bajo los lineamientos señalados en esta providencia y si crea riesgo de confusión en el público consumidor. D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (ENERG + INVER). 43. Afirma la Superintendencia de Industria y Comercio que “ENERG” es una partícula de uso común para los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que nos referiremos las partículas de uso común. 44.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 45. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 46.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 47. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […] E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS DE LA CLASE 40 Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS CLASES 9 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 49.

El signo solicitado para registro ampara servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos opositores amparan productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. 50. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. […] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con los criterios establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando los criterios que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

CUARTO: El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. CUARTO (sic): La corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor […]” (Destacados de la Sala).

Cuestión previa sobre la excepción propuesta por la parte demandada y que denominó como “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento” 37. La parte demandada propuso, en el escrito de contestación de la demanda, como excepción de fondo la que denominó “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento […]”, por cuanto, considera que la acción procedente para el caso sub lite es la de nulidad y restablecimiento del derecho, que establece el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, cuya caducidad opera a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de ejecutoria de los actos acusados, de conformidad con lo dispuesto en numeral 2 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. 38.

Visto el artículo 172 de la Decisión 486, la Sala observa que, en su texto, se establecen, por un lado, la acción de nulidad absoluta y, por el otro, la acción de nulidad relativa. 38.1. La referida norma respecto de la nulidad absoluta establece que la autoridad nacional la decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando se hubiese concedido el registro como marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. 38.2.

Asimismo, el mencionado artículo, en cuanto a la acción de nulidad relativa, dispone que la autoridad nacional la decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando se hubiese concedido el registro como marca en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 39.

La Sala advierte que la naturaleza de la acción de nulidad absoluta conlleva a que la misma sea imprescriptible, a diferencia de la acción de nulidad relativa que prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486. 40. Adicional a las anteriores acciones, la normativa de Estado Colombiano estableció la acción de nulidad y restableciendo del derecho, actualmente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, en una aplicación armónica con la normativa de la Comunidad Andina, procede contra los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional que niegan el registro como marca de un signo. 40.1.

La Sala observa que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[47] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, actualmente medio de control de nulidad y restablecimiento regulada en el artículo 138 de la Ley 1437[48], se enmarca armónicamente en los medios de control judicial que puede ejercer la persona que se crea lesionada en sus derechos subjetivos para pedir que se declare la nulidad los actos administrativos que niegan el registro como marca de signo solicitado y, como consecuencia, solicite que se restablezca su derecho. 40.2.

La demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (actualmente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), deberá ser presentada dentro del término de los cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 136, numeral 2[49], del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 para la acción de nulidad y restablecimiento y en el artículo 164, numeral 2, literal d) de la ley 1437[50]. 41.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 2017[51], se refirió a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven sobre las solicitudes de registros marcarios, en el siguiente sentido: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[52] (Destacados de Sala). 42.

Así las cosas, la Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1. Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2.

Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. 44. La Sala observa que la referida acción prescribe cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado, en consecuencia, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: 44.1.

La Resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, quedó ejecutoriada el 15 de septiembre de 2009[53]. 44.2. La demanda se presentó el 14 de mayo de 2010[54], esto es, aproximadamente ocho (8) meses después de la fecha de concesión del registro demandado; es decir, que la demanda se presentó dentro del término de los cinco (5) años a que se configure la prescripción de la acción de nulidad relativa. 45.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa ejercida por el demandante no se encontraba prescrita cuando se radicó la demanda ante este Corporación, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar. Análisis del caso concreto 46. Corresponde a esta Sala determinar si la marca nominativa INVERENERGETICAS, para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés, se encuentra o no incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486, al ser semejante y confundible con las marcas nominativas ENERGITECA y las marcas mixtas ENERGITECA, que identifican productos de la Clase 9 y los servicios de la Clases 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 47.

La Sala aclara que si bien es cierto que la parte demandante citó como normas comunitarias vulneradas los artículos 134 y 136, literales a) y b), de la Decisión 486, también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial indicó: “[…] 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15.

Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la decisión 486 […]” (Destacados de la Sala). 48. No obstante lo anterior, la Sala observa que en el desarrollo de la Interpretación Prejudicial se analizó los temas referentes a la enseña y al nombre comercial, de conformidad con el artículo 136, literal b), de la Decisión 486.

La marca mixta solicitada, las marcas nominativas y mixtas registradas y la enseña comercial depositada 49. La Sala precisa que la marca nominativa y la enseña comercial mixta, las marcas nominativas y las marcas mixtas sobre las cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se ilustran a continuación: 49.1. La marca nominativa solicitada para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés, y la marca nominativa registrada para amparar productos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, son: |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA | | | |INVERENERGETICAS | |Titular: | |Compañía Colombiana de Inversiones S.A. | | | |Certificado núm. 386572 | |Clase 40: | |“producción y generación de energía, energía eléctrica, | |y energía térmica, servicios relativos a la generación y| |producción de energía, energía eléctrica y térmica, | |servicios de electricidad a partir de la energía”. | |MARCA NOMINATIVA REGISTRADA | | | |ENERGITECA | |Titular: | |COEXITO S.A. | | | |Certificado núm. 197298 | |Clase 9: | |“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, | |geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, | |ópticos, de pensar, de medida, de señalización, de | |control (inspección), de socorro (salvamento) y de | |enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, | |reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro | |magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos | |y mecanismos para aparatos previo pago; cajas | |registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el | |tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.| 49.2.

La marca nominativa solicitada para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés, y la marca nominativa registrada para amparar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, son: |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA | | | |INVERENERGETICAS | |Titular: | |Compañía Colombiana de Inversiones S.A. | | | |Certificado núm. 386572 | |Clase 40: | |“producción y generación de energía, energía eléctrica, | |y energía térmica, servicios relativos a la generación y| |producción de energía, energía eléctrica y térmica, | |servicios de electricidad a partir de la energía”. | |MARCA NOMINATIVA REGISTRADA | | | |ENERGITECA | |Titular: | |COEXITO S.A. | | | |Certificado núm. 292425 | |Clase 35: | |“publicidad; gestión de negocios comerciales; | |administración comercial, trabajos de oficina; compra, | |venta, importación, exportación, representación | |comercial de productos tales como baterías, llantas y | |en general productos para automotores”. | 49.3.

La marca nominativa solicitada para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés, y la marca mixta registrada para amparar productos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, son: |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA | |INVERENERGETICAS | |Titular: | |Compañía Colombiana de Inversiones S.A. | | | |Certificado núm. 386572 | |Clase 40: | |“producción y generación de energía, energía eléctrica, y| |energía térmica, servicios relativos a la generación y | |producción de energía, energía eléctrica y térmica, | |servicios de electricidad a partir de la energía” | |MARCA MIXTA REGISTRADA | | | |Titular: | |COEXITO S.A. | | | |Certificado núm. 232720 | | Clase 9: | |“dispositivos de protección personal contra los | |accidentes, acometidas de líneas eléctricas, | |acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, | |aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, | |baterías, baterías para vehículos, instrumentos de | |alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos | |de calibrar, extintores, baterías de ánodos, aparatos de | |soldadura eléctrica, armarios de distribución de | |electricidad, basculas aparatos de pesar, baterías de | |encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, | |autoreguladoras de combustible, autoreguladoras de | |gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, | |cajas de electricidad en todos sus niveles […]”. | 49.4.

La marca nominativa solicitada para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés, y la marca mixta registrada para amparar productos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, son: |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA | | | |INVERENERGETICAS | |Titular: | |Compañía Colombiana de Inversiones S.A. | | | |Certificado núm. 386572 | |Clase 40: | |“producción y generación de energía, energía eléctrica, y| |energía térmica, servicios relativos a la generación y | |producción de energía, energía eléctrica y | |térmica, servicios de electricidad a partir de la | |energía” | |MARCA MIXTA REGISTRADA | |[pic] | |Titular: | |COEXITO S.A. | | | |Certificado núm. 263367 | |Clase 9: | |“dispositivos de protección personal contra los | |accidentes, acometidas de líneas eléctricas, | |acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, | |aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, | |baterías, baterías para vehículos, instrumentos de | |alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos | |de calibrar, extintores, baterías de ánodos, aparatos de | |soldadura eléctrica, armarios de distribución de | |electricidad, basculas aparatos de pesar, baterías de | |encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, | |autoreguladoras de combustible, autoreguladoras de | |gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, | |cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos | |integrados […]”. | 49.5.

La marca nominativa solicitada para identificar servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés, y la enseña comercial mixta depositada para identificar establecimientos de comercio relacionados con las “[…] actividades comprendidas en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza […]”, cuyo titular es el parte demandante, son: |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA | | | |INVERENERGETICAS | |Titular: | |Compañía Colombiana de Inversiones S.A. | | | |Certificado núm. 386572 | |Clase 40: | |“producción y generación de energía, energía eléctrica, | |y energía térmica, servicios relativos a la generación y| |producción de energía, energía eléctrica y | |térmica, servicios de electricidad a partir de la | |energía” | |ENSEÑA COMERCIAL MIXTA DEPOSITADA | |[pic] | |Titular: | |COEXITO S.A. | | | |Certificado núm. 12394 | | “establecimientos de comercio dedicados a la | |elaboración, producción, ensamble, compra y venta, | |importación, distribución de partes componentes o | |conjuntos completos de pilas y baterías eléctricas, | |prestación de servicios de reparación y mantenimiento de | |pilas y baterías eléctricas, repuestos de sistemas | |eléctricos.

Actividades comprendidas en las clases 9 y 42| |de la Clasificación Internacional de Niza”. | 50. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre una marca nominativa con unas marcas nominativas, unas marcas mixtas y una enseña comercial mixta, que debe observar los siguientes criterios generales, atendiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[55]: 50.1.

La confusión resulta de la visión de conjunto despertada en el consumidor promedio por los signos y/o las marcas. 50.2. Los signos y/o las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 50.3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 50.4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del consumidor promedio y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 51.

En este orden de ideas, la Sala procederá a aplicar este conjunto de criterios al caso sub examine. Primer cargo de nulidad por la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 52. Visto el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, para la Sala es claro que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre las marcas cotejadas se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer término, la marca nominativa solicitada debe ser idéntica o semejante a las marcas nominativas, las marcas mixtas anteriormente registradas y la enseña comercial depositada y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretenden identificar las marcas y la enseña comercial objeto del cotejo marcario; de cumplirse los dos supuestos en el caso sub examine, la marca nominativa solicitada en Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza se encontrará incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Análisis de los supuestos normativos del literal a) del artículo 136 Primer supuesto del literal a): Identidad o semejanza entre la marca nominativa INVERENERGETICAS, las marcas nominativas y las marcas mixtas ENERGITECA y la enseña comercial ENERGITECA 53. La Interpretación Prejudicial señala que no es registrable un signo confundible con otro porque carece de fuerza distintiva y que carece de distintividad extrínseca cuando pueda generar riesgo de confusión directa o indirecta y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 54.

Asimismo, la comparación debe realizarse con arreglo a la visión de conjunto, la cual es explicada por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, así[56]: “[…] 27. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. […] 34.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: “LOREX”. ‘( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora’[57] […]” (Destacados de la Sala). 55.

La Sala prohíja lo precisado por el Tribunal sobre la “visión de conjunto” y considera que las marcas y los signos nominativos no debe ser mecánicamente desintegrados en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra que integra cada marca o signo a cotejar, por cuanto los consumidores no se guían por diferencias a ese nivel de detalle y de fragmentación de los vocablos. 56.

Como corolario de todo lo anterior, la Sala reitera que la comparación debe realizarse con arreglo a la pauta de visión de conjunto. Sin embargo, frente a signos y marcas mixtos, se debe además determinar previamente cuál de los elementos de cada uno de los signos a ser cotejados, impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor y así determinar el elemento predominante de cada uno de los conjuntos comparados.

Si el elemento predominante del conjunto es el denominativo, la Sala precisa que deberán observarse los criterios para el cotejo de los elementos nominativos simples o complejos, según sea el caso. 57. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la Interpretación Prejudicial[58] se refiere a los criterios de comparación aplicables a todo tipo de signos distintivos: “PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial […]”. 58. De lo anterior se desprende que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre las marcas, siguiendo los criterios anteriormente descritos, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial[59]., así: “[…] 23.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 24. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 25. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 26. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 27. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general […]”. 59. La Sala evidencia respecto de las marcas mixtas ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, que el elemento predominante es el nominativo, el cual será objeto del cotejo marcario. 60.

Asimismo, la Sala aprecia que predomina el elemento nominativo en la enseña comercial mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. 61. La Sala observa que, por una parte, la marca registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso es una marca nominativa y que, las marcas de la parte demandante son marcas nominativas y mixtas, por lo que procede realizar el cotejo respecto de la marca nominativa solicitada, cuyo titular es el tercero con interés, y las marcas nominativas registradas, el elemento denominativo de las marcas mixtas registradas y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta, cuyo titular es la parte demandante.

Cotejo entre la marca nominativa INVERENERGETICAS y las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA 62. La Sala observa que las partes, el tercero con interés y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, sostienen la necesidad de realizar exclusiones para efectos del cotejo marcario.

En particular, la Interpretación Prejudicial[60] precisó sobre las “[…] partículas de uso común (ENERG + INVER) […]” lo siguiente: “[…] 44. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 45.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 46. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas […]” (Destacados de la Sala). 63. La Sala analizará, por un lado, si en la marca nominativa solicitada INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, y, por el otro, si en las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, están conformadas por elementos de uso común. La marca nominativa solicitada 64.

En relación con la marca nominativa solicitada, la parte demandante manifestó que “[…] la partícula INVER, es un componente de uso común, tal como lo demuestra la existencia de más de doscientos registros vigente, en diversas clases de la clasificación internacional de marcas […]”[61]. La Sala considera relevante aplicar los criterios auxiliares que al respecto ha fijado la jurisprudencia andina: 64.1.

Las palabras, expresiones o partículas descriptivas, genéricas, o dictadas por consideraciones de orden técnico, en relación con los productos amparados por el signo solicitado, no serán determinantes para que el consumidor les asigne un carácter distintivo. 64.2. En el mismo sentido, no serán determinantes las expresiones, prefijos[62] o sufijos[63] que se hubieren convertido en designaciones comunes o usuales.

Las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos distintivos, caso en el cual procede su registro pero el titular de dicha marca no podrá impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición. 64.3.

La Sala recientemente ha considerado que cuando la exclusión de lo anterior reduzca el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. La Sala reitera que tal posición tiene por efecto identificar elementos que no serán determinantes para el cotejo marcario, dictada por la percepción real que tendrá el consumidor promedio sobre cada signo, y que en ningún caso debe olvidarse que el análisis en conjunto de los signos es el principal criterio expuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[64], y que en ningún caso debe fraccionarse el signo solicitado a registro o la marca registrada[65]. 65.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el prefijo INVER es reproducido en un número mínimo de marcas registradas –cuatro en total- a nombre de un número aún más limitado de titulares –dos-, por lo que de la misma no puede predicarse un uso común para la identificación de los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 65.3.

Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que el término ENERG es reproducido en un número significativo de marcas a nombre de una cantidad igualmente significativa de titulares, y en consecuencia, se trata de un término de uso común en relación con los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 65.5. Adicionalmente, la Sala encuentra que la partícula ENERG es también débil, puesto que se encuentra en la marca solicitada como parte de la expresión ENERGÉTICAS, plural de la expresión ENERGÉTICA, palabra del idioma castellano, comprensible y de conocimiento generalizado para el tipo de usuario promedio de los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo significado es: “[…] 1. adj.

Perteneciente o relativo a la energía. 2. adj. Que produce energía. 3. f. Fís. Estudio y aplicaciones de la energía […]”[68]. Existe además una relación entre el concepto ENERGÉTICAS y los servicios amparados por la marca solicitada, tales como “producción y generación de energía, energía eléctrica, y energía térmica, servicios relativos a la generación y producción de energía, energía eléctrica y térmica, servicios de electricidad a partir de la energía”.

En suma, para la Sala, la partícula ENERG es de uso común y además es débil frente a los servicios amparados por la marca solicitada. 66. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que se debe analizar si el signo o la marca objeto del cotejo marcario está compuesta por varias palabras, caso en el cual se trata de denominaciones complejas, dentro de las cuales el examinador debe analizar si las mismas se presentan de manera separada o si se presenta en una unión sintética como si fuera una sola palabra. 67.

En vista de lo anterior, la Sala considera que en el caso sub examine la marca nominativa solicitada debe ser analizada con arreglo a la visión de conjunto, y de resultar necesario considerar un elemento predominante o irrelevante, deberá tenerse en consideración que la partícula ENERG es de uso común en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas registradas, nominativa y mixtas, y la enseña comercial depositada 68. En relación con las marcas registradas, nominativa ENERGITECA y las marcas mixtas ENERGITECA en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y la enseña comercial mixta ENERGITECA, la Sala encuentra que se trata de signos en los cuales predomina el elemento denominativo ENERGITECA, el cual se presenta de forma prevalente en cada uno de los conjuntos, acompañado de tipos de fuentes particulares y algunos elementos gráficos caprichosos que los enmarcan, subrayan o adornan, pero que no desplazan su relevancia distintiva dentro de cada conjunto.

Por lo tanto, la Sala analizará las marcas registradas y la enseña depositada como signos en los que el elemento predominante es el denominativo, y por lo tanto, donde resulta aplicable el cotejo entre denominaciones. 68.1 La parte demandada sostuvo frente a las marcas registradas que:“[…] Al compartir los signos enfrentados una partícula de uso común, como ENERG, no le otorga derecho de exclusividad sobre la misma, teniendo en cuenta que cualquier empresario puede utilizarla para el registro de otra marca, la cual debe ser distintiva, esta partícula puede ser utilizada por cualquiera, más aún se observa dentro del registro marcario en esta Superintendencia que dicha partícula ENERG, es usada por varias marcas previamente registradas […]”[69]. 68.2.

La Sala, frente a la para tener mayores elementos de análisis acudió a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial de la parte demandada y encontró que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la partícula ENERG era de uso común respecto de los productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, como se muestra a continuación: 68.2.1.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el término ENERG es de uso común en relación con los productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente, la Sala reitera que a las marcas registradas resultan aplicables las conclusiones sobre el carácter débil la partícula ENERG, señaladas en el párrafo 86.5., que resultan extrapolables a los productos de la Clase 9 amparados por las marcas registradas: “dispositivos de protección personal contra los accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterías, baterías para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de ánodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, basculas aparatos de pesar, baterías de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, autoreguladoras de combustible, autoreguladoras de gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados”, cuya relación con el concepto de energía es directa.

Por lo tanto, para este caso concreto la Sala estima que la partícula ENERG es de uso común y de carácter débil. 68.4. En vista de lo anterior, la Sala considera que en el caso sub examine las marcas registradas y la enseña depositada deben ser analizadas con arreglo a la visión de conjunto, y de resultar necesario considerar un elemento predominante o irrelevante, deberá tenerse en consideración que la partícula ENERG es de uso común y débil en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 69.

Así las cosas, la Sala precisa que el cotejo marcario se debe efectuar teniendo en cuenta al consumidor promedio, en razón a que son servicios y productos relacionados con temas de energía los amparados con la marca nominativa INVERENERGETICAS para la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y con las marcas nomintativas y las marcas mixtas ENERGITECA en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como con el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, de conformidad con lo indicado en la Interpretación Prejudicial. 70.

De acuerdo con lo anterior, el cotejo marcario se efectua de la siguiente manera: Comparación Ortográfica MARCA SOLICITADA Y REGISTRADA I |N |V |E |R |E |N |E |R |G |E |T |I |C |A |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | | MARCAS MIXTAS REGISTRADAS E |N |E |R |G |I |T |E |C |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | | 71.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes. 72. De la confrontación que se hace entre INVERENERGETICAS y ENERGITECA, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por una (1) palabra de dieciséis (16) letras y siete (7) sílabas y la segunda por una (1) palabra de diez (10) letras de cinco (5) sílabas.

Adicionalmente, ambas marcas comparten la expresión ENERG, la cual es de uso común, por lo tanto es una expresión débil e inapropiable en exclusiva por cualquier empresario. 73. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERG, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación fonética 74.

Partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS – ENERGITECA – INVERENERGÉTICAS 75.

La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERG se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, esto es [im-be-re-ner-xe-‘ti-kas] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-kas]. 76.

Comparación Ideológica 77. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. 78. La Sala considera que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, constituye una unión sintética de palabras, que si bien no es conocida en el idioma castellano, si resulta evocativa[72] de una idea en la que se combina, por un lado, el concepto “inversión” y, por el otro, el concepto “energía”, dando lugar a que el consumidor promedio, encuentre en su forma compuesta un signo distintivo que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los servicios amparados por la mencionada marca mixta en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 79.

Asimismo, la Sala advierte que las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, son también evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERG que viene de la palabra “energía” e ITECA que se deriva del morfema –teca que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”[73], dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo[74], que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. 80.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015[75], respecto de las marcas evocativas aclaró que: “[…] 24. El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable […]” (Destacados de la Sala). 81.

La Sala consideró, en sentencia de 14 de diciembre de 2018[76], lo siguiente respecto de las marcas evocativas: “[…] 61. La Sala considera que los signos evocativos son aquellos que sugieren al consumidor o hacen alusión, de manera indirecta, a ciertas características, propiedades, cualidades o efectos de los productos o los servicios que pretenden identificar; por lo tanto, transmiten a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto o el servicio a amparar, quien debe hacer un proceso deductivo, que implica un esfuerzo imaginativo y de pensamiento, para asociar el signo distintivo con respectivas las características, propiedades o cualidades de los productos o lo servicios identificados con el signo. 62.

Debido a lo anterior, los signos evocativos en principio son registrables. 63. Sin embargo, la Sala aclara que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio a identificar podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular no puede impedir que otros registren como marcas signos que utilicen idénticos o similares elementos al de su signo […]” (Destacados de la Sala). 82.

Así las cosas, los actos administrativos acusados indicaron[77]: “[…] Es importante aquí recordar que al hacer el análisis de signos distintivos éste debe ser realizado en conjunto sin fraccionamientos, derivado de lo cual, es claro para este despacho que se trata de signos que pueden coexistir sin que se presente riesgo de confusión o asociación empresarial, de otra parte se debe tener en cuenta que la expresión solicitada reivindica servicios de la clase 40ª entre los que se encuentran los servicios de generación y distribución de energía, concepto que se deduce al observar la expresión solicitada que evoca inversiones en el sector energético, mientras que las marcas solicitadas evocan lugares en donde se adquiere energía, específicamente para vehículos es decir el fin de las marcas cotejadas es bien diferente respecto a sus productos y servicios reivindicados […]” (Destacados de la Sala). 83.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra diferencias ideológicas entre las denominaciones cotejadas, suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el consumidor promedio. Por un lado, la marca solicitada evoca de una manera caprichosa la conjugación de los conceptos “inversión” y “energía”, mientras que las marcas registradas y la enseña depositada evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. 84.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 85. Visto el artículo 136 literal a), la Sala precisa respecto del segundo supuesto, que la conexidad competitiva refiere a la identidad o similitud entre los productos y/o los servicios amparados por las marcas cotejadas. La identidad de productos y servicios permite confirmar que existiría el riesgo de confusión de haber cumplido el primer supuesto de la causal bajo análisis.

Si las marcas confrontadas identifican productos o servicios diferentes, deberá examinarse el grado de vinculación o relación competitiva entre los mismos, teniendo en cuenta que la pertenencia a una misma clase no determina su semejanza y la ubicación en clases distintas tampoco prueba ausencia de conexidad. 86. Para examinar el grado de vinculación o relación competitiva entre productos y/o servicios, el Tribunal Andino de Justicia[78], ha propuesto criterios como la naturaleza y género semejantes, canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización similares, el uso de medios de publicidad afines, relación o vinculación y grado de sustitución, intercambiabilidad o complementariedad, finalidad y tipo de consumidor al que se dirigen y, ha indicado, que no es necesario que se den todos pero sí que concurran varios de ellos. 87.

La Sala encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 88.

En consecuencia, la Sala concluye, con base en todo lo anterior, que los actos acusados no vulneran el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado tiene vocación de prosperidad. Segundo cargo de nulidad por la violación del artículo 136, literal b) de la Decisión 486 89. Visto el artículo 136, literal b) de la Decisión 486, la Sala considera que es innecesario estudiar este cargo debido a que se concluyó anteriormente que existe diferencias estructurales al cotejar los términos INVERENERGETICAS con ENERGITECA y, en tal sentido, es posible concluir la marca mixta INVERENERGETICAS y el nombre o enseña comercial mixto ENERGITECA, cuyo elemento predominante es esta misma palabra, no son confundibles. 90.

En este mismo sentido, en los actos administrativos acusados se manifestó[79]: “[…] Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, encontramos que el signo INVERENERGETICAS y el nombre comercial ENERGITECA no existen semejanzas de forma que el consumidor se confunda o que surja riesgo de asociación, como se estableció en el numeral anterior.

Adicionalmente, la Sala advierte que no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, se está aprovechando indebidamente de la reputación de la enseña comercial mixta ENERGETICA, cuyo titular es la parte demandante, y que la misma pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva en los “[…] establecimientos de comercio dedicados a la elaboración, producción, ensamble, compra y venta, importación, distribución de partes componentes o conjuntos completos de pilas y baterías eléctricas, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de pilas y baterías eléctricas, repuestos de sistemas eléctricos.

Actividades comprendidas en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 92. Por consiguiente, la Sala considera que no está llamado a prosperar este cargo de nulidad. Conclusión 93. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala concluye que no se configura en el caso sub lite la excepción denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento” propuesta por la parte demandante. 94.

Asimismo, la Sala colige que en el presente asunto no se configuran las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486, por cuanto, la marca nominativa INVERENERGETICAS solicitada por la parte demandante cumple con la distintividad necesaria para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 95.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho propuestas por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de fondo denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento” propuesta por la parte demandada.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 239 del expediente.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Cumplido lo anterior, REMITIR el expediente al Despacho Sustanciador, para decidir lo que corresponda en derecho respecto de los honorarios definitivos del curador ad litem del tercero con interés directo en el resultado del proceso. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00264-00 Actor: COÉXITO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD – MARCAS Tema: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA INVERENERGETICAS EN LA CLASE 40 INTERNACIONAL ACLARACIÓN DE VOTO Si bien comparto la decisión adoptada en la sentencia de 28 de junio de 2019, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, que se encontraban dirigidas a que se declarara la nulidad de las resoluciones administrativas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron al tercero interesado el registro de la marca INVERENERGETICAS para identificar servicios de la Clase 40 Internacional, estimo pertinente aclarar mi voto en el siguiente sentido: En el proceso se discutió la legalidad de los actos antes referidos, porque, en criterio del actor, la marca nominativa INVERENERGITECAS resultaba confundible con su marca nominativa ENERGITECA, y con la denominación ENERGITECA, elemento predominante en las marcas mixtas y la enseña comercial de la sociedad opositora.

Entre otros argumentos de la parte actora se adujo que la partícula INVER, presente en la marca cuestionada, es de uso común y debe excluirse del registro, siendo evidente entonces la similitud entre los signos ENERGETICAS y ENERGITECA. En la sentencia la Sala abordó este argumento y se hizo el examen de exclusión de la partícula INVER. En mi criterio, no era procedente el anterior análisis, pues, cuando se aplica la excepción a la regla de cotejar en conjunto los signos distintivos en conflicto, excluyendo del examen respectivo el elemento de uso común (partícula, prefijo, sufijo, terminación, etc.), es necesario que el mismo se encuentre presente en las dos marcas objeto de comparación. En efecto, no debe pasarse por alto que de lo que se trata es de cotejar signos distintivos, y que una regla para ello es que se enfatice en las semejanzas de éstos, toda vez que es allí donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. En este caso, como la partícula INVER solo hace parte de uno de las marcas confrontadas, resultaba improcedente verificar si la misma era o no de uso común. En esos términos me permito con todo respeto dejar sentada mi aclaración de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 a 3 del cuaderno principal. [2] Cfr. Folios 96 a 97 del cuaderno principal. [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacados de la Sala). [4] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [5] Conforme se encuentra escrito en el formulario único de registro. [6] Cfr. Folios 97 a 98 del cuaderno principal. [7] Cfr. Folios 98 a 99 del cuaderno principal. [8] Cfr. Folio 98 del cuaderno principal. [9] Cfr. Folio 98 del cuaderno principal. [10] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. [11] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [12] Cfr. Folios 100 a 123. [13] Cfr. Folio 100 del cuaderno principal. [14] Cfr. Folio 101 del cuaderno principal. [15] Cfr. Folio 101 del cuaderno principal. [16] Cfr. Folio 117 del cuaderno principal. [17] Cfr. Folio 123 del cuaderno principal. [18] Cfr. Folios 176 a 179 del cuaderno principal. [19] Cfr. Folios 180 a 190 del cuaderno principal. [20] Cfr. Folio 188 del cuaderno principal. [21] Cfr. Folio 188 del cuaderno principal. [22] Cfr. Folios 189 del cuaderno principal. [23] Cfr. Folios 157 y 173 del cuaderno principal. [24] Cfr. Folios 192 a 193 del cuaderno principal. [25] Cfr. Folios 196 a 197 del cuaderno principal. [26] Cfr. Folios 215 a 231 del cuaderno principal. [27] Cfr. Folio 218 del cuaderno principal [28] Cfr. Folio 233 del cuaderno principal. [29] Cfr. Folio 247 del cuaderno principal. [30] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [31] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. [32] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [33] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [34] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [35] Cfr. Folios 13 a 19 y 137 a 143 del cuaderno principal y folios 139 a 145 del cuaderno antecedentes administrativos. [36] Cfr. Folios 20 a 24 y 141 a 153 del cuaderno principal y folios 160 a 164 del cuaderno de antecedentes administrativos. [37] Cfr. Folios 25 a 29 y 149 a 153 del cuaderno principal y folios 165 a 169 del cuaderno de antecedentes administrativos [38] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [39] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [40] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [41] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [42] De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [43] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [44] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [45] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [46] Cfr. Folios 398 a 423. [47] “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” [48] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [49] “[…]

ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]”. [50] “[…] Artículo 164.

Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]”. [51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [52] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [53] Cfr. Disponible en: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636845441373123 952 (Consultado el 30 de enero de 2019) [54] Cfr. Folio 129 vuelto del cuaderno principal. [55] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00081-00, en la cual se da aplicación a la Interpretación Prejudicial 226-IP-2016 de 27 de julio de 2017.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 19 de noviembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00066-00, en la cual se da aplicación a la Interpretación Prejudicial 50-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 31 de enero de 2019, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2013-00163-00 en la cual se da aplicación a la Interpretación Prejudicial 196-IP-2018 de 3 de octubre de 2018. [56] Cfr. Folios 398 a 423. [57] “[…] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.[…]”. [58] Cfr. Folio 229 del cuaderno principal. [59] Cfr. Folios 220 a 221 del cuaderno principal. [60] Cfr. Folios 226 a 227 [61] Cfr. Folio 101 del cuaderno principal. [62] “[…] 1. adj. Gram. Dicho de un afijo: Que va antepuesto principalmente a la raíz; p.ej., des- en desconfiar, re- en reponer.

U. m. c. s. m. […]”. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en www.rae.es/ [63] “[…] 1. adj. Gram. Dicho de un afijo: Que va pospuesto a la base léxica; p.ej., - al en regional, -miento en hundimiento […]”. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en www.rae.es/ [64] Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 14 de junio de 2007, C.P.: Martha Sofia Sanz Tobón, Radicación núm. 11001032400020030023100. [65] V.Gr.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 20 de enero de 2000, C.P.: Manuel Santiago Urueta Ayola, Radicación núm. 4203. [66] Disponible en http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636845463944192002 (consultado el 22 de abril de 2019) [67] Disponible en http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636915322514707198 (consultado el 22 de abril de 2019) [68] https://dle.rae.es/?id=FGBLXOC.

Consultado el 22 de abril de 2019. [69] Cfr. Folio 188 del cuaderno principal. [70] Disponible en http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636845463944192002 (consultado el 29 de abril de 2019) [71] Disponible en http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636845463944192002 (Consultado el 29 de abril de 2019) [72] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de febrero de 1997, C.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez, Radicación: 2556. [73] Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Disponible en: https://dle.rae.es/?id=ZIDSIXL (Consultado el 18 de febrero de 2019). [74] Ver Supra 72. [75] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00356-00. [76] Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primer, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00286-00. [77] Cfr. Folios 28 y 152 del cuaderno principal y folio 168 del cuaderno de antecedentes administrativos. [78] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, v. gr. interpretaciones prejudiciales 70-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016, 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017, 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, entre otras. [79] Cfr. Folios 11 y 142 del cuaderno principal y 144 del cuaderno antecedentes administrativos.