PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto NEOVITAL y la marca NEWVITAL PAT / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es VITAL en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto NEOVITAL para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por existir riesgo de confusión y asociación con la marca NEWVITAL PAT registrada en la clase 31 [L]a Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes.

En efecto, en primer lugar se observa que el signo solicitado reproduce parte de la marca previamente registrada. En este sentido, se tiene que el sufijo VITAL es idéntico en ambos signos y los prefijos inician de la misma forma, variando solo en la letra O del previamente registrado, tal y como lo consideró la entidad demandada. Cabe resaltar que no obstante que la marca previamente registrada contiene la palabra PAT, el elemento nominativo destacado y de mayor fuerza distintiva es la palabra NEWVITAL, pues la referida expresión PAT por su tamaño y tipo de letra, está ubicada en una posición secundaria y es un acompañante del elemento principal.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Ciertamente, los signos guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones NEOVITAL y NEWVITAL se pronuncian similarmente, aunado a lo anterior la sílaba tónica es la misma, esto es, TAL, por lo que la diferencia en la primera sílaba del signo solicitado, esto es la vocal O no le otorga suficiente diferencia sonora respecto de la marca registrada.

Ahora bien, en cuanto a la expresión PAT, si bien dicha partícula le imprime a la marca registrada una sonoridad distinta, no es posible refutar que existe una semejanza fonética entre las expresiones NEOVITAL y NEWVITAL, tal y como se concluyó con antelación. […] Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto hacen referencia al mismo concepto, toda vez que las particulas NEO y NEW, son utilizadas habitualmente para indicar algo nuevo.

Así mismo, la partícula VITAL se utiliza en ambos signos para hacer referencia a algo que está dotado de energía o impulso, presentándose coincidencias innegables en este aspecto. […] En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] En este sentido, si bien es cierto que los signos se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, también lo es que tanto el signo que pretende la inscripción como la marca registrada, existe complementariedad al tratarse de bienes destinados a la alimentación y a la nutrición. […] Por lo anterior, para la Sala tanto los productos del signo solicitado como de la marca registrada buscan la nutrición y el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Aunado a ello, debe advertirse que, tanto los productos de la marca registrada como los del signo solicitante, son comercializados en almacenes especializados, como lo son droguerías o tiendas naturistas, y utilizan iguales medios de publicidad.

En suma, la Sala advierte que los signos amparan productos de diferente clase pero conexos y complementarios, lo que podría generar un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00195-00 Actor: VISOR Y CIA LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad VISOR Y CIA LTDA., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 36753 del 29 de septiembre de 2008, 41544 del 28 de octubre de 2008 y 50351 del 28 de noviembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo NEOVITAL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad VISOR Y CIA LTDA., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.

Declarar la Nulidad de la Resolución No. 36753 del 29 de septiembre de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07 – 131561 mediante la cual se negó el registro de la marca NEOVITAL (mixta) Clase 30 Internacional. 2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 041544 del 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de División de distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-131561, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión negativa contenida en la Resolución No 36753 del 29 de septiembre de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3.

Declarar la Nulidad de la Resolución No. 50351 del 28 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No 07 -131561, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 36753 de 2008, ya referida. 2.4.

Consecuencialmente y a título de Restablecimiento, en beneficio de la sociedad VISOR Y CIA LIMITADA, comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca “NEOVITAL” (MIXTA) clase 30 Internacional, tal como se solicitó. 2.5. Condenar en costas a la parte demandada. 2.6 Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.7.

Condenar en costas a la parte accionada […]”. I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad VISOR Y CIA LTDA., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo NEOVITAL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “Alimentos adicionados y/o enriquecidos con vitaminas y minerales”.

Señaló que la sociedad LABORATORIOS PHARMAVID LTDA., presentó escrito de oposición basado en su registro marcario NEWVITAL PAT (mixto), el cual identifica productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Recordó que mediante la Resolución 36753 del 29 de septiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del signo NEOVITAL, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Recordó que mediante la Resolución 041544 del 28 de octubre de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución 50351 del 28 de noviembre de 2008, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que se violaron los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en los actos administrativos demandados no se demostró que el signo NEOVITAL (mixto) era confundible con la marca previamente registrada NEWVITAL PAT (mixta).

Afirmó que los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio pasaron por alto que el signo NEWVITAL PAT (mixto) es una marca de naturaleza y carácter débil. Señaló que la marca NEWVITAL PAT utiliza la expresión inglesa NEW que es sustancialmente diferente al fonema NEO de la marca NEOVITAL solicitada en registro, diferencia que se incrementa en el hecho que la primera marca está acompañada de la expresión PAT, que no se encuentra en la última.

Señaló que ambas marcas son mixtas, siendo preponderante el elemento figurativo en el signo NEOVITAL, lo que le permite diferenciarse de la marca previamente registrada. Aseveró que de conformidad con el principio de especialidad del registro de la marca NEWVITAL PAT, el mismo solo le otorga el derecho de defenderla única y exclusivamente de registros iguales o similares dentro de la clase 30 internacional, no para oponerse y negar registros en clases diferentes.

Por otra parte, adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio no efectuó un análisis de fondo de la marca NEOVITAL (mixta), vulnerando con ello el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez que se expidieron resoluciones que carecen de motivación. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.

El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

Expresó que el elemento denominativo del signo de la demandante NEOVITAL reproduce una gran extensión del elemento denominativo de la marca registrada NEWVITAL PAT, sin que se pueda alegar que la expresión PAT, en la marca registrada, logre disminuir las semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, que se presentan en los mencionados signos. Manifestó que en el campo fonético son más evidentes las similitudes que presentan cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus composiciones hace que fonéticamente se pronuncien totalmente igual.

Afirmó que en lo relacionado con el elemento conceptual o ideológico que tanto la marca registrada como el signo solicitado hacen referencia a los mismos conceptos, ya que las partículas NEO y NEW que en las dos marcas se emplean como prefijo, son usados habitualmente en nuestro país para indicar novedad, y así mismo, la partícula VITAL empleada en las dos marcas como sufijo, quiere decir que algo está dotado de energía o impulso, por lo que ambos signos hacen referencia a nueva vida, existiendo identidad en este campo.

Argumentó frente a la conexión competitiva, que no obstante que los productos amparados por las marcas en conflicto pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, los mismos están relacionados competitivamente, pues tanto los productos que pretende distinguir la marca demandante como los que distingue la marca registrada tienen la misma finalidad, pues ambos tienen la función de regenerar, revitalizar e inmunizar las células deficientes del organismo humano, es decir que tanto los productos que la marca demandante pretende distinguir, como uno de los productos distinguidos en la marca registrada pretenden mejorar la calidad de vida, haciendo énfasis en la salud humana.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. El tercero con interés en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal, a pesar de haber sido notificado en debida forma, tal y como se desprende de los folios 173 y 174 del expediente. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 287-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…]

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo NEOVITAL (mixto) y la marca registrada NEWVITAL PAT (mixta).

TERCERO: El Juez Consultante debe determinar si la palabra en inglés “NEW” del signo opositor es o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público consumidor.

CUARTO: En caso la partícula “VITAL” constituya una partícula de uso común, no debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de registrabilidad. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

SEXTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo.. […]” (lo resaltado fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, la entidad demandada, reiteraron en esencia sus argumentos.

El Ministerio Publico y el tercero interviniente no se pronunciaron en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad VISOR Y CIA LTDA., en contra de las Resoluciones 36753 del 29 de septiembre de 2008, 41544 del 28 de octubre de 2008 y 50351 del 28 de noviembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo NEOVITAL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo en comento desconociendo los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca normas desconocidas los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[1].

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[2].

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[3].

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[4] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1.

Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado [pic] - Marca previamente registrada [pic] Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[5].

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si la expresión VITAL es de uso común en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida para este proceso, señaló que se debe determinar si la “partícula “VITAL” constituye una partícula de uso común”, evento en el cual “no debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de registrabilidad”. Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio[6], la Sala observa que la partícula VITAL es un término de uso común en las marcas de productos de la referida clase, tal y como se observa a continuación: |Marca |Registro| |VIDA VITAL |263352 | |VITAL PAT |296554 | |NATURAL VITAL |312299 | |SAL VITAL |376192 | |DORIA VITAL |448215 | |VITAL MAX |584844 | Respecto de las partículas de uso común la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo.

No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado que, excepcionalmente, en aquellos eventos en los cuales se llegare a reducir los signos de tal manera que fuere imposible realizar el cotejo marcario, el mismo se hará sin la exclusión de dichas partículas[7]. En efecto, si bien es cierto que al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común; también lo es que en el derecho de propiedad industrial la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la visión en conjunto del signo[8].

Para la Sala[9] no se puede dar paso al estudio fragmentado de las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que desde el punto de vista del consumidor medio, los signos no son recibidos en forma separada[10]. Así pues, en el evento en que se excluya la partícula VITAL, el cotejo se realizaría con las palabras NEO, NEW y PAT, las cuales no resultan suficientes para determinar si existe la confusión endilgada, además por cuanto la expresiones en comento se encuentran unidas y no separadas del resto de partículas que integran los signos en conflicto, por lo que es el conjunto marcario el que se protege, tal y como se precisó líneas atrás. En atención a lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado N |E |O |V |I |T |A |L | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | Marca registrada N |E |W |V |I |T |A |L | |P |A |T | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |9 |10 |11 | | En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo solicitado está conformado por una sola expresión (NEOVITAL) que tiene ocho (8) letras, cuatro (4) vocales y cuatro (4) consonantes, la marca opositora NEWVITAL PAT, es de naturaleza compuesta: dos (2) palabras y once (10) letras.

De lo expuesto, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, en primer lugar se observa que el signo solicitado reproduce parte de la marca previamente registrada. En este sentido, se tiene que el sufijo VITAL es idéntico en ambos signos y los prefijos inician de la misma forma, variando solo en la letra O del previamente registrado, tal y como lo consideró la entidad demandada.

Cabe resaltar que no obstante que la marca previamente registrada contiene la palabra PAT, el elemento nominativo destacado y de mayor fuerza distintiva es la palabra NEWVITAL, pues la referida expresión PAT por su tamaño y tipo de letra, está ubicada en una posición secundaria y es un acompañante del elemento principal. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Ciertamente, los signos guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones NEOVITAL y NEWVITAL se pronuncian similarmente, aunado a lo anterior la sílaba tónica es la misma, esto es, TAL, por lo que la diferencia en la primera sílaba del signo solicitado, esto es la vocal O no le otorga suficiente diferencia sonora respecto de la marca registrada.

Ahora bien, en cuanto a la expresión PAT, si bien dicha partícula le imprime a la marca registrada una sonoridad distinta, no es posible refutar que existe una semejanza fonética entre las expresiones NEOVITAL y NEWVITAL, tal y como se concluyó con antelación. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: NEOVITAL – NEWVITAL PAT – NEOVITAL – NEWVITAL PAT NEOVITAL – NEWVITAL PAT – NEOVITAL – NEWVITAL PAT NEOVITAL – NEWVITAL PAT – NEOVITAL – NEWVITAL PAT NEOVITAL – NEWVITAL PAT – NEOVITAL – NEWVITAL PAT Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto hacen referencia al mismo concepto, toda vez que las particular NEO y NEW, son utilizadas habitualmente para indicar algo nuevo.

Así mismo, la partícula VITAL se utiliza en ambos signos para hacer referencia a algo que está dotado de energía o impulso, presentándose coincidencias innegables en este aspecto. A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente.

Es así que las denominaciones compuestas por palabras de conocimiento común, buscan su distintividad en un elemento diferente que acompañe o integre el signo. En el sub lite, el signo registrado contiene la partícula NEW, que para la generalidad significa nuevo, por lo que la misma debe ser considerada como débil. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.

V.5.2. Riesgo de confusión y/o asociación En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que la sola semejanza de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”[11], por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[12] Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[13] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «NEOVITAL» busca amparar productos de la clase 30, esto es, “[…] alimentos adicionados y/o enriquecidos con vitaminas y minerales […]”.

En relación con la marca previamente registrada, se tiene que ella ampara productos de la clase 31, esto es, “[…] productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; malta y para la elaboración de productos a base de células animales entre ellas las del pato”. […]”.

En este sentido, si bien es cierto que los signos se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, también lo es que tanto el signo que pretende la inscripción como la marca registrada, existe complementariedad al tratarse de bienes destinados a la alimentación y a la nutrición. Comparte la Sala lo expuesto por la entidad demandada, en cuanto señaló que “los alimentos enriquecidos con vitaminas y minerales, tienen como finalidad mantener o ayudar al buen funcionamiento del organismo.

Son necesarias para el crecimiento, la producción de energía, vitalidad y bienestar. Las vitaminas y minerales se obtienen de los alimentos o suplementos nutritivos. De otra parte, las células de pato y de otros animales, tienen la función de regenerar, revitalizar e inmunizar, el organismo, lo que genera condiciones de bienestar y mejora la calidad de vida de las personas.

Los productos elaborados con base en células animales se utilizan para reparar o regenerar células deficientes del organismo humano”: Por lo anterior, para la Sala tanto los productos del signo solicitado como de la marca registrada buscan la nutrición y el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Aunado a ello, debe advertirse que, tanto los productos de la marca registrada como los del signo solicitante, son comercializados en almacenes especializados, como lo son droguerías o tiendas naturistas, y utilizan iguales medios de publicidad.

En suma, la Sala advierte que los signos amparan productos de diferente clase pero conexos y complementarios, lo que podría generar un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor. V. 5.2. Conclusión Como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, esta Sala concluye que entre los signos en conflicto existe riesgo de confusión y asociación en sede del consumidor, pues equivocadamente se puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, en tanto las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [4] Ibídem. [5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [6] Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI. Marcas registradas a la fecha de presentación de la solicitad por parte de la sociedad VISOR Y CIA LTDA. [7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 268-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015. [8] Ibídem. [9] Ver entre otras la sentencia de 14 de junio de 2007.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2003 – 00231. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón. [10] Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 20 de Enero de 2000. C.P, Manuel Santiago Urueta Ayola Radicación núm. 4203. “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

Particularmente cuando se coteja una marca denominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa”. [11]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. [12] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008.

Marca: “CALVO” (mixta).