11001-03-24-000-2010-00459-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto DELL PRECISION y la marca mixta PRECISION / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PRECISION en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PRECISION en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Inapropiable / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es DELL por no tener significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto DELL PRECISION para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por ser distintiva y no existir riesgo de asociación con la marca mixta PRECISION previamente registrada en la misma clase [L]a Sala encuentra que, desde el punto de vista ortográfico, existen similitudes entre los signos en conflicto, en cuanto que la palabra PRECISION - que constituye la marca opositora - está contenida dentro de la estructura del signo DELL PRECISION y ambas expresiones se encuentran escritas en inglés. Sin embargo, la extensión de los signos es diferente, por cuanto en este último se incluye un elemento nuevo que antecede a la expresión común y establece una diferencia en cuanto a su configuración. Por lo mismo, la ubicación de la palabra <<DELL>> atribuye a la marca cuestionada una pronunciación particular, razón por la cual ésta goza de una parte inicial lo suficientemente distintiva respecto de la marca opositora. […] En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte que la similitud entre los signos cotejados no es de tal entidad para que pueda generar confusión en el público consumidor, pues aunque se comparta por las marcas la palabra <<PRECISION>>, el hecho de que el en la marca cuestionada aparezca primeramente la expresión <<DELL>>, la cual no tiene un significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma, resulta suficiente para que no se sugiera en el consumidor una idea o concepto semejante.

Ahora bien, la confrontación de los signos en el caso bajo examen pone de presente que, respecto de la marca DELL PRECISION, el elemento característico corresponde a la palabra <<DELL>>, por ser la primera de la composición, por consistir en una expresión de fantasía, según se expuso, y porque por su extensión es la de mayor impacto en la mente del consumidor, tal y como se indicó por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso.

Así mismo, la impresión del conjunto marcario (como signo mixto), permite evidenciar que la expresión<<DELL>> es preponderante, en razón a su tamaño y a la especial disposición de los fonemas en ella. A lo anterior se agrega que la palabra <<DELL>>, a su vez, corresponde a una marca notoriamente conocida, […] Así entonces, el hecho de que la marca DELL - que aparece como primer elemento en la marca cuestionada - constituya una marca notoria, diluye el eventual riesgo de asociación con la marca PRECISION que denuncia la sociedad demandante como sustento de sus pretensiones, pues el reconocimiento de la primera en el mercado, así como la trayectoria, prestigio y reputación de la empresa, facilitan la identificación y diferenciación de los productos que se pretenden distinguir con la marca DELL PRECISION por parte del consumidor medio, en tanto hace que sean fácilmente relacionables con DELL INC., en cuanto a su origen empresarial. […] A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no hay lugar a predicar la existencia de riesgo de confusión para los consumidores, pues éstos al adquirir un producto no van a pensar que están adquiriendo otro, como tampoco van a pensar que tal producto tiene un origen diferente al que realmente posee.

De esta forma, igualmente, se descarta la posibilidad de cualquier riesgo de asociación, pues no es viable pensar que entre los productores de los bienes identificados con las marcas exista algún tipo de relación o vinculación económica. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00459-00 Actor: PRECISION TRADING CORP Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Tema: REGISTRO DE MARCA MIXTA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Precision Trading Corp. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, contra las Resoluciones números 44324 de 31 de octubre de 2008, 54325 de 22 de diciembre de 2008 y 22965 de 30 de abril de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca mixta DELL PRECISION para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad Precision Trading Corp., a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1.

Resolución número cuarenta y cuatro mil trescientos veinticuatro (44324) del treinta y uno (31) de octubre del dos mil ocho (2008), proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decidió declarar infundada la oposición presentada por PRECISION TRADING CORP. y se otorga el registro de la marca DELL PRECISION (MIXTA), para distinguir productos de la clase novena (9ª) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2.

Resolución número cincuenta y cuatro mil trescientos veinticinco (54325) del veintidós (22) de diciembre del dos mil ocho (2008), mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PRECISION TRADING CORP., contra la Resolución Nº 44324 del 31 de octubre de 2008, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3.

Resolución número veintidós mil novecientos sesenta y cinco (22965) del treinta (30) de abril del dos mil diez (2010), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto por PRECISION TRADING CORP., contra la Resolución Nº 44324 del 31 de octubre de 2010, decidiendo CONFIRMARLA en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro número 403.641 de la marca DELL PRECISION (MIXTA), para identificar productos de la clase novena (9ª) internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia”[1] 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 30 de abril de 1999 la Sociedad Dell Computer Corporation (hoy Dell Inc.[2]) solicitó el registro de la marca mixta DELL PRECISION para distinguir productos de la clase 9º de la Clasificación Internacional de Niza. El 25 de mayo de 1999 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 478.

Dentro del término legal, la sociedad Precision Trading Corp. presentó oposición con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca mixta PRECISION, registrada para identificar productos de la misma clase 9ª internacional. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 44324 de 31 de octubre de 2008, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta DELL PRECISION solicitada por la sociedad Dell Inc., para distinguir “computadores, periféricos de los computadores, sus accesorios y partes, con excepción de monitores”[3], productos comprendidos en la Clase 9ª internacional.

Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 54325 de 22 de diciembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 22965 de 30 de abril de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al respecto afirmó que las Resoluciones acusadas afectan indebidamente el derecho exclusivo que la sociedad Precision Trading Corp. ostenta sobre la marca mixta PRECISION, pues ignoraron que el signo DELL PRECISION reproduce en su integridad el elemento nominativo de su marca mixta previamente registrada, circunstancia que pone de presente las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas susceptibles de generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

De otra parte, reprochó que en las Resoluciones demandadas se hubiere considerado que la expresión <<PRECISION>> es de uso común en los aparatos e instrumentos de la clase 9ª internacional por ser una de sus características y que ello le asigna una connotación descriptiva y la hace inapropiable. Según la demandante, las Resoluciones demandadas dieron un alcance equivocado a la palabra, pues la precisión no es una característica propia ni necesaria de los productos de la clase 9ª.

Sobre ese punto recordó que los signos descriptivos informan sobre la calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino de los productos. Sin embargo, en el presente asunto, a la pregunta ¿cómo son los productos de la clase 9ª internacional?, no sería lógica una respuesta “precisión”. Así entonces, resaltó que la expresión <<PRECISION>> es novedosa y fantasiosa y que en el registro marcario consta que las únicas marcas que identifican productos de la clase 9ª y que utilizan dicho término son las dos que motivan la presente controversia, a partir de lo cual se advierte que no existe la cantidad de registros suficiente para considerar que se ha debilitado la marca.

Además, señaló que la administración desconoció el conflicto directo que existe entre los signos PRECISION y DELL PRECISION, ya que el primero había sido previamente registrado sin ninguna limitación y el segundo fue solicitado para identificar productos sobre los cuales existe semejanza que genera confusión y riesgo de asociación entre consumidores.

En ese sentido, manifestó que se trata de signos mixtos que comparten un elemento preponderante, esto es, la expresión <<PRECISION>>, y que el hecho de que en el segundo se incorpore la expresión <<DELL>> no hace distintiva a la marca, ya que ese componente no resulta lo suficientemente impactante desde el punto de vista gráfico, conceptual o visual.

En su criterio, la tesis de los actos demandados implica admitir que cualquier marca registrada puede ser reproducida en marcas de otras personas si se les adiciona una expresión, como si se permitiera que el consumidor encuentre productos identificados con la marca original, y productos que la reproducen y le agregan otro elemento. Igualmente, señaló que en los actos acusados se desconoció la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud de la cual, cuando una marca reproduce otra que se encontraba previamente registrada y le adiciona vocablos u otros elementos, la comparación que entre ellas se haga debe prescindir del elemento o expresión que se agrega.

Asimismo, explicó que la palabra <<PRECISION>> es fácilmente reconocida y pronunciada por los consumidores por su equivalente en español PRECISIÓN, razón por la cual los consumidores reconocerán y solicitarán los productos que se identifiquen con ambas marcas acudiendo a ese elemento nominativo. Lo anterior implica que ambos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión ni riesgo de asociación en los consumidores, pues además de las grandes similitudes que existen entre ellos, el aludido riesgo se deriva del hecho de que el signo solicitado pretende identificar el mismo tipo de productos de la clase 9ª internacional que se amparan con la marca de la demandante.

Por tal motivo, considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En cuanto a la violación directa del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, reprochó que en los actos acusados se concluyó, sin fundamento válido, que el signo mixto DELL PRECISION tenía aptitud para distinguir productos de la clase 9ª internacional, desconociendo que es confundible con la marca PRECISION previamente registrada por la sociedad demandante y que, por lo mismo, no tiene vocación para ser registrada como marca. 2.

Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda[4]. Al respecto, señaló que entre las marcas DELL PRECISION y PRECISION no existen similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien coinciden en una expresión, debe tenerse en cuenta que el signo demandado está acompañado de la expresión DELL, la cual le otorga suficiente distintividad e indica el origen empresarial de los productos que pretende amparar.

Por lo mismo, encontró que el aspecto fonético de los signos es diferente, pues la pronunciación de cada uno resulta suficientemente distintiva, así como también lo es el impacto visual que genera la confrontación entre ellos. En consecuencia, reiteró que el signo DELL PRECISION no se enmarca dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 ni en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.2.

La sociedad DELL INC.[5], tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: En primer lugar, destacó que, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra precisión, significa, entre otras cosas, “Dicho de un aparato, de una máquina, de un instrumento, etc: construido con especial esmero para obtener resultados exactos”.

En consecuencia, al encontrar dicha expresión en una marca que identifica aparatos, máquinas e instrumentos, los consumidores la asociarán con las características de ese producto y entenderán que se trata de un bien que ofrece resultados exactos. A partir de lo anterior, adujo que la precisión sí es una de las características intrínsecas de los productos que integran la clase 9ª, tales como calculadoras, aparatos para pesar o medir, instrumentos ópticos, brújulas, entre otros, aparatos que no cumplirían con su función inherente en el caso de no ser precisos.

Igual conclusión se predica respecto de los computadores que se identifican con la marca DELL PRECISION, pues estos se definen como máquinas electrónicas, analógicas o digitales dotadas de una memoria con gran capacidad y métodos de tratamiento de información, capaces de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos para cumplir con dichas funciones, de manera que es evidente que los computadores deben ser productos con precisión, en orden a que arrojen los resultados exactos que de ellos se espera.

En consecuencia, aseveró que le asiste razón a la entidad demandada al afirmar en los actos acusados que la palabra precisión se presenta en el mercado de los aparatos e instrumentos de la clase 9ª como una expresión de uso común, por lo que adquiere una connotación descriptiva frente a dichos productos, siendo inapropiable de manera exclusiva.

Por tal motivo, la sociedad Precision Trading Corp. está obligada a soportar que otras personas usen dicho término en la conformación de sus marcas, siempre y cuando los conjuntos marcarios resultantes sean lo suficientemente distintivos. En segundo lugar, destacó que los signos en conflicto poseen elementos ortográficos y gráficos que permiten su clara identificación en el mercado, por cuanto la marca registrada por la sociedad demandante únicamente se conforma por la palabra PRECISION, la cual está escrita en letra cursiva y acompañada de una figura asimétrica formada por puntos.

Por su parte, las palabras DELL y PRECISION, que conforman la marca demandada, se encuentran incluidas en un cuadrado que a su vez se divide en dos rectángulos con colores contrapuestos; la expresión DELL se presenta en un primer plano y en mayor tamaño que la palabra PRECISION, por lo que capta primeramente la atención del consumidor; y la letra <<E>> de la expresión DELL, se presenta en una posición diferente en comparación con las otras letras de la palabra, aspecto gráfico que la hace sobresaliente.

El conjunto de dichas características gráficas permiten la clara identificación de los signos. En consideración a lo anterior, insistió en que los signos PRECISION y DELL solo comparten un término descriptivo e inapropiable y en que sus demás elementos son totalmente diferentes, de manera que no hay lugar a estimar configurada la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Adicionalmente, señaló que la marca DELL es de titularidad de la sociedad Dell Inc. y es notoriamente conocida en los países de la comunidad andina y del mundo, pues dicha sociedad es una de las mayores empresas fabricantes de computadores y cuenta con un alto conocimiento entre los consumidores. En ese sentido, se refirió a varios registros en páginas web[6] y a la clasificación de la empresa INTERBRAND, creadora y administradora de marcas, que catalogó a DELL como la 8va de mayor valor en el mundo.

Asimismo, destacó que, dentro del marco de las Políticas de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio tanto la OMPI como el National Arbitration Forum, han reconocido la notoriedad de la marca DELL. En criterio del tercero interesado, dicha circunstancia impide la confusión de la marca DELL PRECISION (mixta), de la sociedad DELL INC., con la marca PRECISION (mixta) de titularidad de Precision Trading Corp.

En el mismo sentido, destacó que las marcas mixtas PRECISION y DELL PRECISION coexisten pacíficamente en varios de los países, incluidos algunos de la comunidad andina, lo cual constituye un indicio indiscutible de que las marcas en conflicto no generan confusión en el público consumidor. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante[7] reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. 3.2.

La parte demandada[8] insistió en la legalidad de las Resoluciones acusadas y precisó que el signo DELL PRECISION no presenta similitud alguna con el signo PRECISION, pues la primera impresión que se genera a partir de la marca solicitada se concentra, tanto en el aspecto nominativo como en el gráfico, en la expresión DELL. Asimismo, el signo solicitado tiene un diseño especial en su caligrafía en lo que atañe a la parte superior de la expresión DELL, que se ubica de forma preponderante, y en la parte inferior la expresión PRECISION, todo lo cual se enmarca en un cuadro.

Por su parte, la parte opositora tiene una caligrafía especial y está enmarcada en un rectángulo. 3.3. La sociedad DELL INC., tercero interesado[9], reiteró en sus alegatos los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, manifestó que la parte nominativa de la marca contiene una expresión de fantasía (DELL) que no tiene significado en idioma español y cuyo significado en inglés no es ampliamente conocido por los hispanoparlantes ni por el público colombiano en general y que tampoco tiene relación con los computadores, pues hace referencia a un valle pequeño, aislado y profundo en el que crecen árboles y pasto.

También señaló que la palabra <<PRECISION>> es ampliamente utilizada para hacer referencia a los productos de la clase 9, como consta en los registros de las marcas que contienen dicha expresión, concedidos respecto de la misma clase, a saber: “DELL PRECISION”, “PRECISION”, “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, “PARMAK PRECISION TRADEMARK OF QUALITY SINCE 1921”, “ULTRA PRECISION”, “STEREO PRECISION SELECT”, “PRECISIONCORE”, “PRECISION CURVE”.

Finalmente, adujo que con el testimonio de la señora Mónica Otero se logró demostrar que la marca DELL PRECISION es una extensión de la línea de productos de la compañía DELL INC, dirigida a diseñadores, arquitectos e ingenieros, para creaciones multimedia y de entretenimento, de manera que se trata de productos de alto nivel, dirigidos a un sector de consumidores muy específico, quienes analizan cuidadosamente los productos que adquieren.

Por lo tanto, debido a la especificidad técnica de los productos, el consumidor de los productos es calificado y por lo mismo no hay lugar a confusión. Igualmente, destacó que la marca DELL es notoria para la identificación de productos de la clase 9 internacional, tal como fue reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución 38391 de 26 de junio de 2012, aportada como prueba en curso del testimonio.

Con todo, explicó que la marca mixta PRECISION identifica “aparatos de grabación y reproducción de sonido y video”, que se comercializan en establecimientos especializados en tecnología y música y que se publicitan a través de revistas especializadas en sonido y video. En consecuencia, aun cuando son productos que pertenecen a la clase 9 internacional, responden a distintos canales de comercialización, medios de publicidad y carecen de relación o vinculación, por lo que no existe conexión competitiva entre éstos y los que se identifican con la marca DELL PRECISION.

En consideración a lo anterior, a partir de los mismos componentes del signo, del reconocimiento en el mercado y de la percepción del público consumidor, concluyó que la marca mixta DELL PRECISION es distintiva, tanto intrínseca como extrínsecamente, por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. 3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 76-IP-2016[10], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 1. Que, conforme a las reglas y pautas de cotejo de marcas, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de signos en conflicto; se debe emplear el método de cotejo sucesivo, enfatizar las semejanzas y no las diferencias y partir desde la postura del consumidor medio para advertir cómo es percibido el producto.

Así, se deberá verificar que en el examen de los signos en conflicto se hayan tomado en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse (fonética, ortográfica, conceptual o ideológica o gráfica). 2. En el análisis de la marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea es denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos y si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

Además, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, en el cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: “a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen más impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.” 3.

Se deberá establecer si existe o no algún elemento descriptivo en las denominaciones que conforman los signos en conflicto para los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de establecer su carácter distintivo. Posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo cuente con otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

El análisis de registrabilidad debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el estudio de confundibilidad deber ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que pretende registrar, etc. 5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones números 44324 de 31 de octubre de 2008, 54325 de 22 de diciembre de 2008 y 22965 de 30 de abril de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Precision Trading Corp. y concedió el registro de la marca mixta DELL PRECISION en favor de la sociedad Dell Inc., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que concedieron el registro de la marca mixta DELL PRECISION para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional por ser confundible con la marca mixta PRECISION, previamente registrada en favor de la aquí demandante, para identificar productos de la Clase 9ª de esa misma clasificación. En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que la parte actora invocó como desconocidos, y cuyo texto es del siguiente tenor: “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [ ]”.

En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, además, es aplicable para el caso concreto la siguiente disposición de la Decisión 486 de 2000: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]” 2.3.

El análisis de fondo del asunto 2.3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos.

En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 76-IP-2016, dictada en este proceso: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Dicho criterio es de gran relevancia, por cuanto se trata de productos que se dirigen a la población en general. Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos, tal como se precisaron en la interpretación prejudicial.

Al efecto, se tiene que en el análisis de una marca mixta la autoridad competente debe terminar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico. En consecuencia, si predomina el elemento denominativo, en el cotejo se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto; igualmente se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos y el orden de las vocales, las cuales resultan decisivas para fijar la sonoridad de la denominación, y se debe establecer el elemento que impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor, pues ello evidencia cómo es captada la marca en el mercado.

Por otra parte, si el elemento gráfico resulta ser el característico de los signos mixtos, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos, esto es: (i) realizar una comparación gráfica y conceptual, pues la confusión puede generarse no solo en la identidad de los trazos sino en la idea o concepto que la marca suscita en el observador, y, (ii) entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. Finalmente, si de la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Los actos demandados declararon infundada la oposición formulada en el trámite administrativo y concedieron el registro de la marca mixta DELL PRECISION solicitada por la sociedad Dell Inc., para identificar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. La oposición presentada por la sociedad Precisión Trading Corp. se sustentó en la marca PRECISION, registrada previamente a su nombre para amparar productos de la misma clase 9ª.

La Superintendencia estimó –conforme aparece en la Resolución 44324 de 31 de octubre de 2008- que en los signos cotejados el elemento predominante es el nominal y que entre ellos no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, toda vez que, si bien ambos cuentan con la expresión PRECISION, esta tiene un significado expreso en el lenguaje español y relación directa con los productos sobre los cuales se encuentra registrada.

Además, respecto de la marca DELL PRECISION, advirtió que su primer elemento es el de mayor recordación, tanto en el aspecto denominativo como en el gráfico, por ser novedoso y constituir la expresión por la cual el consumidor medio recordará el signo, lo individualizará e identificará a su origen empresarial. Del mismo modo, consideró que la parte gráfica de los signos no es similar, en tanto la marca opositora cuenta con un diseño arbitrario constituido por pequeños cuadrados que se alejan hacia la izquierda del signo, lo que indica movimiento.

Los signos enfrentados son los siguientes: [pic] Marca cuestionada [pic] Marca registrada a nombre de la demandante De conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, al apreciar las marcas confrontadas, encuentra la Sala que el elemento predominante en ellas es el denominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.

En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación para dirimir la confrontación entre signos mixtos en los cuales, como sucede este caso, se destaca el elemento denominativo. Por tal motivo la comparación marcaria se debe efectuar entre las denominaciones DELL PRECISION y PRECISION.

En cuanto a la estructura de cada uno de los signos se observa lo siguiente: D |E |L |L | |P |R |E |C |I |S |I |O |N | |1 |2 |3 |4 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |Marca cuestionada P |R |E |C |I |S |I |O |N | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |Marca opositora En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario antes referidas, la Sala encuentra que, desde el punto de vista ortográfico, existen similitudes entre los signos en conflicto, en cuanto que la palabra PRECISION - que constituye la marca opositora - está contenida dentro de la estructura del signo DELL PRECISION y ambas expresiones se encuentran escritas en inglés. Sin embargo, la extensión de los signos es diferente, por cuanto en este último se incluye un elemento nuevo que antecede a la expresión común y establece una diferencia en cuanto a su configuración. Por lo mismo, la ubicación de la palabra <<DELL>> atribuye a la marca cuestionada una pronunciación particular, razón por la cual ésta goza de una parte inicial lo suficientemente distintiva respecto de la marca opositora.

En efecto, la pronunciación sucesiva y alternativa de los signos, evidencia que ellos se escuchan de manera diferenciada, tal y como se puede apreciar a continuación: DELL PRECISION – PRECISION – DELL PRECISION – PRECISION DELL PRECISION – PRECISION – DELL PRECISION – PRECISION DELL PRECISION – PRECISION – DELL PRECISION – PRECISION DELL PRECISION – PRECISION – DELL PRECISION – PRECISION En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte que la similitud entre los signos cotejados no es de tal entidad para que pueda generar confusión en el público consumidor, pues aunque se comparta por las marcas la palabra <<PRECISION>>, el hecho de que el en la marca cuestionada aparezca primeramente la expresión <<DELL>>, la cual no tiene un significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma, resulta suficiente para que no se sugiera en el consumidor una idea o concepto semejante.

En dicha diligencia quedó establecido que, según la información provista por INTERBRAND, empresa consultora que se encarga del análisis y valoración de marcas, DELL se ha ubicado en los puestos 20 a 49 del ranking mundial de las mejores marcas de todos los sectores de la economía, y que mediante la Resolución 38391 de 26 de junio de 2012 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la notoriedad de la marca DELL durante el período comprendido entre los meses de enero de 2010 y mayo de 2011[12].

En ese acto administrativo se aceptó que la marca DELL “es conocida nacionalmente, se encuentra excelentemente posicionada, de trayectoria, prestigio y buena reputación, tiene altísima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y preferida frente a otras marcas de computadores”[13], por ende es susceptible de protección como marca notoria para la industria tecnológica, específicamente para computadores en Colombia.

Así entonces, el hecho de que la marca DELL - que aparece como primer elemento en la marca cuestionada - constituya una marca notoria, diluye el eventual riesgo de asociación con la marca PRECISION que denuncia la sociedad demandante como sustento de sus pretensiones, pues el reconocimiento de la primera en el mercado, así como la trayectoria, prestigio y reputación de la empresa, facilitan la identificación y diferenciación de los productos que se pretenden distinguir con la marca DELL PRECISION por parte del consumidor medio, en tanto hace que sean fácilmente relacionables con DELL INC., en cuanto a su origen empresarial.

En ese sentido, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso se precisó que en el análisis de la distintividad de un signo es posible tener en cuenta signos ya registrados, y que “si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia”. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no hay lugar a predicar la existencia de riesgo de confusión para los consumidores, pues éstos al adquirir un producto no van a pensar que están adquiriendo otro, como tampoco van a pensar que tal producto tiene un origen diferente al que realmente posee.

De esta forma, igualmente, se descarta la posibilidad de cualquier riesgo de asociación, pues no es viable pensar que entre los productores de los bienes identificados con las marcas exista algún tipo de relación o vinculación económica. De otro lado, es pertinente poner de presente que la marca opositora estaría constituida por una expresión que puede considerarse descriptiva de los productos que pertenecen a la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en cuanto se refiere a características predicables de aquellos, como se indicó en los actos acusados.

Ello, si se tiene en cuenta que (i) la palabra precisión goza de un significado propio en el idioma castellano, que alude a: “1. f. Cualidad de preciso; 2. f. Fil. Abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe la una como distinta de la otra; 1. loc. adj. Dicho de un aparato, de una máquina, de un instrumento, etc.: Construido con singular esmero para obtener los mejores resultados posibles.”[14]; y (ii) que la aludida Clase 9 comprende principalmente aparatos e instrumentos científicos o de investigación, equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento.

Lo anterior supondría que se trata de un signo débil, situación que le impediría a su titular oponerse, con fundamento en esa sola circunstancia, a que otros empresarios utilizaran en sus marcas esa misma expresión, tal como se predica respecto de los signos descriptivos o de los evocativos. Precisamente por ello es que se han concedido por la SIC registros posteriores de marcas conformadas con la expresión <<PRECISION>>, para identificar igualmente productos de la Clase 9ª Internacional, circunstancia que evidencia que, en la actualidad, ha adquirido la connotación de una expresión de uso común respecto de los productos comprendidos en la referida clase.

Por lo anterior, es claro que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí tiene carácter distintivo y no incurre en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante. 2.4. Sobre el reconocimiento de personería Visto el informe secretarial que obra a folio 308 del expediente, se tendrá por terminado el poder conferido al abogado Juan David Lozano Guzmán, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso, a cuyo tenor “El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas en el proceso”.

Del mismo modo, se reconocerá al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 215 del expediente. 2.5. Conclusión. En consecuencia, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio al abogado Juan David Lozano Guzmán.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 215 del expediente. Quinto: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Folios 21 y 22 del expediente. [2] En el trámite administrativo la sociedad informó sobre la modificación de su nombre “DELL INC.” [3] Folio 8 del expediente. [4] Folios 124 a 131 del expediente. [5] Folios 97 a 1119 del expediente. [6] http://es.wikipedia.org/wiki/Dell; http://www.interbrand.com/en/best- global-brands-/best-global-green-brands/2011- report/BestGlobalGreenBrandsTable2011.aspx; http://issuu.com/interbrand/docs/bgb_report_us_version?mode=a_p [7] Folios 202 a 214 del expediente. [8] Folios 261 a 266 del expediente. [9] Folios 267 a 297 del expediente. [10] Folios 322 a 339 del expediente. [11] Registrada para distinguir productos, entre otras clases, de la 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. [12] De la documentación aportada por la declarante en la diligencia se dio traslado a las partes, en los términos del artículo 228 numeral 7 del C.P.C. [13] Folio 194 del anexo, aportado como soporte de las declaraciones rendidas por la señora Mónica Otero Vanegas en la diligencia de recepción del testimonio practicada el 29 de enero de 2014. [14] Según el diccionario de la lengua española, [en línea: https://dle.rae.es/?id=TwDpXuM]