PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Por la prohibición de registrar signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca mixta MILÁN CENTRO DE LA MODA que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN POLISÉMICA – Lo es MILÁN por comprender varias acepciones / SIGNO ENGAÑOSO POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA – Alcance / REGISTRO MARCARIO - Improcedente frente al signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA por inducir a error o engaño al público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los servicios que ampara / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [P]ara la Sala, de una manera razonable, el signo mixto solicitado ostenta un carácter informativo por el cual consumidor asociará directamente características de los bienes y servicios objeto de la gestión de negocios comerciales de la Clase 35 con el origen geográfico de MILÁN, al nivel de asumir que al amparo del signo mixto solicitado se estarán gestando, promoviendo o administrando negocios comerciales alrededor de bienes o servicios relacionados con la moda y cuyo origen es la ciudad italiana.

La presencia el elemento gráfico y de la leyenda CENTRO DE LA MODA en el signo mixto solicitado, son hechos que contribuyen a soportar esta misma conclusión. Por lo tanto, para la Sala, el conjunto del signo mixto solicitado es engañoso y por lo tanto, carece de la distintividad requerida para ser objeto de protección marcaria. En suma, la Sala encuentra, así como lo concluyeron los actos administrativos acusados, que del análisis de la distintividad intrínseca, el signo mixto solicitado es engañoso y por lo tanto no es apto para cumplir con las funciones propias de una marca para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00355-00 Actor: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA GIRALDO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: CAUSALES ABSOLUTAS DE IRREGISTRABILIDAD.

MARCA MIXTA MILAN CENTRO DE LA MODA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó Miguel Ángel Montoya Giraldo contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14182 de 15 de marzo de 2012 y 1819 de 29 de enero de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Miguel Ángel Montoya Giraldo, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[2] de la Ley 1437 de enero 18 de 2011[3], en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda[4] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 14182 de 15 de marzo de 2012, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos, y 1819 de 29 de enero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto MILAN CENTRO DE LA MODA para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene registrar como marca el signo mixto MILAN CENTRO DE LA MODA para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[5]: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCION DE LA PRECITADA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO No. 14182 de 15 de marzo de 2012 proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No 11 - 68662, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta MlLAN CENTRO DE LA MODA, a mi representado para identificar o distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Que se declare la nulidad de la RESOLUCION DE LA PRECITADA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO No. 00001819 del 29 de Enero de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación y se confirma la decisión contenida en la Resolución No 14182 del día 15 de marzo de 2012, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta MlLAN CENTRO DE LA MODA, a mi representado para identificar o distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho ordenar (sic) a la NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO "División de Signos Distintivos" conceder el rRegistro de la marca mixta MlLAN CENTRO DE LA MODA, al señor MIGUEL ANGEL MONTOYA GIRALDO, para identificar los servicios de la Clase 35 Internacional que actualmente protege la citada marca. 2.4.

Que se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva expedir copia de la sentencia para la Publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

Miguel Ángel Montoya Giraldo solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 630, la cual no recibió oposiciones de terceros. 3.

La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 14182 de 15 de marzo de 2012, negó el registro como marca del signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Miguel Ángel Montoya Giraldo interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 14182 de 15 de marzo de 2012. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 1819 de 29 de enero de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14182 de 15 de marzo de 2012 y negar el registro como marca del signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración del artículo 135 literal i)[6] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7], en adelante la Decisión 486, y del artículo 13[8] de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 1.

Manifestó que la parte demandada violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 por cuanto “[…] la solicitud del registro de la marca (Mixta) MlLAN CENTRO DE LA MODA para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35, no es susceptible de causar engaño a los medios comerciales o en la mente del consumidor (publico), pues me permito ser reiterativo, en cuanto que el signo solicito para registro, busca proteger servicios como: Publicidad;

Gestión de negocios comerciales; Administración comercial y Trabajos de oficina. Y principalmente proteger los servicios prestados en la Dirección de los Negocios o Actividades Comerciales, totalmente disímiles a lo interpretado por el despacho de la SIC, del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de 2.000. Pues mi cliente no busca con el registro de este signo, ni engañar a los medios comerciales, ni mucho menos engañar al público consumidor, en cuanto a generar una distorsión de la realidad respecto de las características y origen de los productos comercializados en dicho Centro Comercial y los demás aspectos que contempla la norma.

Por lo que no se puede apreciar, ni concluir que el signo el cual pretende amparar servicios, genere esté algún tipo de incongruencia o engaño que afecte al consumidor respecto de la información que le proporciona la marca […]”[9]. 2. Afirmó que “[…] no solo por incluir dentro del signo que se está solicitando el vocablo MILAN, se le esté engañando, o creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha marca habrá un reagrupamiento de terceros, de productos o servicios, teniendo solo en cuenta que MILAN es una ciudad de Italia reconocida por la calidad en los productos y servicios que fabrican, especialmente lo concerniente a la moda, pues sería una forma grotesca de subvalorar el coeficiente de raciocinio del público consumidor, más aun en esta época siglo XXI, […]”[10]. 3.

Sostuvo frente a la parte demandada que “[…] esta entidad no tiene unidad de criterios, sino que administra justicia y realiza el estudio de irregistrabilidad de manera subjetiva y no objetiva, ya que esta misma Corporación (SIC), no vio ningún problema de confusión, engaño o distorsión de la realidad en cuanto a los factores inherentes a los productos o servicios que ampara el signo o marca mixta "PORTOALEGRE', en la clase 35 Internacional de Niza, expresión que prevalece aunque se encuentre a acompañada de elementos nominativos y gráficos[…]”[11]. 4.

Manifestó que: “[…] Dicha exposición que aunque se encuentre conformada en una sola palabra hace relación a una ciudad de Brasil "PORTO ALEGRE”, pero no tuvo ningún problema ni se ajustó a la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal i) de la Norma Supranacional, ya que esta fue registrada y la entidad le otorgó el certificado marcario No. 457371.

Por lo que es claro para esta defensa, que si el signo que se está trayendo a colación, no se encontró en contravía de la norma andina, mucho menos el signo o marca de mi cliente, más aun cuando con el signo en discusión buscan proteger los mismos servicios de la marca PORTOALEGRE. Por lo tanto el signo o marca "MILAN CENTRO DE LA MODA" por ningún motivo podría generar un efecto de desinformación como lo afirmó la SIC […]”[12]. 5.

Indicó que “[…] resulta relevante manifestar que la solicitud de registro de la marca MlLAN CENTRO DE LA MODA, la cual fue negada, esta versa sobre un conjunto de elementos nominativos y gráficos, que incluye la letra (M) encerrada en un círculo de color rojo difuminado, debajo de este se lee la expresión MlLAN, y debajo del mismo la expresión CENTRO DE LA MODA, de tal forma que el signo va a ser reconocido y aprehendido en su conjunto por el consumidor mediante un ejercicio lógico e inteligente en la mente de este, y le permitirá diferenciar los servicios que ofrecen bajo este signo de otros que se encuentren en el mercado y sobre todo su origen […]”[13]. 6.

Adujo que “[…] en nuestro sentir no hay ningún engaño o se busca algo como tal, ya que el signo "MILAN CENTRO DE LA MODA", se incorpora en un conjunto más una gráfica en especial que se refiere a una característica a los servicios que pretende proteger, como quiera que hace relación a un centro comercial, en otras palabras a un conjunto de locales comerciales, para su administración, es evidente que en el presente caso no existe error, en razón al sitio geográfico, ni el origen de los productos o servicios, pues el público en general, conoce que se trata de un centro comercial que queda ubicado en Bogotá Colombia y no en Milán Italia, quiere decir lo anterior, que la marca solicitada para servicios es totalmente distintiva y goza de las características referidas que desvirtúan la causal de irregistrabilidad planteada por la División de Signos Distintivos[…]”[14]. 7.

La Sala no encuentra referencia alguna sobre el cargo por violación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Contestación de la demanda 7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial[15], contestó la demanda[16] y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 1.

Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 2. Afirmó que “[…] en el caso concreto al momento de hacer esta relación se puede evidenciar que la marca solicitada incorpora en su conjunto la expresión “MILAN CENTRO DE LA MODA” lo cual hace referencia a una de las características de los servicios que pretendía proteger, como quiera que hace suponer provienen de Milán, luego es evidente que en el presente caso existe error, en incongruencia entre lo que pensaría el consumidor acerca de los servicios y su procedencia, frente acerca de los servicios y su procedencia, frente a la verdadera naturaleza y origen de los mismos, más aun si se tiene en cuenta que se trata de un lugar en (sic) el cual es atractivo para diseñadores, artistas, fotógrafos y modelos[…]”[17]. 3.

Además, sostuvo: “[…] la marca "MILAN CENTRO DE LA MODA" resulta engañosa, teniendo en cuenta que los servicios mencionados no gozan de las características referidas. Entonces si se hubiese producido el registro marcario solicitado el consumidor final se vería inducido a engaño en relación con los servicios que pretende identificar […][18].

Audiencia Inicial 8. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda[19], la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 ibidem, se llevó a cabo el 23 de mayo de 2016[20], en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si las Resoluciones núms. 14182 de 15 de marzo de 2012 y 1819 de 29 de enero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales negó el registro de la marca mixta MILÁN CENTRO DE LA MODA para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración”, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 13 incisos 1º y 2º de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3 inciso 3º de la Ley 1437 de 2011 y 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de ser así determinar el restablecimiento del derecho […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; iv) luego de lo cual, se determinó, que “[…] finalizada la Audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir por el correo electrónico de la Secretaría de la Sección, la documentación requerida para efectos de la interpretación prejudicial.

Cumplida la actuación se continuará con el trámite pertinente […]”; v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A y C.A. razón por la que no se fijará fecha para el efecto […]”.

Audiencia de pruebas 9. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 23 de mayo de 2016, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017[21], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. […]”, exponiendo a continuación, las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 12. Visto el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 2018[22] decretó la reanudación del proceso y consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario celebrar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, se ordenará la presentación por escrito de los alegatos, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto.

Dentro del mismo término, podrá el Ministerio Público presentar concepto si a bien lo tiene […]”. 13. Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Sobre el reconocimiento de personería 8. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[23], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados, y atendiendo a que la abogada María Cristina Rincón Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 41.772.055 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 30.136 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada[24], y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 14. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[25] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[26] de 12 de marzo de 2019[27], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 543- IP-2016 de 17 de noviembre de 2017, vii) marco jurídico relativo a las causales absolutas, particularmente en relación con los signos engañosos y, viii) el análisis del caso concreto. 16.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados 17. Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados: 1.

Resolución núm. 14182 de 15 de marzo de 2012[28], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro, en el sentido de negar el registro como marca del signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] El signo solicitado MILAN CENTRO DE LA MODA puede ser engañoso respecto a la procedencia geográfica, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los servicios que se pretenden, puesto que el signo solicitado utiliza la expresión MILAN CENTRO DE LA MODA, creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha marca habrá un reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos o servicios, teniendo en cuenta que MILAN es una ciudad italiana reconocida por la calidad en los productos y servicios que fabrican, especialmente lo concerniente a la moda.

Por tanto, la marca solicitada es engañosa respecto de la procedencia geográfica, características y cualidades de los servicios citados en el petitorio. En ese sentido, es claro para esta oficina que el signo MILAN CENTRO DE LA MODA, tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor y en consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca MILAN CENTRO DE LA MODA (mixta), para distinguir "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración", servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el señor MIGUEL ANGEL MONTOYA GIRALDO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.[…]”.

(Destacado de la Sala) 2. Resolución núm. 1819 de 29 de enero de 2013[29], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14182 de 15 de marzo de 2012. En la resolución se indicó: “[…] El Despacho observa que el signo solicitado a registro incorpora en su conjunto la expresión "MILAN CENTRO DE LA MODA" que refiere una característica de los servicios que pretende proteger, como quiera que hace suponer que los mismos provienen de Milán, luego, es evidente que en el presente caso existe error, en razón a la incongruencia entre lo que pensaría el consumidor acerca de los servicios y su procedencia, frente a la verdadera naturaleza y origen de los mismos, más aun si se tiene en cuenta que se trata de "un lugar magnético para los diseñadores, artistas, fotógrafos y modelos", Quiere decir lo anterior, que la marca solicitada resulta engañosa, en la medida en que los servicios mencionados no gozan de las características referidas.

Así las cosas, con el registro del signo solicitado el público consumidor podría verse inducido a engaño en relación con los servicios que pretende identificar. Finalmente, pese a que el signo solicitado es de naturaleza mixta, por lo cual se acompaña de elementos nominativos y gráficos, estos no le otorgan la distintividad requerida que logre desvirtuar la causal de irregistrabilidad en estudio, como quiera que lo que prevalece en el conjunto es la expresión "MILAN" y corresponde al elemento que con mayor facilidad va a recordar el consumidor, el cual, al ser aplicado a la clase de servicios que identifica, resulta engañoso respecto a la procedencia u origen de los servicios que distingue. […] En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 14182 de 15 de marzo de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. (Destacado de Sala) El problema jurídico 18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, analizar, si el signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, por engañar al público sobre la procedencia geográfica o las características de los servicios de la Clase 35 y, en consecuencia, concluir si se violó o no el mencionado artículo por indebida aplicación. 19.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486. 20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y, al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[30], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[31] de la Comisión de la Comunidad Andina[32].

Principios y características del Derecho Comunitario Andino 22. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. 23. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[33] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 24.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[34]. 25. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[35], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro. 26. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[36] 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[37]. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 543-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 34. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.5.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 1.6. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinadas productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. […] 2.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 2.3.

Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichas elementos. 2.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. […].” (Destacado de la Sala) Marco jurídico y jurisprudencias de marcas que consisten en nombres geográficos 35.

Vistos los artículos 134 y 135, no existe prohibición que considere de manera directa y expresa que los nombres geográficos sean irregistrables como marcas. Por una parte, por cuanto son palabras y, visto el artículo 134 de la Decisión 486, de manera inherente son reconocidas como signos susceptibles de distinguir productos o servicios. 36.

Por otra parte, visto el artículo 135 de la Decisión 486, tampoco existe una prohibición expresa en este sentido. Tales prohibiciones hacen referencia a expresiones que puedan resultar descriptivas, engañosas, usuales, o que reproduzcan imiten o contengan denominaciones de origen protegidas, signos o emblemas de Estados. Por lo tanto, para la Sala, que una expresión coincida con un nombre geográfico no conlleva de manera inmediata su irregistrabilidad[38], y se hace necesario analizar el caso concreto para verificar si el signo está incurso en alguna causal absoluta de las establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486. 37.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la fama atada al nombre geográfico de una ciudad o un lugar es usualmente un aspecto de cultura general, cuya incidencia frente a la percepción de consumidor promedio es variada. Puede ser un nombre meramente geográfico, que únicamente transmite al consumidor la referencia lingüística por la cual es conocido un lugar, o ser una expresión polisémica[39], es decir, capaz de ser asociada con múltiples significados o acepciones. 38.

Un nombre meramente geográfico será aquel que únicamente transmite al consumidor información geográfica, es decir, se tratará de una expresión que no es considerada un consumidor promedio como informativa o asociada a un producto o servicio específico, y por lo tanto, en línea con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sería calificada como una expresión arbitraria. 39.

En el caso que el nombre geográfico sea además una expresión polisémica, como lo estableció la Interpretación Prejudicial, se hace necesario evaluar cada uno de sus distintitos significados o acepciones frente a los productos o servicios que ampara el signo solicitado. Para la Sala tales significados o acepciones pueden derivar de sus definiciones oficiales o también de la percepción del consumidor promedio.

En caso que exista un significado o una acepción para el nombre geográfico que haga referencia a uno de los productos o servicios amparados por el signo solicitado, se hace entonces necesario invocar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para evaluar si se trata de una expresión informativa sobre las características del producto, y por lo tanto susceptible de ser descriptiva o engañosa, dependiendo del producto o servicios de que se trate, o si se trata de una expresión sugestiva y por lo tanto distintiva, para ser protegida como marca evocativa.

Marco jurídico y jurisprudencial relativo a los signos engañosos 40. Visto el artículo 135 de la Decisión 486, las causales absolutas de irregistrabilidad refieren a casos taxativos en que se considera que la existencia de un derecho exclusivo o el uso de un signo solicitado a registro como marca afecta valores superiores, lo que impide su registro. 41.

Las causales de irregistrabilidad absoluta están definidas para proteger el interés general y velar por el orden público, la moral, las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, en cuanto que todo signo que busca registrarse como marca cumpla con las funciones esenciales atribuidas a este signo distintivo. 42.

El literal i), del artículo 135 de la Decisión 485 está dentro de los casos relativos a un sistema de competencia transparente en el mercado, en cuanto impide el requisito como marca de un signo que resulta engañoso. El mencionado literal enumera de manera no exhaustiva tipos de signos engañosos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate. 43.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial que “[…] La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […]”[40] (Destacado de la Sala). 44.

La función esencial de una marca es la de ofrecer información relativa a los productos o servicios que identifica, su origen empresarial, las características, calidad, procedencia o modo de fabricación del producto. En tal sentido, resulta de interés general evitar que el público consumidor sea llamado a error por razón de un signo engañoso cuyo uso en el mercado resulta claramente incompatible con la función de las marcas en general y afecta la trasparencia en el mercado en cuanto que el consumidor se vería llamado a equivocaciones. 45.

Para analizar el caso sub lite resulta pertinente examinar la relación signo – servicio en cuanto no puede afirmarse que un signo sea engañoso per se, sino que lo es respecto de los servicios que identifica. Así lo señaló el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina: “[…] El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos.

Podrán serlo según los podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir […]”[41]. 46. Esta Sección[42], en jurisprudencia previa se pronunció respecto de signos engañosos que resultan irregistrables en sentencia proferida el seis (6) de abril de 2017, la Sección consideró engañoso el signo “ANDALUZ ACEITE DE OLIVA” para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza al considerar que: i) la expresión “Andaluz” hacía referencia a que el lugar de procedencia del producto, esto es, Andalucía, Provincia de España, lugar reconocido por la producción de aceite de oliva, y ii) la parte demandante no demostró que el producto se envasara y fuera proveniente del territorio español.

Así lo consideró la Sala: “[…] se hace indispensable acreditar, lo cual no ocurre en este caso, que en efecto tal producto que ampara la marca se envasa y proviene de dicho País. La demandante se limita a señalar en el recurso que interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, posteriormente, en la demanda que “el aceite de oliva Andaluz Aceite De Oliva, se produce, envasa y se importa de España”.

Sin embargo, como se anotó anteriormente, en el expediente no obra prueba alguna que respalde su dicho, razón por la cual la marca puede resultar engañosa al hacer creer al público consumidor que el producto que la ampara procede de determinada localidad o zona geográfica, cuando en realidad no goza de dicha característica […]”. (Destacado de la Sala) 47.

Dentro de las causales absolutas, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, prevé que los signos engañosos son aquellos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 48.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los cargos planteados por la parte demandante. Análisis del caso concreto 49. Corresponde a la Sala, analizar, si el signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, por consistir en un signo engañoso respecto del lugar de origen, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de los productos que identifica. 50.

El signo mixto solicitado MILÁN CENTRO DE LA MODA respecto del cual se realizará el estudio, es como se muestra a continuación: |SIGNO MIXTO SOLICITADO | |[pic] | |Solicitante: Miguel Ángel Montoya | |Giraldo | |Clase 35: "Publicidad, gestión de | |negocios comerciales, | |administración” | 51. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de signos que podrían resultar engañosos. 52.

Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado, para lo cual estudiará el cargo de nulidad por violación de artículo 135 literal i) de la Decisión 486. Cargo de nulidad por violación del artículo 135, literal i) de la Decisión 486 53. Visto el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que el signo mixto solicitado MILÁN CENTRO DE LA MODA pueda engañar a los medios comerciales o al público, en particular respecto del lugar de origen, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de los productos que identifica.

Al respecto, la Sala considera que en el caso concreto, los actos administrativos acusados están fundamentados en la debida aplicación de la causal de irregistrabilidad citada, como se explica a continuación. 54. En concreto, corresponde a la Sala determinar si desde la percepción del consumidor promedio, el signo mixto solicitado resulta informativo de características de los servicios que pretende amparar, y por lo tanto, si la información que ofrece resulta o no engañosa para el consumidor promedio.

Así lo estableció la Interpretación Prejudicial: “[…] el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinadas productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]”[43] (Destacado de la Sala). 55.

La parte demandada, en los actos administrativos acusados, manifestó: “[…] la expresión "MILAN CENTRO DE LA MODA" que refiere una característica de los servicios que pretende proteger, como quiera que hace suponer que los mismos provienen de Milán […]”[44]. Por el otro, la parte demandante argumenta que el signo mixto solicitado es de naturaleza evocativa.

Se hace necesario entonces confrontar el signo solicitado con los servicios que pretende identificar en el mercado. 56. Para el efecto, la Sala observa que el signo solicitado se compone del elemento denominativo predominante MILÁN, en cuya base se ubica a título de leyenda la expresión CENTRO DE LA MODA, y que es coronada por un elemento gráfico, que consiste en un círculo que enmarca los trazos de una letra M, en estilo cursiva y mayúscula, cuyos extremos y aristas dividen el círculo en secciones irregulares, cada una de las cuales presenta un fondo en colores rojos que cambian de tono de manera caprichosa a título de degradación. Por lo tanto, el presente análisis se centrará en la expresión predominante MILÁN. 57.

En aplicación de los criterios sentados anteriormente, la Sala encuentra que la expresión MILÁN es polisémica, pues además de ser el nombre de una ciudad de la República Italiana, comprende varias acepciones. La acepción oficial ofrecida por la Real Academia Española es: “[…] m. Tela de lino que se fabricaba en Milán, ciudad de Italia […]”[45].

Además, la parte demandada invoca acepciones comunes tales como “[…] un lugar en (sic) el cual es atractivo para diseñadores, artistas, fotógrafos y modelos […]”[46] y “[…] ciudad italiana reconocida por la calidad en los productos y servicios que fabrican, especialmente lo concerniente a la moda […]”[47]. 58. La Sala considera que debe confrontar las acepciones o connotaciones del signo mixto solicitado con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar el signo, como lo establece la Interpretación Prejudicial: “[…] El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos.

Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir […]”[48]. 59. Al respecto, la parte demandante sostiene que no es cierto que el consumidor promedio colombiano sea inducido a error por el uso de la expresión MILÁN respecto a servicios de la Clase 35 ofrecidos en un centro comercial. Sostuvo que tal conclusión es equivalente a “[…] subvalorar el coeficiente de raciocinio del público consumidor […]”[49], para concluir que “[…] es evidente que en el presente caso no existe error, en razón al sitio geográfico, ni el origen de los productos o servicios, pues el público en general, conoce que se trata de un centro comercial que queda ubicado en Bogotá Colombia y no en Milán Italia […]”[50].

La Sala considera que la parte demandante parte de una premisa equivocada, pues se afirma que los servicios de interés son centros comerciales; sin embargo, a lo largo del procedimiento que antecedió los actos administrativos acusados y del presente proceso, es claro que los servicios que se pretende amparar el signo mixto solicitado son: "Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración”.

Se trata de una descripción amplia que excede el concepto de centros comerciales, y que ampara actividades relacionadas con la gestión de negocios, y por lo tanto, el análisis de la Sala se centrará en la descripción de servicios tal cual correspondió a la solicitud de registro que se discute. 60. Claro lo anterior, la Sala considera que un consumidor promedio de servicios de la Clase 35 puede adjudicar una procedencia geográfica al servicio de gestión de negocios.

Los servicios de la Clase 35 consisten principalmente en la administración o gestión comercial, que en su connotación más básica no es otra cosa que el servicio personal de oferta de bienes y servicios al público consumidor, o servicios conexos como la publicidad y la administración de tales negocios. Por lo tanto, la procedencia geográfica puede incidir en informar el origen de los bienes o servicios objeto del negocio, y por lo tanto, en informar la calidad, beneficios o aspectos de comercio internacional relevantes para el negocio que se pretende gestar. 61.

En este sentido, encuentra la Sala, como conclusión inicial, que el uso de la expresión MILÁN en el signo mixto solicitado resulta informativa. Además, las connotaciones o acepciones ofrecidas por las fuentes oficiales y por la parte demandada, están directamente asociadas a la calidad, naturaleza o características particulares de bienes o servicios que pueden ser objeto de la gestión de negocios comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 62.

La corresponde a la Sala verificar entonces si la información que ofrece el signo mixto solicitado puede resultar engañosa. Al respecto, la parte demandada expuso en los actos administrativos que la ciudad italiana conocida en castellano como MILÁN, es “[…] reconocida por la calidad en los productos y servicios que fabrican, especialmente lo concerniente a la moda […]”[51].

La parte demandante no controvirtió tal dicho, pero manifiesta que tal situación no conllevaría a engaño al público consumidor, y que el signo mixto solicitado es de naturaleza evocativa. Al respecto, la Interpretación Prejudicial estableció: “[…] Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo […]”[52] (Destacado de la Sala). 63.

Para la Sala, el argumento de la parte demandante no es de recibo y para el efecto invoca las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por cuanto ya se concluyó que la presencia de la expresión MILÁN respecto a los servicios de la Clase 35 conlleva una asociación directa, que informa sobre el origen geográfico y sobre características particulares atadas a bienes o servicios de dicho origen geográfico, sin que el consumidor sea llamado a realizar un esfuerzo imaginativo o un proceso deductivo. 64.

La Sala encuentra además que el signo mixto solicitado involucra la leyenda CENTRO DE LA MODA, que atada al nombre de la ciudad italiana varias veces citada, es una descripción que invoca de manera directa cualidades adjudicadas a bienes y servicios relacionados con la moda y con el origen geográfico de MILÁN, por su público reconocimiento y por la relación directa entre el mismo y el negocio textil, como lo muestra la definición de fuente oficial citada supra: “[…] m. Tela de lino que se fabricaba en Milán, ciudad de Italia […]”[53]. 65.

Finalmente, la Sala encuentra que no existen indicios o hechos por los cuales pueda asumirse que el uso del signo mixto solicitado estará atado a la gestión de negocios comerciales sobre bienes o servicios de origen italiano. El solicitante de registro, que es la parte demandante, es una persona natural de origen colombiano[54], y no aportó al proceso prueba alguna que permita verificar que el uso del signo mixto solicitado estará atado a la gestión de negocios sobre bienes o servicios cuyo origen sea MILÁN. Por lo tanto, dentro del análisis de registrabilidad y en aras de la protección del interés general del público consumidor, resulta aplicable al signo mixto solicitado la causal de irregistrabilidad invocada en los actos administrativos acusados. 66.

En conclusión, para la Sala, de una manera razonable, el signo mixto solicitado ostenta un carácter informativo por el cual consumidor asociará directamente características de los bienes y servicios objeto de la gestión de negocios comerciales de la Clase 35 con el origen geográfico de MILÁN, al nivel de asumir que al amparo del signo mixto solicitado se estarán gestando, promoviendo o administrando negocios comerciales alrededor de bienes o servicios relacionados con la moda y cuyo origen es la ciudad italiana.

La presencia el elemento gráfico y de la leyenda CENTRO DE LA MODA en el signo mixto solicitado, son hechos que contribuyen a soportar esta misma conclusión. Por lo tanto, para la Sala, el conjunto del signo mixto solicitado es engañoso y por lo tanto, carece de la distintividad requerida para ser objeto de protección marcaria. 67.

En suma, la Sala encuentra, así como lo concluyeron los actos administrativos acusados, que del análisis de la distintividad intrínseca, el signo mixto solicitado es engañoso y por lo tanto no es apto para cumplir con las funciones propias de una marca para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 68.

Corolario de lo anterior, el signo mixto MILÁN CENTRO DE LA MODA se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal i) de la Decisión 486 y en consecuencia, el cargo de nulidad no está llamado a prosperar, así como tampoco el consecuente restablecimiento del derecho solicitado. Conclusión 69. La Sala concluye que en el presente asunto la parte demandada, a través de los actos administrativos acusados, aplicó adecuadamente la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, por cuanto, el signo mixto solicitado MILÁN CENTRO DE LA MODA resulta engañoso frente la procedencia, calidad o naturaleza de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no cumple con los requisitos de la distintividad intrínseca necesaria para identificar los servicios que pretende amparar y, por lo tanto, no procede declarar la nulidad ni el restablecimiento del derecho solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada María Cristina Rincón Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 41.772.055 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 30.136 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderada de la parte demandada en los términos y para los efectos del poder visible a folios 147 a 150 del expediente,.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 [2] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [3] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [4] Cfr. Folios 43 a 54 [5] Cfr. Folio 44 [6] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]”. [7] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [8] “[…] Artículo 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan[…]” [9] Cfr. Folio 47 [10] Ibídem [11] Cfr. Folios 49 y 50 [12] Ibídem [13] Cfr. Folio 51 [14] Cfr. Folio 51 y 52 [15] Cfr. Folios 70 a 73 [16] Cfr. Folios 66 a 69 [17] Cfr. Folio 69 [18] Ibídem [19] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [20] Cfr. Folios 81 a 90 [21] Cfr. Folios 106 a 112 [22] Cfr. Folio 114 [23] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [24] Cfr. Folios147 a 150 [25] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [26] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [27] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [28] Cfr. Folios 9 a 11 [29] Cfr. Folios 5 a 8 [30] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [31] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [32] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [33] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [34] De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [35] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [36] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [37] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [38] A título de referencia, la Sala encontró que el legislador andino incorporó una norma específica para marcas consistentes en nombres geográficos en el artículo 160 de la Decisión 486, que establece: “[…] Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto […]”.

Esta norma resulta aplicable bajo la premisa que puede presentarse el caso en que una marca registrada corresponda a un nombre geográfico, y la consecuente necesidad de usar en forma visible y legible el lugar de fabricación del producto. [39] Diccionario de la Real Acadconsecuente necesidad de usar en forma visible y legible el lugar de fabricación del producto. [40] Diccionario de la Real Academia Española: polisémico, ca 1. adj.

Ling. Que manifiesta polisemia. 2. adj. Ling. Perteneciente o relativo a la polisemia. Polisemia. De poli-1 y el gr. σῆμα sêma 'significado'. 1. f. Ling. Pluralidad de significados de una expresión lingüística. En: https://dle.rae.es/. Consultado el 22 de marzo de 2019. [41] Cfr. Folios 109 y 110 [42] Cfr. Folio 110 [43] Consejo de Estado.

Sección Primera. Sentencia proferida el 6 de abril de 2017. C.P. María Elizabeth García González. Núm. Único de radicación 11001032400020130010400. [44] Cfr. Folio 110 [45] Cfr. Folio 39 [46] Diccionario de la Real Academia Española. En: https://dle.rae.es/. Consultado el 22 de marzo de 2019. [47] Cfr. Folio 69 [48] Cfr. Folio 35 [49] Cfr. Folio 110 [50] Cfr. Folio 47 [51] Cfr. Folio 51 [52] Cfr. Folio 35 [53] Cfr. Folio 110 [54] Diccionario de la Real Academia Española.

En: https://dle.rae.es/. Consultado el 22 de marzo de 2019. [55] Cfr. Folio 2