11001-03-24-000-2013-00408-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2013-00408-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2019-06-28

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Global Bussines Solution S.A.S·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: De acuerdo con las causales de los literales e), f) y g) el signo solicitado será irregistrable si consiste exclusivamente en un signo que describe la calidad, características o informaciones de los servicios amparados, si consiste exclusivamente en el nombre genérico del servicio que identifica o si está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados. La Sala observa que el signo solicitado está formado por un elemento denominativo compuesto formado de expresiones inapropiables en exclusiva como son las partículas “www” y “.com” que el consumidor promedio en Colombia identifica como elementos que hacen parte de todo nombre de dominio y por lo tanto no le confieren distintividad al conjunto, la expresión genérica “tiquetes” que responde a la pregunta ¿qué es el servicio? y, el término descriptivo “los más baratos”, que responde a la pregunta ¿cómo es el servicio? El elemento denominativo compuesto se presenta con unas características particulares de letra; unas palabras tienen mayor tamaño que otras y algunas inician con mayúscula pero todas están contenidas en un círculo que incluye a su vez dos círculos en color gris. La Sala precisa, sobre los colores que conforman el conjunto del signo, que en el formulario de solicitud no se reivindicaron colores y que el signo se presenta en blanco, negro y combinaciones de estos dos, razón por la cual no es cierta la afirmación de la parte demandante de que el signo esté caracterizado por “[…] un círculo de colores que no es demasiado frecuente […]”. Con fundamento en lo anterior, y comoquiera que el signo mixto solicitado a registro como marca, en su análisis de visión de conjunto, no consiste exclusivamente en un signo que sirve en el comercio para describir la calidad, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse, no consiste exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar; ni está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados, la Sala concluye que el signo sub lite no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Distintividad / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza por ser engañosoYa se indicó previamente que el signo sub examine no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, genérico o de uso común. También se precisó, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial, que si a un término de carácter descriptivo, usual, genérico o técnico se le adiciona un elemento denominativo o gráfico suficientemente distintivo, el signo es registrable. Además, la Sala, al examinar la conformación del signo solicitado, concluyó que los elementos gráficos que incluye el signo son de tal simpleza que en nada modifican la percepción del consumidor promedio al encontrarse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” en el mercado. Ahora bien, dado que la distintividad se analiza respecto de los servicios amparados, es relevante mencionar que el signo se solicitó para identificar servicios de “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación a programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje". En tal sentido, para la Sala es claro que al confrontar el signo mixto solicitado con los servicios amparados el consumidor promedio percibe de inmediato la información relacionada con el signo y el servicio que ampara: un sitio en internet en donde se ofrecen tiquetes baratos y servicios relacionados con viajes. Por ello no es cierto que el signo mixto solicitado “www.lostiquetesmásbaratos.com” sea un signo de fantasía porque, como lo señala la Interpretación Prejudicial, los términos de fantasía son producto del ingenio y no tienen un significado propio, lo que no ocurre en este caso. Tampoco es un signo evocativo porque no sugiere al consumidor de manera indirecta, sino de manera evidente, su relación con el servicio que ampara, y finalmente distingue servicios que tienen relación directa con la expresión que conforma el signo. En suma, el signo mixto solicitado, tomado desde una visión de conjunto que incluye un elemento denominativo compuesto y elementos gráficos, refiere de manera directa a característica esenciales y particulares de los servicios que identifican el signo, sin exigir del consumidor haga uso de su imaginación o que a través de un proceso deductivo relacione el signo con el servicio, motivo por el cual el signo carece de distintividad. […] A juicio de la Sala el signo resulta engañoso por cuanto el signo informa que los tiquetes que ofrece son los “MÁS” baratos y la veracidad de la información depende de hechos ajenos a la propia voluntad, acción o alcance de la parte demandante. En otras palabras, por una parte el consumidor promedio al toparse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” recibe la información de que en dicho sitio web en efecto se ofrecen los tiquetes “más” baratos disponibles en el mercado pero lo que puede ocurrir, a título ejemplificativo, es que existan opciones más baratas de tiquetes que no se ofrecen en línea o, que los parámetros de búsqueda que aplica el buscador o software que corre en el sitio web no sean comprensivos en el sentido de confrontar toda la información de la red informática mundial o, que entre el tiempo que transcurre entre la búsqueda y el momento de la compra surjan tiquetes más baratos que no identifica el mencionado software. Por lo anterior, la información que ofrece el signo al consumidor puede no ser veraz lo que genera la potencialidad para el signo de causar engaño y para la parte demandante, de obtener un aprovechamiento indebido por su uso, todo en desmedro de sus competidores.OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - AutonomíaEn cuanto al argumento de la parte demandada de que se le ha debido conceder el registro del signo tal como se concedieron a terceros los registros para las marcas “vuelosbaratos.com.co” en la Clase 39; “vuelosbaratos” en las Clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; “quebarato” en las Clases 38, 35, 42; “tutiquete express” en la Clase 39; “tutiquete” en la Clase 39; “Droguerías Copifam Donde Más Barato Dan” en la Clase 35, la parte demandada, señaló que no puede aplicar de manera automática, mucho menos idéntica un criterio empleado en otro trámite, sin entrar a analizar los supuestos fácticos del caso para determinar si las decisiones efectivamente resultan aplicables. La Sala, refiere en este respecto a la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine en la que se precisó que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / ELEMENTO DENOMINATIVO COMPUESTO / EXPRESIONES INAPROPIABLES – Lo son www y.com / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es “tiquetes” / TÉRMINO DESCRIPTIVO – Lo es “los más baratos” / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza por no ser descriptivo, genérico o de uso común De acuerdo con las causales de los literales e), f) y g) el signo solicitado será irregistrable si consiste exclusivamente en un signo que describe la calidad, características o informaciones de los servicios amparados, si consiste exclusivamente en el nombre genérico del servicio que identifica o si está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados.

La Sala observa que el signo solicitado está formado por un elemento denominativo compuesto formado de expresiones inapropiables en exclusiva como son las partículas “www” y “.com” que el consumidor promedio en Colombia identifica como elementos que hacen parte de todo nombre de dominio y por lo tanto no le confieren distintividad al conjunto, la expresión genérica “tiquetes” que responde a la pregunta ¿qué es el servicio? y, el término descriptivo “los más baratos”, que responde a la pregunta ¿cómo es el servicio? El elemento denominativo compuesto se presenta con unas características particulares de letra; unas palabras tienen mayor tamaño que otras y algunas inician con mayúscula pero todas están contenidas en un círculo que incluye a su vez dos círculos en color gris.

La Sala precisa, sobre los colores que conforman el conjunto del signo, que en el formulario de solicitud no se reivindicaron colores y que el signo se presenta en blanco, negro y combinaciones de estos dos, razón por la cual no es cierta la afirmación de la parte demandante de que el signo esté caracterizado por “[…] un círculo de colores que no es demasiado frecuente […]”.

Con fundamento en lo anterior, y comoquiera que el signo mixto solicitado a registro como marca, en su análisis de visión de conjunto, no consiste exclusivamente en un signo que sirve en el comercio para describir la calidad, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse, no consiste exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar; ni está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados, la Sala concluye que el signo sub lite no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza por ser engañoso Ya se indicó previamente que el signo sub examine no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, genérico o de uso común. También se precisó, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial, que si a un término de carácter descriptivo, usual, genérico o técnico se le adiciona un elemento denominativo o gráfico suficientemente distintivo, el signo es registrable.

Además, la Sala, al examinar la conformación del signo solicitado, concluyó que los elementos gráficos que incluye el signo son de tal simpleza que en nada modifican la percepción del consumidor promedio al encontrarse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” en el mercado. Ahora bien, dado que la distintividad se analiza respecto de los servicios amparados, es relevante mencionar que el signo se solicitó para identificar servicios de “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación a programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje".

En tal sentido, para la Sala es claro que al confrontar el signo mixto solicitado con los servicios amparados el consumidor promedio percibe de inmediato la información relacionada con el signo y el servicio que ampara: un sitio en internet en donde se ofrecen tiquetes baratos y servicios relacionados con viajes. Por ello no es cierto que el signo mixto solicitado “www.lostiquetesmásbaratos.com” sea un signo de fantasía porque, como lo señala la Interpretación Prejudicial, los términos de fantasía son producto del ingenio y no tienen un significado propio, lo que no ocurre en este caso.

Tampoco es un signo evocativo porque no sugiere al consumidor de manera indirecta, sino de manera evidente, su relación con el servicio que ampara, y finalmente distingue servicios que tienen relación directa con la expresión que conforma el signo. En suma, el signo mixto solicitado, tomado desde una visión de conjunto que incluye un elemento denominativo compuesto y elementos gráficos, refiere de manera directa a característica esenciales y particulares de los servicios que identifican el signo, sin exigir del consumidor haga uso de su imaginación o que a través de un proceso deductivo relacione el signo con el servicio, motivo por el cual el signo carece de distintividad. […] A juicio de la Sala el signo resulta engañoso por cuanto el signo informa que los tiquetes que ofrece son los “MÁS” baratos y la veracidad de la información depende de hechos ajenos a la propia voluntad, acción o alcance de la parte demandante.

En otras palabras, por una parte el consumidor promedio al toparse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” recibe la información de que en dicho sitio web en efecto se ofrecen los tiquetes “más” baratos disponibles en el mercado pero lo que puede ocurrir, a título ejemplificativo, es que existan opciones más baratas de tiquetes que no se ofrecen en línea o, que los parámetros de búsqueda que aplica el buscador o software que corre en el sitio web no sean comprensivos en el sentido de confrontar toda la información de la red informática mundial o, que entre el tiempo que transcurre entre la búsqueda y el momento de la compra surjan tiquetes más baratos que no identifica el mencionado software.

Por lo anterior, la información que ofrece el signo al consumidor puede no ser veraz lo que genera la potencialidad para el signo de causar engaño y para la parte demandante, de obtener un aprovechamiento indebido por su uso, todo en desmedro de sus competidores. OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Autonomía En cuanto al argumento de la parte demandada de que se le ha debido conceder el registro del signo tal como se concedieron a terceros los registros para las marcas “vuelosbaratos.com.co” en la Clase 39;

“vuelosbaratos” en las Clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; “quebarato” en las Clases 38, 35, 42; “tutiquete express” en la Clase 39; “tutiquete” en la Clase 39; “Droguerías Copifam Donde Más Barato Dan” en la Clase 35, la parte demandada, señaló que no puede aplicar de manera automática, mucho menos idéntica un criterio empleado en otro trámite, sin entrar a analizar los supuestos fácticos del caso para determinar si las decisiones efectivamente resultan aplicables.

La Sala, refiere en este respecto a la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine en la que se precisó que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00408-00 Actor: GLOBAL BUSSINES SOLUTION S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: CAUSALES ABSOLUTAS DE IRREGISTRABILIDAD.

REQUISITOS DE LA DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DE UNA MARCA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Global Bussines Solution S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 55143 de 6 de octubre de 2011, 20217 de 30 de marzo de 2012 y 8738 de 28 de febrero de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Global Bussines Solution S.A.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], presentó demanda[2], el 2 de agosto 2013[3], invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85[4] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[5], en adelante Código Contencioso Administrativo, por lo que se interpreta[6] en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 138[7] de la Ley 1437 de enero 18 de 2011[8], en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demanda se presentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 55143 de 6 de octubre de 2011, “Por la cual se niega un solicitud registro”, y 20217 de 30 de marzo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, la Resolución núm. 8738 de 28 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las mencionadas resoluciones negaron el registro del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se inscriba el certificado de registro del signo www.lostiquetesmásbaratos.com, como marca para identificar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]: “[…] 2.1. Se declare la Nulidad de la Resolución No 0055143 del 06 de octubre de 2.011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se niega el registro de la Marca Mixta “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM” para distinguir servicios de la Clase No 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Se declare la Nulidad de la Resolución No 020217 del 30 de marzo de 2.012, expedida por la Directora de Signos Distintivos, por medio de la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No 0055143 del 06 de Octubre de 2.011, también proferida por la Directora de Signos Distintivos. 2.3. Se declare la Nulidad de la Resolución No 00008738 del 28 de febrero de 2.013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No 0055143 del 06 de Octubre de 2.011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, confirmando la negación del Registro de la Marca “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM” para distinguir servicios de la Clase No 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

Igualmente y como consecuencia de las nulidades anteriores, y a título del Restablecimiento del Derecho, y a favor de la sociedad Global Bussines Solution S.A.S., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Ordenar a la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, inscribir en los libros de propiedad industrial el certificado de registro para la marca “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM” para la clase No 39 a favor de la Sociedad GLOBAL BUSSINES SOLUTION S.A.S., específicamente para distinguir los siguientes servicios: “TRANSPORTE;

EMBALAJE Y ALMACENAJE DE MERCANCÍAS; ORGANIZACIÓN DE VIAJES, TRANSPORTES Y ALMACENAJE, INCLUYENDO SERVICIOS PRESTADOS POR AGENCIA DE VIAJES, ESPECIALMENTE VENTAS DE PASAJES, ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES TURÍSTICAS INCLUYENDO LOS HOTELES, TRANSPORTES Y EXCURSIONES A SITIOS DE INTERÉS, PROGRAMAS DE PUNTOS Y MILLAS POR AFILIACIÓN A PROGRAMAS DE VIAJERO FRECUENTE;

SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO OFRECIDO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES; SERVICIO DE RESERVAS, SALONES ELITE Y RECIBO DE EQUIPAJE. 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia, que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.6. Que se ordene a la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento, todo de acuerdo al Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Global Bussines Solution S.A.S. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 628, la cual no recibió oposiciones de terceros. 3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011, negó el registro como marca del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Global Bussines Solution S.A.S. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, contra de la Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011. 5. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 20217 de 30 de marzo de 2012, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011 y conceder el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 8738 de 28 de febrero de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011 y negar el registro del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración del artículo 135, literales b)[10], e)[11] e i)[12] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[13], en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 1.

Manifestó que la demandada violó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 por cuanto “[…] la marca “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM”, tiene la función distintiva que debe cumplir todo signo para poder ser considerado como marca, ya que es gracias a esta función que le está permitido identificar a los servicios de su titular frente a los otros, ya que con la característica principal de la distintividad de la Marca “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM”, se facilita la libre circulación de sus servicios y le permite su individualidad, que permite reconocer este tipo de servicios entre miles de otros análogos o parecidos, porque la esencia de la marca que fue solicitada única y exclusivamente para distinguir servicios de la clase No 39, está en su naturaleza distintiva, la cual significa que la marca es identificadora es decir que está destinada a especializar el servicio y a indicar el origen o procedencia de él, evitando la confusión o el riesgo de confusión entre los usuarios al adquirir este tipo de servicios de la Clase No 39, frente a los demás servicios […]”[14]. 2.

Sostuvo que “[…] La representación gráfica de la marca que se pretende registrar “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM”, tal como fue solicitada, y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca, ya que tiene una representación gráfica consiste en su logo o dibujo característico, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de estos servicios de la clase No 39.

El signo está representado en forma material para que el usuario a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite […]”[15]. 3. Afirmó que “[…] el signo es un signo ingenioso, arbitrario, fantasioso y caprichoso en relación con el servicio que distingue, porque se trata de una marca evocativa que es distintiva, porque es claro que se usa una característica del Servicio, práctica reiterada por empresarios, pero que en últimas no identifica al servicio o su origen empresarial, porque cumple una función publicitaria, la cual permite al usuario identificar los servicios de una empresa de los de otra.

Por otra parte, la marca “www.lostiquetesmasbaratos.com”, la componen elementos que hacen que sea registrable, esto es, que todas las palabras no son comunes o usuales, descriptivas o genéricas, al igual que está compuesta por una parte gráfica; de forma que al estar unidas le imprime distintividad, y como lo manifestamos anteriormente está acompañado de una gráfica bastante característica, que le imprime la fuerza distintiva que requiere el signo, sobre la cual recae la función de la marca.

En ese orden de ideas, el signo solicitado en registro como marca mixta “www.lostiquetesmasbaratos.com”, aun cuando esté compuesto por diversos elementos que de forma individual sean genéricos o descriptivos, su distintividad está dada por la combinación particular y disposición original de tales elementos, resultantes en un signo que en su conjunto, es apto para identificar en el mercado los servicios a los que se pretende aplicar […]”[16]. 4.

Indicó, en relación con la violación al artículo 135, literal e), que “[…] la marca mixta de mi representada es un signo que no informa de ninguna manera a los usuarios acerca de las características, destino, cantidad, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del servicio; el signo “www.lostiquetesmasbaratos.com” es una expresión, que de conformidad con nuestra gramática no quiere decir que se convierte en un término conocido y empleado por el usuario para designar los servicios de la clase No 39 […]; el signo “www.lostiquetesmasbaratos.com”, en el lenguaje corriente y en el uso comercial, no es una designación común o usual de los servicios para los cuales se emplea, porque la marca “www.lostiquetesmasbaratos.com”, no tiene una estrecha relación con los servicios que designa, con significado propio, y poder distintivo suficiente como tal, donde no indica la naturaleza, las características, las cualidades o informaciones del servicio, donde el usuario por medio de su denominación no llega a conocer el servicio o sus características esenciales, siendo un signo que tiene fuerza distintiva […]”[17]. 5.

Agregó como complemento a lo anterior que “[…] el usuario asocia a la marca simplemente con una figura que se caracteriza por un círculo de colores que no es demasiado frecuente, constituida por imágenes de pura fantasía, que la hace individualizadora en el mercado para cierto género de servicios, que no conlleva a describir que se trata de servicios de la Clase No 39, siendo el signo totalmente distintivo y no descriptivo de ningún servicio antes señalado […].

El signo solicitado consiste en una expresión de fantasía […]. Y en este sentido la expresión utilizada "MASBARATOS" en su composición gramatical resulta arbitraria para identificar los servicios a que se refiere la solicitud de registro […]; se encuentra que el mismo, corresponde a un conjunto de palabras en una secuencia lógica entendible, con un sentido conceptual evocativo, que expresa una idea concreta, y se entenderá a lo sumo como una característica que, a pesar de poderse predicar del servicio es intrínseca por la cual no puede considerarse como descriptiva, genérica, porque selecciona efectivamente mediante un buscador en línea los tiquetes más económicos y accesibles a los usuarios mediante un programa a través de la web […]”[18]. 6.

Adujo que “[…] el signo “www.lostiquetesmasbaratos.com”, se compone en su parte nominativa por seis (6) palabras con significado propio e individualizable, unidas para formar una sola oración así: www./los/tiquetes/mas/baratos/com, aunque el signo solicitado se componga de seis (6) unidades gramaticales dicha unión contiene suficientes elementos estructurales, y conceptuales que permiten generar recordación entre los usuarios, toda vez que de su lectura, las mismas permiten atribuir un origen empresarial determinado, motivo por el cual la marca no es descriptiva, hecho que es reforzado por la estructura gráfica del signo […]”[19]. 7.

Señaló que “[…] existen los siguientes signos registrados y debidamente concedidos por la misma entidad que ha negado el registro de la marca de mi representada, que son signos que distinguen servicios que supuestamente deberían haber sido negadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el criterio que fue aplicado al negar el registro de la marca mixta de mi representada, y que se encuentran debidamente concedidas […]”[20].

Al respecto citó las marcas VUELOSBARATOS.COM.CO en la Clase 39; VUELOSBARATOS en las Clases 35, 38, 41; QUEBARATO en las Clases 38, 35, 42; TUTIQUETE EXPRESS en la Clase 39; TUTIQUETE en la Clase 39; Droguerías Copifam Donde Más Barato Dan” en la Clase 35. 8. En relación con la violación al artículo 135, literal i) manifestó que “[…] no es una marca engañosa, porque si efectivamente como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, mi representada tiene un programa o software donde permite a los usuarios cuando ingresan a la página web, buscar efectivamente unos servicios que no son engañosos, sino reales, a través del buscador de tiquetes online que pone a disposición del usuario gran cantidad de destinos, desplazamientos económicos y tiquetes de avión, donde este programa permite sondear de forma simultánea dentro de todos los sitios web cuales son los viajes baratos y vuelos baratos para encontrar precisamente tarifas más baratas y económicas para seleccionar la opción más económica del destino elegido por el usuario.

Entonces no hay engaño, porque si está adquiriendo vuelos y tarifas económicas respecto de los demás que se encuentran en el mercado, y se puede garantizar que sí son económicos con respecto a otras tarifas de los mismos servicios de la clase No 39 […]”[21]. 9. Concluyó indicando que el signo solicitado “[…] no resulta engañoso, con respecto a la naturaleza de los servicios que pretende distinguir, en consideración a que el concepto de los tiquetes baratos, sí los encuentra en la página web de mi representada, y acompañado de los demás elementos del signo, se trata de una marca evocativa y no engañosa, por lo que el usuario no se verá inducido en engaño en cuanto a la naturaleza del servicio, pues del conjunto marcario se infiere un servicio de compra de tiquetes en línea económicos, que en últimas contextualiza al usuario sobre la finalidad del servicio, que de lo anterior se derivan que el signo es registrable y apropiable por el conjunto que forma, e implica la necesidad que tienen los empresarios de incluir expresiones evocativas que den al usuario una idea clara sobre alguna propiedad o característica del servicio que va a distinguirse con el signo, sin engañarlos.

Por lo tanto es claro que el signo solicitado en registro, no produce un efecto desinformativo en la mente del usuario en consecuencia, la marca no produce engaño, ni distorsiona la realidad respecto a las características del servicio […]”[22]. Contestación de la demanda 7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial[23], contestó la demanda[24] y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 1.

Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 2. Afirmó que “[…] El signo solicitado es una marca compleja conformada por la expresión “www.lostiquetesmasbaratos.com” la cual hace alusión a una nombre de dominio, lo que se entiende comúnmente como una dirección electrónica junto a la expresión LOS TIQUETES, esto es, un boleto o billete para acceder a un servicio […]”[25]. 3.

Manifestó que “[…] realizó un estudio del signo solicitado, teniendo en cuenta los servicios bajo los cuales se pretendía amparar la expresión (www.lostiquetesmasbaratos.com) coligiendo que el mismo resulta engañoso, teniendo en cuenta que el signo intenta promocionar la cualidad de ser el más barato del mercado, por lo que permitiría de forma directa que el consumidor lo asocie a una información que puede o no ser real, y de esta forma distorsionar el mercado.

Lo anterior, por cuanto la expresión “MÁS BARATO” califica o describe los servicios a distinguir, indicándole al consumidor que se está adquiriendo un servicio económico respecto de los demás que se encuentran disponibles en el mercado y, en caso de no ser cierto, el mensaje que se genera en los consumidores resulta a todas luces engañoso […]; la expresión “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM” suministra la idea de venta de tiquetes mediante un dominio, y que éstos son los más baratos del mercado, por lo que, el solicitante no podría garantizar que expenderá en exclusiva los servicios de transporte en general como los más económicos del mercado […]”[26]. 4.

Señaló respecto del artículo 135, literal i), que “[…] el signo negado por esta Superintendencia, por contener una expresión que indica que es el más barato, puede generar un engaño frente a los servicios que pretende amparar mediante la marca “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM” […]”[27]. Audiencia Inicial 8. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda[28], la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 ibidem, se llevó a cabo el 23 de mayo de 2016[29], en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si las Resoluciones 55143 de 6 de octubre de 2011, 20217 de 30 de marzo de 2012 y 8738 de 28 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se negó el registro de la marca mixta WWW.LOSTIQUETESMÁSBARATOS.COM, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 135 literales b), e) e i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de ser así determinar el restablecimiento del derecho […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, luego de lo cual, iv) se determinó, que “[…] finalizada la Audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación requerida para efectos de la Interpretación Prejudicial […].

Cumplida la actuación se continuará con el trámite pertinente […]”; v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A y C.A. razón por la que no se fijará fecha para el efecto […]”.

Audiencia de pruebas 9. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 23 de mayo de 2016, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 551-IP-2016 de 11 de mayo de 2017[30], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que: i) señaló que era procedente interpretar el artículo 135, literales b), e) e i) de la Decisión 486; ii) advirtió que interpretaría de oficio los literales f)[31] y g)[32] del mismo artículo, debido a que la demandante hizo referencia a ellos; y, iii) expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 12. Visto el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 2018[33] decretó la reanudación del proceso y atendiendo a que “[…] a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario celebrar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, se ordenará la presentación por escrito de los alegatos, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto.

Dentro del mismo término, podrá el Ministerio Público presentar concepto si a bien lo tiene […]”. 13. Dentro del término legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos de defensa expuestos en la demanda y la contestación de la demanda. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. Reconocimiento de personería 14.

Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[34], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados[35], y atendiendo a que la abogada Diana Marcela Rivera, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 36.301.229 y con tarjeta profesional de abogada núm. 141.669, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería. II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 15. Vistos el artículo 149 numeral 8.º [36] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 1[37] del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 2019[38], sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 16.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 551-IP-2016 de 11 de mayo de 2017, vi) el marco jurídico de las causales absolutas sub examine y, vii) el análisis del caso concreto. 17.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados 18. Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados: 1.

Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011[39], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de negar el registro como marca del signo mixto para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] La expresión www. lostiquetesmásbaratos.com hace alusión a un nombre de dominio” que expresa un servicio relativo al ofrecimiento de tiquetes económicos en el mercado del transporte de viajeros o mercancías, sin embargo, esta denominación acarrea el monopolio de una expresión imegistrable que no puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario como marca.

En este caso, el signo www.lostiquetesmásbaratos.com carece de distintividad intrínseca ya que no individualizaría en el comercio a ningún producto o servicio, dado que el significado que transmite es claro y en el mercado de servicios de transporte tal información es relevante. Así tenemos una expresión que el consumidor va a relacionar con la disminución de gastos por la adquisición de tiquetes para transporte y tal información es necesaria dado que atrae a un alto porcentaje de consumidores.

De acuerdo a lo anterior, en el caso objeto de estudio la expresión solicitada carece de la distintividad intrínseca para ser considerado como marca, más aún si se tiene en cuenta que el signo solicitado en registro pretende identificar: “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas: incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación y programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje”.

Es decir, la expresión www.lostiquetesmásbaratos.com es necesaria dentro del lenguaje que usualmente se utiliza en el mercado del transporte de carga y pasajeros. Finalmente, la expresión www.lostiquetesmásbaratos.com describe la cualidad común de las empresas de servicios que ofrecen los tiquetes más baratos en el mercado del transporte y estos términos explicativos no pueden ser apropiados exclusivamente por ningún empresario puesto que se trata de información esencial, y si bien son de libre utilización su monopolio implicaría la exclusión de su uso a los demás competidores.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca WWW.LOSTIQUETESMÁSBARATOS.COM (mixta), para distinguir "transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas: incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación y programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje”, solicitada por la sociedad GLOBAL BUSSINES SOLUTION S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”.(Destacado de Sala) 2.

Resolución núm. 20217 de 30 de marzo de 2012[40], mediante la cual la de la Directora de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011, y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la resolución se indicó: “[…] Según los datos suministrados, se observa en el presente caso que el signo cuyo registro se solicita es de naturaleza mixta, conformado por la expresión de dominio de internet “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM”, en letras minúsculas, dentro de círculo […].

Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en los literales b) y e) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita consiste en una expresión que describe características de los servicios a que se refiere.

En efecto, el signo solicitado pretende amparar: “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viaje, especialmente venta de pasajes, organización de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación a programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje”, servicios de la clase 39 internacional.

Conforme lo anterior, el signo “WWW.LOSTIQUETESMASBARATOS.COM” se refiere de forma expresa a los servicios a distinguir, y por lo tanto se trata de una expresión de uso obligatorio y común para los prestadores de servicio de dicha rama, sin que la suma de elementos gráficos y ortográficos diluyan la causal de irregistrabilidad referida, en tanto representan aspectos ornamentales, que no revisten al signo de la distintividad requerida que posibilite su concurrencia al mercado, informando sobre su origen empresarial.

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que el signo solicitado carece de elementos que lo provean de la distintividad necesaria para acceder al registro, y por tal razón, no tiene la vocación para establecerse en el mercado como signo distintivo de un empresario determinado que ofrece los productos anteriormente relacionados, por lo que el consumidor no podría reconocer la procedencia empresarial de los mismos […].

Asimismo, esta Dirección no puede aplicar de manera automática, mucho menos idéntica un criterio configurado en otro trámite, como son los diversos casos señalados por la parte recurrente, sin entrar a analizar los supuestos fácticos para determinar si las decisiones efectivamente resultan aplicables, razón por la cual se procederá a hacer el análisis de la resolución impugnada.

Finalmente, debe recordarse que la no presentación de oposiciones no exonera a la Dirección para realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]. De lo expuesto se concluye que el signo solicitado está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual habrá de confirmarse la resolución recurrida. […]”.

(Destacado de Sala) 3. Resolución núm. 8738 de 28 de febrero de 2013[41], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 55143 de 6 de octubre de 2011. En la resolución se indicó: “[…] Literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 En el presente caso, el signo solicitado se compone de la expresión www.lostiquetesmásbaratos.com, la cual es asociada a un nombre de dominio, esto es una dirección electrónica, contenida en una esfera.

Ahora bien, se debe estudiar el signo respecto de los servicios reivindicados […]. Al analizar el signo frente a los servicios reivindicados, encuentra este Despacho, que el signo solicitado no resulta exclusivamente descriptivo o carente de distintividad en la medida que el signo que evoca un tipo de servicio esto es la venta de tiquetes por un medio electrónico que junto al elemento gráfico, consistente en un diseño particular de una esfera, desdibuja las causales acusadas.

En efecto, el signo al contener una combinación de elementos nominativos y gráficos tales como "www.”, “tiquetes”, “.com” y "más baratos” hacen que por su conjunto no pueda considerarse como un signo descriptivo o carente de distintividad. 3. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, si bien el signo solicitado utiliza elementos descriptivos, previamente señalados como un nombre de dominio y la expresión tiquete, que son requeridos por otros empresarios del sector, su conjunto marcario considerado como un elemento único e indivisible hace que no sea exclusivamente descriptivo y por ende carente de distintividad.

En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 […]. Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 El Despacho observa que el signo solicitado a registro, utiliza la expresión “MÁS BARATOS”, la cual efectivamente resulta engañosa, teniendo en cuenta que esta indica que se trata de un servicio que tiene la cualidad de ser el más barato del mercado, por lo que permitiría de forma directa que el consumidor lo asocie a una información que puede o no acogerse a la realidad, y de esta forma distorsionar el mercado.

Así, la expresión "MÁS BARATOS” califica o describe las características de los servicios a distinguir por el signo solicitado, indicando que se está adquiriendo un servicio económico respecto de los demás que se encuentran disponibles en el mercado de tal manera que si no se presenta, el mensaje o representación que se genera en la mente de los consumidores y en los medios comerciales no estará de acuerdo con la realidad.

Por lo tanto, aclarado el punto anterior, al estudiar la solicitud se observa que la expresión “www.lostiquetesmasbaratos.com”, suministran la idea de venta de tiquetes mediante un dominio y que éstos son los más baratos del mercado, por lo que, el solicitante no podría garantizar que expenderá en exclusiva los servicios de transporte en general como los más económicos en el mercado.

En efecto, la expresión, contenida en la marca, cuyo contenido puede no estar ajustado a la realidad (no se descarta la posibilidad que para un momento determinado pueda ajustarse), tiene la potestad de inducir a error al consumidor. Cabe hacer énfasis en que se motiva la negación del registro en la posibilidad de que el signo induzca a los consumidores a asociar erróneamente el signo como los efectivamente más económicos del mercado, pudiendo no serlo en realidad, toda vez que dicha condición no es garantizable durante la vigencia del registro marcario y, de aceptarse su registro, se podría generar una distorsión de la realidad, afectando la libre elección de los consumidores, así como las condiciones de competencia en el mercado.

Según las consideraciones antes expuestas, el signo solicitado por contener una expresión que indica que es el más barato, podría generar un engaño frente a los servicios que ofrece por lo que está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, más no lo está frente a los literales b) y e) del mismo articulado por lo que se mantendrá la negación del registro. […]”.

(Destacado de Sala) El problema jurídico 18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, analizar, si el signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com, que identifica servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135, literales b), e) e i) de la Decisión 486, por consistir en un signo que carece de distintividad, es descriptivo o engañoso respecto de los servicios que identifica. 19.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó, adicionalmente y de oficio, el artículo 135, literales f)[42] y g)[43] de la Decisión 486 comoquiera que la parte demandante hizo referencia a dichos supuestos en su escrito de demanda. 20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[44], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[45] de la Comisión de la Comunidad Andina[46].

Principios y características del Derecho Comunitario Andino 22. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. 23. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[47] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 24.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[48]. 25. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[49], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro. 26. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[50] 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[51]. 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 551-IP-2016 de 11 de mayo de 2017 35. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. [ ] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor […].

La distintividad tiene un doble aspecto: - La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. - La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […].

El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. 1. Signos descriptivos, genéricos y de uso común. […] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate […]. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo […].

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca [….]. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […].

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza […] y su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 2. lrregistrabilidad de signos engañosos. […] Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […].

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir […]. 3. Signos evocativos. […] Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia […].

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva […].

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos […]. 4. Signos de fantasía. […] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades […].

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes […]. En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) es o no de fantasía. 5. Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones. […] El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad […].

Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones […]. […]”. (Destacado de la Sala) Marco jurídico y jurisprudencial relativo a las causales sub examine 36. Vistos los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, la Sala observa que, en el primero de los artículos, se definen los requisitos de un signo para ser registrado como marca, como son los requisitos de distintividad y de representación gráfica y, en el segundo, se establecen las causales absolutas de irregistrabilidad que se refieren a casos taxativos en que un signo solicitado a registro como marca, carece de distintividad intrínseca lo que impide su registro.

El artículo 136 define causales de irregistrabilidad relativa por cuanto identifica derechos prioritarios de terceros que resultan oponibles al registro de un signo como marca. 37. Las casuales de irregistrabilidad absoluta están definidas para proteger el interés general en lo que refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado.

Signos que carecen de distintividad 38. La causal del literal b) del artículo 135 plantea la relación signo – producto/servicio y, en ese sentido, refiere de manera concreta a la capacidad de un signo para identificar productos o servicios de particular interés del solicitante. 39. La Interpretación Prejudicial indicó que la distintividad “[ ] es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor […]”[52]. 40.

Al referir a las causales de nulidad absoluta del artículo 135 es relevante analizar la distintividad intrínseca del signo, esto es, la capacidad inherente que tiene el signo para distinguir productos y servicios. En primer lugar, un signo para ser registrado, no puede ser demasiado simple ni demasiado complejo comoquiera que ello impediría que el signo tenga la capacidad de identificar el producto o servicio que ampara; y, en segundo lugar, constituiría un obstáculo para que terceros hagan uso de algo que no resulta apropiable en exclusiva. 41.

Esta Sección[53], en jurisprudencia previa analizó si el signo nominativo “24” se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 y concluyó que, por razón del producto identificado, ginebra, el signo gozaba de la distintividad intrínseca suficiente para ser registrado. Así lo consideró: “[…] la Sala considera que el número 24 es un número arbitrario respecto del producto “ginebra” pero, aún si refiriera a alguna característica particular del producto ofrecido, la marca resulta ser una marca evocativa y registrable en la medida en que tal característica particular no la comparten todas las ginebras en el mercado ni es un elemento necesario o esencial del producto.

En cualquier caso, la Sala precisa, luego de concluir que el signo analizado es registrable, que su titular no podrá impedir que terceros incluyan el número 24 en las presentaciones, envases o empaques de productos idénticos o con conexidad competitiva, para referir a características propias o esenciales del producto “ginebra”, si llegare a ser el caso: v.g. año de cosecha, de producción, los grados de licor, el número de cava, entre otras […]”.

Signos descriptivos 42. El literal e) del artículo 135 prevé que los signos descriptivos son aquellos que consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios. 43.

El método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que pretende amparar y si la respuesta, suministrada espontáneamente por el consumidor, coincide con el signo solicitado a registro, este se considera descriptivo. No obstante, tal como lo señaló la Interpretación Prejudicial, una expresión descriptiva para identificar ciertos productos o servicios podría ser registrable en caso de utilizarse en un sentido distinto a su significado propio y solo si distingue determinados servicios que no tengan una relación directa con la expresión que se utiliza. 44.

Esta Sección[54], al analizar el signo RENTAHORRO para identificar servicios financieros, concluyó en jurisprudencia reciente que el signo era descriptivo y por lo tanto irregistrable. Así lo consideró: “[…] La Sala evidencia que el signo nominativo “RENTAHORRO” está conformado por la unión sintética de las palabras “renta” y “ahorro”, las cuales son diferenciadas y entendidas por el consumidor promedio, incluido un consumidor que no ha tenido acercamiento a este tipo de productos. […] La Sala evidencia que el signo nominativo “RENTAHORRO” es descriptivo y tiene una relación directa con las principales características de los productos y servicios que busca distinguir, tal y como lo concluyen los actos administrativos demandados cuando realizaron el mismo análisis de registrabilidad […]”.

Signos que consisten en el nombre genérico o técnico 45. La causal prevista en el artículo 135, literal f) de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar. 46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que “[…] La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio […][55] y añade, que ambos deben ser apreciados en relación directa con los productos o servicios que pretende identificar el signo. 47.

Corolario de lo anterior, la prohibición tiende a evitar la apropiación de un signo que por naturaleza es de libre disposición y que en general podría ser parte del vocabulario técnico de un área técnica o científica o ser el nombre genérico del bien que identifica. No obstante, si al término de carácter genérico o técnico se le adiciona un elemento denominativo o gráfico suficientemente distintivo, el signo sería registrable pero ello no implica que su titular pueda evitar que terceros usen el término de manera independiente o acompañado de otras partículas distintivas. 48.

En jurisprudencia de esta Sección, se analizó el signo nominativo DOGREL para identificar productos farmacéuticos, y se concluyó que es un signo irregistrable comoquiera que es un término de carácter técnico: Así lo consideró la Sección[56]: “[…] la marca registrada DOGREL coincide con el sufijo del nombre técnico CLOPIDOGREL sin que incluya elementos denominativos adicionales que permitan al consumidor distinguir la marca del producto que ampara y mucho menos distinguir un origen empresarial frente a cualquier otro signo que incluya este mismo término […]; corresponde en todo caso examinar los productos amparados por la marca [ ].

La Sala, en virtud del certificado de registro marcario pudo establecer que la marca DOGREL ampara productos farmacéuticos. Teniendo en cuenta que el principio activo CLOPIDOGREL se usa para identificar un antiagregante plaquetario clasificado en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la conclusión evidente es que la naturaleza y género de los productos que ampara la marca registrada DOGREL y aquellos que identifica el principio activo CLOPIDOGREL es la misma […].

Así las cosas, la Sala concluye que la marca DOGREL no debió haberse registrado por cuanto carece de la distintividad inherente a la que refieren las causales de irregistrabilidad del artículo 135, literales b) y f), de la Decisión 486 […]”. Signos que consisten en designaciones comunes o usuales 49. La causal del literal g) del artículo 135 prevé que son irregistrables los signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio que identifica. 50.

La característica de ser una designación usual o común debe determinarse respecto de una clase determinada y/o de productos o servicios específicos. Asimismo, es relevante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva por lo que, para evaluar si el signo es o no de uso común, resulta necesario tener en cuenta no solo los productos identificados sino aquellos con conexidad competitiva.

Esto evita que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 51. La Interpretación Prejudicial indicó que una expresión de uso común es registrable si está combinada con otras que, en conjunto, generan signos completamente distintivos, pero advirtió que el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por otros empresarios lo que hace que su marca sea débil.

Finalmente, indicó que “[…] se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”[57].

Signos engañosos 52. El literal i), del artículo 135 de la Decisión 485 está dentro de los casos relativos a un sistema de competencia transparente en el mercado, en cuanto impide el requisito como marca de un signo que resulta engañoso. El mencionado literal enumera de manera no exhaustiva tipos de signos engañosos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los servicios de que se trate. 53.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial que “[…] La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […]”[58] (Destacado de la Sala). 54.

Así las cosas, la función esencial de una marca es la de ofrecer información relativa a los servicios que identifica, su origen empresarial, las características, calidad, procedencia o modo de fabricación del producto. En tal sentido, resulta de interés general evitar que el público consumidor sea llamado a error por razón de un signo engañoso cuyo uso en el mercado resulta claramente incompatible con la función de las marcas en general y afecta la trasparencia en el mercado en cuanto que el consumidor se vería llamado a equivocaciones. 55.

Para analizar el caso sub lite resulta pertinente examinar la relación signo – producto en cuanto no puede afirmarse que un signo sea engañoso per se sino que lo es respecto de los servicios que identifica. Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir […]”. 56. Esta Sección[59], en sentencia proferida recientemente consideró engañoso el signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así lo señaló: “[…] En suma, la Sala encuentra que del análisis de la distintividad intrínseca que relaciona al signo con el producto, puede concluirse que el signo es engañoso y no cumple con las funciones propias de un signo distintivo habida cuenta que se dan los siguientes supuestos: i) el signo mixto está compuesto por el término MALAGUEÑA que es el gentilicio femenino de una habitante del municipio o la ciudad de Málaga ubicada en territorio español; ii) el supuesto origen del producto se refuerza con el elemento gráfico del signo que consiste en la figura de una mujer en posición de baile con atuendos de origen particularmente español; iii) el signo mixto sub lite identifica aceite y aceitunas, que son productos de reconocida reputación en el mencionado territorio, lo que termina por confirmar el carácter engañoso del signo en cuanto que el consumidor al encontrar que el signo mixto MALAGUEÑA identifica aceites, aceitunas y productos en conserva, deducirá que el producto tiene un origen geográfico español; iv) el domicilio del solicitante del signo, parte demandante en este proceso, no está localizado en el mencionado territorio; y, v) la parte demandante no probó que el producto que se identifica con el signo MALAGUEÑA tenga como origen el territorio español […]”. 57.

Así las cosas, con base en el marco normativo expuesto y la jurisprudencia citada la Sala procederá a analizar el caso concreto. Análisis del caso concreto 58. Corresponde a la Sala analizar, si el signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com, que identifica servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135, literales b), e), f), g) e i) de la Decisión 486, en caso que consista en un signo que carece de distintividad; describa el destino u otros datos, características o informaciones de los servicios que ampara; se haya convertido en una designación común o usual del servicio amparado; consiste en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que identifica, y/o sea engañoso respecto de los mismos. 59.

El signo mixto solicitado www.lostiquetesmásbaratos.com respecto del cual se realizará el estudio, es como se muestra a continuación: |SIGNO MIXTO SOLICITADO | |[pic] | |Solicitante: Global Bussines Solution S.A.S. | |Clase 39: "transporte; embalaje y almacenaje de | |mercancías; organización de viajes, transportes y | |almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias | |de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización | |de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, | |transportes y excursiones a sitios de interés, programas | |de puntos y millas por afiliación a programas de viajero | |frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en | |rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas,| |salones élite y recibo de equipaje". | 60.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales cuyo marco jurídico se expuso anteriormente. 61. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado para lo cual estudiará, cada uno de los cargos identificados.

Configuración del signo sub examine 62. La Sala observa que el signo www.lostiquetesmásbaratos.com consiste en un signo mixto conformado por un elemento denominativo compuesto y por elementos gráficos y que es un signo en colores blanco y negro y combinaciones de estos. El elemento denominativo compuesto consiste en el dominio[60] de un sitio web[61]: inicia con la partícula “www”, que es la sigla utilizada para referirse a la red informática mundial de acuerdo con la letra inicial del término en inglés World Wide Web, sigue con la frase “lostiquetesmásbaratos” y termina con la partícula “.COM” relativo a un nombre de dominio genérico en internet que es usado en relación con el comercio[62].

El elemento denominativo se incluye dentro de un círculo que contiene dos círculos en color gris. 63. Para la Sala no hay duda que el elemento denominativo del signo mixto es el predominante del conjunto comoquiera que es el que apela a la mente del consumidor y se fija en ella informándole de manera directa que los servicios ofrecidos en el sitio web son los más baratos, particularmente en cuanto la imagen del signo mixto presenta los elementos denominativos disgregados en cinco líneas distintas así: primero “www”; debajo “los tiquetes”; en una tercera línea y en mayor tamaño la partícula “Más”; bajo todo lo anterior la palabra “Baratos”, también en mayor tamaño; y, debajo de todas las demás, la partícula “com”. 64.

La Sala, observa además que si bien los elementos gráficos del signo solicitado delimitan espacialmente el signo, no agregan, modifican o complementan la percepción originaria que tiene el consumidor al encontrarse con la frase “los tiquetes más baratos”. En suma, los elementos gráficos no añaden al signo distintividad particular alguna. 65.

Analizada la conformación del signo mixto, se procede a analizar los cargos de nulidad. Análisis de los cargos de nulidad 66. Visto el artículo 135, literales b), e), f), g) e i) de la Decisión 486, para la configuración de las causales de irregistrabilidad es necesario, que el signo: i) no posea la capacidad para distinguir productos y servicios; ii) consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse; iii) consista exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar; iv) esté conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados; y, v) pueda engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre las características o cualidades de los servicios de que se trate.

De encontrarse incurso en alguno de los escenarios mencionados, el signo carece de la distintividad requerida para ser registrado como marca. 67. La parte demandante indicó en su escrito de demanda que los elementos que componen el signo “www.lostiquetesmasbaratos.com”, no son todos comunes o usuales, descriptivos o genéricos en razón a que la parte gráfica le imprime distintividad al conjunto y que es la combinación de estos dos elementos la que le confiere al signo la aptitud para identificar en el mercado los servicios a los que se pretende aplicar.

Agregó que el signo “www.lostiquetesmasbaratos.com”, no tiene una estrecha relación con los servicios que designa, y que el usuario, por medio de su denominación no llega a conocer el servicio o sus características esenciales. Manifestó también que el signo solicitado es una expresión de fantasía comoquiera que la expresión "MASBARATOS" en su composición gramatical resulta arbitraria para identificar los servicios amparados. 68.

La parte demandada, en las resoluciones núms. 155143 de 6 de octubre de 2011 y 20217 de 30 de marzo del mismo año, que negaron el registro como marca del signo mixto solicitado para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza aplicó las causales de irregistrabilidad de los literales b) y e) del artículo 135, de acuerdo con la causal del literal b), que el signo sub lite transmite una información clara y relevante para el mercado de los servicios de transporte; en cuanto a la causal del literal e) señaló que el signo solicitado describe la cualidad común de las empresas de servicios que ofrecen tiquetes en el mercado del transporte y que tales términos explicativos no pueden ser apropiados exclusivamente por ningún empresario puesto que se trata de información esencial y su monopolio implicaría la exclusión de su uso a los demás competidores. 69.

No obstante, la parte demandada en la resolución que resolvió el recurso de apelación confirmó el rechazo del signo solicitado aclarando que las causales de los literales b) y e), del artículo 135, no resultaban aplicables porque la combinación de los elementos nominativos "www.”, “tiquetes”, “.com” y "más baratos” y de los gráficos, hacen que el conjunto no pueda considerarse como un signo descriptivo o carente de distintividad; en defecto de las causales anteriores, aplicó la causal del literal i), del mismo artículo al señalar que el dominio “www.lostiquetesmasbaratos.com”, informa sobre la venta de tiquetes pero la expresión “Más Baratos” indica que se trata de un servicio que tiene la cualidad de ser el más económico del mercado lo que permitirá que el consumidor asocie de forma directa el signo a una información que puede o no acogerse a la realidad y de esta forma, distorsionar el mercado.

Cargos de nulidad por violación del artículo 135, literales e), f) y g) de la Decisión 486 70. De acuerdo con las causales de los literales e), f) y g) el signo solicitado será irregistrable si consiste exclusivamente en un signo que describe la calidad, características o informaciones de los servicios amparados, si consiste exclusivamente en el nombre genérico del servicio que identifica o si está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados. 71.

El elemento denominativo compuesto se presenta con unas características particulares de letra; unas palabras tienen mayor tamaño que otras y algunas inician con mayúscula pero todas están contenidas en un círculo que incluye a su vez dos círculos en color gris. La Sala precisa, sobre los colores que conforman el conjunto del signo, que en el formulario de solicitud no se reivindicaron colores y que el signo se presenta en blanco, negro y combinaciones de estos dos, razón por la cual no es cierta la afirmación de la parte demandante de que el signo esté caracterizado por “[…] un círculo de colores que no es demasiado frecuente […]”[63]. 73.

Cargo de nulidad por violación del artículo 135, literales b) e i) de la Decisión 74. La causal del literal b) plantea la relación signo – producto/servicio y, en ese sentido, refiere de manera concreta a la capacidad de un signo para identificar los servicios de particular interés del solicitante. Al respecto, la Interpretación Prejudicial señaló que la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, según el caso, la calidad del producto o servicio, sin causar, en todo caso, riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 75.

Ya se indicó previamente que el signo sub examine no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, genérico o de uso común. También se precisó, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial, que si a un término de carácter descriptivo, usual, genérico o técnico se le adiciona un elemento denominativo o gráfico suficientemente distintivo, el signo es registrable.

Además, la Sala, al examinar la conformación del signo solicitado, concluyó que los elementos gráficos que incluye el signo son de tal simpleza que en nada modifican la percepción del consumidor promedio al encontrarse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” en el mercado. 76. Ahora bien, dado que la distintividad se analiza respecto de los servicios amparados, es relevante mencionar que el signo se solicitó para identificar servicios de “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación a programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje". 77.

Tampoco es un signo evocativo porque no sugiere al consumidor de manera indirecta, sino de manera evidente, su relación con el servicio que ampara, y finalmente distingue servicios que tienen relación directa con la expresión que conforma el signo. 78. En suma, el signo mixto solicitado, tomado desde una visión de conjunto que incluye un elemento denominativo compuesto y elementos gráficos, refiere de manera directa a característica esenciales y particulares de los servicios que identifican el signo, sin exigir del consumidor haga uso de su imaginación o que a través de un proceso deductivo relacione el signo con el servicio, motivo por el cual el signo carece de distintividad. 79.

Sin perjuicio de que los cargos de violación no están llamados a prosperar por razón de que la Sala encontró aplicable al caso sub examine la causal del literal b), relativa a la falta de distintividad del signo solicitado, la Sala encuentra que también resulta aplicable el literal i). En efecto el signo mixto muestra en su conjunto, en un tamaño predominante, las expresiones “Más” y “baratos” y al respecto sostiene la parte demandante que tiene un programa o software que permite a los usuarios ingresar a la página web y buscar tiquetes en línea económicos por lo que no hay engaño. 80.

A juicio de la Sala el signo resulta engañoso por cuanto el signo informa que los tiquetes que ofrece son los “MÁS” baratos y la veracidad de la información depende de hechos ajenos a la propia voluntad, acción o alcance de la parte demandante. En otras palabras, por una parte el consumidor promedio al toparse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” recibe la información de que en dicho sitio web en efecto se ofrecen los tiquetes “más” baratos disponibles en el mercado pero lo que puede ocurrir, a título ejemplificativo, es que existan opciones más baratas de tiquetes que no se ofrecen en línea o, que los parámetros de búsqueda que aplica el buscador o software que corre en el sitio web no sean comprensivos en el sentido de confrontar toda la información de la red informática mundial o, que entre el tiempo que transcurre entre la búsqueda y el momento de la compra surjan tiquetes más baratos que no identifica el mencionado software. 81.

Por lo anterior, la información que ofrece el signo al consumidor puede no ser veraz lo que genera la potencialidad para el signo de causar engaño y para la parte demandante, de obtener un aprovechamiento indebido por su uso, todo en desmedro de sus competidores. Por este motivo el signo solicitado se encuentra incurso en la causal del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486.

Autonomía de las oficinas de propiedad industrial 82. En cuanto al argumento de la parte demandada de que se le ha debido conceder el registro del signo tal como se concedieron a terceros los registros para las marcas “vuelosbaratos.com.co” en la Clase 39; “vuelosbaratos” en las Clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza;

“quebarato” en las Clases 38, 35, 42; “tutiquete express” en la Clase 39; “tutiquete” en la Clase 39; “Droguerías Copifam Donde Más Barato Dan” en la Clase 35, la parte demandada, señaló que no puede aplicar de manera automática, mucho menos idéntica un criterio empleado en otro trámite, sin entrar a analizar los supuestos fácticos del caso para determinar si las decisiones efectivamente resultan aplicables. 83.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante. 84. Corolario de lo anterior, el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” no cumple con los requisitos para ser registrado como marca comoquiera que se encuentra incurso en las causales absolutas de irregistrabilidad del artículo 135, literales b) e i) de la Decisión 486 y por lo tanto no procede su registro. 85.

En consecuencia, la Sala considera que los cargos analizados no están llamados a prosperar. Conclusión 86. La Sala concluye que en el presente asunto no se configuran las causales de irregistrabilidad de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 en razón a que el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com”, solicitado a registro como marca, en su análisis de visión de conjunto no consiste exclusivamente en un signo que sirva en el comercio para describir las características o información de los servicios para los cuales ha de usarse; tampoco consiste exclusivamente en el nombre genérico del servicio que ampara ni está conformado exclusivamente por designaciones usuales de los servicios amparados. 87.

La Sala concluye que en el presente asunto se configuran las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135, literales b) e i) de la Decisión 486, por cuanto, el signo mixto solicitado “www.lostiquetesmásbaratos.com”, no cumple con los requisitos de la distintividad intrínseca necesaria para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y, en particular, carece de la distintividad mínima requerida para ser registrado como marca y resulta engañoso respecto del origen de los servicios que ampara. 88.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho contenidos en la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería la abogada Diana Marcela Rivera, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 36.301.229 y con tarjeta profesional de abogada núm. 141.669, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 197 a 200 del expediente, como apoderada especial de la parte demandada.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta sentencia, ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, archivar el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folios 2 y 3 [2] Cfr. Folios 18 a 60 [3] Cfr. Folio 60 [4] “[…] Artículo 85.

Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. [5] “Código Contencioso Administrativo” [6] La Sala observa que la demanda se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero 18 de 2011 por lo cual debe entenderse presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la mencionada Ley. [7] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [8] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [9] Cfr. Folios 20 y 21 [10] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. [11] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”. [12] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]”. [13] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [14] Cfr. Folios 23 y 24 [15] Cfr. Folio 24 [16] Cfr. Folio 30 [17] Cfr. Folio 32 [18] Cfr. Folios 33 a 35 [19] Cfr. Folios 36 [20] Cfr. Folios 36 a 53 [21] Cfr. Folio 53 [22] Cfr. Folio 55 [23] Cfr. Folios 79 a 82 [24] Cfr. Folios 74 a 78 [25] Cfr. Folios 76 y 77 [26] Cfr. Folio 77 [27] Cfr. Folio 78 [28] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [29] Cfr. Folios 117 a 126 [30] Cfr. Folios 143 a 157 [31] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […]”. [32] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”. [33] Cfr. Folio 159 [34] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [35] Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [36] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [37] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [38] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. [39] Cfr. Folios 51 a 54 [40] Cfr. Folios 55 a 58 [41] Cfr. Folios 59 a 63 [42] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […]”. [43] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”. [44] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [45] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [46] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [47] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [48] De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [49] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [50] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [51] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [52] Cfr. Folio 148 [53] Consejo de Estado.

Sección Primera. Sentencia proferida el 16 de agosto de 2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único de radicación: 11001032400020100014600. [54] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 14 de diciembre de 2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único de radicación: 11001032400020070028600. [55] Cfr. Folio 150 [56];

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 4 de octubre de 2018. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único de radicación: 11001032400020090031200. [57] Cfr. Folio 151 [58] Cfr. Folio 152 [59] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 14 de marzo de 2019.

C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único de radicación: 110001032400020130007700. [60] “[…] m. Inform. Denominación que identifica a un sitio en la red y que indica su pertenencia a una categoría determinada […]”. Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=E7NKfBh. Consultado el 20 de marzo de 2019. [61] “[…] m. Inform.

Conjunto de páginas web agrupadas bajo un mismo dominio de internet […]”. Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=Y2qwiA7. Consultado el 20 de marzo de 2019. [62] Disponible en: http://www.dominios-internet.com/tipos-de-dominios/com- net-org.htm. Consultado el 21 de marzo de 2019. [63] Cfr. Folio 33