11001-0324-000-2010-00389-00 — Consejo de Estado

11001-0324-000-2010-00389-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2019-06-20

Ponente: Oswaldo Giraldo López

Actor: Bayer Schering Pharma Ag·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

De qué trata

Síntesis: La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, pone de presente que entre ellos existen en efecto algunas similitudes, pues, desde el punto de vista ortográfico, los tres comparten una consonante y una vocal (Y-A), que se encuentran ubicadas en la misma posición. Sin embargo, la confrontación entre los signos YASIL y YAZ pone de presente que estos se encuentran conformados por distinto número de sílabas (YA-SIL/YAZ) y, si bien existen fonemas comunes entre ellos, tal similitud se diluye a partir de la existencia en la marca cuestionada de la terminación (IL) y en la opositora del fonema “Z”, componentes que tienen entidad suficiente para hacer que la pronunciación de ambos signos se escuche diferente. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera distinta, tal y como se puede apreciar a continuación: […] En el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión, pues éstos al adquirir un producto no van a pensar que están adquiriendo otro como tampoco van a pensar que tal producto tiene un origen diferente al que realmente posee. De esta forma, igualmente, se descarta la posibilidad de cualquier riesgo de asociación, pues, ante la existencia de las diferencias anotadas, no es viable pensar que entre los productores de los bienes identificados con las marcas exista algún tipo de relación o vinculación económica.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo YASIL y las marcas nominativa y mixta YASMIN previamente registradas / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo YASIL para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas nominativa y mixta YASMIN[R]especto de los signos YASIL y YASMIN, la Sala advierte que, desde el punto de vista ortográfico, tienen algunas similitudes derivadas del mismo número de sílabas y de que comparten fonemas, como son las consonantes (Y-S), que encuentran en la misma posición, así como las vocales (A-I), aunque estas no se ubican en el mismo lugar. Con todo, la extensión de los signos es diferente, así como la integración de las sílabas en cada una de ellas (YA-SIL; YAS-MIN) En el mismo sentido, la ubicación de las consonantes en los signos confrontados (S-L vs S-M-N) le asignan a cada palabra una pronunciación particular, circunstancia que hace que la marca cuestionada tenga una terminación que resulta lo suficientemente distintiva respecto de la marca opositora. Además, que la consonante S anteceda en un caso una vocal (I), y en el otro una consonante (M), genera una distinta sonoridad de las palabras, siendo más acentuada en un caso que en otro. En efecto, la pronunciación sucesiva y alternativa de los signos, evidencia que ellos se escuchan de manera diferenciada, tal y como se puede apreciar a continuación: […] En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala tampoco encuentra que se presente similitud entre los signos cotejados, como quiera que la expresión YASMIN evoca en el consumidor un nombre femenino común en la población colombiana, por lo que ostenta fácil recordación, mientras que la expresión YASIL no tiene un significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma y, contrario a lo dicho en la demanda, no se trata de un nombre usual en Colombia. El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, en los términos analizados en la comparación marcaria atrás efectuada. Por lo anterior, es claro que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí tiene carácter distintivo y no incurre en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo YASIL y la marca nominativa YAZ / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo YASIL para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca nominativa YAZ La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, pone de presente que entre ellos existen en efecto algunas similitudes, pues, desde el punto de vista ortográfico, los tres comparten una consonante y una vocal (Y-A), que se encuentran ubicadas en la misma posición. Sin embargo, la confrontación entre los signos YASIL y YAZ pone de presente que estos se encuentran conformados por distinto número de sílabas (YA-SIL/YAZ) y, si bien existen fonemas comunes entre ellos, tal similitud se diluye a partir de la existencia en la marca cuestionada de la terminación (IL) y en la opositora del fonema “Z”, componentes que tienen entidad suficiente para hacer que la pronunciación de ambos signos se escuche diferente.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera distinta, tal y como se puede apreciar a continuación: […] En el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión, pues éstos al adquirir un producto no van a pensar que están adquiriendo otro como tampoco van a pensar que tal producto tiene un origen diferente al que realmente posee.

De esta forma, igualmente, se descarta la posibilidad de cualquier riesgo de asociación, pues, ante la existencia de las diferencias anotadas, no es viable pensar que entre los productores de los bienes identificados con las marcas exista algún tipo de relación o vinculación económica. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo YASIL y las marcas nominativa y mixta YASMIN previamente registradas / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo YASIL para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas nominativa y mixta YASMIN [R]especto de los signos YASIL y YASMIN, la Sala advierte que, desde el punto de vista ortográfico, tienen algunas similitudes derivadas del mismo número de sílabas y de que comparten fonemas, como son las consonantes (Y- S), que encuentran en la misma posición, así como las vocales (A-I), aunque estas no se ubican en el mismo lugar.

Con todo, la extensión de los signos es diferente, así como la integración de las sílabas en cada una de ellas (YA-SIL; YAS-MIN) En el mismo sentido, la ubicación de las consonantes en los signos confrontados (S-L vs S-M-N) le asignan a cada palabra una pronunciación particular, circunstancia que hace que la marca cuestionada tenga una terminación que resulta lo suficientemente distintiva respecto de la marca opositora.

Además, que la consonante S anteceda en un caso una vocal (I), y en el otro una consonante (M), genera una distinta sonoridad de las palabras, siendo más acentuada en un caso que en otro. En efecto, la pronunciación sucesiva y alternativa de los signos, evidencia que ellos se escuchan de manera diferenciada, tal y como se puede apreciar a continuación: […] En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala tampoco encuentra que se presente similitud entre los signos cotejados, como quiera que la expresión YASMIN evoca en el consumidor un nombre femenino común en la población colombiana, por lo que ostenta fácil recordación, mientras que la expresión YASIL no tiene un significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma y, contrario a lo dicho en la demanda, no se trata de un nombre usual en Colombia.

El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, en los términos analizados en la comparación marcaria atrás efectuada.

Por lo anterior, es claro que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí tiene carácter distintivo y no incurre en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERALES A Y B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-0324-000-2010-00389-00 Actor: BAYER SCHERING PHARMA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: NULIDAD Tema: REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Bayer Schering Pharma AG, en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, contra las Resoluciones números 51047 de 30 septiembre de 2009, 62344 de 30 de noviembre de 2009 y 13846 de 12 de marzo de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca nominativa[1] YASIL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad Bayer Schering Pharma AG, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se decrete la nulidad de las siguientes resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1.

Resolución número cincuenta y un mil cuarenta y siete (51.047), de treinta (30) de Septiembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos (hoy Dirección de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió una solicitud de registro de marca, concediendo el registro de la misma para el signo nominativo YASIL, solicitado por la sociedad LABORATORIO ECAR S.A., para distinguir productos de la Clase cinco (5) de la Clasificación Internacional de Niza y declaró infundadas las oposiciones formuladas contra su registro.

Resolución número sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro (62.344), de treinta (30) de Noviembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución número cincuenta y un mil cuarenta y siete (51.047), de treinta (30) de Septiembre de dos mil nueve (2009), confirmando la misma.

Resolución trece mil ochocientos cuarenta y seis (13.846), de doce (12) de Marzo de dos mil diez (2010), mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Resolución número cincuenta y un mil cuarenta y siete (51.047), de treinta (30) de Septiembre de dos mil nueve (2009), confirmando la misma y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2.

Que como resultado del precedente pronunciamiento, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar la inscripción del Certificado de registro N° 398.949 asignado a la marca nominativa YASIL, para identificar productos de la Clase cinco (5) Internacional. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”[2] 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 22 de enero de 2009 la Sociedad LABORATORIOS ECAR S.A. solicitó el registro de la marca nominativa YASIL para identificar productos de la Clase 5ª internacional. El 27 de febrero de 2009 se publicó dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial número 601.

Dentro del término legal se presentaron las siguientes oposiciones: - La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LA FRANCOL S.A. se opuso con fundamento en su marca denominativa YAXIBELLE, registrada para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad GRUPO LEPETIT S.R.L. se opuso con base en su marca denominativa PLASIL, registrada para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad GRUNENTHAL GMBH se opuso con base en su marca denominativa YANTIL registrada para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad PROCAPS S.A. se opuso con base en su marca denominativa YARIT, registrada para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad BAYER SCHERING PHARMA AG presentó oposición con fundamento en el registro previo de las marcas YAZ y YASMIN para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 51047 de 30 de septiembre de 2009, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca YASIL solicitada por LABORATORIOS ECAR S.A. Los opositores interpusieron recurso de reposición y apelación en contra de la anterior Resolución. El primero de ellos se resolvió a través de la Resolución número 62344 de 30 de noviembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 13846 de 12 de marzo de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al respecto afirmó que en los actos acusados se aplicó de forma indebida la norma aludida, pues las marcas YASMIN (nominativa y mixta) y YAZ (nominativa), previamente registradas para la clase 5ª, y cuya titularidad ostenta la sociedad Bayer Schering Pharma AG, son confundibles con el signo nominativo YASIL. En criterio de la demandante, la aludida confusión se evidencia a partir de la visión en conjunto de los signos en conflicto, que pone de presente las similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético entre los mismos.

En ese sentido, indicó que en el caso de las marcas YASMIN y YASIL, se trata de palabras bisílabas, con idéntica sílaba inicial <<YAS>> y la misma terminación en lo que a la vocal <<i>> respecta. En cuanto a las marcas YASIL y YAZ, señaló que estas comparten la sílaba inicial, en la cual solo existe una variación imperceptible en su terminación, que no surte ningún efecto diferenciador desde la perspectiva fonética.

Asimismo, adujo que la impresión que se genera en el consumidor a partir de la apreciación sucesiva de las marcas es muy similar, toda vez que éste no dispone de los elementos de juicio necesarios para independizar, individualizar ni distinguir plenamente los signos en el mercado, mucho menos si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto pretenden distinguir productos de la clase 5ª.

Así entonces, estimó que al momento de adquirir los productos el consumidor no efectuará un análisis detallado de los elementos diferenciadores de las marcas sino que mantendrá una imagen general induciéndolo a error. Igualmente, resaltó que, en razón de las grandes semejanzas que se presentan al pronunciar los signos en conflicto, el sonido que a partir de ellos se produce resulta muy parecido, lo cual deriva en confusión en el público consumidor.

En consecuencia, considera que al ser apreciadas en conjunto, es posible advertir que las marcas producen en el consumidor la impresión de semejanza o relación, de manera que un consumidor desprevenido las asociaría con un origen común. En su parecer, dicha circunstancia pone de presente que la marca YASIL no tiene carácter distintivo, siendo ese el requisito para que proceda válidamente su registro.

De otra parte, reprochó que al realizar la comparación entre las marcas YASIL, YASMIN y YAZ la Superintendencia tuvo en cuenta las diferencias existentes entre ellas por encima de sus similitudes, siendo estas últimas las llamadas a ser tenidas en cuenta, ya que los signos en conflicto tienen una pronunciación casi idéntica que genera la confusión que reprocha.

Añadió que existe identidad conceptual entre los signos en conflicto toda vez que las expresiones YASMIN y YASIL son nombres de origen turco o árabe, utilizados en mayor o menor escala para identificar personas que hacen parte de la población colombiana, por lo que corresponden a signos de fantasía que evocan una misma idea posicionada en el mercado, esto es, la de un producto farmacéutico anticonceptivo.

Por ende, la coexistencia en el mercado de dichas marcas permitiría que un consumidor adquiera el producto YASIL asumiendo que se trata de alguna presentación de los productos YASMIN y YAZ, o que son productos del mismo origen empresarial. Por lo anterior, llamó la atención sobre el hecho de que las marcas en conflicto pertenecen a la clase 5ª internacional, referidas a farmacéuticos para consumo humano. Por consiguiente, a pesar de que no cubren exactamente los mismos productos, las marcas en conflicto son medicamentos que comparten los mismos canales de distribución, razón por la que su coexistencia en el mercado representa un riesgo para la salud pública. 2.

Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones[3]: Señaló que a partir de la confrontación del signo solicitado YASIL con las marcas previamente registradas, entre otras las del demandante YAZ (nominativa) y YASMIN (nominativa y mixta), se concluyó que frente a la expresión YAZ no existe identidad, similitud ni confusión por tratarse de dos expresiones de fantasía no evocativas de concepto alguno. En ese sentido, precisó que la expresión YAZ es un monosílabo que si bien comparte las dos primeras letras con la expresión demandada, tal similitud no hace que se incurra en una causal de irregistrabilidad, toda vez que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 señala que para que la marca sea irregistrable debe ser idéntica o semejante a una expresión previamente registrada.

En este caso, no se trata de marcas ni parecidas ni idénticas. Por el contrario, las semejanzas son tan escazas que de la simple visión se advierte que se trata de dos marcas diferentes, con extensión diferente y terminaciones disímiles que solo tienen en común dos grafemas. Frente a la expresión YASMIN aclaró que ésta no corresponde a un nombre de fantasía, pues hace referencia directa a un nombre femenino con alto conocimiento y recordación, mientras que la expresión YASIL no tiene contenido ni referencia conceptual alguna.

Del mismo modo, resaltó que entre ellas no existen semejanzas de tal magnitud que generen confusión directa ni indirecta, porque el hecho de compartir la primera sílaba no constituye un elemento de confundibilidad, y porque la expresión YASMIN es de mayor extensión y que no existe coincidencia fonética, ortográfica ni visual con la demandada.

Fue en consideración a lo anterior que en los actos acusados se concluyó que entre el signo solicitado YASIL y las marcas registradas previamente no existían ni existen semejanzas o identidad ortográfica, fonética ni conceptual, susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 2.2. La sociedad Procaps S.A.[4], tercero con interés directo en las resultas del proceso, coadyuvó la solicitud de nulidad de las Resoluciones 51047 de 30 de septiembre de 2009, 62344 de 30 de noviembre de 2009, 13846 de 12 de marzo de 2010, con fundamento en los siguientes argumentos: Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró por indebida aplicación los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que mediante los actos demandados se concedió el registro de una marca que no acreditó el requisito de distintividad.

Ello, por cuanto la expresión YASIL es fácilmente confundible con la marca YARIT, previamente registrada por PROCAPS S.A. En el mismo sentido, manifestó que en las Resoluciones atacadas se aplicó de forma indebida el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues la entidad demandada realizó un análisis incorrecto de la confundibilidad entre las expresiones YASIL y YARIT, las cuales resultan confundibles a nivel visual y fonético, a tal punto que no es posible la diferenciación entre una y otra.

Así, explicó que las expresiones en cuestión son palabras compuestas por dos sílabas, que comparten las mismas vocales, en la misma posición y que en su pronunciación tienen el mismo golpe fonético (terminación aguda) e igual comienzo fonético. En consideración a lo anterior, agregó que, estando demostrada la semejanza entre la marca concedida YASIL y la marca YARIT de titularidad de PROCAPS S.A., correspondía a la Superintendencia analizar la cobertura de los productos de uno y otro signo; sin embargo dicho análisis no se realizó en la actuación administrativa.

Finalmente, resaltó que ambas marcas protegen productos comprendidos en la clase 5ª Internacional de Niza, por lo que comparten los mismos canales de distribución y utilizan los mismos medios de publicidad, de manera que es clara la existencia de conexión competitiva entre ellas. 2.3. Las sociedades Grunenthal GMBG, Grupo Lepetit S.R.L., Laboratorios Franco Colombiano LaFrancol y Laboratorios Ecar S.A. fueron debidamente notificadas en calidad de terceros interesados en el resultado del proceso.

Sin embargo, no presentaron intervención en este trámite. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante[5] reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. 3.2. La parte demandada[6] reiteró, en lo esencial, los argumentos esgrimidos al momento de contestar la demanda.

A ello agregó que, del estudio de confundibilidad entre el signo YASIL (nominativo) y la marca registrada YARIT (nominativa), se concluyó que éstos únicamente comparten el uso de los grafemas “Y-A-I”, sin que esto constituya razón suficiente para que exista confusión, ya que las dos denominaciones poseen otros elementos gramaticales que les otorgan distintividad y les permiten ser perfectamente individualizados.

Igualmente, explicó el estudio de confundibilidad realizado en la actuación administrativa entre la marca demandada y las previamente registradas YAXIBELLE (nominativa), PLASIL (nominativa) y YANTIL (nominativa), que fueron invocadas por los demás opositores a la solicitud de registro. Al respecto, reiteró que de dicho análisis se concluyó que el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, razón por la cual se encuentra a salvo su interés y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. 3.3.

La sociedad Procaps S.A., tercero interesado[7], insistió en los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda, en particular, los relativos a la carencia de distintividad y riesgo de confundibilidad de la expresión YASIL con su marca YARIT, el incumplimiento de lo previsto en los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y la conexión competitiva entre la marca demandada y la registrada a favor del tercero. Agregó que la marca YASIL es débil, por lo que “debe inferirse que la misma es oponible a terceros, toda vez que en su estructura gramatical lleva consigo contenido idéntico a las marcas anteriormente registradas, lo que la hace oponible por carecer de distintividad e individualización”[8]. 3.4.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 134-IP-2012[9], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo YASIL con los denominativos YAXIBELLE, PLASIL, YANTIL, YAZ, YASMIN y YARIT, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo YASIL y el mixto YASMIN, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

QUINTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo YASIL (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

SEXTO: La corte consultante deberá determinar si las partículas YA, YAS o SIL son de uso común para la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

SÉPTIMO: La corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.” II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones números 51047 de 30 septiembre de 2009, 62344 de 30 de noviembre de 2009 y 13846 de 12 de marzo de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas, entre otras, por la sociedad Bayer Schering Pharma AG, y concedió el registro de la marca nominativa YASIL en favor de la sociedad LABORATORIOS ECAR S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Cuestión previa La Sala advierte que la sociedad Procaps S.A., en calidad de tercero interesado, manifestó coadyuvar la demanda presentada por Bayer Schering Pharma AG. Sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en la intervención del tercero, se evidencia que plantean aspectos que escapan del examen de legalidad propuesto por la sociedad demandante, en tanto dichos argumentos refieren a la supuesta nulidad de la resolución demandada en tanto concedió el registro de la marca YASIL a pesar de ser fácilmente confundible con la marca YARIT, previamente registrada por PROCAPS S.A. En ese orden, es claro que el cargo que propone el tercero excede el límite de las pretensiones de la demanda principal y, en esa medida, no es procedente realizar estudio alguno en ese sentido, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, en varias oportunidades[10], al definir el alcance de la figura de la coadyuvancia en el régimen previsto en el CCA en los siguientes términos: “[…] Así las cosas, para la Sala es claro que cuando una tercera persona coadyuva los argumentos expuestos en la demanda, como sucede en el sub judice, es necesario que jurídicamente exista coincidencia con la causa petendi propuesta por el actor, ya que de lo contrario, se estaría vulnerando el principio constitucional del debido proceso y, por ende, el derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que la referida “coadyuvancia”, en su contexto, está integrada por elementos fácticos y jurídicos nuevos, que indudablemente afectan a la parte demandada, al no poder ser controvertidas por esta […].”[11] En consecuencia, no se examinarán los cargos planteados por el tercero interesado. 2.3.

Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que concedieron el registro de la marca nominativa YASIL para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, por ser confundible con las marcas YAZ (nominativa) y YASMIN (nominativa y mixta), previamente registradas, en favor de la aquí demandante, para identificar productos de la clases 5ª de esa misma clasificación. En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 que la parte actora invocó como desconocido y cuyo texto es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [ ]”.

En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, además, para el caso concreto son aplicables las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […]” “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. b) Carezcan de distintividad. […]” 2.3.

El análisis de fondo del asunto 2.3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos.

En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 134-IP-2012, dictada en este proceso: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

No obstante, la regla consistente en que el cotejo de las marcas debe atender a una visión de conjunto de los signos enfrentados, donde el todo prevalece sobre sus componentes, encuentra una excepción tratándose de marcas de productos farmacéuticos, las cuales generalmente son elaboradas con partículas de uso común, que por lo tanto deben ser excluidas del análisis de confundibilidad.

A este respecto, en la interpretación judicial se afirma lo siguiente: “Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.”[12] Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. De acuerdo con la interpretación prejudicial, además se debe tener en cuenta que, tratándose de marcas farmacéuticas, calidad que ostentan algunas de las marcas cotejadas, “[…] el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 2.3.2.

Los actos demandados declararon infundadas las oposiciones formuladas en el trámite administrativo y concedieron el registro de la marca YASIL solicitada por la sociedad Laboratorios ECAR S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La oposición presentada por la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AG se sustentó en las marcas YAZ (nominativa), YASMIN (nominativa) y YASMIN (mixta), registradas previamente a su nombre para amparar productos de la misma clase 5ª.

La Superintendencia estima –conforme aparece en la Resolución 51047 de 30 de septiembre de 2009- que entre el signo YASIL y las marcas YAZ y YASMIN no existen similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir en error al público consumidor, toda vez que el signo YAZ corresponde a una palabra monosílaba, mientras que la marca opositora hace uso de la terminación “IL”, por lo que cuenta con un elemento adicional que la aleja de la recordación del consumidor.

De otra parte, frente a la expresión YASMIN, estimó que esta no corresponde a un nombre de fantasía, ya que hace referencia a un nombre femenino y que, a pesar de que comparte la primera sílaba con el signo confrontado, ello no constituye un elemento de confundibilidad porque la expresión YASMIN es de mayor extensión y no existe coincidencia fonética, ortográfica ni visual con la demandada. 2.3.2.1.- Los signos enfrentados en primer lugar están estructurados así: |Y |A |S |I |L | |1 |2 |3 |4 |5 | Marca cuestionada |Y |A |Z | |1 |2 |3 | Marca nominativa registrada a nombre de la demandante La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, pone de presente que entre ellos existen en efecto algunas similitudes, pues, desde el punto de vista ortográfico, los tres comparten una consonante y una vocal (Y-A), que se encuentran ubicadas en la misma posición. Sin embargo, la confrontación entre los signos YASIL y YAZ pone de presente que estos se encuentran conformados por distinto número de sílabas (YA- SIL/YAZ) y, si bien existen fonemas comunes entre ellos, tal similitud se diluye a partir de la existencia en la marca cuestionada de la terminación (IL) y en la opositora del fonema “Z”, componentes que tienen entidad suficiente para hacer que la pronunciación de ambos signos se escuche diferente.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera distinta, tal y como se puede apreciar a continuación: YASIL-YAZ - YASIL- YAZ - YASIL-YAZ - YASIL- YAZ YASIL-YAZ - YASIL- YAZ - YASIL-YAZ - YASIL- YAZ YASIL-YAZ - YASIL- YAZ - YASIL-YAZ - YASIL- YAZ YASIL-YAZ - YASIL- YAZ - YASIL-YAZ - YASIL- YAZ En el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma.

De esta forma, igualmente, se descarta la posibilidad de cualquier riesgo de asociación, pues, ante la existencia de las diferencias anotadas, no es viable pensar que entre los productores de los bienes identificados con las marcas exista algún tipo de relación o vinculación económica. 2.3.2.2.- De otra parte, en relación con las otras marcas, la estructura de los signos objeto de comparación es la siguiente: |Y |A |S |I |L | |1 |2 |3 |4 |5 | Marca cuestionada Y |A |S |M |I |N | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | [pic] Marcas nominativa y mixta registradas a nombre de la demandante Sea lo primero advertir que, de conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, al apreciar las marcas confrontadas, encuentra la Sala que el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.

En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos denominativos y entre estos signos y los signos mixtos en los cuales, como sucede este caso, se destaca el elemento denominativo, por lo cual la comparación marcaria se debe efectuar entre las denominaciones YASIL, YAZ y YASMIN.

Ahora bien, respecto de los signos YASIL y YASMIN, la Sala advierte que, desde el punto de vista ortográfico, tienen algunas similitudes derivadas del mismo número de sílabas y de que comparten fonemas, como son las consonantes (Y-S), que encuentran en la misma posición, así como las vocales (A-I), aunque estas no se ubican en el mismo lugar.

Además, que la consonante S anteceda en un caso una vocal (I), y en el otro una consonante (M), genera una distinta sonoridad de las palabras, siendo más acentuada en un caso que en otro. En efecto, la pronunciación sucesiva y alternativa de los signos, evidencia que ellos se escuchan de manera diferenciada, tal y como se puede apreciar a continuación: YASIL-YASMIN- YASIL-YASMIN-YASIL-YASMIN YASIL-YASMIN- YASIL-YASMIN-YASIL-YASMIN YASIL-YASMIN- YASIL-YASMIN-YASIL-YASMIN YASIL-YASMIN- YASIL-YASMIN-YASIL-YASMIN En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala tampoco encuentra que se presente similitud entre los signos cotejados, como quiera que la expresión YASMIN evoca en el consumidor un nombre femenino común en la población colombiana, por lo que ostenta fácil recordación, mientras que la expresión YASIL no tiene un significado ni referente conceptual propio en nuestro idioma y, contrario a lo dicho en la demanda, no se trata de un nombre usual en Colombia.

Del mismo modo, se reconocerá a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 255 del expediente. Igualmente se reconocerá a la abogada Arleth Aroca Almanza como apoderada judicial de la sociedad Procaps S.A., en los términos y para los fines del poder de sustitución a ella conferido, visto a folio 267 del expediente. 2.5.

Conclusión. En consecuencia, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: Tener por terminado el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Jazmín Rocío Soacha Pedraza.

CUARTO: Reconocer personería la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 255 del expediente. Quinto: Reconocer personería la abogada Arleth Aroca Almanza como apoderada judicial de la sociedad Procaps S.A., en los términos y para los fines del poder de sustitución a ella conferido, visto a folio 267 del expediente.

Sexto: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Ausente en comisión ----------------------- [1] Se advierte que, en atención a su conformación, la naturaleza de la marca es nominativa, a pesar de que en la Resolución 51047 de 30 de septiembre de 2009 se señaló, al parecer por error, que se concedió el registro de la marca YASIL como mixta (folio 97 del expediente). [2] Folio 43 del expediente. [3] Folios 166 a 169 del expediente. [4] Folios 177 a 187 del expediente. [5] Folios 299 a 309 del expediente. [6] Folios 261 a 266 del expediente. [7] Folios 267 a 297 del expediente. [8] Folio 287 del expediente. [9] Folios 236 a 246 del expediente. [10] Ver Consejo de Estado.

Sección Primera. Sentencia de 22 de febrero de 2018, radicado: 13001-23-31-000-2002-00003-01, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López [11] Consejo de Estado. Sección Primera. Providencia del 7 de julio de 2011 proferida en el expediente número 11001-03-24-000-2006-00197-00. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno [12] Folio 244 del expediente.