CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Julio César Ruíz Castellanos Tema: Registro como marca del signo “POSTRES VICKY DESDE 1975” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 20161 y 88055 de 20 de diciembre de 20162 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Julio César Ruíz Castellanos y se negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Postres Vicky S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que en los términos de Ley, se declare la nulidad de la Resolución No. 62411 de fecha 22 de septiembre de 2016 proferida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución No. 88055 de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación instaurado por POSTRES VICKY S.A. contra la Resolución No. 62411 de fecha 22 de septiembre de 2016. TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaratorias se ordene 1 Folios 46 a 51 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 65 a 76 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Folios 79 a 89 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO para que mediante Resolución motivada y a título de restablecimiento del derecho se sirva conceder a favor de la sociedad POSTRES VICKY S.A. el registro de la marca mixta “POSTRES VICKY”, en la calificación NIZA No. 30.
CUARTA: Se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a título de restablecimiento del derecho, al pago de los daños inmateriales, en la modalidad de daño moral, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la sociedad POSTRES VICKY S.A. QUINTA: Se condene en costas y agencias en Derecho a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO […]”4 (negrilla, mayúsculas y subrayado del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que el señor Julio César Ruíz Castellanos registró las marcas nominativa y mixta “VICKY”6 para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son respectivamente: “[…] HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, PAN […]”.
“[…] PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA Y CEREALES […]”. 4. Manifestó que, el 22 de septiembre de 2015, la sociedad Postres Vicky S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos de la clase 307, estos son: “[…] PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA […]”. 5. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 741 de 9 de octubre de 2015, el señor Julio César Ruíz Castellanos presentó oposición al considerar que el signo eran similarmente confundible con sus marcas nominativa y mixta previamente registradas “VICKY”, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional. 6.
Anotó que, a través de la Resolución 62411 de 22 de septiembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos de la mencionada clase 30, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación. 4 Folios 82 y 83 C pp. 5 Folios 80 a 82 C pp. 6 Certificados 497.425 y 421.517 Versión 9. 7 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7.
Aseveró que, mediante la Resolución 88055 de 20 de diciembre de 2016, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 62411. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargos de nulidad: i) el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 y 136; y la Constitución Política, artículo 61; y ii) indicó el cargo de falsa motivación. I.1.2.2.
El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas “VICKY”, que amparan productos de la misma clase. 10.
Explicó que, a su juicio, “[…] no se tuvo en cuenta el uso histórico que ha hecho de la marca la sociedad POSTRES VICKY quien en debida forma lo probó durante el trámite […]”. 11. Manifestó que la parte demandada no realizó un adecuado cotejo, pues la expresión de uso común “VICKY” no es apropiable en exclusiva, por lo que se debió conceder el registro como marca del signo solicitado. 12.
Explicó que la expresión nominativa de las marcas opositoras “VICKY” es de origen común. Ello, en tanto hace referencia a un nombre femenino, por lo que no puede ser objeto de apropiación directa y, en consecuencia, no puede servir de fundamento para la negación de un registro de marca que contenga dicha expresión, tal como ocurre con la expresión “POSTRES VICKY DESDE 1975”. 13.
Argumentó que los actos acusados están falsamente motivados debido a que la parte demandada “[…] eludió efectuar un cotejo marcario que siguiera los estrictos postulados jurisprudenciales fijados por el Tribunal de la Comunidad Andina, conforme a los cuales debió desarrollar paso a paso un análisis concreto de la supuesta conexidad competitiva entre las marcas en pugna, previa verificación de: a) Los 8 Folios 83 a 87 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio canales de comercialización; b) Los medios de publicidad; c) La relación o vinculación entre los productos; y d) El uso conjunto o complementario de los productos […]”. 14.
Adujo que la SIC dio aplicación indebida de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de 2000, pues no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada “POSTRES VICKY DESDE 1975” y las marcas “VICKY”. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 15.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16. Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.
Ello, en tanto que es una reproducción de la expresión arbitraria VICKY, nombre femenino, presente en las marcas previamente registradas, por lo que, al apreciarlos en conjunto, se observa que son ortográfica, conceptual y fonéticamente idénticos. 17. Sostuvo que, en materia de marcas, los derechos sobre las mismas nacen con el registro del signo ante la Oficina Nacional Competente, y no a través del uso, como erróneamente lo argumenta la parte demandante.
Por tanto, no puede pretender ostentar derechos sobre una marca no registrada por el simple hecho de hacer uso de un nombre comercial. 18. Advirtió que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados comoquiera que son idénticos. II.2. Contestación del señor Julio César Ruíz Castellanos10 19. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y señaló que el signo solicitado reproduce su marca, por lo que existen coincidencias visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas, sin elementos distintivos adicionales que faciliten su diferenciación. 20.
Manifestó que, en el signo solicitado, el elemento prevalente es el denominativo, donde la expresión POSTRES es de uso común, y el diseño gráfico que la acompaña no le proporciona distintividad. 9 Folios 138 a 142 C pp. 10 Folios 116 a 134 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21.
Adujo que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos cotejados, toda vez que: i) están en la misma clase del nomenclátor; ii) se comercializan y publicitan a través de los mismos canales; iii) son complementarios; y iv) tienen la misma finalidad. III. TRÁMITE DEL PROCESO 22. La sociedad Postres Vicky S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de julio de 201711 en contra de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 2016 y 88055 de 20 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23.
Mediante auto de 5 de diciembre de 201712 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió13. 24. Por auto de 29 de junio de 201814 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al señor Julio César Ruiz Castellanos. El 27 de julio de 201815 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 25.
A través de providencia de 22 de mayo de 201916 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 30 de agosto de 201917. 26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, así como unos certificados de registro de unas marcas, por lo cual se ordenó, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera, oficiar a la Secretaría General de la SIC, y esta los allegó18. 27.
Mediante auto de 6 de noviembre de 201919 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 611-IP-2019 de 21 de junio de 202120 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró que: 11 Folio 1 C pp. 12 Folio 92 C pp. 13 Folios 95 a 98 C pp. 14 Folios 101 y 102 C pp. 15 Folio 102 vto C pp. 16 Folio 150 C pp. 17 Folios 178 a 187 C pp. 18 Folios 192 a 198 Cpp. 19 Folios 199 a 203 C pp. 20 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…].
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicita, por ser pertinente. 2. De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos mixtos […] 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.Comparación entre signos mixtos y denominativos 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 3.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 4.
Signos conformados por denominaciones de uso común […] 4.2 Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país ara identificar los productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […] 5.Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 5.4.
Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 29.
Mediante auto de 6 de agosto de 202121 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 30. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Postres Vicky S.A.22, reiteró sus argumentos de nulidad.
Adicionalmente, señaló que el signo solicitado a registro “[…] tiene un lema que se distingue con la expresión “Desde 1975” […]” el cual la hace diferenciable respecto de las marcas previamente registradas. Igualmente, indicó que, posterior a la expedición de los actos acusados, la SIC ha concedido otras marcas que usan la misma denominación. 21 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 55 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 31.
Asimismo, la SIC23 y el señor Julio César Ruiz Castellanos24, reiteraron sus argumentos de defensa. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 33. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 2016 y 88055 de 20 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Julio César Ruiz Castellanas y se negó el registro como marca al signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A. 34.
La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” solicitado para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa y mixta “VICKY”26 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Asimismo, se deberá determinar si los actos administrativos demandados están falsamente motivados. 35. Se precisa que, si bien es cierto que la parte demandante citó como vulneradas: i) la Constitución Política, artículo 61; y ii) Decisión 486 de 2000, artículos 134, 135 y 136, especialmente, literal c), también lo es que no desarrolló ni fundamentó su violación, razón por la cual dichas normas fueron excluidas de la fijación del litigio en la audiencia inicial27. 23 Índice 57 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 Índice 56 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 25 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Certificados 497.425 y 421.517 Versión 9. 27 Folio 183 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 201628 y 88055 de 20 de diciembre de 201629 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Julio César Ruíz Castellanos y se negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 38. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos de la clase 3030, estos son: “[…] PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA […]”. 39. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado es registrable.
Ello toda vez que, a su juicio, la expresión “VICKY” es de uso común para los productos reivindicados, por lo que es débil e inapropiable en exclusiva. Asimismo, el signo contiene elementos denominativos adicionales que lo hacen distintivo, esto es la expresión “DESDE 1975”. Finalmente, adujo que la marca debe ser concedida en tanto ha probado su uso. 40.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 611- IP-2019 de 21 de junio de 202131 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. 41.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 28 Folios 46 a 51 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 29 Folios 65 a 76 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 30 Versión 10. 31 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 y de la falsa motivación 42. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor32: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 43.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante33 32 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 33 Folios 14 y 15 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (mixto) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso34 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “VICKY” (mixta) 30 497.425 “VICKY” Nominativa 30 421.517 44.
De lo anterior, la Sala pone de presente que, de la revisión del acto que concedió35 la marca “VICKY” con certificado 497.425: i) la expresión PRODUCTOS es explicativa; y ii) que se reivindicó los colores rojo y blanco. En consecuencia, la palabra PRODUCTOS no es elemento distintivo de esta, ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos.
Por esta razón, no debe ser tenida en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 45. Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975”, solicitada por la parte demandante, y las marcas nominativa y mixta “VICKY” del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 34 Folio 49 C pp. 35 Consulta realizada el 5 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46.
En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”36. 49.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas previamente registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 50.
En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 51.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “POSTRES” y “DESDE” que hacen parte del signo solicitado, resultan ser de uso común en la clase 30 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados37: “POSTRES” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 37 Consulta realizada el 5 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MYRIAM CAMHI POSTRES Y TORTAS GOURMET DALCA ENTERPRISES LIMITED 30 335.469 POSTRES Y PONQUES DON JACOBO INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DON JACOBO S.A.S. 30 341.218 POSTRES Y MÁS GILBERTO JARAMILLO GÓMEZ 30 347.720 POSTRES PATRICIA BERON PATRICIA HELENA BERÓN ZUÑIGA 30 377.186 POSTRES & PORCIONES Alére Nutricional DANHIT ESCOBAR SUAREZ 30 450.916 “DESDE” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. HACIENDO DELICIAS CONTIGO DESDE SIEMPRE HARINERA DEL VALLE S.A. 30 397.037 SAN CARLOS DESDE 1897 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS 30 410.698 DESHIDRATADOS RONDAMI DESDE EL 2002 DANDO LO MEJOR NOHEMY SANDOVAL ALVAREZ 30 417.577 FLOREZ ROSAS HERMANOS DESDE 1983 AREPALISTA CALIDAD A LA VISTA CAMILO ANDRÉS FLÓREZ ROSAS 30 420.557 DON OLIMPO FORMANDO PARTE DE RAMO DESDE 1968 PRODUCTOS RAMO S.A.S. 30 480.394 52.
De allí que las expresiones “POSTRES” y “DESDE” no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio únicamente por un titular marcario, por lo que deben ser excluidas del cotejo.
Ello, atendiendo a que no reducen las denominaciones de tal manera que resulta imposible hacer una comparación. 53. No ocurre lo mismo con las expresiones “VICKY” y “1975” que hacen parte del signo y las marcas cotejados, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para la clase 30. 54.
De otra parte, la Sala observa que la palabra “POSTRES” que hace parte del signo indicado supra, resulta ser genérica de los productos que ampara. Este término se refiere directamente al tipo de producto ofrecido, lo cual afecta su capacidad para cumplir con la función distintiva esencial de una marca. 55. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201038, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico39, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 56.
Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 57. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que la expresión “POSTRES” de los productos que distingue el signo “POSTRES VICKY DESDE 1975”, es de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, “[…] PRODUCTOS DE PASTELERÍA […]”.
En este contexto, el término “POSTRES” se emplea de manera común y directa para identificar productos, específicamente, pasteles, que corresponde a un postre, lo que evidencia su carácter genérico. 58. Ahora bien, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica40. 59.
En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010.
Rad.: 2005- 00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003- 00456. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019.
Rad.: 2009- 00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 60.
Sobre lo anterior, la Sala advierte que la expresión “DESDE 1975”, es considerada como un término descriptivo para los productos reivindicados en el mercado colombiano. Ello comoquiera que, se emplea para informar su procedencia, a saber, la fecha en que se creó su receta de producción, venta o fabricación, lo que evidencia su carácter descriptivo. 61.
Las marcas descriptivas, al igual que las de uso común y genéricas, no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 62. En consecuencia, la Sala concluye que deben excluirse del cotejo marcario las expresiones “POSTRES” y “DESDE 1975” por ser respectivamente de uso común y genéricas y descriptivas, en el contexto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello teniendo en cuenta que su exclusión no reduce el signo al punto de hacer imposible su cotejo, ni lo fracciona. 63. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo “VICKY”, para la clase 30 del nomenclátor internacional, y las marcas en conflicto “VICKY” del tercero con interés en el resultado del proceso para la misma clase, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado V I C K Y 1 2 3 4 5 Marcas previamente registradas V I C K Y 1 2 3 4 5 65.
De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que, el signo solicitado es una reproducción exacta de las marcas registradas, lo que permite concluir que existe identidad entre las mismas. 66. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, debido a que, como se precisó, ambas coinciden en la denominación “VICKY”, siendo este el único elemento de las marcas previamente registradas, y sin que el signo contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto. 67.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad: VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY - VICKY- VICKY 68.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que “VICKY” corresponde a un nombre propio utilizado en Colombia por algunas personas. De allí que, si bien es cierto que dicha palabra resulta débil por ser un nombre, también lo es que el signo solicitado no se encuentra acompañado de otros elementos adicionales que le den la suficiente distintividad y le permitan convivir pacíficamente con otras marcas, por lo que existe semejanza ideológica. 69.
Esta Sala, en sentencia de 2 de mayo de 202541, la cual se prohíja en cuanto a su criterio, al realizar el cotejo entre un signo que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, la cual correspondía a un nombre propio, consideró lo siguiente: 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 2 de mayo de 2025. Rad.: 2011- 00393-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón (E2). 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas.
Ahora bien, si bien es cierto que la palabra ALDO resultaría ser débil por ser un nombre propio, también lo es que el signo solicitado no se encuentra acompañado de otros elementos adicionales que le den la suficiente distintividad y le permitan convivir pacíficamente con otras marcas. La Sala, en sentencia de 8 de junio de 201642, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[…] Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 2015 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00150-00, Actora: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), en la que esta Sección señaló que el nombre propio “ALDO” es de naturaleza débil y, por ende, inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario, cuando dicha expresión no está acompañada de elementos adicionales que la doten de la suficiente distintividad para convivir pacíficamente con otras marcas.
Ello es lo que ocurre en este caso, pues la marca “ALDO”, cuestionada, no está acompañada de ningún elemento adicional que le imprima distintividad. En virtud de lo anterior, es preciso indicar que entre la marca “ALDO” de la actora, para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca “ALDO”, previamente registrada en favor de SILVANO ALDO SICILIA GUZZO, que ampara productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, que se concretan en la expresión “ALDO”, aunado al hecho de que dicho signo cuestionado no está acompañado de otro elemento diferenciador que contribuya a su individualización y que lo dote de la suficiente fuerza distintiva, para convivir pacíficamente con otras marcas. […]”.
De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor […]” (negrilla fuera de texto). 70.
En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, al ser el signo una reproducción de las marcas, aun cuando es sobre el nombre femenino “VICKY”, este no está acompañado de elementos adicionales distintivos. Por esto, existe identidad entre los signos distintivos cotejados y, por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2016, número único de radicación 2008-00122-00, C.P. María Elizabeth García González. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio existencia de identidad entre el signo y las marcas previamente registradas a favor de la demandante. 71.
Ahora bien, la Sala precisa que, si bien la marca mixta “VICKY” previamente registrada fue concedida con reivindicación de colores43, no se advierte que este hecho permita diferenciarla del signo solicitado, toda vez que su elemento denominativo, el cual es el preponderante en ambos conjuntos, es idéntico. 72. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 73.
La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 74. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201844 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 43 Certificado 497.425. Consulta realizada el 5 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 44 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 75. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 76.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 77. En el caso sub examine, el signo “POSTRES VICKY DESDE 1975” fue solicitado para identificar productos de la clase 3045, estos son: “[…] PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA […]”. 78.
Por su parte, las marcas previamente registradas “VICKY”46 reivindican productos de la misma clase, a saber: “[…] HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, PAN […]”. “[…] PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA Y CEREALES […]”. 79. Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 45 Versión 10. 46 Certificados 497.425 y 421.517 Versión 9. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 80.
En cuanto a la sustituibilidad o intercambiabilidad, la Sala observa que algunos de los productos de la clase 30, identificados en los términos expuestos anteriormente, cumplen una función análoga, por lo que se puede afirmar que un consumidor elegiría indistintamente entre los productos de las marcas para satisfacer una misma necesidad.
Ello, en tanto que, por un lado, existe identidad entre el “PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA” y “PAN” y “PANADERÍA, PASTELERÍA”. 81. Y, por el otro, los productos son sustituibles en la medida en que un consumidor que desea consumir helados, en caso de no encontrarlos disponibles, podría consumir pasteles o confites, dado que sacian una misma necesidad, a saber, consumir productos dulces o con azúcar. 82.
Ahora bien, respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que esta implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En el ámbito de la pastelería, repostería y panadería, es común que se utilicen materiales comprendidos en la clase 30, tales como “harinas, preparaciones a base de cereales” y “cereales”, los cuales sirven como base para la fabricación de productos en la misma clase, como “pan, productos de pastelería”, generando una relación de interdependencia entre ambos tipos de productos en la percepción del consumidor. 83.
En consecuencia, se considera que existe una relación directa o indirecta con los productos amparados por las marcas previamente registradas y el signo solicitado, en tanto permite concluir que existe una relación de complementariedad que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 84. En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por los signos, toda vez que comparten finalidades, en tanto, como se indicó supra, pueden utilizarse para alimentar y, particularmente, saciar la necesidad o deseo de consumir productos dulces.
Igualmente, se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como restaurantes, panaderías y reposterías. Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 85. En conclusión, la conexidad entre los productos identificados por los signos, sumada a la coincidencia en su denominación, incrementa sustancialmente la posibilidad de que el consumidor medio considere que el signo “POSTRES VICKY DESDE 1975” y las marcas “VICKY” corresponden a líneas de productos de una misma empresa o a marcas relacionadas comercialmente. 86.
Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a la identidad mencionada anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 87.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201547, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 88.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales48: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 89. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el signo y las marcas analizadas son confundibles, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 90.
En ese contexto, los actos acusados tienen una adecuada motivación, atendiendo a las circunstancias de hecho y de derecho que se demostraron para su expedición. En particular, las resoluciones evaluaron correctamente la identidad entre los signos distintivos, así como la conexidad competitiva entre los productos reivindicados. 47 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008- 00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 91.
Ahora, la Sala resalta que la parte demandante argumentó que, a su juicio, “[…] no se tuvo en cuenta el uso histórico que ha hecho de la marca la sociedad POSTRES VICKY quien en debida forma lo probó durante el trámite […]”. 92. Al respecto, la Sala advierte que la titularidad de una marca se adquiere cuando la oficina nacional competente, a saber, la SIC, concede su registro, una vez realizado el examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, donde se advierta el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 134, así como que no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad dispuestas en los artículos 135 y 136 ibidem. 93.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el uso de una marca en el mercado, sin haberse registrado por la oficina nacional competente, no otorga derechos sobre la misma. Situación que es diferente al derecho que se puede adquirir respecto de un nombre comercial, el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, “[…] se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”. 94.
Es así como la Sala precisa que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido. 95.
De lo expuesto, se considera que la marca y el nombre comercial: i) son signos distintivos independientes y autónomos; ii) su protección depende del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; y iii) el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca. 96.
Por ello, el registro como marca de un signo, aun cuando coincida con un nombre comercial, determina que la oficina nacional competente debe realizar el respectivo examen de registrabilidad que hace referencia el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, para verificar, de un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad mencionadas en los artículos 135 y 136 ibidem. 97.
Sobre el particular, la Sala en sentencia del 10 de agosto de 202349 consideró que: “[…] 90. Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre Comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de agosto de 2023, núm. único de radicación 1001032400020080018800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca.
En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 ibidem. […]”. 98.
En este sentido, la Sala prohíja las consideraciones indicas supra y considera que la parte demandada se encontraba en la obligación de realizar un examen de registrabilidad integral y de fondo para determinar si el signo que se solicitó era susceptible de registro como marca, analizando las marcas previamente registradas que presentaran similitudes, así sus titulares no hayan hecho parte del trámite, como en diversas ocasiones lo ha efectuado. 99.
Finalmente, la Sala precisa que la parte demandante, solicitó, en la pretensión cuarta que “[…] Se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a título de restablecimiento del derecho, al pago de los daños inmateriales, en la modalidad de daño moral, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la sociedad POSTRES VICKY S.A. […]”.
Al Respecto, la Sala considera que, por un lado, los actos acusados no son nulos, por lo que se negaran las pretensiones de demanda y, por el otro, dichos perjuicios no se encuentran debidamente acreditados dentro del expediente del proceso de la referencia por lo que también procede negar dicha pretensión. IV.5. Conclusión 100. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “POSTRES VICKY DESDE 1975” para los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente.
En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a), así como lo dispuesto en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, o que los actos acusados estén falsamente motivados. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 101.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00 Demandante: Postres Vicky S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.