CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Mozt de Colombia S.A.S. Tema: Registro del signo “MOST” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 14237 de 22 de marzo de 20131 y 79258 de 17 de diciembre de 20132, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MOST” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Luis Alberto Ramírez Giraldo.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. El ciudadano Luis Alberto Ramírez Giraldo, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Que se declare lo nulidad de la resolución No. 14237 del 22 de marzo de 2013, mediante lo cual la Dirección de Signos Distintivo de la Superintendencia de industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MOZT COLOMBIA S.A.S., y negó el registro de la marca MOST, para distinguir productos de la clase 25 internacional, solicitada por el señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ GIRALDO. 2.
Que se declare la nulidad de la resolución No. 79258 del 17 de diciembre de 2013, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se corrige la decisión contenida en 1 Folios 9 a 18 y 40 a 55 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 18 vto. a 21 y 56 a 59 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 22 a 37 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el artículo primero de la resolución No. 14237 del 22 de marzo de 2013, quedando el texto “declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MOZT DE COLOMBIA S.A.S., y confirmar las demás decisiones contenidas en la resolución No. 14237 del 22 de marzo de 2013”, agotándose la vía gubernativa. 3.
Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de industria y Comercio, declarar infundada lo oposición presentada por la sociedad MOZT DE COLOMBIA S.A.S., y en consecuencia se conceda el registro de la marca MOST (MIXTA), para distinguir productos de la clase 25 internacional. 4.
Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar en todos sus partes la resolución incurrida y en su lugar conceder el registro de la morca MOST (MIXTA), para distinguir productos de la clase 25 internacional. 5. Que como efecto de las anteriores peticiones, se restablezca a mi poderdante en su derecho para obtener el registro de lo marca MOST (MIXTA), para distinguir productos de la clase 25 internacional. 6.
Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2° literal d) del Decreto legislativo 209 de 1957. 7. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que se establece en el artículo 176 del C.C.A. […]”4 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que el señor Luis Alberto Ramírez Giraldo solicitó el registro como marca del signo mixto “MOST”, para identificar los productos de la clase 256 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrigos, vestidos de baño, calcetines, calzoncillos, camisas, camisetas, chalecos, chaquetas, conjuntos de vestir, corbatas, ropa de imitación cuero, faldas, gorros, pantis, ropa de playa, ropa de cuero, uniforme, pantalones, jeans […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 14237 de 22 de marzo de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Mozt de Colombia S.A.S. y negó el registro de la marca mixta “MOST” por ser confundibles con las marcas mixtas “MOZT”7 del tercero con interés en el 4 Folios 3 a 24 C pp. 5 Folios 24 a 27 C pp. 6 Versión 10. 7 Certificados 369.464 y 369.487. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio resultado del proceso.
Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5. Mencionó que, a través de la Resolución 79258 de 17 de diciembre de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de corregir el artículo 1° de la Resolución 14237, esto es, declarando fundada la oposición presentada por la sociedad Mozt de Colombia S.A.S. I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MOST” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el ciudadano Luis Alberto Ramírez Giraldo, al considerar que era confundible con las marcas mixtas “MOZT”, de las clases 14 y 35 de la sociedad Mozt de Colombia S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). 8.
Subrayó que el signo solicitado por el demandante no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por cuanto no existía conexidad competitiva y, en todo caso, en la clase 14 la expresión “MOST” ha sido registrada en varias oportunidades. 9. Advirtió que no basta la identidad o semejanza entre dos signos distintivos para necesariamente concluir que uno de ellos es irregistrable, pues se requiere tener en cuenta la naturaleza del signo primeramente solicitado o registrado.
Ello, toda vez que, si se trata de una marca débil por ser evocativa, no tendrá la suficiente distintividad para evitar el registro de otra marca igual o semejante incluso para los mismos productos o servicios, ya sea que esté escrita en un idioma diferente al español o con algunas variaciones ortográficas. 8 Folios 6 a 34 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad respecto del producto que publicita y por encontrarse similarmente confundible a las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso. 11.
Explicó que las marcas registradas con anterioridad y el signo solicitado tienen similitud tanto ortográfica como fonética, toda vez que comparten la misma división silábica y ubicación vocálica, así como una secuencia gramática similar, sin que el intercambio de la letra “Z” por la letra “S” y el tipo de letra utilizado actúen como elementos suficientemente diferenciadores frente a las similitudes encontradas.
II.2. Contestación de la sociedad Mozt de Colombia S.A.S. 12. La sociedad Mozt de Colombia S.A.S., a pesar de haber sido notificada en debida forma10 del auto admisorio de la demanda no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 13. El señor Luis Alberto Ramírez Giraldo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 23 de abril de 201411 en contra de las Resoluciones 14237 de 22 de marzo de 2013 y 79258 de 17 de diciembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 14.
Mediante auto de 13 de noviembre de 201512 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Mozt de Colombia S.A.S. El 4 de febrero de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 15. Por autos de 25 de mayo y 27 de octubre de 201614 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 4 de noviembre de 201615. 16.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y 9 Folios 74 a 88 C pp. 10 Folios 64 y 70 C pp. 11 Folio 37 C pp. 12 Folios 12 a 62 C pp. 13 Folio 62 vto. C pp. 14 Folios 94 y 102 C pp. 15 Folios 109 a 116 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio se solicitó la certificación de titularidad y vigencia de las marcas relacionadas en la demanda. 17.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201716 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 288-IP-2018 de 25 de abril 201917 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo MOST (mixto) y la marca MOZT (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […] Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 16 Folios 132 y vto.
C pp. 17 Folios 155 a 165 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MOST (mixto) y la marca MOZT (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. En atención a que el signo solicitado MOST (mixto) se encuentra en inglés resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos […] (mayúscula y negrilla del original). 19. A través de auto de 28 de junio de 201918 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 20.
En el término para alegar de conclusión, el señor Luis Alberto Ramírez Giraldo19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Mozt de Colombia S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 21. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 22. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 14237 de 22 de marzo de 2013 y 79258 de 17 de diciembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MOST” para distinguir productos comprendidos 18 Folio 168 C pp. 19 Folios 175 a 176 C pp. 20 Folios 177 a 183 C pp. 21 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el ciudadano Luis Alberto Ramírez Giraldo. 23.
La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “MOST” solicitado para identificar productos de la clase citada y las marcas mixtas “MOZT”, de las clases 14 y 35 de la sociedad Mozt de Colombia S.A.S., previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 24.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 25. El señor Luis Alberto Ramírez Giraldo solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 14237 de 22 de marzo de 201322 y 79258 de 17 de diciembre de 201323, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MOST” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
IV.4. Análisis del caso concreto 26. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca al signo mixto “MOST” para distinguir productos comprendidos en la clase 2524 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrigos, vestidos de baño, calcetines, calzoncillos, camisas, camisetas, chalecos, chaquetas, conjuntos de vestir, corbatas, ropa de imitación cuero, faldas, gorros, pantis, ropa de playa, ropa de cuero, uniforme, pantalones, jeans […]”. 27.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas mixtas “MOZT”, de las clases 14 y 35 de la sociedad Mozt de Colombia S.A.S., estos son: “[…] joyería; bisutería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; relojería e instrumentos cronométricos […]” y “[…] servicios de comercialización, consultoría y asesoría relacionados con el desarrollo de estrategias y modelos de negocio, importación, exportación, compra y venta de mercancías; evaluación financiera de empresas, procesos de reestructuración publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”, respectivamente. 22 Folios 9 a 18 y 40 a 55 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 23 Folios 18 vto. a 21 y 56 a 59 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 24 Versión 10. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 288-IP-2018 de 25 de abril 2019 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 29. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 30. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 31.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado por el demandante 26 (mixto) Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso27 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “MOZT” 14 369.464 “MOZT” 35 369.487 32.
Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “MOST” solicitado por el demandante y las marcas mixtas “MOZT”, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 33.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 26 Folios 45 y vto.
C pp. 27 Consulta realizada el 8 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34.
En efecto, de la revisión del signo y las marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 35.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 36.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”28. 37.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas confrontadas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 38.
Frente a lo anterior, una vez revisado el sistema de información de propiedad industrial de la SIC, se observa que al momento de la expedición de los actos acusados las expresiones “MOST”, en la clase 25 y “MOZT” en las clases 14 y 35, no se encontró que fueran de uso común para dichas clases, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 39.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “MOST”, de la clase 25, así como las marcas “MOZT”, en las clases 14 y 35, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 40.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “MOST” de la demandante y las marcas “MOZT” del tercero con interés en el resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial. 41.
A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado M O S T 1 2 3 4 Marcas previamente registrada M O Z T 1 2 3 4 42.
De la revisión del signo y las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, por cuanto comparten la expresión “MOZT” como base de su estructura, con la diferencia en que las marcas previamente registradas incluyen la letra “Z” en vez de la letra “S”, lo cual no es significativo para su diferenciación. 43.
La Sala advierte que la inclusión de la letra “S” del signo solicitado en vez de la letra “Z” de las marcas, no es suficiente para conferirle la distintividad requerida. Estas modificaciones menores no alteran la percepción general de los signos por parte del consumidor medio, por lo que no le otorga suficiente distintividad. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.
En sentencia de 18 de junio de 202029, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 45. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “MOST” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas “MOZT”. 46.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, ya que coinciden en la misma secuencia vocal “O” e igual secuencia de las consonantes, esto es, ("M-S-T" frente a " M-Z-T "). Donde la letra “S” en nada altera esta percepción fonética, pues no genera una pronunciación ni modificación suficiente que permita distinguir ambos signos distintivos en el mercado, toda vez que, como se precisó con antelación, las letras “S” y “Z” representan el mismo sonido en el idioma español. 47.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad: MOST – MOZT – MOST – MOZT – MOST – MOZT MOST – MOZT – MOST – MOZT – MOST – MOZT MOST – MOZT – MOST – MOZT – MOST – MOZT MOST – MOZT – MOST – MOZT – MOST – MOZT 48. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que la expresión “MOST” se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202430 señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de 2020. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 49. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]” (negrilla fuera del texto). 50.
En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Se observa que, el término en idioma inglés “MOST”, significa “más”31. Sin embargo, no tienen una definición en castellano32 y, por consiguiente, su significado en idioma inglés no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, la Sala ha considerado que el significado de los términos en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común se consideran como signos de fantasía. 52.
Por su parte, la expresión “MOZT” constituye una expresión de fantasía, carente de un significado concreto o reconocible en el idioma español. Aunque fonética y ortográficamente puede evocar de manera indirecta el término inglés “MOST” que, como se precisó significa “más”, dicha alusión no resulta suficiente para atribuirle un significado conceptual claro en el contexto del mercado en Colombia. 53.
En consecuencia, “MOZT” se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque33. 54. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición del signo “MOST” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas “MOZT” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 55.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca solicitada y las previamente registradas a favor de la demandante. 56. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 57.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201834 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la 31 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/most.
Consultado el 8 de mayo de 2025. 32 https://dle.rae.es/most?m=form. Consultado el 8 de mayo de 2025. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 58. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 59.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “MOST” fue solicitada para proteger los productos de la clase 2535 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrigos, vestidos de baño, calcetines, calzoncillos, camisas, camisetas, chalecos, chaquetas, conjuntos de vestir, corbatas, ropa de imitación cuero, faldas, gorros, pantis, ropa de playa, ropa de cuero, uniforme, pantalones, jeans […]”. 60.
Las marcas previamente registradas identifican los siguientes productos y servicios de la clases 14 y 35, estos son: “[…] joyería; bisutería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de 35 Versión 10. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio chapado no comprendidos en otras clases; relojería e instrumentos cronométricos […]” y “[…] servicios de comercialización, consultoría y asesoría relacionados con el desarrollo de estrategias y modelos de negocio, importación, exportación, compra y venta de mercancías; evaluación financiera de empresas, procesos de reestructuración publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” respectivamente. 61.
Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo solicitado “MOST” y las marcas previamente registradas “MOZT”, se advierte que, si bien no comparten las mismas clases, existe una conexión basada en los criterios de complementariedad y razonabilidad. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos36. 62.
Si bien el criterio de sustituibilidad no se configura en el presente caso en la medida en que el signo solicitado ampara productos de vestir (clase 25), mientras que las marcas previamente registradas identifican productos de joyería (clase 14) y servicios relacionados con la comercialización y gestión de negocios (clase 35), ello no excluye la existencia de una conexidad competitiva. 63.
Ciertamente, en cuanto a la complementariedad, desde la perspectiva del consumidor, se puede considerar que prendas de vestir, accesorios de moda como la bisutería o la joyería, y servicios orientados a su comercialización pueden encontrarse integrados dentro de una misma actividad de compra, especialmente en establecimientos dedicados al vestuario y la moda, tales como boutiques, almacenes por departamentos o tiendas virtuales. 64.
Además, muchas de las prendas de vestir y accesorios incluidos en la clase 25, como abrigos, vestidos de baño, gorros, ropa de cuero o jeans, suelen integrar artículos de joyería o bisutería, como parte de una misma propuesta de estilo, diseño o conjunto de moda, lo cual revela que estos productos no solo se complementan en el uso, sino que también pueden provenir del mismo origen empresarial o bajo una estrategia de marca compartida, lo cual aumenta el riesgo de asociación por parte del consumidor respecto al origen empresarial de los bienes o servicios ofrecidos. 65.
En relación con los servicios comprendidos en la clase 35, tales como comercialización, importación, exportación, compra y venta de mercancías, así como gestión y administración comercial, es posible establecer una conexión con los productos de la clase 25, en tanto dichos servicios suelen estar orientados precisamente a facilitar la adquisición y posicionamiento de bienes como prendas de vestir y accesorios en el mercado. 66.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507.
MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio del consumidor. En efecto, los productos de “MOST” podrían ser indispensables para los productos y servicios de “MOZT” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 67.
Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos y servicios existe una asociación en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas de ropa o accesorios, plataformas de e- commerce o grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. Esta coincidencia incrementa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los signos. 68.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de “MOST” y los productos y servicios de “MOZT” provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten similitud ortográfica y fonética, el consumidor informado no distingue que los productos de la marca demandante no se relacionan directamente con los productos y servicios de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 69.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos del signo solicitado por la demandante y los productos y servicios de las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente relacionados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 70.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201537, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 71.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales38: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 72. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos y servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 73.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00312-00 Demandante: Luis Alberto Ramírez Giraldo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto Aclara voto parcial GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.