1 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: GABRIEL ÁNGEL SALAZAR RODRÍGUEZ.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: SIGNA GRAIN S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por el señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números: i) 55964 de 29 de octubre de 2009 la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “SOYSPECIAL” a la sociedad Signa Grain S.A.; ii) 62165 de 30 de noviembre de 2009 que confirmó la decisión de la resolución anterior, dictadas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y iii) 07234 de 12 de febrero de 2010, por medio de la cual se confirmó la resolución 55964, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda El señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez, a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 55964 de fecha 29 de octubre de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 09- 29193.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 62165 de fecha 30 de noviembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 55964. TERCERO; Que se declare la nulidad de la resolución No. 7234 de fecha 12 de febrero de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución número 55964 de 29 de octubre de 2009.

CUARTO: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTO: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.” 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad SIGNA GRAIN S.A, solicitó el 20 de marzo de 2009 ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca mixta "SOYSPECIAL", para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 09- 29193. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 604 del 29 de mayo de 2009, y estando dentro del término legal, el señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez, presentó oposición al registro de la marca mixta "SOYSPECIAL", basándose en el registro de la marca mixta “SOYSALUD“ de la clase 30 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 55964 del 29 de octubre de 2009, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró 3 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “SOYSPECIAL“, para distinguir productos de la Clase núm. 30 de la Clasificación Internacional de Niza 1.2.4.

El señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5. Mediante la resolución 62165 del 30 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida.

Y posteriormente, mediante la resolución 07234 del 12 de febrero de 2010, la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado, resolviendo confirmar la decisión contenida en la resolución 55964 del 29 de octubre de 2009. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró la siguiente norma: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Señaló que, en su consideración, la SIC se equivocó al realizar el estudio de registrabilidad, toda vez que dentro de la marca “SOYSPECIAL” solicitada para registro, es la partícula SOY la que cobra mayor relevancia y por ende era evidente que la reproducción de la totalidad de la palabra “SOY” constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a favor del señor Gabriel Ángel Salazar.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de diciembre 15 de 2010 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad SIGNA GRAIN S.A, y al Ministerio Público. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que dentro de la actuación administrativa se comprobó que la marca mixta “SOYSPECIAL” tiene suficiente distintividad con respecto de la marca “SOYSALUD”, tanto en sus elementos gráficos, como en sus elementos nominativos y que la marca en su conjunto genera un impacto visual, fonético y ortográfico totalmente distinto a la marca opositora, razón por la cual no existe fundamento jurídico para alegar la presunta violación al literal a) de la Decisión 486 de 2000. 2.2.2.

La sociedad SIGNA GRAIN S.A, se pronunció dentro del presente proceso señalando que la marca acusada posee una estructura nominativa única y suficientemente distintiva, que sumadas al elemento gráfico que se destaca por su diseño y colores, evitan que un consumidor incurra en error respecto del origen empresarial de los productos que pretenden distinguir los signos máxime si consideramos que la expresión que comparte “SOY”, resulta ser marcariamente débil, debiendo tolerar su uso por terceros en el mercado.

III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto2 del 28 de abril de 2014 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.3.

De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 2 Folios 142 a 143 del expediente 5 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 20 de junio de 2018 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 5 de julio de 2018 presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La sociedad SIGNA GRAIN S.A, como tercero con interés, no se pronunció. 4.1.3. El señor Gabriel Ángel Salazar como demandante, no se pronunció. 4.1.4 El Ministerio Público mediante escrito del 31 de julio de 2018 emitió concepto en el proceso señalando que las marcas en conflicto comparten una partícula genérica, pero contienen suficientes signos que los hacen distintivos e impiden que se aplique la causal de irregistrabilidad extrínseca contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486 de 2000 y por lo tanto no procede el cargo de violación objeto de la demanda.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial3 núm. 443-IP-2016. III. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 17 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 396878, correspondiente a la marca mixta «SOYSPECIAL», cuyo titular es SIGNA GRAIN.

A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 30 de octubre de 2019, como consecuencia de la falta de renovación de esta. 3 Folios 159 a 169 del expediente. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 1 y el 3 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial4 de fecha 8 de agosto de 2023.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia5. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «SOYSPECIAL» identificada con el registro marcario núm. 396878, otorgada a favor de la sociedad SIGNA GRAIN, la cual obra como tercero con interés y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 29 de octubre de 2009 hasta el 29 de octubre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI6 de la entidad demandada, así: 4 Anotaciones números 70 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Índice 65 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez Acorde con lo anterior, en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «SOYSPECIAL», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo7 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia, desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja8.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo9, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada10.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia11.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «SOYSPECIAL», cuyo titular es SIGNA GRAIN, y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta 8 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 11 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado 10 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00427-00 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.