11001032400020100030900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020100030900 Demandante: Bristol Myers Squibb Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio1 Tercero interesado: Grupo Lepetit S.A.S. Asunto: Riesgo de confusión entre marcas nominativas.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bristol Myers Squibb Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Bristol Myers Squibb Company, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad simple, que se interpreta como 1 Cfr. Índice núm. 50 de Samai. 2 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 a 9 3 Cfr. Folios 34 a 44. 2 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008, “Por la cual concede registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa S ORIPOL que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es el Grupo Lepetit S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, BAKER & MCKENZIE mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 344.900 asignado a la marca nominativa S ORIPOL en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 4.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 176 del Código Contencioso Administrativo. 5. Que se condene en costas a la parte demandada] 5.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Cfr. Folios 34 a 44. 3 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 4.1.

El 27 de julio de 2007, la sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca S ORIPOL (nominativa) para distinguir "[ ] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina y la higiene íntima y otros productos para uso médico que no se incluyen en otras clases; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos y bebidas dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas [ ]", comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 579 del 31 de agosto de 2007 sin que se presentaran oposiciones. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 1424 de 28 de enero de 2008, concedió el registro de la marca S ORIPOL (nominativa) a Grupo Lepetit S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Sobre la prioridad en el tiempo de la marca registrada a nombre de Bristol- Myers Squibb Company, manifestó que es titular del registro 124.660 de la marca nominativa S UROPOL, solicitado el 21 de febrero de 1986 y concedido el 12 de abril de 1989. 4 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 6.2.

En relación con la reproducción casi exacta de la expresión S UROPOL en la marca posterior S ORIPOL, sostuvo que en el análisis comparativo de los signos enfrentados se deben aplicar los siguientes criterios indicados por la jurisprudencia y la doctrina: (i) se debe observar el conjunto de cada uno de los signos comparados, evitando su fraccionamiento;

(ii) la comparación debe hacerse de manera sucesiva y no simultánea; (iii) el operador jurídico debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; y (iv) el análisis debe realizarse desde la perspectiva del consumidor medio. En consecuencia, la marca nominativa S ORIPOL no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 para ser registrada y, por lo tanto, no es susceptible de registro debido a su semejanza e identidad con la marca nominativa S UROPOL previamente registrada.

Indicó que marcas las cotejadas coinciden en cinco letras y comparten el final de cada una de las expresiones. 6.3. En relación con el aspecto ideológico, afirmó que ninguna de las marcas hace referencia a un concepto particular, por lo que ninguna de sus expresiones hará para el público consumidor referencia a un concepto determinado para diferenciarlas. 6.4.

Argumentó que las marcas cotejadas amparan los mismos productos descritos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el análisis del examinador debe más riguroso y profundo al momento del cotejo, teniendo en cuenta que está en riesgo la salud del consumidor. 6.5. En cuanto a la conexión competitiva, indicó que los productos que amparan ambas marcas se encuentran en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, y corresponden al mismo género de productos farmacéuticos.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 119. 7 Cfr. Folios 110 a 117. 5 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 7.1. Sostuvo que el signo S ORIPOL "[ ] tiene una naturaleza nominativa al estar conformado por una letra y una palabra conformada por dos sílabas la primera de ellas "ORI" expresión que no se refiere a nada en específico, lo que quiere decir que proviene del imaginario y, por lo tanto, es inapropiable, como también sucede con la partícula “POL [ ]”. 7.2.

Expuso que el signo UROPOL está compuesto por dos sílabas; la primera de ellas es la expresión URO, que al parecer hace referencia a la uretra y trae a la mente del consumidor la asociación con las afecciones de esta, además que es una expresión de uso común para estos medicamentos; la segunda sílaba es POL, que es una partícula que no es susceptible de apropiación. 7.3.

Afirmó que "[ ] desde el aspecto fonético, no existe riesgo de confundibilidad por ser diferentes en su composición fonética, lo cual logra que se diferencien al momento de su pronunciación, situación que logra menguar el riesgo de confusión en los consumidores”. 7.4. Indicó que con la expedición del acto acusado no se violó la Decisión 486 de 2000, pues este fue expedido por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites de ley con el objeto de salvaguardar el orden jurídico de nuestro régimen de propiedad industrial.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso fue representado por curador ad litem, quien al contestar la demanda no se opuso a las pretensiones “[ ] siempre que no se vicien derechos fundamentales de la parte que represento [ ]”8. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 20179 ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas 8 Cfr. Folio 108. 9 Cfr. Folios 127 a 128 6 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero de 201910, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el mismo que será interpretado por ser procedente. […]”. 10.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso, decreto de pruebas y alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante autos de 16 de diciembre de 2024 y de 5 de febrero de 202511: i) resolvió sobre las solicitudes probatorias; ii) decretó la reanudación del proceso; y iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días para alegar de conclusión y el Agente del Ministerio Público para que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, solicitara el traslado especial de expediente para rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 12.

Dentro del término para alegar de conclusión no hubo pronunciamiento de las partes ni del tercero interesado en las resultas del proceso12. Concepto del Ministerio Público 13. El Agente del Ministerio Público13 conceptuó que el signo solicitado, “S ORIPOL”, no presenta similitud alguna frente a la marca S UROPOL que pueda generar riesgo de confusión, pues las dos marcas tienen una estructura ortográfica, visual, fonética e ideológica diferente que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado.

Anotó que las marcas objeto de discusión están dirigidas a un tipo de consumidor especializado por el tipo de productos, que estará atento al momento de adquirir el producto que necesita. Sostuvo que estos consumidores son menos propensos a confundirse por nombres similares, ya que están enfocados en características más técnicas y específicas del producto. 10 Cfr. Folios 135 a 145. 11 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice núm. 062 de Samai 13 Cfr. Índice 61 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 14.

Dentro del término para alegar de conclusión no hubo pronunciamiento de las partes ni del tercero interesado en las resultas del proceso 14. II. CONSIDERACIONES 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero de 201815; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia 16. Visto el artículo 128, en especial, el numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones: esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 18. El acto acusado es la Resolución número 1424 de enero de 200818, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 14 Cfr. Índice núm. 062 de Samai, 15 Cfr. Folios 135 a 145. 16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 18 Folio 59. 8 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 y Comercio concedió el registro 344900 de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El problema jurídico 19. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la Interpretación Prejudicial, determinar si la Resolución número 1424 de enero de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS;

PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA Y LA HIGIENE ÍNTIMA Y OTROS PRODUCTOS PARA USO MÉDICO QUE NO SE INCLUYEN EN OTRAS CLASES; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y BEBIDAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES;

PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 20. La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso sub examine, interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, la Sala considera que se argumentó la falta de distintividad extrínseca de la marca concedida y la distintividad intrínseca, por lo que no procede incluir en el problema jurídico a resolver el estudio de los artículos 134 y 135 ibidem. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida, S ORIPOL, y la marca nominativa S UROPOL que identifican productos de la Clase 5.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 9 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 Cartagena19, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200020 de la Comisión de la Comunidad Andina21.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero de 2019 11 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos S ORIPOL (denominativo) y S UROPOL (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso da la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 12 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la 13 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado S ORIPOL (denominativo) y la marca S UROPOL (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: suqestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 14 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de tos signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado S ORIPOL (denominativo) y la marca S UROPOL (denominativa). […] Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 15 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 30.

Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 31.

En reiteradas oportunidades24, esta Sala ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”25. 32.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 16 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”.

Análisis del caso concreto 34. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 35. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA27 S ORIPOL Titular: Grupo Lepetit S.A.S. Certificado núm. 344900 Clase 5: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS;

PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS. MARCA OPOSITORA (NOMINATIVA) S UROPOL Titular: Bristol Myers Squibb Company Certificado núm. 124660 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 27 Marca nominativa solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados. 17 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 Clase 5: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS;

SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS. 36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos nominativos. 37.

La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda. Cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 38. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección28, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”29. 28 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 18 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 40.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”30. 41.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”31. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa S ORIPOL concedida para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 31 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”.

(Destacado fuera del texto). 44. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 509-IP-2019, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, 20 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”32.

(Destacado fuera del texto). 45. Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación 32 Cfr. Folio 109. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 21 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

(Destacado de la Sala) 46. Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que se debe analizar si las marcas en cuestión contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, se deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin. 47.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 48. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró33: “[…] 4.6.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […]” (resaltado fuera de texto). 49.

Asimismo, el Tribunal manifestó que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos distintivos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común34: “[…] 4.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones de comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]”. 50. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: 33 Cfr. 03-IP-2020 34 Cfr. 175-IP-2019 22 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. 51.

La Sala advierte que la partícula URO es de uso común para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada35. En efecto, se encuentran marcas que contienen y contenían dicha partícula, y algunas se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE UROMITEXAN BAXTER HEALTHCARE S.A. 280373 5 UROXATRAL SANOFI 235334 5 UROPRAN TECNOQUIMICAS S.A. 263464 5 UROCAPS DUO PRROCAPS S.A. 328516 5 UROPIRIDINA T.Q. BRANDS S. DE R.L. 275570 5 52.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo distintivo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. 53 La Sala advierte que, en el caso sub examine, la partícula URO, presente en la marca previamente registrada, es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, no será excluida del cotejo comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas.

Asimismo, la Sala precisa que dicha partícula no se excluye pues ello fraccionaría la denominación de la marca. Asimismo, la Sala precisa que, revisada revisado el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, no se encontró que 35 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 las partículas ORI y POL fueran de uso común para la fecha en la cual se expidió el acto acusado.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 54. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa S ORIPOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la marca nominativa S UROPOL previamente registrada por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 55. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA S O R I P O L 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA S U R O P O L 1 2 3 4 5 6 7 56. Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca nominativa S ORIPOL está compuesta por una letra inicial “S” y una palabra que tiene tres sílabas (O-RI-POL) compuestas por tres consonantes (R-P-L) y tres vocales (O-I-O); y la marca previamente registrada S UROPOL también contiene la letra inicial “S” y una palabra compuesta por tres sílabas (U-RO-POL) y tiene tres 24 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 consonantes (R-P-L) y tres vocales (U-O-O).

En adición a lo anterior, comparten la terminación POL. 57. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos, además de contener la letra inicial “S”, están conformados por una palabra que tiene tres sílabas, comparten las tres consonantes (R-P-L) en el mismo orden y una vocal (O). Ahora bien, se precisa que la letra U adicional de la marca previamente registrada, y la letra I en la composición ortográfica de la marca concedida no proveen suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlos. 58.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica evidente entre los signos distintivos comparados considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambos, comoquiera que lo único que los diferencia es la la vocal U en la marca previamente registrada y la letra I en la marca concedida. Comparación Fonética 59.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: S ORIPOL – S UROPOL - S ORIPOL – S UROPOL S ORIPOL – S UROPOL - S ORIPOL - S UROPOL S ORIPOL – S UROPOL - S ORIPOL - S UROPOL 60.

Comoquiera que, al pronunciar los signos distintivos cotejados de manera sucesiva y alternativa se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia en su terminación, de manera que, al pronunciarlos, tienen un impacto sonoro parecido. 61. Asimismo, las palabras comparten el uso de tres consonantes (en el mismo orden) y una vocal, sin que la introducción de las letras I y U, generen diferencias que resulten suficientes para superar la similitud y por tanto doten de distintividad a 25 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 la marca concedida.

En suma, la Sala considera que es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica 62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”36, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

Al respecto, la Sala advierte que la marca previamente registrada S UROPOL contiene: i) la letra S; ii) la partícula URO, la cual es evocativa de urología37; y iii) la partícula POL, que no tiene un significado en español, por lo que, en su conjunto, la marca es de fantasía. Asimismo, la Sala considera que, la expresión S ORIPOL no tiene significado en el idioma español, luego también debe ser considerada de fantasía, por lo que no puede realizarse el cotejo desde el punto ideológico. 64.

Por lo anterior, la Sala considera que entre la marca previamente registrada y la marca posteriormente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. 65. Asimismo, la Sala considera que la marca posteriormente registrada es semejante a la marca previamente registrada, pues deja una impresión de similitud en la mente del consumidor y con ello causa un riesgo de confusión, debido a que la marca posteriormente registrada no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 37 Consultado en: https://www.rae.es/diccionario-estudiante/urolog%C3%ADa 26 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 66. Atendiendo a que existe similitud entre las marcas enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos que distinguen tanto la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, como la marca previamente registrada y cuyo titular es la parte demandante, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 67.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos; viii) misma finalidad; ix) intercambiabilidad de los productos. 68.

En este sentido, la Interpretación Prejudicial 538-IP-2019 explicó los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 4.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo151 de la Decisión 486. 4.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución o intercambiabilidad) entre los productos o servicios. 27 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir que este podría adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiarles […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumo otro, pues este es complementario del primero, Así, el uso de un producto supone el uso de otro. […] a) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6 Lo siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referenciados: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios […]”(Destacado fuera del texto). 69.

El Tribunal de Justicia Andina en la Interpretación Judicial 441-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, señaló que el estudio del riesgo de confusión entre productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se torna más riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida y salud de los consumidores: “[…] 50.

En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 51 El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 28 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 52.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 54.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".[…](Destacado fuera del texto). 70.

La Sala advierte que, por un lado, que la marca cuestionada S ORIPOL fue concedida para amparar todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA Y LA HIGIENE ÍNTIMA Y OTROS PRODUCTOS PARA USO MÉDICO QUE NO SE INCLUYEN EN OTRAS CLASES;

SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y BEBIDAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS. 71. Por el otro lado, la marca previamente registrada S UROPOL ampara los siguientes productos de la Clase 5 ibidem: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS;

SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS. 29 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 72. La Sala advierte que los productos indicados supra coinciden, a saber, la marca concedida reivindica la totalidad de los productos amparados por la marca previamente registrada, por lo que: i) están en la misma clase del nomenclátor, ii) los canales de comercialización son los mismos, a saber, farmacias; iii) usan los medios de publicidad, como lo son revistas médicas; y iv) corresponden al mismo género de productos con la misma finalidad, el bienestar y cuidado de la salud humana. 73.

Asimismo, el análisis de la registrabilidad de la marca S ORIPOL en relación con S UROPOL cumple con los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. En primer lugar, por los productos son sustituibles por el consumidor al tratarse de bienes farmacéuticos con una misma finalidad o aplicación. En segundo lugar, existe complementariedad, dado que los productos amparados por ambas marcas pueden emplearse en tratamientos médicos o de salud de manera conjunta.

Finalmente, el análisis resulta razonable porque evita riesgos para el consumidor, considerando la posibilidad de asociación errónea sobre el origen empresarial. 74. Sobre el particular, es necesario poner de presente, que el análisis de registrabilidad de los productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza debe ser más riguroso, con el fin de evitar riesgos a los consumidores, ya que, al encontrarse productos con similitudes con productos farmacéuticos, pueden causar riesgos a personas, animales o a vegetales. 75.

La Sala considera que el registro de la marca S ORIPOL podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los de la marca S UROPOL, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o riguroso38, como se ha manifestado con anterioridad. Asimismo, el consumidor puede asumir que los productos son ofrecidos por el mismo empresario, lo que determina que este se vea inducido a falsas asociaciones derivadas de las prácticas 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. 30 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 habituales del mercado, máxime cuando existen configuraciones similares en las marcas. 76.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, y al existir entre estas semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. Conclusión 77.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa S ORIPOL concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con la marca nominativa S UROPOL que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 78.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto acusado. Condena en costas 79. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

31 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca nominativa S ORIPOL con certificado núm. 344900 que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta 32 Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.