11001032400020220018900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. TESIS: EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO “GEISHA NAPOLEON” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL CON LAS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “NAPOLEON” Y “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”, A FAVOR DE LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LAS PALABRAS “NAPOLEON” Y “GEISHA”, CONTENIDAS EN LOS REGISTROS PREVIOS, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA EN LAS CLASES 30 Y 31 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

LAS PARTÍCULAS “GRANJA”, “LA”, ESPERANZA” Y “CAFÉ”, RESULTAN SER DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LA CLASE 31 IBIDEM. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRUPO HERRERA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 37567 de 21 de junio de 2021, expedida por el director de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 51530 de 13 de agosto de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo "GEISHA NAPOLEON". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de septiembre de 2020 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “GEISHA NAPOLEON”, para 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir productos de la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó opisición alguna por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 37567 de 21 de junio de 2021, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “GEISHA NAPOLEON”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta, “NAPOLEON” en la misma Clase, y nominativa “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”, en la Clase 31 ibidem, previamente registradas a favor de las sociedades NAPOLEON SYSTEMS S.A.S. y CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I., respectivamente. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria en cuanto sucedáneos del café; achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del café; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; aromatizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café; café con leche; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café sin tostar; café tostado en granos; café, té, cacao y sucedáneos del café; corteza de chocolate con granos de café molidos; cápsulas de café llenas; cápsulas de café, llenas; esencias de café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café; mezclas de café y achicoria; monodosis de café llenas; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; saborizantes de café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 51530 de 13 de agosto de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, habida cuenta que el signo solicitado “GEISHA NAPOLEON” no es similar desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico frente a las marcas previamente registradas “NAPOLEON” y “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”.

Adujo que al analizar las expresiones enfrentadas en su conjunto se evidencia que son diferentes, pues cuentan con una estructura gramatical distinta, tienen diferente número de palabras, extensión, sílabas y letras; y que al pronunciarlos su sonoridad es disímil, circunstancias que permiten hacer una clara diferenciación entre ellas. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que desde el punto de vista fonético el signo y las marcas opositoras presentan una distinta pronunciación, pues aunque comparten las palabras “NAPOLEON” y “GEISHA”, la sílaba tónica se encuentra en diferentes posiciones en cada una de las expresiones confrontadas.

Mencionó que el signo cuestionado “GEISHA NAPOLEON” debe tenerse como de fantasía, pues analizada en su conjunto no adquiere un significado propio en el idioma castellano y mucho menos refleja en la mente del consumidor los productos de café que pretende distinguir. Agregó que entre los productos que distinguen el signo “GEISHA NAPOLEON” y las marcas “NAPOLEON” y “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA” no existe conexidad competitiva, dado que el solicitado está dirigido a un consumidor especializado, el cual está absolutamente informado y atento a las características técnicas o funcionales del café que pretende amparar.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Indicó que al comparar las expresiones “GEISHA NAPOLEON” y “NAPOLEON” se advierte semejanza ortográfica, fonética y conceptual respecto de la partícula “NAPOLEON”; asimismo ocurre con el elemento nominativo adicional que contiene “GEISHA”, el cual no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, pues también es similar en todo sentido a la marca previamente registrada “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”, palabra esta que se encuentra ubicada en el inicio del conjunto marcario y sobre la cual recae la distintividad, máxime si se tiene en cuenta que las palabras “CAFÉ”, “GRANJA", “LA”, “ESPERANZA”, son de uso común para identificar productos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que si bien la partícula “NAPOLEON” no tiene relación alguna con los productos que identifica en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza si evoca a un personaje histórico conocido, que le permite a los consumidores relacionar dicha denominación con un producto que ya conocen y/o un origen empresarial, así también ocurre con la palabra “GEISHA”, que evoca 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a una persona mujer asociada a la cultura oriental, sin que presente relación respecto de los artículos que ampara.

II.-3. Las sociedades NAPOLEON SYSTEMS S.A.S. y CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I., terceros con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificadas en debida forma5, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 4 de noviembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 Mediante auto admisorio de 13 de mayo de 2022, obrante en el índice 13 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, visibles en los índices 15 a 16 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 37567 de 21 de junio de 2021 y 51530 de 13 de agosto de 2021, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “GEISHA NAPOLEÓN”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de esta. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que a pesar de que un signo distintivo represente productos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza frente a otras marcas, ello no significa necesariamente que los artículos de estos se comercialicen en las mismas secciones de supermercados y de grandes superficies, más aún si se tiene en cuenta que en este caso los productos que pretende amparar el signo cuestionado no son comercializados en el mercado interno, ya que el grano de café únicamente se exportará a tiendas especializadas en el exterior.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que en el caso sub examine la palabra “GEISHA” hace referencia a una muchacha en el Japón instruida para la danza, la música y la ceremonia del té, que se contrata para animar ciertas reuniones masculinas y, por su parte, la partícula “NAPOLEON” hace referencia a un nombre propio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que el signo solicitado reproduce las palabras “GEISHA” y “NAPOLEON”, de las marcas previamente registradas, en las cuales recae la fuerza distintiva de estas.

IV.-3. En esta etapa procesal, las sociedades NAPOLEON SYSTEMS S.A.S. y CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I., terceros con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 110010324000202200189 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023. 8 Proceso 393-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 37567 de 21 de junio de 2021 y 51530 de 13 de agosto de 2021, le denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo solicitado, “GEISHA NAPOLEON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta, “NAPOLEÓN” en la misma Clase, y nominativa “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”, en la Clase 31 ibidem, previamente registradas a favor de las sociedades NAPOLEON SYSTEMS S.A.S. y CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I., terceros con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado “GEISHA NAPOLEON” no es similar desde los puntos de vista ortográfico, fonético e 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ideológico frente a las marcas previamente registradas “NAPOLEON” y “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”.

Explicó que desde el punto de vista fonético el signo y las marcas opositoras presentan una distinta pronunciación, por cuanto, aunque comparten las palabras “NAPOLEON” y “GEISHA”, la sílaba tónica se encuentra en diferentes posiciones en cada una de las expresiones confrontadas. Por su parte, la SIC manifestó que al comparar las expresiones “GEISHA NAPOLEON” y “NAPOLEON”, se advierte semejanza ortográfica, fonética y conceptual respecto de la partícula “NAPOLEON”; asimismo ocurre con el elemento nominativo adicional que contiene “GEISHA”, el cual no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, pues también es similar en todo sentido a la marca previamente registrada 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”, palabra esta que se encuentra ubicada en el inicio del conjunto marcario y sobre la cual recae la distintividad.

Indicó que si bien la partícula “NAPOLEON” no tiene relación alguna con los productos que identifica en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que sí evoca a un personaje histórico conocido, que le permite a los consumidores relacionar dicha denominación con un producto que ya conocen y/o un origen empresarial, así también ocurre con la palabra “GEISHA”, que evoca a una persona mujer asociada a la cultura oriental, sin que presente relación respecto de los artículos que ampara.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 227-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: GEISHA NAPOLEON SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO13 NAPOLEON GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS14 Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo “GEISHA NAPOLEON”, como lo es el cuestionado, con unas marcas mixta y nominativas “NAPOLEON” y “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”, a nombre de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 13 Índice 2 del expediente digital. 14 Índice 3 del expediente digital. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta opositora, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 3.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Ahora, se considera necesario analizar si una de las marcas previamente registradas está compuesta por expresiones de uso común para los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a lo sostenido por la parte demandada, esto es, “GRANJA”, “LA”, “ESPERANZA” y “CAFÉ”.

En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada15, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en la Clase 31 que contenían la expresión “GRANJA”: MARCA TITULAR GRANIA GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE (nominativa) FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS FINCA SAN ALBERTO GRANJA INTEGRAL (mixta) LUIS ALBERTO CLAVIJO MURCIA GRANJA EL KAMBULO (mixta) MARÍA XIMENA Y LINA MARÍA GAVITA TAMAYO CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA (mixta) CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I. 15 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 25 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA GRANJA (mixta) JUAN GUILLERMO DUQUE CADAVID Igualmente, ocurre con los vocablos “LA”, “ESPERANZA” y “CAFÉ” que hacen parte de una de las marcas previamente registradas, pues se comprobó que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban las siguientes marcas registradas en la Clase 31, que contenían tales expresiones:.- “ESPERANZA”: MARCA TITULAR GEISHA CAFÉ LA ESPERANZA (nominativa) CAFE GRANJA LA ESPERANZA S.A. MONSATO ALIMENTOS SALUD.

ESPERANZA (nominativa) MONSATO COMPANY AVICOLA LA ESPERANZA LTDA. (mixta) AVICOLA LA ESPERANZA LTDA CAFÉ LA ESPERANZA ORGÁNICO (nominativa) CAFÉEGRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I..- “LA”: MARCA TITULAR 16 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 25 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA GIRALDA (nominativa) SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. OLIMPICA S.A. LA COMARCA (nominativa) H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S LA CESANTIA (nominativa) LA CESANTIA & CIA LTDA LA 14 (mixta) ALMACENES LA 14 S.A. SIGLA LA 14 S.A. O SIMPLEMENTE LA 14.- “CAFÉ”: MARCA TITULAR CLUB CAFÉ (nominativa) JOSÉ ANTONIO HENAO MARÍN ALMA DEL CAFÉ DE JARDIN (mixta) EMPRESAS DE ANTIOQUIA LIMITADA CERCAFÉ (mixta) COOPERATIVA DE PORCICULTORES DEL EJE CAFETERO COLCAFÉ (nominativa) INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “GRANJA”, “LA”, “ESPERANZA” y “CAFÉ” se tratan de expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente, la Sala considera que la partícula “LA” corresponde a un artículo definido como femenino singular, de manera que ésta ayuda a especificar al sustantivo que acompaña, razón por la cual también resulta inapropiable de manera exclusiva. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la Sala observa que las denominaciones “GRANJA”, “LA”, “ESPERANZA” y “CAFÉ” deben ser excluidas del cotejo.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, “GEISHA NAPOLEON”; “NAPOLEON” y “GEISHA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. En cuanto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “GEISHA NAPOLEON” y la marca previamente registrada, “NAPOLEON”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “NAPOLEON”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “GEISHA” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “NAPOLEON”. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “GEISHA” y “NAPOLEON” ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “NAPOLEON”, lo que lleva a que el signo solicitado “GEISHA NAPOLEON” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Igualmente ocurre frente a la marca previamente registrada “GEISHA”, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “GEISHA”, contenida en la marca previamente registrada, y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “NAPOLEON” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “GEISHA”.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “GEISHA NAPOLEON” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “NAPOLEON” y “GEISHA”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coinciden en las denominaciones “GEISHA” y “NAPOLEON”, siendo estos los elementos principales del signo cuestionado “GEISHA NAPOLEON”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: GEISHA – GEISHA NAPOLEON - GEISHA - GEISHA NAPOLEON - GEISHA -GEISHA NAPOLEON GEISHA – GEISHA NAPOLEON - GEISHA - GEISHA NAPOLEON - GEISHA -GEISHA NAPOLEON GEISHA – GEISHA NAPOLEON - GEISHA - GEISHA NAPOLEON - GEISHA -GEISHA NAPOLEON GEISHA – GEISHA NAPOLEON - GEISHA - GEISHA NAPOLEON - GEISHA -GEISHA NAPOLEON NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON - NAPOLEON – GEISHA NAPOLEON En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las palabras “GEISHA” y “NAPOLEON”, que hacen parte de las expresiones enfrentadas según el Diccionario de la Real Academia Española, significan: “[…] 1. 'Joven nipona instruida en diversas artes con el fin de entretener a los hombres […]”18 y “[…] 1. m. Moneda francesa de plata, de cinco francos, que tuvo curso en España con el valor de 19 reales […]”19, respectivamente, por lo tanto, la Sala advierte que se 18https://dle.rae.es/geisha, consultado el 25 de abril de 2024. 19https://dle.rae.es/napoleon, consultado el 25 de abril de 2024. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presenta una semejanza de tipo conceptual entre el signo y las marcas en disputa al evocar el mismo concepto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una expresión previamente solicitada y/o registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201820 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo solicitado “GEISHA NAPOLEON” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria en cuanto sucedáneos del café; achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del café; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; aromatizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café; café con leche; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café sin tostar; café tostado en granos; café, té, cacao y sucedáneos del café; corteza de chocolate con granos de café molidos; cápsulas de café llenas; cápsulas de café, llenas; esencias de café; extractos de café; 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café; mezclas de café y achicoria; monodosis de café llenas; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; saborizantes de café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria […]”.

Por su parte, las marcas mixtas y nominativas previamente registradas “NAPOLEON”, distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”.

Y la marca nominativa previamente registrada “GEISHA CAFÉ GRANJA LA EZPERANZA”, distingue los siguientes productos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Café excelso verde, granos de café sin procesar […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, además de que dos comparten una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas.

Adicionalmente, se advierte un uso conjunto o entre los productos que distingue el signo cuestionado y aquellos que ampara una de las marcas previamente registradas en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que los granos de café sin procesar (que identifica la marca registrada) son necesarios para elaborar el café que se comercializa y que llega al consumidor final (que pretende distinguir el signo cuestionado).

Así las cosas, al existir similitud entre el signo y las marcas confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambos signos provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes de servicios relacionados económicamente. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201521, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixta y nominativas previamente registradas, esto es, “NAPOLEON” y “GEISHA CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales22: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “GEISHA NAPOLEON”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los 22 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor DIEGO ORLANDO ROMERO RIVERA como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 51 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00189-00 Actora: GRUPO HERRERA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER al doctor DIEGO ORLANDO ROMERO RIVERA como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 51 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara Voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.