11001032400020110030500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00305-00 11001-03-24-000-2011-00306-00 (acumulados) Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.C.A. TESIS: ENTRE LOS SIGNOS FIGURATIVOS DE DISEÑO DE "UNA NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO" Y “UNA NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO", DE LA ACTORA Y LAS MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “LA MUÑECA”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN QUE PUEDA GENERAR ERROR EN EL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.C.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 11012 de 25 de febrero 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Es nula la Resolución núm. 011072 de 25 de febrero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2. 3ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos figurativos de diseño de “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO” y “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, respectivamente. 4ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 En adelante SIC. 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:.- Expediente núm. 2011-00305-00 1º: Que el 26 de febrero de 2010 presentó solicitud de registro como marca del signo figurativo de diseño “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO”, para distinguir productos de la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. presentó oposición, por cuanto el registro solicitado resultaba confundible con sus marcas nominativas y mixtas “LA MUÑECA”, y sus derivadas, previamente registradas a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 53575 de 30 de septiembre de 2010 la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca figurativa de diseño “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO”, 3 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (Condimentos); especias; hielo […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Adujo que contra la citada resolución la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 60565 de 29 de octubre de 2010, por la directora de Signos Distintivos de la SIC.

El segundo, mediante la Resolución núm. 11012 de 25 de febrero de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó las decisiones anteriores y, en su lugar, declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro como marca del signo figurativo de diseño “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO”..- Expediente núm. 2011-00306-00 1º: Que el 26 de febrero de 2010, presentó solicitud de registro como marca del signo figurativo de diseño “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, para distinguir productos de la Clase 305 de la 5 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (Condimentos); especias; hielo […]”. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. presentó oposición, por cuanto el registro solicitado resultaba confundible con sus marcas nominativas y mixtas “LA MUÑECA”, y sus derivadas, previamente registradas a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 535759 de 30 de septiembre de 2010 la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca figurativa de diseño “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Adujo que contra la citada resolución la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 60571 de 29 de octubre de 2010, por la directora de Signos Distintivos de la SIC.

El segundo, 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante la Resolución núm. 11072 de 25 de febrero de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó las decisiones anteriores y, en su lugar, declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro como marca del signo figurativo de diseño “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:.- Expediente núm. 2011-00305-00. Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134, 136, literal a), y 146 de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que el signo figurativo de diseño de “MEDIO CUERPO DE UNA NIÑA COCINERA”, sí es susceptible de indicar a los consumidores un origen empresarial específico.

Adujó que el signo y marcas confrontadas no son confundibles en los términos que prescribe la normativa comunitaria, debido a que el signo solicitado consiste en la figura de medio cuerpo de una niña, con unos rasgos característicos, en especial: i) el gorro en su cabeza; ii) la postura de los brazos que se encuentran extendidos; iii) el delantal de 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cocinera que tiene encima de la camiseta que lleva puesta; y iv) la expresión sonriente en su cara.

Alegó que la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. no puede reclamar derechos exclusivos sobre toda representación gráfica de un personaje femenino ni sobre cualquier tipo de muñeca, para lo cual trajo a colación la Resolución núm. 49485 de 27 de noviembre de 2007, en la 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual la entidad demandada estableció que la figura humana es inapropiable por sí misma y que la protección de ésta se da por características particulares que le brindan la distintividad requerida.

Mencionó que tiene un derecho adquirido sobre el diseño de la marca figurativa cuestionada, toda vez que el mismo hace parte de sus marcas registradas “ZONIA”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que las marcas mencionadas incluyen una reproducción idéntica de la figura de una cocinerita, por lo que también debe tenerse el signo cuestionado como derivado de aquellas.

Manifestó que es titular de derechos patrimoniales de autor respecto de la obra artística titulada “COCINERITA”, la cual se encuentra inscrita ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA-. Arguyó que desde el año 2008 sus marcas “ZONIA”, que incluyen el diseño cuestionado, coexisten pacíficamente con las marcas de propiedad de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., lo que anula cualquier riesgo de confusión y/o asociación para el público 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor, pues existe una concurrencia de los productos objeto de controversia en el mismo mercado..- Expediente núm. 2011-00306-00 Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134, 136, literal a), y 146 de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que el signo figurativo de diseño de “CUERPO COMPLETO DE UNA NIÑA COCINERA”, sí es susceptible de indicar a los consumidores un origen empresarial específico.

Agregó que las marcas mixtas previamente registradas están conformadas por un conjunto de elementos gráficos y nominativos constituidos por la frase “LA MUÑECA”, de manera que este último es el que genera mayor impacto para los consumidores por la fuerza expresiva de las palabras que las conforman. Que, por lo anterior, el elemento predominante en las marcas opositoras es el nominativo, por lo que al compararlas frente al signo cuestionado desde el punto de vista ideológico o conceptual, -que es el único aplicable para el cotejo de signos mixtos y figurativos-, a su juicio, no existe semejanza alguna, toda vez que evocan ideas 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co completamente diferentes, dado que las marcas previamente registradas aluden a una muñeca, mientras que el cuestionado se refiere al concepto de una niña cocinera.

Mencionó que tiene un derecho adquirido sobre el diseño de la marca figurativa cuestionada, toda vez que el mismo hace parte de sus marcas registradas “ZONIA” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que las marcas mencionadas incluyen una reproducción idéntica de la figura de una cocinerita, por lo que también debe tenerse el signo cuestionado como derivado de aquellas.

Arguyó que desde el 2008 sus marcas “ZONIA”, que incluyen el diseño cuestionado, coexisten pacíficamente con las marcas de propiedad de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., lo que anula cualquier riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, pues existe una concurrencia de los productos objeto de controversia en el mismo mercado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- Expediente núm. 2011-00305-00 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico.

Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el signo figurativo cuestionado y las marcas previamente registradas presentan similitudes que generan riesgo de confusión, pues el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la figura contenida en las marcas opositoras, es decir, que comprenden la figura de un niña con una gesticulación facial y corporal similar, así como los elementos de su vestuario, idea que genera en el consumidor la misma percepción de los productos que identifican, permitiendo que se incurra en error de confusión. Señaló que el signo y las marcas opositoras identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe una clara conexidad competitiva. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Indicó que en el caso de sus marcas “LA MUÑECA”, la parte figurativa siempre ha tenido una relevancia especial, esto es, de una niña con las manos levantadas, sonrisa alegre y peinado que imita dos coletas, por lo que el consumidor al encontrarlas junto con el signo figurativo cuestionado en el mercado incurrirá en confusión. Señaló que en el caso sub examine los conceptos de niña y muñeca son idénticos, por cuanto al estar dibujados no generan diferencias asociativas para el público consumidor.

Manifestó que el depósito de la “FIGURA DE UNA NIÑA”, que simula una muñeca, se efectuó con posterioridad a la fecha de registro de sus marcas..- Expediente núm. 2011-00306-00 II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que el signo figurativo cuestionado y las marcas previamente registradas presentan similitudes que generan riesgo de confusión, pues el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la figura contenida en las marcas opositoras, es decir, que comprenden la figura de un niña con una gesticulación facial y corporal similar, así como los elementos de su vestuario, idea que genera en el consumidor la misma percepción de los productos que identifican, permitiendo que se incurra en error de confusión. Señaló que el signo y las marcas opositoras identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe una clara conexidad competitiva.

II.-2. La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que en el caso de sus marcas “LA MUÑECA”, la parte figurativa siempre ha tenido una relevancia especial, esto es, de una niña con las manos levantadas, sonrisa alegre y peinado que imita dos coletas, por lo que el consumidor al encontrarlas junto con el signo figurativo cuestionado en el mercado incurrirá en confusión. Señaló que en el caso sub examine los conceptos de niña y muñeca son idénticos, por cuanto al estar dibujados no generan diferencias asociativas para el público consumidor.

Manifestó que el depósito de la “FIGURA DE UNA NIÑA” que simula una muñeca, se efectuó con posterioridad a la fecha de registro de sus marcas. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A las demandas se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

En auto de 27 de mayo de 2022, previo a correr traslado para presentar alegatos de conclusión, se dispuso la acumulación del 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expediente identificado con el número único de radicación 2011- 00306-00, al radicado núm. 2011-00305-00.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la idea que despierta en el consumidor los signos figurativos solicitados es la de una niña cocinera, que no tiene relación alguna o conexión con el concepto propio de una muñeca, que traduce en el público como la figura de una mujer que sirve de juguete.

Señaló que el elemento predominante dentro de las marcas mixtas de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso es la partícula “LA MUÑECA”, por lo que el análisis de confundibilidad debe realizarse teniendo en cuenta tal vocablo. IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho. 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que los signos solicitados y las marcas mixtas opositoras presentan similitudes que generan riesgo de confusión, toda vez que los primeros reproducen casi en su totalidad la figura de las marcas previamente registradas, es decir, en ambos casos la figura es una niña con una gesticulación facial y corporal similar, así como los elementos de su vestuario, idea que genera en el consumidor la misma percepción respecto a los productos que identifican, permitiendo que se incurra en error de confusión. Señaló que los signos solicitados y las marcas opositoras identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe una clara conexidad competitiva.

IV.3 La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que es evidente la similitud de los signos y marcas enfrentadas, pues en ambos escenarios se utiliza la misma figura, esto es, la de una niña con los brazos levantados y vestidas con delantal.

Manifestó que los productos que identifican los signos y marcas cotejados son los mismos en la Clase 30 de la Clasificación 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, asimismo, los canales de comercialización, medios de publicidad y finalidad, son iguales.

IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 84- 24, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que el aspecto gráfico de los signos cuestionados comparte la representación gráfica de una muñeca, contenida también en las marcas mixtas previamente registradas, que también contienen la denominación “LA MUÑECA” que, visto en conjunto, generan confusión en el público consumidor.

Indicó que los signos figurativos solicitados no cuentan con diferencias respecto de las marcas previamente registradas, ya que el consumidor promedio no cuenta con la capacidad de diferenciar a una niña de una muñeca con una gesticulación facial y corporal similar. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.- Expediente núm. 2011-00305-00. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210030500 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 391-IP-2022, 344-IP-2022 y 342-IP- 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, 5154 de 12 de abril de 2023 y 53030 de 7 de septiembre de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”..- Expediente núm. 2011-00306-00. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 8: 7 Proceso 418-IP-2022. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS. 17. En el presente caso, la marca solicitada es figurativa constituida por una niña cocinera y, contra dicho registro se opuso el titular de la marca La muñeca (mixta), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. Signos gráficos o figurativos, “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 18.

Sobre el tema la jurisprudencia señala: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000)”.

Comparación entre signos figurativos y mixtos 19. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011 en donde se señala que: 8 Proceso 320-IP-2014. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación”. 20.

La Sala consultante, en un primer análisis, debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa” (Proceso 23–IP-2004.

Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 23-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004). 22. En este orden de ideas, la Sala consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo figurativo constituido por una niña cocinera y la marca “La Muñeca” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emite pronunciamiento.

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resuelta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca en error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo figurativo solicitado de una niña cocinera y la marca registrada “La Muñeca (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En lo referido a la comparación de signos figurativos y mixtos, debe considerarse que los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. Por 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otro lado, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). […] La Sala consultante, en un primer análisis, debe determinar cual de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

TERCERO: El hecho que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

En ese sentido, la Sala consultante deberá tomar en consideración en su análisis de registrabilidad del signo figurativo, si éste resulta ser un signo derivado de las marcas registradas Zonia (mixtas) que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con la interpretación realizada.

CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. Ante esta situación corresponde a la Sala consultante proceder al examen de registrabilidad aun cuando se determine que se suscitó la coexistencia de hecho entre los signos en análisis.

QUINTO: La Sala consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los signos en conflicto. Deberá tenerse en cuenta que, en principio, de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SEXTO: Al gozar de protección como derecho de autor la figura de niña cocinera, para que a su vez pueda gozar de la 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

En consecuencia, la Sala consultante no debe considerar únicamente los derechos de autor que surgen de la creación de la obra que pudiera ser la figura de la niña cocinera; sino que debe verificar que dicha figura cumpla con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa comunitaria […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 11012 de 25 de febrero 2011 y 011072 de 25 de febrero de 2011, le denegó a la actora los registros como marcas de los signos figurativos de diseño de “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO” y “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, respectivamente, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaban similarmente confundibles con las marcas nominativas y mixtas previamente registradas “LA MUÑECA”, y sus derivadas en la misma Clase, de propiedad de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, los signos figurativos de diseño de “MEDIO CUERPO DE UNA NIÑA COCINERA” y “CUERPO COMPLETO DE UNA NIÑA COCINERA”, sí es susceptible de indicar a los consumidores un origen empresarial específico.

Adujo que los signos y marcas confrontadas no son confundibles en los términos que prescribe la normativa comunitaria, debido a que los signos solicitados consisten en la figura de medio cuerpo y cuerpo completo de una niña, con unos rasgos característicos, en especial: i) el gorro en su cabeza; ii) la postura de los brazos que se encuentran extendidos; iii) el delantal de cocinera que tiene encima de la camiseta que lleva puesta; y iv) la expresión sonriente en su cara.

Agregó que las marcas mixtas previamente registradas están conformadas por un conjunto de elementos gráficos y nominativos constituidos por la frase “LA MUÑECA”, de manera que este último es el que genera mayor impacto para los consumidores por la fuerza expresiva de las palabras que las conforman. Por su parte, la SIC señaló que los signos figurativos cuestionados y las marcas previamente registradas presentan similitudes que generan riesgo de confusión, pues los signos solicitados reproducen 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co casi en su totalidad las figuras contenidas en las marcas opositoras, es decir, que comprenden la figura de un niña con una gesticulación facial y corporal similar, así como los elementos de su vestuario, idea que genera en el consumidor la misma percepción de los productos que identifican, permitiendo que se incurra en error de confusión. Señaló que los signos y las marcas opositoras identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe una clara conexidad competitiva.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación dentro del expediente núm. 2011-00306-00, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] y no la de los artículos 134 y 146 por ser impertinentes con relación a los antecedentes del caso […]”.

Ahora, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación dentro del expediente núm. 2011- 00305-00, el Tribunal profirió la Interpretación Prejudicial 418-IP- 2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 391-IP-20229, 344-IP-202210 y 342-IP-202211, en las que se interpretaron los artículos 134, 136, literal a), y 146 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados el artículo 134, ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo y marcas confrontadas no son confundibles debido a que el primero consiste en la figura de medio cuerpo de una niña, mientras que las marcas mixtas previamente registradas están conformadas por un conjunto de elementos gráficos y nominativos constituidos por la frase “LA MUÑECA”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem12.

En efecto, la parte demandante argumentó que no existe semejanza alguna entre el signo y las marcas opositoras, toda vez que evocan ideas completamente diferentes, dado que estas últimas aluden a una muñeca y el vocablo “LA MUÑECA”, mientras que el cuestionado se refiere solamente al concepto de una niña cocinera. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver13, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca, al igual que el artículo 146, por ser impertinente, tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial 320-IP-2014, rendida dentro del proceso núm. 2011-00306-00.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo figurativo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios14, así: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 391-IP-2022, 344-IP-2022 y 342-IP-2022. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SIGNOS FIGURATIVOS CUESTIONADOS15 15 Folios 14 de los cuadernos principales de los expedientes acumulados. 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA MUÑECA LA MUÑECA EXPRESS MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS16 Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unos signos figurativos de diseño, como son los cuestionados, frente a unas marcas nominativas y mixtas previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor para que observe cada uno de las marcas en conjunto, sin escidir las partes que los componen, de manera 16 Folios 15 de los cuadernos principales. 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sucesiva y no simultánea, con el fin de determinar cuál de ellas es el que se capta con mayor facilidad y se recuerda en el mercado.

Siendo ello así, cabe señalar que esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de 201617 precisó el concepto de marcas figurativas y mixtas, así: “[…] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas […]” (Resaltado fuera del texto). 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00237-00. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, cabe mencionar que el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios18, al dar alcance a la norma comunitaria en estudio, se refirió a las pautas que deben tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación entre marcas mixtas y figurativas.

“[…] 2.14. Al comparar un signo mixto con uno figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […]” (Resaltado fuera del texto) Se tiene, entonces, que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; la primera de ellas está conformada por la figura de una muñeca, con un vestido y dos moñas en su cabello que contienen la expresión “LA MUÑECA”.

Por su parte, los signos “FIGURATIVOS” de DISEÑOS DE “UNA NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO” y “UNA NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, se componen únicamente por elementos gráficos, consistentes en la imagen de una niña cocinera con las 18 391-IP-2022, 344-IP-2022 y 342-IP-2022. 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manos arriba, con gorro y sobre un fondo negro, de medio cuerpo y cuerpo completo.

Realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en las marcas mixtas previamente registradas, “LA MUÑECA”, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. Lo anterior, teniendo en cuenta que las marcas opositoras encuentran su fuerza distintiva en las palabras y en su conjunto pronunciable, no así en los gráficos consistentes en una muñeca con un vestido que la acompaña. En efecto, el consumidor promedio, medianamente informado y razonablemente atento, sabe qué producto está adquiriendo por la denominación del producto que distinguen las marcas previamente registradas “LA MUÑECA” y no lo identifica por la figura que lo 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompaña, porque de la configuración de las marcas, observadas en su conjunto, prevalece el elemento denominativo y no el gráfico.19 Por lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que no se presenta confusión entre las marcas nominativas y mixtas registradas y el signo figurativo de diseño solicitado, toda vez que, como se afirmó en los pronunciamientos comunitarios traídos a colación por el Tribunal para el presente asunto: “[…] si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión […]” (Resaltado fuera del texto).

En otras palabras, al ser el elemento denominativo el predominante entre las marcas nominativas y mixtas “LA MUÑECA”, se descarta la confusión frente a los signos “FIGURATIVOS” de DISEÑO DE “UNA 19 Así lo expresó la Sala en sentencia de 27 de septiembre de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2012-00113-00). 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO” y “UNA NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, cuestionados, pues las expresiones desde el punto de vista conceptual o ideológico no evocan en la mente del consumidor las referidas gráficas consistentes en una muñeca.

Por lo anterior, no cabe duda de que en el presente caso prevalecen las diferencias ya mencionadas entre los signos y marcas en conflicto. Sobre el particular, esta Sección, al resolver casos similares al aquí analizado, ha establecido que no es dable considerar que se presenta confundibilidad entre una marca mixta y una figurativa, cuando en la primera de ellas predomina el elemento denominativo.

En efecto, esta Sala en sentencia de 22 de octubre de 2015, precisó: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca “COCA-COLA” (mixta) previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica […]” (Destacado de la Sala). 20 En este orden de ideas, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican el signo cuestionado y las marcas opositoras debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Así las cosas, al poseer los signos figurativos de diseños solicitados “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO y “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre estos y las marcas previamente registradas semejanzas significativas que puedan inducir a error al 20 Radicación núm. 11001-03-24-000-2008-00051-00, M.P. María Elizabeth García González.

Reiterada en sentencia de 27 de septiembre de 2018, radicación núm. 11001-03-24-000- 2012-00113-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201621, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

Por último, se le reconocerá personería a la doctora PATRICIA PAOLA TAFUR RINCÓN como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 76 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 11012 de 25 de febrero 2011 y 011072 de 25 de febrero de 2011, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder los registros como marcas de los signos figurativos de diseños “NIÑA COCINERA DE MEDIO CUERPO” y “NIÑA COCINERA DE CUERPO COMPLETO”, solicitados para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 38 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00305 00 11001 03 24 000 2011 00306 00 (acumulado) Actora: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CÍA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

QUINTO: TENER a la PATRICIA PAOLA TAFUR RINCÓN como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 76 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.