CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 1100103240002019000500 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Laboratorios La Santé S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Incobra S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47517 de 3 de agosto de 2017 y 74030 de 2 de octubre de 2018. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Laboratorios Incobra S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 14 a 15 2 Cfr. Folios 2 a 13 2 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47517 de 3 de agosto de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (e); y, la Resolución núm. 74030 de 2 de octubre de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa MAXPAIN que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es Laboratorios La Santé S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 47517 de 3 de agosto de 2017 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que decidió declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIOS INCOBRA S.A. y conceder el registro de la marca MAXPAIN solicitada por LABORATORIOS LA SANTE S.A. para distinguir el siguiente producto de la clase 5: "PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MÉDICO Y VETERINARIO;
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS".
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 74030 de 2 de octubre de 2018 proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que: (i) modificó el artículo segundo de la Resolución No. 47517 de 3 de agosto de 2017, para señalar que la vigencia del registro marcario será contada a partir del día en que quede en firme aquella resolución y (ii) confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 47517 de 3 de agosto de 2017 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folios 3 a 4 3 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 TERCERA.
Que como restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A. expedir dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, una resolución que cancele el certificado de registro No. 604.370 vigente hasta el 3 de agosto de 2027 asignado a la marca MAXPAIN solicitada por LABORATORIOS LA SANTE S.A. para distinguir los siguientes productos de la clase —: "PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MÉDICO Y VETERINARIO;
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO. ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS".
CUARTA. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar la Resolución que se expida como consecuencia de la sentencia de éste proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 19 de enero de 2017, el registro como marca del signo nominativo MAXPAIN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La referida solicitud se publicó, el 10 de abril de 2017 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 789, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca nominativa BACKPAIN registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 47517 de 3 de agosto de 2017, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa MAXPAIN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 47517 de 3 de agosto de 2017. 4 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 74030 de 2 de octubre de 2018, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47517 de 3 de agosto de 2017.
Normas violadas 5. La parte demandanteLa parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Artículo 80 de la Ley 1437 de 2011. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así5: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
La parte demandada al expedir los actos acusados cometió un error al considerar que la marca MAXPAIN es aptos para distinguir productos farmacéuticos, cuando existen productos idénticos o similares de otras personas que están registradas con marcas idénticas o semejantes. 6.2. La marca nominativa MAXPAIN se confunde con la marca previamente registrada BACKPAIN, por lo que carece de distintividad y con ello se determina que los consumidores no puedan realizar la elección correcta de los productos que desean consumir.
Violación del literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 80 de la Ley 1437 5 Cfr. Folios 30 a 40. 5 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 6.3. La parte demandada, en el análisis que hizo, no tuvo en cuenta que las dos marcas enfrentadas MAXPAIN y BACKPAIN tienen mucho más en común que la partícula PAIN, pues la primera sílaba de las dos expresiones tiene semejanzas relevantes, tanto visuales y ortográficas, por compartir ambas la única vocal A. Asimismo, tiene semejanzas auditivas, pues la letra X tiene sonido muy semejante al dígrafo CK de BACKPAIN. 6.4.
Las partículas MAX y BACK, lejos de diluir las coincidencias de las marcas en conflicto, las aumentan, pues hacen que todas las vocales que las integran sean las mismas, que las consonantes M y B al ser bilabiales tienen un sonido parecido, y que la letra X y el dígrafo CK tienen prácticamente el mismo sonido. 6.5. El análisis comparativo de las marcas cotejadas se centró en la partícula PAIN y olvidó hacerlo con las partículas MAX y BACK. 6.6.
La parte demandada, en los actos acusados, no resolvió todas las cuestiones planteadas, pues no hizo ninguna referencia a las semejanzas en las partículas iniciales de las marcas, asunto que era fundamental en la oposición y el recurso de apelación en la actuación administrativa. 6.7. Los actos acusados infringieron el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, normas que ordenan a la parte demandada pronunciarse sobre todas las cuestiones que hayan sido planteadas tanto en la oposición como en el recurso de apelación. Contestación de la demanda 7.
La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Las marcas cotejadas no resultan confundibles, en la medida que cada una está formada con elementos nominativos propios que, si bien coinciden en el uso 6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. 7 Cfr. Folios 106 a 114 6 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 de la partícula PAIN, dichas coincidencias se diluyen con las demás partículas que las conforman. 7.2.
Las marcas MAXPAIN y BACKPAIN presentan una composición ortográfica y fonética disímil en su primer componente silábico, siendo determinante en el establecimiento de las diferencias existentes, las que se centran además en una partícula de uso común para identificar productos farmacéuticos por ser indicativa de su finalidad. 7.3. Las marcas enfrentadas contienen elementos adicionales que, mirados en su conjunto, le confieren a cada cual una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o asociación. 7.4.
La marca posteriormente registrada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.
La partícula PAIN es reiterativamente incorporada en diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, convirtiéndose en de uso común, por lo que su incorporación en una marca no será determinante para establecer la semejanza respecto de otros signos que también lo empleen. 8.2. Al ser de uso común la partícula PAIN, el cotejo debe adelantarse con los demás elementos, a saber, MAX y BACK, lo que conduce a afirmar que no hay riesgo de confusión entre las marcas cotejadas. 8.3.
Las marcas cotejadas dan una impresión diferente, lo cual se debe a que sus prefijos MAX y BACK son completamente disímiles. 8 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 158 9 Cfr. Folios 144 a 157 7 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 8.4. Al no existir identidad entre los signos distintivos confrontados, resulta irrelevante realizar un estudio sobre la conexión competitiva, ya que pueden coexistir en el mercado sin existir riesgo de confusión. Procedencia de la sentencia anticipada 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de mayo de 202410: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1. ° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111 y, en consecuencia, ii) prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; y iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias Interpretación Prejudicial 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de febrero de 202512: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial13: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 86-IP-2022, 81-IP-2020, 23-IP-2022, 722-IP-2018, 111-IP-2019, 218-IP-2020, 391-IP-2022 y 344-IP-2022 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10 Cfr. Índice 30 del aplicativo web “SAMAI”. 11 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 12 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 8 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 10.1.
La parte demandante14 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada15 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso16, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 11.
El Agente del Ministerio Público17 guardó silencio en esta etapa procesal. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 13. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14 Cfr. Índice 64 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 66 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 65 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice 41 del aplicativo web SAMAI 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 14.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 15. Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 47517 de 3 de agosto de 2017, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa MAXPAIN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.
La Resolución núm. 74030 de 2 de octubre de 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47517 de 3 de agosto de 2017. El problema jurídico 16. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 16.1.
Si las Resoluciones núms. 47517 de 3 de agosto de 2017 y 74030 de 2 de octubre de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa MAXPAIN que identifica “[…] Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran: el literal a) del artículo 136, el artículo 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 y el artículo 80 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 10 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 16.2.
En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca nominativa MAXPAIN que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa BACKPAIN que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 16.3.
La Sala advierte que la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, argumentando la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas. En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se debaten los requisitos para ser marca, en especial, la distintividad intrínseca de esta, motivo por el cuales no se incluirán en el problema jurídico a resolver. 17.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena19, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200020 de la Comisión de la Comunidad Andina21.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23. 20.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir 20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 21.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 22.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 23.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 25.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 13 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 Interpretaciones Prejudiciales 86-IP-202224, 81-IP-202025, 23-IP-202226, 722-IP- 201827, 111-IP-201928, 218-IP-202029, 391-IP-202230 y 344-IP-202231 26.
La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 27. Respecto del artículo 134 de la Decisión 486 de 200032: “[…] 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo XALER (denominativo) como marca y que en el proceso interno se alegó que se estarían vulnerando las disposiciones del Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro. […] 1.16 El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y sea susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la distintividad es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […]”. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5123 de 31 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5114 de 27 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3999 de 12 de junio de 2020. 28 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 30 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 32 Interpretación Prejudicial 86-IP-2022. 14 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 28.
Respecto del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 200033: “[…] 2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor." 2.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 9 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir […]”. 29.
Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200034: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 33 Interpretación Prejudicial 86-IP-2022. 34 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.
“[…] 1.2. La disposición citada establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, el cual determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del 16 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.
(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca. 1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. […].”. 30.
Respecto del artículo 150 de la Decisión 486 de 200035: “[…] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.4.] La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, con independencia de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ella tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. […] [5.6.] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos. […]”. 35 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 17 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 32.
Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 33.
Esta Sala, en reiteradas oportunidades36, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 18 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”37. 34.
En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 35.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. Análisis del caso concreto 36. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 19 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 37.
La marca posteriormente registrada y la marca previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA MAXPAIN (nominativa) Titular: Laboratorios La Sante S.A Certificado núm. 604370 Clase 5: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”.
MARCA OPOSITORA (Nominativa) BACKPAIN (nominativa) Titular: Laboratorios Incobra S.A. Certificado núm. 253441 Clase 5: “productos farmacéuticos.” 38. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 20 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 Análisis de los supuestos normativos 39. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.
Esta Sección39, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”40. 41.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”41. 42.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”42. 39 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 42 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa MAXPAIN concedida para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 44.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea 22 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”.
(Destacado fuera del texto). 45. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”43.
(Destacado fuera del texto). 46. Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018. 23 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”44.
(Destacado de la Sala) 47. Adicionalmente, en el caso concreto, se argumentó que las expresiones PAIN y MAX son de uso común y que no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 48. Respecto de las expresiones y las partículas de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, 44 Cfr. Folios 242 y 243.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277- IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 24 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen45. 49.
Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201446, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 50.
En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202147, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 51.
Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”48. 52. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”49.
(Destacado fuera del texto) 53. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección50, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 54.
De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 55. Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que las partículas PAIN y MAX son de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018. 49 Ibidem. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 26 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 56.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada51. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas partículas: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PAINKILL LABORATORIOS LEGRAND S. A 379953 5 PAINLESS LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S 443994 5 FAST PAIN GEL LG PHARMA CIA LTDA. 521074 5 FAST PAIN FORTE IVE PHARMA S.A.S. 524513 5 PAIN - PATCH ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION 146061 5 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MAXHUEVOS LAB BIOFREN LTDA 234208 5 MAXHID TQ BRANDS S. DE R. L. 243850 5 MAX MEGA LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS & CIA. S. EN C. S. 251151 5 MAXIVITAM Z VICENCIO GUTIERREZ ARIAS 293258 5 HALLS MAX INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 291516 5 51www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 10 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 57.
Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor52. 58.
En este sentido, la Sala considera que las partículas PAIN para ambas marcas y MAX de la posteriormente registrada son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas y fraccionaría las denominaciones.
Comparación Ortográfica 59. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 60. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA M A X P A I N 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA B A C K P A I N 1 2 3 4 5 6 7 8 61.
Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca nominativa MAXPAIN está compuesta por una (1) palabra, cuatro 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 28 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 consonantes (M-X-P-N) y tres vocales (A-A-I); en tanto que la marca nominativa previamente registrada BACKPAIN está compuesta por una (1) palabra, cinco consonantes (B-C-K-P-N) y tres vocales (A-A-I). 62.
Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten la partícula PAIN, resulta necesario analizar las marcas en su conjunto y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en estas MAX -BACK), toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor.
Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que PAIN es de uso común y, en ese sentido, no se puede fundamentar la confundibilidad en esta pues no es apropiable en exclusiva. 63. La Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencian diferencias en su conformación, por el número de consonantes y el orden de las vocales que las componen, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones cotejadas. 64.
En efecto, las consonantes y vocales que conforman las marcas cotejadas permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.
Comparación Fonética 65. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MAXPAIN -BACKPAIN- MAXPAIN -BACKPAIN- MAXPAIN -BACKPAIN MAXPAIN -BACKPAIN- MAXPAIN -BACKPAIN- MAXPAIN -BACKPAIN MAXPAIN -BACKPAIN- MAXPAIN -BACKPAIN- MAXPAIN -BACKPAIN 29 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 66.
La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. 67. La Sala considera que existen diferencias en el componente fonético al comparar ambas marcas. Así, la partícula MAX en la marca MAXPAIN y BACK en la marca BACKPAIN, generan una cadencia distinta al ser pronunciadas en voz alta. 68.
En ese sentido, se reitera que, si bien ambas marcas comparten la partícula PAIN, la cual es de uso común e inapropiable en exclusiva, por lo que la confundibilidad no se puede fundar en esta y, en ese sentido, las partículas MAX Y BACK, las dotan de un matiz diferenciador al ser pronunciado de viva voz. Comparación Ideológica 69. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”53, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 70.
Al respecto la Sala advierte que: i) la marca concedida y la marca previamente registrada contiene la partícula PAIN, la cual en idioma inglés significa y “dolor”54; ii) la marca concedida contiene la partícula MAX, la cual en ingles significa “máximo”55; y iii) la marca previamente registrada contiene BACK la cual significa “atrás”56. 71.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que dichos significados no son de conocimiento del consumidor colombiano promedio y, en su conjunto, las marcas objeto de comparación MAXPAIN y BACKPAIN, son de fantasía, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 54 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pain 55 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/max 56 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/max 30 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 72.
Por lo anterior, la Sala considera que entre la marca previamente registrada y la marca posteriormente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso no existen similitudes ortográficas y fonéticas. 73. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre la marca nominativa MAXPAIN y la marca nominativa BACKPAIN no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 74. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca nominativa MAXPAIN y la marca opositora BACKPAIN de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 75.
En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca nominativa MAXPAIN y la marca nominativa BACKPAIN, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 en concordancia con el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 76.
La Sala se referirá al argumento presentado por la parte demandante en el que señaló que la parte demandada, al conceder el registro de la marca violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 en concordancia con el artículo 80 de la Ley 31 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 1437 de 2011, por no resolver todas las cuestiones planteadas en la oposición y el recurso de apelación. 77.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina57 precisó que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro. En este mismo sentido, la Sala considera que la parte demandada tenía la obligación de realizar el examen de registrabilidad para determinar si el signo que se solicitó era susceptible de registro como marca. 78.
Respecto del caso concreto, la Sala considera que la parte demandada, como oficina nacional competente, cumplió con la obligación de efectuar el examen de registrabilidad que establece el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, en el cual determinó que el signo solicitado cumplía con el requisito para ser registrado como marca conforme a lo estipulado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión mencionada. 79..
De otro lado, la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre las marcas en conflicto no existía riesgo de confusión. 80. Lo anterior, comoquiera que la decisión de conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado, se ajustó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Conclusión 81. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca nominativa MAXPAIN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con 57 Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015. 32 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 la marca nominativa BACKPAIN, cuyo titular es la parte demandante.
Asimismo, la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, ni el artículo 80 de la Ley 1437. 82. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 47517 de 3 de agosto de 2017 y 74030 de 2 de octubre de 2018 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.
Condena en costas 83. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, II.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 33 Núm. único de radicación: 100103240002019000500 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta (Ausente con permiso) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.