11001032400020140047900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2014-00479-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: FABIO CASTRO TORRES TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NOTORIEDAD, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 399319 DE LA MARCA MIXTA “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 2ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE DICHO REGISTRO RESULTA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA NOTORIA “PINTUCO”, DE PROPIEDAD DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el ciudadano FABIO CASTRO TORRES, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 00009841 de 21 de febrero de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deniegue la solicitud de cancelación total por notoriedad del certificado de registro núm. 399319 de la marca mixta “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, para distinguir productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 28 de diciembre de 2011 la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., tercero con interés directo en la resuelta del 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, presentó acción de cancelación por notoriedad contra el certificado de registro de la marca mixta “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 2ª1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2, de cual era titular. 2º- Que, una vez se le corrió el traslado respectivo de ley, dio respuesta argumentando que la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, registrada en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, puede coexistir con la marca alegada como notoria “PINTUCO”, por cuanto no se genera ningún tipo de riesgo de confusión, dado que no existe conexidad competitiva ni semejanza entre ellas. 3º- Que mediante la Resolución núm. 33162 de 29 de mayo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC decidió negar la cancelación por notoriedad del certificado de registro de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, concedida en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Colores, barnices, lacas: preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4°- Que contra la citada resolución la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 00009841 de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, ordenó la cancelación total del certificado de registro de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 134, 136, literal a), 165 y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca sobre la cual recae la solicitud de cancelación debe ser idéntica o por lo menos similar a la que haya sido reconocida como notoria, para que se genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, situación que no ocurre en el caso sub examine, toda vez que la marca cuestionada “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” no es similarmente confundible con la marca previamente registrada “PINTUCO”. 3 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la SIC al conceder el registro de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., que se abstuvo de argumentar en los recursos de reposición y apelación la notoriedad de la marca “PINTUCO”.

Señaló que para que se genere confundibilidad entre signos capaz de inducir al público en error, deben concurrir múltiples factores y que las expresiones cotejadas posean las mismas características, tengan igual fuerza vinculante, se dirijan a un mismo público consumidor se comercialicen a través de los mismos medios de publicidad. Sostuvo que las marcas enfrentadas no presentan similitudes desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, que generen riesgo de confusión o asociación que puedan inducir en error al público consumidor.

Indicó que las marcas confrontadas deben ser observadas en conjunto sin escindir los elementos que las componen, evidenciándose que comparten únicamente la acepción débil “PINTURAS” pero, al mismo 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiempo, disponen de segmentos denominativos y componentes gráficos que permiten individualizarlas y diferenciarlas.

Concluyó que la SIC se equivocó al cancelar el certificado del registro de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, por cuanto la causal alegada por la COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A carece de fundamento, toda vez que la notoriedad de la marca “PINTUCO” no fue invocada ni reconocida en el momento procesal pertinente, además de que la coexistencia en el mercado de las expresiones confrontados no genera riesgo de confusión ni asociación en el público consumidor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que, de las pruebas allegadas al expediente administrativo, encontró que la marca “PINTUCO” era notoriamente conocida en el país desde el año 2008 y que ha perdurado en el mercado como tal, ya que los informes de conocimiento y posicionamientos allegados por el 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tercero con interés directo en las resultas del proceso demostraban un nivel de reconocimiento en el territorio colombiano superior al 90%.

II.2. La sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que se encuentra plenamente acreditado que el solicitante de la acción de cancelación presentada en contra de la marca cuestionada, “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, era el titular de la marca notoria previamente registrada “PINTUCO”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que está probado que para el mes de mayo de 2008, fecha en la cual se solicitó el registro de la marca controvertida, la expresión “PINTUCO”, de su propiedad, ostentaba el carácter de marca notoria y, en consecuencia, cumplía con el requisito exigido por la ley para solicitar la cancelación de una marca con fundamento en la notoriedad de dicho registro.

Manifestó que el aludido reconocimiento de notoriedad de la marca “PINTUCO” no es objeto de controversia o reproche en el caso bajo examen, toda vez que en el escrito contentivo de la demanda el actor afirmó que “[…] no pretendemos atacar la notoriedad de la marca PINTUCO sino la forma de plantear y acudir a la notoriedad en momento distinto a lo ordenado por la ley […]”.

Que, contrario a lo afirmado por la actora, no es cierto que únicamente se pueda presentar una acción de cancelación contra una marca idéntica o similar al momento de la solicitud de registro de dicha marca y no en un momento posterior, por cuanto la misma Decisión 486 habilita la formulación de la acción de cancelación por notoriedad en momentos posteriores a la concesión de la marca objeto de cancelación. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que limitar la oportunidad de presentar una acción de cancelación al momento de la solicitud de registro de una marca, como lo pretende el demandante, sería eliminar del ordenamiento jurídico la figura de la acción de cancelación por notoriedad, toda vez que en el trámite de solicitud de registro de marca, por obvias razones, no se cuenta aún con un registro marcario susceptible de cancelación. Expuso que al efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas, siguiendo las reglas establecidas para el efecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible observar que se presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético.

Que, en efecto, en la marca cuestionada “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” predomina el término “PUNTICO”, que resulta preponderante dentro del conjunto marcario, no sólo por la fuerza expresiva de las palabras sino en atención a su tamaño y ubicación en la parte gráfica de dicho signo distintivo. Señaló que los restantes elementos nominativos de la marca objeto de controversia “PINTURAS” y “EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” son, respectivamente, genéricas y explicativas del conjunto marcario solicitado, por lo que no otorgan distintividad al signo y deben ser 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excluidas del cotejo marcario; y que las expresiones “PUNTICO” y “PINTUCO” comparten el 100% de las letras que las conforman, diferenciándose, exclusivamente, en la secuencia de las vocales iniciales.

Mencionó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas difieren sutilmente en la secuencia vocálica al reemplazar la marca cuestionada letra “I” por la letra “U” y la vocal “U” por la letra “I”, tal diferencia no es suficiente por sí misma para desvirtuar las semejanzas entre las palabras compradas. Arguyó que entre los productos que distinguen se presenta conexidad competitiva, toda vez que ambas amparan pinturas comprendidas en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 19 de setiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron el señor FABIO CASTRO TORRES, en su calidad de actor, así como la apoderada de la parte demandada, la apoderada 4 En adelante CPACA. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00009841 de 21 de febrero de 2014, mediante la cual la SIC revocó la Resolución núm. 33162 de 29 de mayo de 2019, que denegó la cancelación por notoriedad del registro de la marca 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” (MIXTA) a nombre de la actora, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, por solicitud de cancelación por notoriedad promovida por la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y, en su lugar canceló totalmente el registro de la citada marca, vulnera lo previsto en los artículos 134, 136, literal a), 165 y 235 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que la marca cancelada, “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO DE LA CALIDAD”, reproduce casi en su totalidad los elementos gramaticales y de efectiva pronunciación que integra la marca previamente registrada y notoria, “PINTUCO”, en la medida en que su conjunto integra en su totalidad los elementos gramaticales que conforman la denominación “PINTUCO”, diferenciándose exclusivamente de la variación en la ubicación de las vocales “I” y “U”.

IV.2 En esta etapa procesal, tanto el actor como la SIC y el Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.

Cancelación por notoriedad de una marca. […] 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. […] 1.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 Proceso 597-IP-2019. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de fas palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 1.1.

De acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 1.12. En el caso de análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca PINTUCO (MIXTA) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD (mixta). c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 1.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […]”. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00009841 de 21 de febrero de 2014, canceló por notoriedad la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” (mixta), registrada con el certificado núm. 399319, al señor FABIO CASTRO TORRES, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, por resultar similarmente confundible con la marca previamente registrada y notoria “PINTUCO”, de propiedad de la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, que también ampara productos de la citada Clase 2ª.

A juicio del actor, la marca sobre la cual recae la solicitud de cancelación debe ser idéntica o por lo menos similar a la que haya sido reconocida como notoria, para que se genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, situación que no ocurre en el caso sub examine, toda vez que la marca cuestionada “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” no es similarmente confundible con la marca previamente registrada “PINTUCO”. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que las marcas enfrentadas no presentan similitudes desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, que generen riesgo de confusión o asociación que puedan inducir en error al público consumidor.

Por su parte, la SIC adujo que la marca “PINTUCO” era notoriamente conocida en el país desde el año 2008 y que ha perdurado en el mercado como tal, ya que los informes de conocimiento y posicionamientos allegados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostraban un nivel de reconocimiento en el territorio colombiano superior al 90%.

Adujo que al analizar las marcas confrontadas se observa que el elemento nominativo es el predominante en éstas; y que en la cuestionada sobresale la expresión “PUNTICO”, pues es la que genera mayor impacto en el consumidor y, por ende, la recordará como tal y será con dicha palabra que solicitará el producto que ésta distingue. En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que indicó que está probado que para el mes de mayo de 2008, fecha en la cual se solicitó el registro de la marca controvertida, la expresión “PINTUCO”, de su propiedad, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ostentaba el carácter de marca notoria y, en consecuencia, cumplía con el requisito exigido por la ley para solicitar la cancelación de una marca con fundamento en la notoriedad de dicho registro.

Comentó que los restantes elementos nominativos de la marca objeto de controversia “PINTURAS” y “EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” son, respectivamente, genéricas y explicativas del conjunto marcario solicitado, por lo que no otorgan distintividad al signo y deben ser excluidas del cotejo marcario; y que las expresiones “PUNTICO” y “PINTUCO” comparten el 100% de las letras que las conforman, diferenciándose, exclusivamente, en la secuencia de las vocales iniciales.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 1706 y 235 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 134, 136, literal a), y 1657, ibidem, “[…] Por cuanto en el proceso interno no es un tema controvertido el concepto de una marca ni los requisitos para su registro (…) por no estar en discusión en el proceso interno el tema de la irregistrabilidad de signos distintivos (…) ya que no es objeto de controversia tema de la cancelación de un registro de marca por falta de uso […]”.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación por notoriedad de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, para la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, al resultar similarmente confundible con la marca notoria “PINTUCO”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] 6 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 7 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. […] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […].” Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por notoriedad de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, al resultar similarmente confundible con la marca notoria “PINTUCO”, es necesario abordar, previamente, el alcance de la marca notoria.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial 364-IP-2018, el Tribunal sostuvo: “[…] 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Definición 1.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 1.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 1.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […]” En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de marcas idénticas o similares y también frente a aquellas marcas que identifiquen productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Ahora bien, la acción de cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el artículo 235 de la Decisión 486, el cual es del siguiente tenor: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]”.

En cuanto a la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, precisó lo siguiente: “[…] 1. Cancelación por notoriedad de una marca. […] 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.

Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada par que, dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. […] 1.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de fas palabras, por lo que para determinar 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.9.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden pretensarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 1.1.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […]”. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala observa que para la configuración de una cancelación por notoriedad deben concurrir los siguientes presupuestos: i) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. ii) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido; y iii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a examinar los presupuestos anteriormente descritos con la finalidad de determinar si, para el caso bajo examen, era procedente o no la cancelación por notoriedad de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, para distinguir productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Primer Requisito.

Si a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. Al respecto, la Sala pone de presente que en el escrito contentivo de la demanda la actora únicamente debatió el requisito alusivo a la identidad o semejanza de los signos, sin controvertir la notoriedad de la marca “PINTUCO” para productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, alegó lo siguiente: “[…] La sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., que pretende reivindicarse en la cancelación, tuvo la oportunidad y así lo hizo de reivindicar para sí la notoriedad de la marca en Colombia en el proceso administrativo de oposición al registro y fueron desestimados y hoy bajo el pretexto de la notoriedad esgrime los mismos argumentos.

No pretendemos atacar la notoriedad de la marca PINTUCO sino la forma de plantear y acudir a la notoriedad en momento distinto al ordenado en la Ley. Así las cosas, se procederá a analizar la eficacia de la acción de cancelación por notoriedad. […] Así confirmado por vía de interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia Comunitario organismo que sobre el particular ha expuesto: “ El hecho de que la marca fue o es notoria ha de establecerse no en la fecha de la demanda de nulidad de la Resolución del registro de la marca cuestionada, sino en el momento en que fue tramitada, pues confrontado el artículo 76 con el trámite de registro de una marca, se desprende que la contravención al artículo 68, fundamento de esta acción de nulidad 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se da una vez que la marca fue conferida mediante una resolución administrativa que ha causado estado.

Por lo tanto la marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”. […]”.8 (Destacado fuera de texto) En este orden de ideas, la Sala observa que la notoriedad de la marca “PINTUCO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza no es objeto de debate y se tendrá como probada dentro del proceso.

Ahora, la Sala observa que lo que pretende el actor es debatir el momento oportuno para alegar la notoriedad de una marca. Al respecto, para la Sala resulta evidente que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, procede en los siguientes escenarios: i) Cuando se solicita como fundamento de una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada; ii) Para prevenir el uso en el mercado de un signo; o 8 Folios 142 y 156 del cuaderno físico núm. 1. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Como fundamento de una acción de cancelación.9 Lo anterior quiere decir que la notoriedad fue prevista para presentarse en diferentes escenarios, los cuales no son excluyentes entre sí y, por lo tanto, habilita a una persona para ejercer diferentes tipos de acciones para demostrar esa característica en relación con su marca.

Así las cosas, para la Sala sí era procedente que a pesar de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso haya presentado oposición durante el trámite de registro de la marca cuestionada, haya optado, posteriormente, a formular una acción de cancelación en contra de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, con base en la notoriedad de su marca “PINTUCO”.

Por lo expuesto en precedencia la Sala concluye que se cumple el primer requisito, de manera que la marca “PINTUCO” era notoria al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” y, por consiguiente, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm, único de radicación 2015-00214-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo requisito.

Si la marca cuestionada es similarmente confundible con una marca previamente registrada y notoria. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA OBJETO DE CANCELACIÓN10 MARCA NOTORIA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Sea lo primero advertir que al revisar el cuaderno de antecedentes administrativos la Sala evidenció que en la solicitud de registro de signos distintivos, radicado por el actor ante la SIC, en la descripción de la etiqueta afirmó que la frase “EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” debía tenerse como explicativa12.

En ese orden de ideas, la Sala tendrá la marca cuestionada como “PINTURAS PUNTICO”, para efectos de realizar el cotejo marcario. Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “PINTURAS PUNTICO”, objeto de cancelación, con otra marca mixta, “PINTUCO”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los 10 Folio 23 del cuaderno físico núm. 1. 11 Folio 23 del cuaderno físico núm. 1. 12 Índice 69 del expediente digital. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que el Tribunal, en numerosas interpretaciones prejudiciales13 ha enfatizado en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 13 Entre otras, las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-2018, 499-IP-2019, 382-IP-2019. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que la partícula “PINTURAS”, que hace parte de la marca cuestionada, es genérica para amparar los productos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que tiene que excluirse del cotejo marcario. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” (Destacado fuera de texto). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201014, en la cual esta Sección tuvo en cuenta el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico15, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”.

Cabe señalar que para fijar la genericidad de los signos el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “PINTURAS PUNTICO” son de la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, entonces la respuesta obvia es que sí hace referencia a tales elementos. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2005-00378-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, núm. único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la Sala considera que el término “PINTURAS” debe ser excluidos del cotejo marcario. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “PUNTICO”, y la marca previamente registrada “PINTUCO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la totalidad de las letras que conforman a la previamente registrada (“P”-“I”-“N”-“T”-“U”-“C”-“O”), sin que el intercambio de la posición de las vocales “I” y “U”, en la que es objeto de cancelación, sea suficiente para dotarla de distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada y notoria, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término “PINTUCO”.

Al respecto, cabe precisar que si bien es cierto que la marca cuestionada intercambió la posición de las vocales “I” y “U”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “PUNTICO”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “PINTUCO”, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la totalidad de las letras que las conforman, sin que el intercambio en la posición de las vocales “I” y “U” generen un sonido distinto y lo suficientemente representativo como para diferenciarlas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO - PUNTICO PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO - PUNTICO PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO - PUNTICO PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO – PUNTICO – PINTUCO - PUNTICO En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que el término “PUNTICO”, que corresponde al diminutivo de la palabra “PUNTO”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa16: “[…] Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, que, por contraste de color o de relieve, es perceptible en una superficie. […]”. 16 https://dle.rae.es/punto?m=form Consultado el 14 de febrero de 2024. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la expresión “PINTUCO” corresponde a una expresión de fantasía, por lo que las marcas enfrentadas no pueden ser cotejadas desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Ahora, la Sala debe abordar el tema de la conexidad competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto la Sala señala que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca objeto de cancelación “PUNTICO” fue registrada para amparar los siguientes productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada, “PINTUCO” fue declarada notoria, mediante el acto acusado, para los siguientes productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. […]”.

Precisado lo anterior, sea lo primero advertir que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende con independencia de la Clase a la que pertenezca el producto de que se 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trate, trascendiendo así el principio de especialidad.

En otras palabras, dado que en este caso existen similitudes entre las marcas enfrentadas y se encuentra probada la notoriedad de la marca “PINTUCO”, procede romper el principio de especialidad para proteger la marca notoria “PINTUCO”, más allá de la propia Clase 2ª de la mencionada Clasificación en que se encuentra registrada.18 No obstante lo anterior, la Sala evidencia que, en todo caso, las marcas enfrentadas distinguen productos coincidentes de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que entre éstos existe conexidad competitiva, toda vez que pertenecen al mismo género, esto es, pinturas y colorantes; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, es decir, en ferreterías; son intercambiables, en la medida en que una pintura puede ser sustituida por un vinilo o barniz; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas. 18 Criterio señalado por la sala en sentencia de 14 de febrero de 2019.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2007-00252-00. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, resulta acertado y pertinente proteger la marca notoria frente a los riesgos de aprovechamiento injusto de su prestigio y de dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial teniendo en cuenta que, en términos del reconocimiento de la marca notoria, debe impedirse que el esfuerzo e inversión en la marca notoria, que ha derivado en un alto prestigio y “goodwill” o reputación, se traslade a un tercero. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el cumplimiento del segundo requisito, consistente en la semejanza o identidad entre la marca objeto de cancelación y la marca notoria.

Tercer requisito. Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. Al respecto, la Sala evidencia que, conforme consta en los antecedentes administrativos19, la sociedad que solicitó la acción de cancelación por notoriedad en contra del registro de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” fue la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., titular de la marca “PINTUCO”, respecto de la cual se alegó la notoriedad. 19 Índice 69 del expediente digital. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, demuestra el cumplimiento del tercer y último requisito para la prosperidad de la acción de cancelación por notoriedad, por lo que la Sala concluye que resultaba procedente la cancelación de la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD”, al haberse demostrado la notoriedad de la marca “PINTUCO” y resultar éstas similarmente confundibles.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 399319, bajo la titularidad del señor FABIO CASTRO TORRES, para amparar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 22 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00479-00 Actor: FABIO CASTRO TORRES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.