1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: COEXITO S.A. Tesis: No son nulos los actos administrativos que cancelaron por falta de uso la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que su titular no demostró el uso real y efectivo dentro del periodo relevante.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA en contra de las resoluciones 50128 de 30 de septiembre de 2009, 13519 de 11 de marzo de 2010 y 13442 de 16 de marzo de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló totalmente por no uso la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la demandante. 1 En adelante Federal Mogul. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Federal Mogul, a través de apoderado judicial, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución número 50128 del 30 de septiembre de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se canceló por no uso la marca CHAMPION & BOW TIE (MIXTA), registrada con el certificado número 131404, a nombre de la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, para distinguir productos comprendidos en la Clase Cuatro (4) Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución número 13519 del 11 de marzo de 2010, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 50128 del 30 de septiembre de 2009, en sede de reposición. TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución número 13442 del 16 de marzo de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 50128 del 30 de septiembre de 2009, en sede de apelación. CUARTA: Que se declare notoria la marca CHAMPION de la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY.

QUINTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, habilitar y convalidar el certificado de registro número 131404 correspondiente a la marca CHAMPION & BOW TIE (MIXTA), a nombre de la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, para distinguir productos comprendidos en la Clase Cuatro (4) Internacional.

SEXTA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. SÉPTIMA: Que se condene en costas a la parte demandada.” 2 Folios 79 a 127 del cuaderno número 1 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 65 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Federal Mogul, solicitó el registro como marca del signo “CHAMPION & BOW TIE” (mixto) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 92268207. Posterior a ello, a través de la resolución número 1975 de 8 de febrero de 1996, la SIC concedió el registro como marca del signo mencionado, asignándole el certificado de registro número 131404.

I.1.2.2. El 12 de marzo de 2009, la sociedad Coexito S.A. presentó escrito ante la SIC a través del cual solicitó la cancelación total por no uso de la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixto) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Federal Mogul. La solicitud fue admitida mediante oficio 3282.

I.1.2.3. El 16 de julio de 2009, el titular de la marca objeto de cancelación dio contestación a la solicitud con el objetivo de desvirtuar las consideraciones de la cancelación. I.1.2.4. Mediante la resolución número 50128 de 30 de septiembre de 2009 “por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” la SIC canceló por no uso la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixto) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 131404, de titularidad de la sociedad Federal Mogul.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la titular de la marca cancelada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 13519 de 11 de marzo de 2010 y 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13442 de 16 de marzo de 2011 que, en ambos casos, confirmaron la decisión de cancelar totalmente por no uso la marca mencionada.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 29 y 61 de la Constitución Política, así como los artículos 137, 165, 166, 167, 170, 228, 229, 258 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1.

Afirmó que la SIC desconoció su derecho al debido proceso en tanto que el material probatorio aportado en el trámite de cancelación no fue admitido ni valorado. I.1.3.2. Explicó que en los actos demandados se consideró equivocadamente que las declaraciones de los señores David A. Bozynski y Robert Rozycki, así como las facturas que las acompañan, no eran admisibles, de manera que desatendieron las disposiciones relativas a los medios probatorios disponibles para acreditar el uso de una marca, así como aquellos sobre la presunción de autenticidad de los documentos que han sido correctamente apostillados para que puedan ser considerados como prueba en este país. I.1.3.3.

Señaló que los mencionados señores conforman la máxima autoridad contable que examina las operaciones financieras de la empresa, estimando datos de facturación, compras y gastos, por lo que son ellos los más indicados para emitir juicios razonables y veraces sobre las cifras de comercialización de los productos bajo la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta). 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.4.

Rescató que las inspecciones judiciales y testimonios fueron solicitados oportunamente en sede administrativa a través del escrito de contestación de la acción de cancelación, de manera que con ellos se respaldaron los argumentos de la titular de la marca, por lo que no es cierto que faltaron pruebas adicionales para verificar la veracidad de los argumentos de la titular.

I.1.3.5. Agregó que la SIC no tuvo en cuenta el escrito complementario del 5 de agosto de 2009, en virtud del cual se aportó material probatorio que permitió demostrar el uso efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta), además, allí se explicó cómo deben interpretarse las declaraciones aportadas en conjunto con las facturas de tal manera que se entienda que las primeras describen las referencias contables que contienen las segundas.

I.1.3.6. Afirmó que, de haberse accedido al decreto y práctica de la inspección judicial solicitada como prueba en sede administrativa, se hubiese conseguido acreditar la presencia, posicionamiento y trayectoria de la marca en el mercado andino y global, y agregó que la negativa al decreto es una demostración de la ausencia de valoración de las pruebas tanto solicitadas como aportadas.

I.1.3.7. Señaló que la SIC, igualmente, erró al considerar, en un entendimiento equivalente al de una oposición en un trámite de registro de marca, que la solicitud probatoria se había presentado por fuera del término otorgado por la norma comunitaria, pues en el presente asunto se trató de una cancelación marcaria, el cual encuentra una regulación diferente en cuanto a las pruebas, siendo que en los registros marcarios se otorga un término particular en línea de presentar pruebas en la oposición, mientras que en la acción de cancelación se concede un plazo para que el titular haga valer sus consideraciones.

En consecuencia, 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sostuvo que “[…] no es lo mismo presentar pruebas para sustentar una oposición, que hacer valer pruebas que se estimen convenientes […]”.

I.1.3.8. Advirtió que la SIC ignoró que la marca “CHAMPION” también de su titularidad es notoria, y que por ende debe ser especialmente protegida como consecuencia de su prestigio y reconocimiento a nivel mundial, y que por ello no había lugar a cancelar la marca “CHAMPION BOW & TIE” que coincide en su parte gráfica, un corbatín, con la marca notoria; para ello, relacionó los varios registros concedidos respecto de dicha marca notoria de manera particular en Estados Unidos, y agregó que por más de cien años ha sido una de las marcas más respetadas en el mundo entero, por proveer una amplia gama de servicios de repuestos que incluyen bujías de incendio, limpiaparabrisas y filtros.

I.1.3.9. Puso de presente que en los expedientes 00076593 y 0510198 dentro de los cuales la actora presentó oposición a las solicitudes de registro de la marca “CHAMPION” de la sociedad Coexito, aportó varias pruebas que acreditan plenamente la notoriedad de la marca “CHAMPION & BOW TIE”, tales como: i) varios catálogos trilingües promocionales típicos relacionados con la venta, publicidad y promoción mundial de los productos relacionados con bujías, bobinas, filtros de aceites, escobillas, entre otros, en circulación en el año 2004, y del 2008 al 2010; ii) fotografías de los empaques en los que se comercializan los dobles filtros de la marca; iii) artículos ilustrativos en relación con productos de la marca y sus variaciones alrededor del mundo.

I.1.3.10. Sostuvo que por la notoriedad de la marca “CHAMPION & BOW TIE”, aquella no puede ser cancelada por no uso, y mucho menos si la cancelación ha sido solicitada por la sociedad Coexito, la cual tiene como propósito apropiarse de la marca y valerse de la reputación ajena, por lo cual solicitó dicha cancelación con la intención de registrar una marca idéntica a la de la actora y en la misma clase internacional. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Coexito S.A., contestó la demanda en los siguientes términos3: Afirmó que los actos acusados se encuentran ajustados a las normas nacionales y comunitarias que rigen la materia, y que en sede administrativa no hubo violación del debido proceso ni a las disposiciones invocadas por la actora, pues la SIC valoró debidamente las pruebas aportadas y consideró que la marca debía ser cancelada totalmente por no haberse acreditado su uso.

Acotó que las copias simples de facturas comerciales no pueden ser consideradas como un medio probatorio válido, ni aunque aquellas se encuentren adjuntas a una declaración juramentada, porque esta última actuación no les aporta ninguna autenticidad. Advirtió que las declaraciones presentadas por el presidente, tesorero, vicepresidente y director de impuestos de la actora no tienen ninguna incidencia porque ellos no responden a la figura de revisor fiscal instituida en este país, de manera que la SIC actuó conforme a derecho al momento de emitir su apreciación sobre aquellas.

Agregó que dichas personas no eran las indicadas para certificar la información ni investir de validez a las facturas que se allegaron sin los requisitos legales para su presentación. Sostuvo que el escrito complementario al cual alude la actora se presentó por fuera del periodo probatorio establecido por la norma comunitaria en materia de cancelación por no uso, en virtud de la cual se otorgan 60 días posteriores a la notificación, de manera que no correspondió considerar lo que allí se expuso, porque los escritos extemporáneos tienen como consecuencia que aquellos se entiendan como no presentados. 3 Folios 207 a 237 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, afirmó que la actora menciona que probó el uso real y efectivo de la marca “CHAMPION”, sin embargo, la cancelación que se discute corresponde es a la marca “CHAMPION & BOW TIE” para productos en la clase 4 internacional, respecto de la cual no se logró acreditar el uso.

Señaló que la actora presentó pruebas sobre la comercialización de las bujías, pero dicho producto no se encuentra comprendido en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual se encontró registrada la marca objeto de la cancelación “CHAMPION & BOW TIE”. Aclaró que la actora hace referencia a la notoriedad de la marca “CHAMPION”, pero tal situación no se discutió dentro del trámite administrativo de la cancelación de la marca “CHAMPION & BOW TIE” en virtud del cual se expidieron los actos administrativos demandados.

Con todo, la marca “CHAMPION” tampoco puede ser considerada como notoria porque la actora no probó que ello fuese así y, además, existen otros registros marcarios concedidos a varios empresarios respecto de ese mismo signo. Afirmó que las pruebas aportadas por la actora se refieren a la marca “CHAMPION” bajo la cual se comercializó el producto bujía, y no hacen referencia alguna al uso respecto de la marca “CHAMPION & BOW TIE” para la clase 4 internacional, que fue la que se canceló totalmente por no uso a través de los actos administrativos acusados.

Sostuvo que Coexito no intenta valerse de la reputación ajena, pues se trata de una compañía con más de cincuenta años de recorrido en el mercado y que se encuentra catalogada como una de las empresas más importantes en el sector automotriz. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2.

La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera4: Explicó que las copias simples de las facturas aportadas en sede administrativa por la titular de la marca objeto de cancelación, no fueron considerados, en tanto que aquellas fueron expedidas por una sociedad diferente a la titular del registro cuestionado, por lo tanto, la SIC les otorgó el tratamiento de documentos emanados por terceros, para los cuales se prevé que deben presentarse en original o copia autenticada de conformidad con el artículo 277 del CPC5.

Señaló que, en cuanto a las declaraciones del vicepresidente y director de impuestos de la sociedad actora, aquellas fueron valoradas con el criterio correspondiente en atención a que con ellas únicamente se narraron los hechos que eran de su conocimiento en relación con la marca “CHAMPION & BOW TIE”; con todo, dichas declaraciones no cumplieron los requisitos legales que se les exige.

Aclaró que el escrito presentado el 5 de agosto de 2009 no se tuvo en consideración porque aquel se presentó de forma extemporánea, en tanto que de conformidad con el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, se radicó con posterioridad a los 60 días que la disposición comentada le otorga al titular de la marca, a partir de la notificación de la admisión de la acción de cancelación. Afirmó que la demandante no probó de forma oportuna que la marca “CHAMPION & BOW TIE” gozará de notoriedad, de conformidad con los factores que para tal propósito ha determinado la norma comunitaria, particularmente en su artículo 228 ibidem, a lo cual agregó que, pretende 4 Folios 305 a 312 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 5 Código de Procedimiento Civil. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acreditar la notoriedad en sede judicial cuando debió hacerlo en el trámite de cancelación marcaria.

Respecto de la supuesta mala fe del solicitante de la cancelación, señaló que la verdadera intención de Coexito S.A. es el ejercicio del derecho preferente que se encuentra establecido en el artículo 168 ibidem, y por el cual, esa sociedad puede solicitar para sí el registro de la marca que logró ser cancelada totalmente por no uso. I.2.3.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 8 de octubre de 20186, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. El Ministerio Público se pronunció7 en relación con el debate propuesto por las partes, advirtiendo lo siguiente: Afirmó que de las pruebas aportadas por la actora se advierte que se ha usado la marca “CHAMPION” para comercializar el producto bujías generadoras de energía eléctrica, el cual se encuentra comprendido en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que como el interés del solicitante de la cancelación del registro de la marca “CHAMPION” que es objeto de debate, es obtener la titularidad de esta para comercializar baterías, resulta relevante considerar que al existir una similitud entre los productos que comercializan los empresarios, no sería apropiada su cancelación parcial 6 Folio 445 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 446 a 456 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co limitando su uso para bujías, en protección de los consumidores y del riesgo de confusión por asociación de dichos productos.

Se refirió al riesgo de confusión para el consumidor, señalando que “[…] de concederse la cancelación de la marca y la prioridad del registro a la empresa Coexisto S.A. de forma total o parcial, coexistirían en el mercado dos empresas diferentes, con productos similares, compitiendo en el mismo mercado de repuestos y/o generadores de energía y con la misma marca; lo cual conlleva a un riesgo de confusión por asociación dentro del público consumidor […]”.

Recordó que, de conformidad con la norma andina, el uso de la marca no tiene que realizarse directamente por el titular sino por cualquier tercero autorizado o licenciatario, y que en el asunto de estudio, la demandante usó la marca a través de su casa matriz Federal Mogul Holdings Corporation, de manera que dicho uso resulta válido, máxime si se tiene en cuenta que en el expediente obra como prueba un contrato de licencia de uso entre las dos compañías para la comercialización de los productos bajo la marca “CHAMPION”.

I.3.2. La SIC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda8. Particularmente, en cuanto al uso autorizado de la marca “CHAMPION BOW & TIE” que habría hecho Federal Mogul Corporation como casa matriz de la demandante, aseguró que a esta última le corresponde llevar su contabilidad de forma separada, debiendo aportar las facturas correspondientes que permitieran acreditar el uso de la marca respecto de esa sociedad.

I.3.2. La sociedad actora reiteró los argumentos planteados con su demanda en relación con la acreditación del uso de la marca cancelada a 8 Folios 457 a 458 reverso del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partir de las facturas aportadas como prueba9.

Agregó que: i) Federal Mogul Ignition Company es una subsidiaria de Federal Mogul Corporation, y que esta última tiene licencia respecto de las marcas “CHAMPION” y “CHAMPION & BOW TIE” para usarla en Colombia; y ii) que tanto la marca cancelada como la marca “CHAMPION” cumplen con los criterios de la jurisprudencia comunitaria para ser consideradas como notorias especialmente entre los años 2006 al 2009.

I.3.3. La sociedad Coexito S.A. reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda10, que en síntesis refieren a la extemporaneidad de la presentación de las pruebas, y la acreditación del uso respecto de productos distintos a los amparados con la marca cancelada. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 511-IP-201611, en los siguientes términos: “La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 137, 165, 166, 167, 170, 228, 229 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán los Artículos 165, 166, 167, 170, 228, 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser procedente. No se interpretarán tos Artículos 137 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser parte de la controversia los actos de competencia desleal.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. 2) Cancelación de un registro por falta de uso. 9 Folios 436 a 505 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 506 a 511 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 425 a 443 del cuaderno número 2 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Procedimiento. 3) Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. 4) El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. 5) Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento. 6) El uso de la marca de manera diferente a la registrada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números i) 50128 de 30 de septiembre de 200912, por medio de la cual se canceló por no uso la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado número 131404 de titularidad de la sociedad Federal Mogul Ignition Company ii) 13519 de 11 de marzo de 201013, y iii) 13442 de 16 de marzo de 201114 que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando en ambos casos la cancelación total por no uso del registro de marca, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable son los artículos 165, 166, 167, 170, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca 12 Folios 12 a 18 del cuaderno número 1 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 19 a 25 del cuaderno número 1 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 26 a 33 del cuaderno número 1 del expediente físico de la referencia. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […] Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” No se estudiarán en la presente sentencia los artículos 137 y 258 ibidem, por no ser parte de la controversia los actos de competencia desleal.

Tal determinación se encuentra acorde con la Interpretación Prejudicial emitida en el presente asunto, en la que se prescindió de la interpretación de tales normas. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En primer lugar, corresponde a la Sala establecer si las pruebas aportadas por el titular de la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante el escrito complementario que presentó el 5 de agosto de 2009, a través de las cuales pretendía acreditar el uso real y efectivo de dicha marca, fueron presentadas ante la autoridad administrativa en la oportunidad correspondiente para ello.

En segundo lugar, corresponde a la Sala determinar, si de las piezas probatorias debidamente aportadas, se logró acreditar el uso real y efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, por parte de su titular, de conformidad con la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, entre el 12 de marzo de 2006 y el 12 de marzo de 2009.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que cancelaron por no uso la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la SIC que devuelva la vigencia del certificado de registro número 131404 correspondiente a la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para distinguir productos en la clase 4 internacional, de la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1. De la oportunidad para presentar las pruebas en el trámite de la acción de cancelación por no uso de una marca En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró su derecho al debido proceso porque no admitió ni valoró las pruebas que presentó en la contestación de la solicitud de cancelación de la marca CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para distinguir productos en la clase 4 internacional.

En igual sentido, adujo que la SIC no tuvo en consideración el escrito complementario de la contestación de la solicitud de cancelación de la marca que radicó el 5 de agosto de 2009, el cual acompañó de pruebas adicionales que lograban acreditar el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación. Por su parte, la SIC advirtió que el escrito complementario de la contestación no logró ser considerado porque fue presentado con posterioridad a los 60 días que dispone el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, para presentar pruebas en el trámite de cancelación marcaria.

Pues bien, la Sala se referirá en primera medida a la oportunidad para presentar los argumentos que controvierten la acción de cancelación marcaria, para lo cual corresponde traer a colación el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, ya referido por la autoridad demandada, y que a tenor literal señala lo siguiente: “l CAPÍTULO V De la Cancelación del Registro […] Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” (destacado fuera del texto original). De la lectura de la norma en cita, es claro para esta Sala que el régimen comunitario en materia de propiedad industrial estima de manera expresa un plazo para que el titular de la marca objeto de cancelación no solo presente sus alegaciones, sino que también aporte las pruebas que considere pertinentes en aras de acreditar el uso real y efectivo de la marca que está siendo cuestionada.

Es así como, el plazo señalado en la norma comunitaria, aunque no constituya un periodo probatorio propiamente dicho, sí determina la oportunidad que el titular de la marca objeto de cancelación tendrá para que sus pruebas puedan ser consideradas por la oficina nacional y así mismo se le otorgue el valor que corresponda según las reglas de valoración probatoria aplicables al asunto.

Al respecto, valga traer a colación las consideraciones que sobre el tema emitió el Tribunal comunitario en la Interpretación Prejudicial dictada para el presente asunto, veamos: “5.2. Como puede apreciarse, lo que se cuestiona es la posibilidad de valorar medios probatorios con posterioridad al plazo de 60 días de notificada la acción de cancelación e incluso, la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso impugnativo. […] Como se puede apreciar el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes.

Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado: esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado conforme lo prescribe el principio de verdad material.

En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca como la autoridad nacional competente.

Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, este Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no haya emitido su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que la legislación interna de cada País Miembro establezca”.

(Destacado fuera del texto original). De conformidad con la cita previa, tanto el titular de la marca como la oficina nacional, se encuentran llamados a atender el plazo previsto por el artículo 170 ibidem, de manera que el Tribunal ha considerado que solo cuando se presenta una solicitud de ampliación de dicho término antes de que se encuentre vencido y con la motivación que le corresponde, podrá la oficina nacional aceptar nuevas pruebas aportadas con posterioridad a dicho vencimiento.

Por su parte, en oportunidad anterior15, la Sala de esta Sección dilucidó entorno al plazo para aportar pruebas en el trámite de cancelación marcaria, rescatando que la norma comunitaria de manera expresa consagra un término para que se presente el material probatorio correspondiente en desarrollo del trámite de cancelación marcaria, razón por la cual debe aplicarse dicha disposición; y que, contrario a ello, en relación con la oportunidad para presentar pruebas en la vía gubernativa, esto es, al momento de formular los recursos procedentes en contra del acto administrativo que decidió la solicitud de cancelación, debe aplicarse la norma nacional en ejercicio del principio de complemento 15 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 24 de septiembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; radicado número 11001-03-24-000-2013-00451-00; Actora: MARILAN ALIMENTOS S.A. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indispensable, pues sobre este último evento nada ha determinado la legislación andina; así se consideró: “[…] Corolario de lo anterior esta Sección ha considerado que “[…] existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria […]”.

Lo anterior permite colegir que, el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 es la oportunidad prevista en la norma comunitaria, siendo el procedimiento administrativo un momento procedimental diferente, donde se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo”. (Destacado fuera del texto original). Dilucidado lo anterior, la Sala destaca que la admisión de la solicitud de cancelación marcaria se comunicó a la titular de la marca objeto de cancelación por oficio del 19 de marzo de 2009, el cual quedó notificado el 16 de abril de ese mismo año16; de manera que, tal como lo advirtió la autoridad demandada, el plazo de 60 días hábiles señalados por la norma comunitaria para que el titular de la marca objeto de cancelación presentara las pruebas venció el 16 de julio de 2009, y el escrito se presentó el 5 de agosto de ese año, de manera que no correspondía su valoración, tal como acertadamente se decidió en los actos administrativos acusados, y por lo tanto, con esa decisión no se vulneró la garantía del debido proceso que le asistió a la actora.

Por lo tanto, las pruebas que, en principio, debieron ser consideradas por la autoridad demandada en sede administrativa, y respecto de las cuales corresponde un análisis en esta instancia, serán aquellas que fueron aportadas con el escrito de contestación de la solicitud de cancelación en vista que tal escrito sí se presentó dentro del plazo mencionado. 16 Esta información fue consultada por la Sala el 13 de noviembre de 2024, a través del siguiente vinculo web del portal SIPI de la SIC: 922682074 - SD Solicitud de Signos Distintivos - CHAMPION & BOW TIE dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, el argumento de la actora relacionado con la vulneración del debido proceso por la decisión de la SIC de no considerar su escrito extemporáneo, no tiene vocación de prosperar.

II.4.2. De la prueba del uso real y efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE” de titularidad de la actora II.4.2.1. La demandante señala que acreditó el uso real y efectivo de su marca, pero que la SIC no valoró las pruebas que presentó para tal fin, pues consideró de manera errónea que las facturas presentadas no lograban ser admitidas como prueba, y que, además, las declaraciones de los miembros de la dirección de la sociedad actora no eran suficientes para avalar la información contable que presentaban tales facturas.

Por su parte, la SIC consideró que las piezas aportadas con la contestación que presentó el titular de la marca objeto de cancelación fueron examinadas en sede administrativa, sin embargo, algunas de ellas fueron inadmitidas como prueba porque: i) las facturas fueron expedidas por una sociedad diferente a la titular del registro de marca cuestionado, de manera que corresponde a documentos emanados por terceros y en tal medida debieron ser aportados en original o con copia debidamente autenticada; y ii) las declaraciones que se acompañaron no son suficientes para acreditar la autenticidad de las facturas aportadas ni avalar su contenido.

Agregó que, en relación con las demás pruebas presentadas con la contestación, a saber, la declaración rendida por el señor Robert C. Rozycki. aquella fue admitida y apreciada, pero el valor que se le otorgó fue mínimo en consideración a que la prueba no contó con los requisitos establecidos para las diligencias de confesión de que trata el artículo 195 del CPC; y en todo caso, en dicha declaración se hizo referencia a las 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co operaciones comerciales relacionadas con la marca “CHAMPION” y no respecto de la marca objeto de cancelación “CHAMPION & BOW TIE”.

II.4.2.2. Pues bien, en este punto de la providencia la Sala se referirá al valor que le otorgó la SIC a las distintas piezas probatorias aportadas por la titular de la marca objeto de cancelación a través de su escrito de contestación, en aras de determinar si aquellas resultaron suficientes para acreditar el uso real y efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE”.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto por el Tribunal andino, se precisó lo siguiente: “[…] 2.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 2.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.6.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. […] b) Oportunidad para iniciar el trámite. […] c) Falta de uso de la marca.” Por lo tanto, es posible afirmar que para encontrar que en efecto se estuviese usando una marca, es necesario que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Adicionalmente, quien pretenda la cancelación de una marca deberá contar con un interés para promover la acción y promoverla dentro de los 3 años siguientes a la decisión que concedió el registro de la marca que será objeto de la cancelación; sin embargo, sobre estos últimos presupuestos la Sala no hará mayores elucubraciones, en la medida que no han sido objeto de debate en el proceso.

En ese sentido, la jurisprudencia comunitaria también ha sostenido que la acreditación del uso real y efectivo de una marca deberá analizarse de manera correspondiente a los productos o servicios que aquella distingue, con el fin de determinar si estos se encuentran disponibles en el mercado bajo la marca en comento, y particularmente, en la cantidad y modo pertinentes en atención a su naturaleza y su forma de comercialización. En punto de la puesta a disposición o su disponibilidad en el comercio, el Tribunal andino sostuvo lo siguiente: “4.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacemos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 4.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso; (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 4.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 4.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.” (destacado fuera del texto original).

En relación con la naturaleza, cantidad y forma de comercialización de los productos o servicios, esa misma autoridad comunitaria sostuvo lo siguiente: “4.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 4.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 4.14.

¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor’®, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.” Ahora bien, en la mencionada Interpretación Prejudicial también se recordó el criterio según el cual la carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular, así: “3.1.

Debido a que en el presente caso se está discutiendo si FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY no ha logrado acreditar el uso de la marca CHAMPION & BOW TIE (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.” II.4.2.3.

Precisado lo anterior, la Sala descenderá al estudio de las pruebas allegadas con el expediente administrativo, así como las aportadas en sede judicial, con el propósito de determinar si la actora ha usado de manera real y efectiva la marca “CHAMPION & BOW TIE”17 (mixta) la cual fue concedida para identificar “[…] productos comprendidos en la clase 04 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 […]”18, durante el periodo relevante constituido por los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, entre el 12 de marzo de 2006 al 12 de marzo de 2009.

De las pruebas allegadas tanto en sede administrativa como en la presente instancia judicial, para demostrar el uso de la marca mixta “CHAMPION & BOW TIE”, para productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, presentada por la parte actora, se destacan las siguientes: -Ciento cincuenta y siete (157) facturas19 expedidas por la sociedad Federal Mogul Corporation entre el mes de marzo de 2006 y el mes de marzo de 2009, por la venta de diferentes productos a otras empresas colombianas e internacionales. 17 Certificado de registro número 131404. 18 Clase 4.

Aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales); lubricantes; compuestos para concentrar el polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materias para alumbrado; velas, bujías, lamparillas y mechas. 19 Páginas 9 a 165 documento Word que contiene los antecedentes administrativos de los actos demandados, el cual se encuentra disponible en el índice 66 del expediente digital en SAMAI. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -Declaración juramentada20 rendida por el señor David A. Bozynski, actuando en calidad de vicepresidente y tesorero de Federa Mogul Corporation, y presidente y tesorero de Federal Mogul Ignition Company. -Declaración juramentada21 rendida por el señor Robert C. Rozycki, actuando en calidad de vicepresidente y director de impuestos de Federal Mogul Corporation, y vicepresidente y director de impuestos de Federal Mogul Ignition Company. -Copia del “catálogo de aplicaciones automotrices 2004 Colombia”22 de la marca “CHAMPION”, que en su portada presenta la parte gráfica de la marca en comento con la frase “La bujía preferida en el mundo”. -Copia traducida al castellano de los certificados de registros números23 1,990,846; 1,532,801; 989,525; 3,609,350; 3,946,020; 1,990,845; 92,950; 120,167; 120,950; 280,405; y 1,1551,606, expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, respecto de las varias marcas de titularidad de la actora que contiene o se encuentra constituidas por la expresión “CHAMPION”. -Capturas de pantalla de la página web https://www.tenneco.com/25.

De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que las pruebas aportadas por la actora no pueden ser consideradas como demostrativas del uso de la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante, por las siguientes razones: 20 Páginas 339 a 348 ibidem. 21 Páginas 614 a 620 ibidem. 22 Páginas 527 a 529 ibidem. 23 Folios 119 a 201 del cuaderno número 1 del expediente físico de la referencia. 24 Antes www.federalmogul.com.

Folios 350 a 373 ibidem. 25 Antes www.federalmogul.com. Folios 350 a 373 ibidem. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.3.1. En primer lugar, respecto de las facturas de venta aportadas, se advierte que aquellas se encuentran en idioma inglés sin que se encuentren debidamente acompañadas de la traducción al idioma castellano. Pues bien, a este respecto resulta del caso traer a colación el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza de la siguiente manera: “ARTÍCULO 260.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.” La previsión efectuada por el legislador en el estatuto procesal comentado fue reiterada más tarde en el texto del artículo 251 del Código General del Proceso, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO 251.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país.” 28 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que el actor debió aportar los documentos que se encuentran en idioma extranjero con su respectiva traducción oficial al idioma castellano para que aquel pudiese ser valorado como prueba en la presente instancia judicial.

Valga señalar que el hecho de que las facturas aportadas como prueba al presente asunto a través de los antecedentes administrativos de los actos demandados, se encuentren en un idioma extranjero, impide la debida valoración probatoria que le corresponde, pues ante el desconocimiento de su contenido real no resulta dable ningún intento de interpretación o inferencia en relación con lo que se pretende acreditar a través de la pieza documental allegada, en tanto que se erige la regla que, en aras de la igualdad procesal, prescribe que los procesos judiciales se tramiten exclusivamente en lengua castellana.

En oportunidades anteriores26, esta Sala ha dilucidado en relación con el alcance y la finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la valoración de los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en el siguiente sentido: “Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre de 2020, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […].” (Destacado de la Sala). 26 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 23 de septiembre de 2021; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Radicado 11001-03-24-000-2012-00029-00; Actor: VALENTINO S.P.A 29 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, en esta materia, esta Sección27 ha sostenido que no se encuentra dada la facultad oficiosa al juez para que, de forma alguna, supla el principio de la carga de la prueba que le compete a la parte procesal interesada en su valoración, así: “Esta Sección, respecto de la apreciación de los documentos en idioma distinto al castellano consideró: “[…] A su vez, esta Sección ha considerado que para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere: Que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. En la citada sentencia se consideró que para apreciarse como prueba los documentos extendidos en idioma distinto al castellano, no puede considerarse que la potestad oficiosa del juez señalada en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, tenga por objeto subsanar, mejorar o perfeccionar una prueba que alguna de las partes ha presentado de manera deficiente; su finalidad es esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia.

Además, no debe olvidarse que conforme al artículo 177 ibídem incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que determinan el efecto jurídico que ellas persiguen. De manera que no puede considerarse que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria supla el principio de la carga de la prueba […]”. (destacado de la Sala).

En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que la demandante no logró demostrar el uso real y efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE” a través de las facturas de venta aportadas, en tanto que aquellas no pueden ser valoradas como prueba ante la ausencia de la traducción oficial que exige la norma procesal para su apreciación en las instancias judiciales. 27 Consejo de Estado;

Sala de la Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 29 de abril de 2021; M.P. Hernando Sánchez Sánchez; Radicado número: 25000-23-24-000-2008-00490-02; Actor: CARCAFE LTDA. C.I 30 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.3.2.

En segundo lugar, y en lo que respecta a las declaraciones de los señores David A. Bozynski, actuando en calidad de vicepresidente y tesorero de Federa Mogul Corporation, y presidente y tesorero de Federal Mogul Ignition Company, y Robert C. Rozycki, actuando en calidad de vicepresidente y director de impuestos de Federal Mogul Corporation, y vicepresidente y director de impuestos de Federal Mogul Ignition Company, las cuales se encuentran debidamente traducidas al español, la Sala observa que se trata de argumentos que por sí solos no constituye prueba de lo dicho, habida cuenta que sus afirmaciones requerían de pruebas adicionales que las soportaran, como lo serían por ejemplo, las facturas de venta que fueron aportadas, si aquellas hubiesen sido traducidas al idioma español para lograr su valoración como prueba en la presente instancia judicial.

Sobre este asunto, conviene traer a colación la sentencia de esta Sección de 29 de octubre de 202028 en la que se expresó, lo siguiente: “[…] 60. La Sala considera que la declaración extrajudicial presentada por James McCormick, consiste en un documento que, por sí solo, no constituye una prueba idónea para demostrar lo afirmado en ella, es decir, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de licencia entre la parte demandante y Harbor Wholesale Ltd., ni la comercialización que esta última hizo de la marca BASS en el periodo relevante, de manera que requiere de pruebas adicionales que soporten las afirmaciones contenidas en la declaración. Sin embargo, si bien el señor James McCormick aportó una serie de documentos con el fin de soportar lo afirmado en su declaración, la Sala considera que los mismos no son suficientes para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino. […] 67.

En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala observa que se trata de una declaración hecha por un empleado de la parte demandante, específicamente, el presidente de BASS Retail Group, una división de la parte demandante. En este sentido, ocurre lo mismo que con la declaración de James McCormick, comoquiera que la declaración de Scott H. Orenstein consiste en afirmaciones que por sí solas no constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por material probatorio adicional. […]” (Destacado fuera de texto). 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm. 11001-03-24-000-2013-00200-00.

Dicho criterio fue reiterado en la sentencia de 7 de octubre de 2024 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, dentro del proceso con radicado núm. 11001-03-24-000-2020-00463-00. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, las declaraciones de los señores David A. Bozynski, actuando en calidad de vicepresidente y tesorero de Federa Mogul Corporation, y presidente y tesorero de Federal Mogul Ignition Company, y Robert C. Rozycki, actuando en calidad de vicepresidente y director de impuestos de Federal Mogul Corporation, y vicepresidente y director de impuestos de Federal Mogul Ignition Company, no resultan suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, pues se insiste, aquellas no se acompañaron de pruebas adicionales que convaliden la información contable que aquellos presentaron en la diligencia, pues los únicos documentos que, en gracia de discusión, podrían corresponder a lo dicho por ellos, esto es, las facturas de venta aportadas por la actora, se encuentran en idioma inglés y por ello, no pueden ser valoradas como prueba.

II.4.2.3.3. En tercer lugar, la Sala estima que la copia “catálogo de aplicaciones automotrices 2004 Colombia”29 de la marca “CHAMPION”, que en su portada presenta la parte gráfica de la marca en comento con la frase “La bujía preferida en el mundo”, no se pueden considerar como una prueba de la pues en disposición o disponibilidad de los productos de la marca objeto de cancelación en el comercio, pues tal documento no informa sobre las ventas de los productos bajo la marca cuestionada “CHAMPION & BOW TIE” en la cantidad y forma correspondiente de conformidad con la naturaleza de dichos productos; así como tampoco constituye una prueba de la actividad publicitaria de la marca efectuada por la demandante, mayormente porque no existe certeza sobre su divulgación en el mercado.

En este punto la Sala recuerda que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este 29 Páginas 527 a 529 ibidem. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Así lo precisó el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 276-IP-2016: “[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio […]” (Destacado fuera de texto).

Al margen de lo dicho, corresponde señalar que tanto la SIC como el solicitante de la cancelación afirman que las pruebas aportadas por la actora no refieren al uso de la marca cuestionada sino a la comercialización de productos bajo una marca distinta de aquella, a saber, “CHAMPION”; en este punto, el Tribunal andino consideró lo siguiente: “[…] a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. […] 6.5.

Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado: esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 6.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca: sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté 33 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado.” En consideración a las precisiones del Tribunal andino, la Sala agrega que en el evento en que se hubiese acreditado el uso de la marca “CHAMPION”, tal utilización del signo en el mercado no lograría extenderse a la marca cuestionada “CHAMPION & BOW TIE” principalmente porque se trata de una expresión con variaciones sustanciales que incluyen la adición de las partículas “& BOW TIE” a partir de las cuales se entiende que se trata de signos considerablemente diferentes y distintivos entre sí. II.4.2.3.4.

En cuarto lugar, la Sala advierte que los registros marcarios números30 1,990,846; 1,532,801; 989,525; 3,609,350; 3,946,020; 1,990,845; 92,950; 120,167; 120,950; 280,405; y 1,1551,606, expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, que se refieren a la marca “CHAMPION” no acreditan el uso real y efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE” porque no enseñan la puesta en disposición o disponibilidad de los productos amparados por dicha marca en el comercio andino. A lo cual debe agregarse que, el hecho de que existan registros marcarios otorgados en favor de la titular de la marca objeto de cancelación, de ninguna forma lograría demostrar y ni siquiera sugerir que, en efecto, la marca cuestionada está siendo utilizada en la forma que corresponde, por lo que dichas pruebas tampoco serían suficientes para lograr desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que decidieron cancelar por no uso la marca de la actora “CHAMPION & BOW TIE”.

II.4.2.3.5. En quinto lugar, las capturas de pantalla de la página web https://www.tenneco.com/ no se refieren en forma alguna a la marca “CHAMPION & BOW TIE”, y en todo caso, de la información que allí se 30 Folios 119 a 201 del cuaderno número 1 del expediente físico de la referencia. 31 Antes www.federalmogul.com. Folios 350 a 373 ibidem. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co observa no resultaría posible considerar más allá de toda duda, que la actora haya usado de forma real y efectiva dicha marca en el comercio, pues no da cuenta de operaciones comerciales realizadas por la empresaria bajo la marca comentada, ni se pueden asumir como pruebas de la publicidad respecto de la marca porque, se trata de una marca distinta, y además, no cuenta con información referente a la fecha de sus capturas que permitan ser confrontadas con el periodo relevante a efectos de acreditar el uso.

II.4.2.3.6. Finalmente, en relación con el alegato de la actora en virtud del cual afirmó que la marca “CHAMPION” es notoria y que por lo mismo, la marca “CHAMPION & BOW TIE” goza de esa misma especial protección de manera que no podía ser objeto de cancelación, la Sala advierte que la demandante no presentó en sede judicial ni en sede administrativa las pruebas que permitieran colegir que la marca cuestionada posee tal naturaleza y que en efecto, es reconocida en el sector pertinente, lo que a su vez permitiría determinar la existencia de consumidores reales y potenciales a través de encuestas a grupos focales que contengan elementos de comparación o determinación respecto de la valoración de la marca en criterio del público consumidor.

Por lo demás, la actora tampoco logró acreditar aspectos como la antigüedad y extensión de su utilización, ni los demás factores de que trata el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. II.4.2.3.7. A manera de conclusión, y considerando lo dicho, la Sala reitera que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca, por no uso, le corresponde a la actora, en su condición de titular del registro; y como tal estaba obligada a demostrar “[…] de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella […]”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de 35 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación32, a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. Contrario a lo que se exige, lo que en este caso ocurrió fue que la parte actora no aportó suficientes pruebas que evidenciaran que sí había dado un uso real y efectivo a la marca “CHAMPION & BOW TIE” para identificar servicios de la Case 4 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que la Sala arriba a la conclusión que los actos administrativos no vulneraron en forma alguna los artículos 165, 166, 167, 170, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.2.3.8. Adicionalmente, los actos administrativos acusados, a través de los cuales se canceló por no uso la marca cuestionada, no vulneraron el artículo 29 ni el 61 de la constitución política, pues tal como quedó demostrado, el escrito complementario presentado de forma extemporánea por la actora no podía ser tenido en cuenta, y por lo demás, la SIC sí se pronunció respecto de las pruebas aportadas por la titular de la marca en su escrito de contestación de la acción de cancelación marcaria, pero determinó que aquellas no podían ser entendidas como prueba del uso de la marca en atención a las diferentes consideraciones de valoración probatoria que se presentaron en las resoluciones acusadas y que llevaron a la decisión de cancelar por no uso la marca de la actora.

Por lo tanto, como la actora no logró acreditar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, aquella sería razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, y en consecuencia, la Sala denegará las 32 Esta Sección en la sentencia de 26 de abril de 2013 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C. P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00285-01) consideró que “[…] para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: […] que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación […]”. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. II.4.3.

SOBRE LOS PODERES La Sala reconocerá personería a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el folio 459 del expediente físico de la referencia de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas al abogado Andrés Mauricio Espinosa Otero como apoderado de la demandada. En igual sentido, la Sala reconocerá personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el índice 63 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la demandada. II.4.4. SOBRE LAS COSTAS Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP33, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.5. CONCLUSIÓN 33 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 37 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que la demandante no logró acreditar el uso real y efectivo de la marca “CHAMPION & BOW TIE” (mixta) para identificar productos en la clase 4, en el periodo relevante correspondiente, lo que es suficiente para mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el folio 459 del expediente físico de la referencia de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas al abogado Andrés Mauricio Espinosa Otero como apoderado de la demandada.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el índice 63 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En 38 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00323 00 Demandante: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la demandada.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

OCTAVO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.