11001032400020140052400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “MOXFLOX” Y LAS MARCAS OPOSITORAS “MOFLOXIN” Y “MOX” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

LAS PARTÍCULAS “MOX” Y “FLOX” QUE HACEN PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS SON DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, SON INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 1 Mediante auto admisorio de 18 de septiembre de 2014 visible a folios 278 a 282 del cuaderno físico núm. 2. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 52990 de 30 de agosto de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 18277 de 20 de marzo de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso apelación", dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 19 de marzo de 2013 la sociedad VITALIS S.A. C.I., solicitó el registro como marca del signo nominativo "MOXFLOX", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°: Que publicado el extracto en la gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición a la solicitud del signo “MOXFLOX” (nominativo), 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos de uso humano y animal. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por estimar que aquel era similarmente confundible con sus marcas “MOFLOXIN” y “MOX” (nominativas), otorgadas para amparar productos de la misma Clase. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 52990 de 30 de agosto de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo "MOXFLOX" (nominativo), para productos de la citada Clase 5ª, a favor de la sociedad VITALIS S.A. C.I. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 18277 de 20 de marzo de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 135, literales a) y b) de la Decisión 486, toda vez que la marca solicitada “MOXFLOX” no tiene suficiente fuerza distintiva y no cumple con las características mínimas exigidas por la ley marcaria para que un signo pueda ser registrado. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literales a) y f), ibidem, por aplicación indebida, toda vez que la expresión objeto de controversia “MOXFLOX” carece de fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que resulta confundible con sus marcas previamente registradas “MOFLOXIN” y “MOX”.

Sostuvo que la marca “MOXFLOX” (nominativo) no es apta para distinguir en el mercado productos comprendidos en la mencionada Clase 5ª, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas con sus marcas “MOFLOXIN” y “MOX”; y que, además, distinguen productos en la misma Clase, de manera que también se presenta conexidad competitiva. Agregó que el consumidor de productos distinguidos con la marca “MOXFLOX” podría confundir el origen empresarial de los mismos, debido a que los asociaría por su procedencia creyendo de manera equivocada que provienen de alguna de sus marcas, lo que sería altamente peligroso puesto que se podría confundir al farmaceuta de turno y causar un perjuicio letal a los consumidores, toda vez que si necesitan un producto y por la similitud de los nombres se les proporciona otro, podría ocasionárseles daños en su salud. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la sociedad solicitante se limitó a incluir una letra intermedia “X” a su marca previamente registrada, “MOFLOXIN” (nominativa), y eliminó las letras finales “I” y “N”, para tratar de ocultar su copia, lo que hace que las marcas en conflicto no puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

Reiteró que desde el punto de vista ortográfico las marcas confrontadas son iguales, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso realizó cambios insignificantes a las marcas previamente registradas, lo que no le otorga distintividad alguna, sino que, por el contrario, hace incurrir a los consumidores en error por confusión o asociación. Adujo que desde el punto de vista fonético, al pronunciar las expresiones en conflicto el sonido es prácticamente el mismo, puesto que la sociedad VITALIS S.A. C.I. lo único que hizo fue suprimir un fonema y tratar de engañar a los consumidores.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 13 y 83 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6°, del CPACA, debido a que le están protegiendo los derechos de propiedad industrial a unas personas y a ella se lo están restringiendo de manera indiscriminada. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la entidad demandada desconoció la preexistencia de sus registros marcarios “MOFLOXIN” y “MOX”, los cuales resultan similarmente confundibles con la marca cuestionada “MOXFLOX”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que la marca cuestionada “MOXFLOX” cuenta con diferencias sustanciales desde los puntos de vista ortográfico y fonético frente a las marcas previamente registradas “MOFLOXIN” y “MOX”, habida cuenta que presentan diferente número de letras, vocales, sílabas y consonantes, así como terminaciones distintas.

Señaló que la impresión sonora de la marca previamente registrada “MOFLOXIN” no se encuentra obstruida por ninguna consonante, por lo que sí difiere de la pronunciación de la marca solicitada “MOXFLOX”, que cuenta con una entonación simple. Mencionó que las marcas objeto de controversia no evocan algún concepto médico o farmacéutico que lleva al consumidor a una posible 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión como sí ocurre con medicamentos genéricos, tales como el acetaminofén, de manera que al no llevar a quien lo adquiere una idea o representación del producto, dichas marcas deben tenerse como de fantasía. II.-2.

La sociedad VITALIS S.A. C.I., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que previo a realizar el cotejo marcario entre las expresiones enfrentadas, debe tenerse en cuenta que las partículas “MOX” y “FLOX” son de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, débiles e inapropiables de manera exclusiva.

Señaló que debe otorgársele menos relevancia a las citadas partículas de uso común al momento de enfrentar las marcas y darle mayor importancia a los elementos que realmente le imprimen el carácter distintivo a los respectivos signos. Anotó que las expresiones “MOX” y “FLOX” no son susceptibles de apropiación ni dominio por un solo titular, por cuanto no son de uso 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co privativo de un solo empresario, sino que, por el contrario, son de uso común para todos aquellos titulares de marcas, de manera que la actora no puede fundar su oposición con base en la semejanza de dichas partículas.

Trajo a colación la sentencia de 17 de abril de 1997, en la que la Sección Primera del Consejo de Estado ya había tenido la oportunidad de determinar que la partícula “FLOX” era de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiable. Indicó que las marcas enfrentadas cuentan con terminaciones diferentes que permiten que no se genere riesgo de confusión para los consumidores.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 12 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-, en su calidad de actora del proceso, así como 7 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad VITALIS S.A. C.I., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 52990 de 30 de agosto de 2013 y 18277 de 20 de marzo de 2014, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y le concedió a la sociedad 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VITALIS S.A. C.I. el registro de la marca nominativa “MOXFLOX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 135, literales a) y b), 136, literales a) y f), de la Decisión 486; 13 y 83 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6°, del CPACA.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.1.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la marca “MOXFLOX” posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin que se genere riesgo de confusión o asociación. IV.2.- En esta etapa procesal tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado MOXFLOX (denominativo) y las marcas MOFLOXIN (denominativa) y MOX (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 366-IP-2018. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación de signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.

Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 52990 de 2013 y 18277 de 2014, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “MOXFLOX”, a la sociedad VITALIS S.A. C.I., para distinguir “[…] Productos farmacéuticos de uso humano y animal. […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora la expresión objeto de controversia “MOXFLOX” carece de fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que resulta confundible con sus marcas previamente registradas “MOFLOXIN” y “MOX”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ser pertinente […]”, no así la de los artículos 135, literales a) y b) y 136, literal f)10, ibidem, por cuanto “[…] no está en discusión aquello que puede constituir o no una marca, la distintividad intrínseca del signo en conflicto y la prohibición relativa por afectación a los derechos de propiedad industrial y/o derechos de autor […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, 10 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.11 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MOXFLOX MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA12 MOFLOXIN MOX MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 12 Folio 293 del cuaderno núm. 2. 13 Folio 294 del cuaderno núm. 2. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201114, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255.

C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201415, la Sala precisó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201516, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00133-00, C.P. María Elizabeth García González. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202017, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según el tercero con interés directo en las resultas del proceso, las partículas “MOX” y “FLOX”, que conforman a las marcas enfrentadas, son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada18, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen las expresiones “MOX” y “FLOX”, como se puede observar en los listados: • “MOX”: SIGNO TITULAR MOXPRO (NOMINATIVA) PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A. MOXAR (NOMINATIVA) LABORATORIOS BUSSIE S.A. MOXIDIN (NOMINATIVA) LABORATORIOS LA SANTE S.A. MOXICINO-ABL (NOMINATIVA) LABORATORIOS ANDROMACO S.A. MOXIOFTAL (NOMINATIVA) TQ BRANDS S.A. MOXAN MZ WP (MIXTA) ANASAC COLOMBIA LTDA. MOXITRAZ (NOMINATIVA) WYETH LLC • “FLOX”: SIGNO TITULAR FLOXIMOX (NOMINATIVA) LABORATORIOS INCOBRA S.A. OFLOX (NOMINATIVA) ALLERGAN, INC. 18 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 12 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co REVOFLOX (NOMINATIVA) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VERAFLOX (NOMINATIVA) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH TENAFLOX (MIXTA) OTSUKA PHARMACEUTICAL INDIA PRIVATE LIMITED MONOFLOX (NOMINATIVA) FARMA DE COLOMBIA S.A.S MEOFLOX (NOMINATIVA) VISIONEX S.A. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “MOX” y “FLOX” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202019, en la que el Tribunal precisó: “[…] 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00061-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de signos con elementos de uso común, estos son, “MOX” y “FLOX”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general20.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “MOX” y “FLOX”, que forman parte de las marcas enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reducen de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. 20 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica, consonántica y vocálica, pues “MOXFLOX” está compuesta por dos (2) sílabas (MOX-FLOX), siete (7) letras, cinco (5) consonantes (M-X-F-L-X) y dos (2) vocales (O-O), mientras que “MOFLOXIN” se conforma por tres (3) sílabas (MO-FLO-XIN), ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (M-F-L-X-N) y tres (3) vocales (O-O-I).

En igual sentido ocurre con la marca previamente registrada, “MOX”, en la cual también se observa diferente terminación, así como distinta secuencia silábica, consonántica y vocálica, frente a la marca cuestionada, dado que está conformada por una (1) sílaba (MOX), tres (3) letras, dos (2) consonantes (M-X) y una (1) vocal (O). Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo en su final, como lo es la partícula “FLOX”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten partículas de uso común, como lo son “MOX” o “FLOX”, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que estos vocablos en la marca cuestionada se encuentran combinados de una manera particular y diferente al de las marcas previamente registradas pues, por un lado “MOFLOXIN” y “MOX” están acompañadas, respectivamente, a su final de las partículas “XIN” y “OX” y, por el otro, “MOXFLOX” del vocablo “FLOX”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula “FLOX”, así como las previamente registradas de los vocablos “XIN” y “OX”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes. En otras palabras, la expresión “FLOX”, refuerza las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”21, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “XIN” y “OX” de las marcas previamente registradas “MOFLOXIN” y “MOX”, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes, más aun cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: MOFLOXIN – MOXFLOX – MOFLOXIN – MOXFLOX MOFLOXIN – MOXFLOX – MOFLOXIN – MOXFLOX MOFLOXIN – MOXFLOX – MOFLOXIN – MOXFLOX MOFLOXIN – MOXFLOX – MOFLOXIN – MOXFLOX MOX – MOXFLOX – MOX – MOXFLOX - MOX – MOXFLOX MOX – MOXFLOX – MOX – MOXFLOX - MOX – MOXFLOX MOX – MOXFLOX – MOX – MOXFLOX - MOX – MOXFLOX MOX – MOXFLOX – MOX – MOXFLOX - MOX – MOXFLOX De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Al respecto, es del caso traer a colación lo expuesto en sentencia de 8 de octubre de 202022, en la que la Sala concluyó que no existía similitud ortográfica ni fonética al cotejar las marcas “FLORIS” e “FLORADIX”, que distinguen productos de la citada Clase 5ª, puesto que la marca cuestionada “FLORIS” contaba con un número de letras distinto y sílabas diferentes que la hacían suficientemente distintiva e individualizable respecto de la marca previamente registrada “FLORADIX”.

En efecto, en esa oportunidad se indicó lo siguiente: “[…] 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2016-00620-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53.

La Sala considera, respecto de la marca nominativa FLORADIX, que la partícula FLORA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son: […] 54.

Por su parte, respecto del signo nominativo solicitado FLORDIS, la Sala considera que la partícula FLOR es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son: […] 55.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. 56.

Partiendo de lo anterior, la Sala considera que las expresiones FLOR y FLORA, si bien se trata de palabras de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueden ser excluidas como quiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos enfrentados. 57. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FLORDIS y la marca FLORADIX bajo la premisa que, al contener palabras de uso común, tienen un grado de distintividad débil. […] 60.

Por otro lado, de lo anterior se evidencia que los signos comparados comparten la misma raíz (FLOR) pero tienen terminaciones distintas -DIS en FLORDIS, y -ADIX en FLORADIX. Igualmente, comparten dos vocales (O y I) en la primera y en la 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co última vocal respectivamente, pero difieren en que FLORADIX tiene una vocal adicional (A) en la sílaba del medio. 61.

En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica comoquiera que están conformadas por un número de letras distinto, sílabas distintas y terminaciones distintas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas expresiones. […] 63.

La Sala observa que, si bien los signos confrontados comparten un mismo lexema (FLOR), cada uno tiene una sílaba tónica distinta: para el signo FLORDIS, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (FLOR), mientras que en la marca FLORADIX, el acento se encuentra en la sílaba del medio (RA). Además, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, cada signo tiene una terminación distinta, lo que permite que fonéticamente suenen diferente.

En efecto la marca FLORADIX termina en “x” que está compuesta por dos fonemas “ks” y la hace diferente de la terminación en “s”. 64. De lo anterior, la Sala considera que entre los signos cotejados no se evidencia una similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener terminaciones diferentes y no compartir la sílaba tónica. […]”.

(Destacado fuera de texto). Posteriormente, dicho criterio fue reiterado por la Sección en sentencia de 29 de octubre de 202023, en la que también se cotejaron marcas de la citada Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, sostuvo: 23 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00380-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen las expresiones “ISCO” y “VER”, como se puede observar en los listados: • “ISCO”: SIGNO TITULAR DISCOLE (nominativa) LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. DISCOVISC(nominativa) ALCON INC GAVISCON (mixta) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED VISCOSEAL (nominativa) TRB CHEMEDICA S.A. VISCOTECH (nominativa) SIFI SPA VISCOSTAT (nominativa) ULTRADENT PRODUCTS, INC. • “VER”: SIGNO TITULAR OVER (mixta) OVER ORGANIZACIÓN VETERINARIA REGIONAL S.R.L. VER (nominativa) LABORATORIOS BUSSIE S.A. Y BUSTILLO & CIA S.A. VETHI-VER (nominativa) LABORATORIOS VETIPHARMA LTDA ULTRAVER (nominativa) BIOVISION S.A. CYVERM (nominativa) ZOETIS SERVICES LLC FLORAL-CHALVER (nominativa) LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. CARDIOVER (nominativa) DIMERCO S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “ISCO” y “VER” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con elementos de uso común, estos son, “ISCO” y “VER”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y secuencia consonántica, pues “DISCOLVER” está compuesta por nueve (9) letras y las consonantes (D-S-C-L-V- R), mientras que “ISCOVER” se conforma por siete (7) letras y las consonantes (S-C-V-R).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común “VER”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. […] En otras palabras, la expresión “DIS” y la letra “L” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. […] En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las expresiones “DIS” y la letra “L” del signo cuestionado, “DISCOLVER”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara.

Además, la inclusión de la letra “L” genera que la marca solicitada cuente con un fonema consonántico lateral alveolar. […]”. (Destacado fuera de texto). 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “MOXFLOX”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Finalmente, la Sala observa que la SIC no vulneró los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y 3º, inciso 6°, del CPACA, debido a que no se probó un trato discriminatorio y teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares24, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15025 de la Decisión 48626.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MOXFLOX”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 25 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de mayo de 2023. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00524-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.