1 Radicado: 11001-03-24-000-2013-00636-00 Demandante: MG AUTOMÓVILES S.A.S. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2013 00636 00 Demandante: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 Tercero con interés: SAIC MOTOR CO.

LTD. Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ACLARACIÓN DE VOTO De manera respetuosa expongo las razones por las cuales aclaro mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la sentencia proferida el 1° de junio de 2023, en la acción nulidad relativa de la referencia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. Las razones de mi aclaración de voto se concretan en lo siguiente: (I) La sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó demanda contra la resolución número 00042487 de 19 de junio de 2013 "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca “MG” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SAIC MOTOR CO.

LTD. (II) La parte actora alegó, en síntesis, que la SIC, al momento de conceder el registro de la marca mixta controvertida, desconoció la normativa andina, al no considerar que MG AUTOMÓVILES S.A.S. tiene un derecho exclusivo sobre la expresión “MG” adquirido con el uso previo, real y sin interrupción de su nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES” desde el año 1995. 1 En adelante SIC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Radicado: 11001-03-24-000-2013-00636-00 Demandante: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Explicó que desde ese año y con la creación de la empresa MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA, se identificó con dicha expresión, y que, aunque esa sociedad se liquidó en el año 2006, lo cierto es que continuó usando la expresión objeto de debate desde la constitución de la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S. en el año 2004, la cual asumió todos los derechos y obligaciones de la compañía liquidada; y agregó que, aunque no existe un contrato de cesión entre aquellas, sí se recaudaron otros elementos probatorios que permiten acreditar el uso previo y real del nombre y enseña comercial.

Además, alegó que la expresión “MG” constituye un elemento distintivo del nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”, y que esta última y la marca concedida “MG” (mixta) coinciden en lo fonético, ortográfico y conceptual, de manera tal que puede llevar a la confusión a los consumidores de los productos y servicios respecto de los cuales desarrolla su actividad comercial, a saber, aquellos relacionados con el sector automotor.

(III) La decisión adoptada por la Sala de esta Sección obedeció a que se logró advertir, en primer lugar, que el elemento predominante en la marca mixta objeto de debate es el denominativo, a saber, la expresión “MG” per se, por ser la de mayor impacto en la mente del consumidor de los productos que distingue. En segundo lugar, la Sala consideró que se encuentran cumplidos los criterios para entender que, “MG” (mixta) concedida a través del acto demandado, constituye una derivación de la marca registrada con anterioridad por SAIC MOTOR CO.

LTD. en el año 1996, que también se encuentra conformada por la debatida expresión. Finalmente, concluyó que entre la marca mixta “MG” y el nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” no existe riesgo de confusión, y que, además, el primer registro de marca en favor del tercero data de 1996, y únicamente en el año 2012, MG AUTOMOTORES S.A.S. se presentó como opositor del registro de la marca concedida en esa última oportunidad, con lo cual dedujo que no existió confusión entre los consumidores con ocasión de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Radicado: 11001-03-24-000-2013-00636-00 Demandante: MG AUTOMÓVILES S.A.S. coexistencia del nombre comercial y las marcas del tercero durante esos 16 años.

(IV) De ese modo, aunque estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala de negar las pretensiones de la demanda de nulidad relativa, a mi juicio, entre la marca mixta “MG” concedida a través del acto demanda, y el nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” sí existe riesgo de confusión indirecto para los consumidores de los productos y servicios relacionados con el sector automotor.

Considero que lo anterior es así, atendiendo a que, tal como lo sostuvo la Sala, el elemento predominante de la marca concedida es el denominativo, a saber, la expresión “MG” y como quiera que el nombre comercial se encuentra conformado por aquella, es posible afirmar que concurre similitud ortográfica y fonética entre los signos objeto de debate.

Ahora bien, en relación con la conexión competitiva, es del caso señalar que, en tanto que, los productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual se registró la marca mixta del tercero, y la actividad comercial desarrollada por el demandante, guardan una estrecha relación, el consumidor, teniendo en cuenta la realidad del mercado automotor, podría asumir como razonable que los productos o servicios adquiridos provienen del mismo empresario.

Con todo, estimo que la razón adicional para desestimar las pretensiones reside en que, en efecto, no hay prueba de transferencia de dominio del nombre comercial entre la empresa constituida desde 1995, esto es, MG AUTOMÓVILES Y CIA LTDA. y la empresa que demanda, MG AUTOMÓVILES S.A.S. constituida en el año 2004, entonces, si bien la primera de ellas, eventualmente, pudo haber efectuado el primer uso de la expresión objeto del litigio, lo cierto es que aquella, al encontrarse liquidada desde el 2006, no arribó a la defensa del signo que empleó, así como tampoco cedió los derechos que dijo tener sobre el signo “MG AUTOMÓVILES” en favor de la nueva sociedad, cual es la que comparece ante esta instancia y que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Radicado: 11001-03-24-000-2013-00636-00 Demandante: MG AUTOMÓVILES S.A.S. pretende reclamarlo por el primer uso desde el año de constitución del primer ente societario.

Por lo anterior, resulta infundado, como lo pretende MG AUTOMÓVILES S.A.S., sostener que le asiste un derecho previo y exclusivo sobre la expresión “MG”, pues lo cierto es que únicamente acreditó el uso de esa expresión en su nombre comercial a partir del año 2004, por lo cual el derecho lo adquirió SAIC MOTOR CO. LTD. desde 1996 con el registro de la marca conformada por la expresión “MG”, derivada de la cual, más adelante se registró esa misma locución mediante la resolución número 00042487 de 19 de junio de 2013.

En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La aclaración de voto fue firmada electrónicamente por el Magistrado que lo suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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