CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ TESIS: LA MARCA NOMINATIVA “PICOLIN”, OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE EL ACTOR A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU NOMBRE COMERCIAL “PICOESLIN”, FUE CANCELADA TOTALMENTE, POR NO USO.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 34633 de 31 de mayo de 1 Mediante auto admisorio de 25 de junio de 2014. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3, y 00074681 de 5 de diciembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 19 de octubre de 2010, la sociedad INVERSIONES FEMA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “PICOLIN”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 354 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición, por cuanto, a su juicio, la expresión solicitada era 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Comercialización, distribución, venta, compra, importación de todo tipo de muebles, sofás, camas, sofacamas, colchones, espejos, artículos de madera, corcho, plástico, caña junco, marfil hueso, cuerno, cobijas, edredones, cubrecamas, mantas, ropa de cama, tela para colchones, tejidos de lana y todo de tipo de tejidos y productos textiles para cama y mesa. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similarmente confundible con el nombre comercial “PICOESLIN”, del cual es titular. 3°- Que mediante la Resolución núm. 34633 de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “PICOLIN” para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES FEMA S.A. 4º- Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00074681 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Ello, por cuanto entre el signo “PICOLIN” y el nombre comercial “PICOESLIN” existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas, lo que vulnera su derecho prioritario sobre una expresión que ha venido utilizando desde el año 2001 en el mercado, para identificar su actividad comercial. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la SIC no valoró en debida forma el material probatorio allegado al trámite administrativo, que daba cuenta del uso real de su nombre comercial. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que la decisión adoptada en dichos actos fue contraria a la ley, al no haber valorado en debida forma las pruebas que demostraban el uso de su nombre comercial “PICOESLIN”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó que se desestimen las súplicas incoadas, por cuanto en su sentir el actor no expuso argumento alguno que desvirtué la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Aseguró que le asistía un mejor derecho al tercero con interés directo en las resultas del proceso respecto de la marca cuestionada, habida cuenta que el actor no demostró con pruebas suficientes el uso real y previo del nombre comercial “PICOESLIN”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2. La sociedad INVERSIONES FEMA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 19 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron el señor OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ, en su calidad de actor del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 6 Folios 45 y 51 del cuaderno físico principal. 7 En adelante CPACA. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, frente a las cuales decidió que no constituían excepciones propiamente dichas, toda vez que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 34633 de 31 de mayo de 2013 y 00074681 de 5 de diciembre de 2013, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por el actor y otorgó el registro de la marca “PICOLIN” (NOMINATIVA), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad INVERSIONES FEMA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal b) de la Decisión 486; y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que en el caso sub examine sí demostró el uso previo del nombre comercial “PICOESLIN”, que resulta similarmente confundible con la marca cuestionada “PICOLIN”, por lo que le asistía un mejor derecho y su oposición debió ser declarada como fundada. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2. La SIC solicitó que se despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la misma. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. El nombre comercial. Características y su protección. […] 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer 8 Proceso 608-IP-2019. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […] 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos acusados, esto es, las resoluciones núms. 66712 de 31 de octubre de 2012 y 00054646 de 16 de septiembre de 2013, concedió el registro como marca del signo nominativo “PICOLIN”, a la sociedad INVERSIONES FEMA S.A., para amparar lo siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Comercialización, distribución, venta, compra, importación de todo tipo de muebles, sofás, camas, sofa-camas, 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co colchones, espejos, artículos de madera, corcho, plástico, caña junco, marfil hueso, cuerno, cobijas, edredones, cubrecamas, mantas, ropa de cama, tela para colchones, tejidos de lana y todo de tipo de tejidos y productos textiles para cama y mesa […]”.

A juicio del actor, la marca objeto de controversia no es distintiva, en razón a la similitud que presenta con su nombre comercial “PICOESLIN”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal b), 1909, 191 y 193 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 9 Este artículo, el 191 y 193 fueron interpretados de oficio por el Tribunal, con el fin de tratar los temas concernientes al nombre comercial. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. […] Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. […] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada10, se advierte que la marca “PICOLIN” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 482600, otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante los actos administrativos acusados y con base en la cual el actor promovió la demanda de la referencia, por 10 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de septiembre de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co considerar que era similarmente confundible con su nombre comercial “PICOESLIN”, fue cancelada totalmente, por no uso, el 8 de junio de 2022 por la SIC, mediante la Resolución núm. 35506. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 8 de junio de 2022, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la entidad demandada.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 165 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros, como puede observarse a continuación: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores a la solicitud de persona interesada, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 372-IP- 2016, señaló: “[…] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. […]” (Las negrillas son originales). 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “PICOLIN” (nominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de septiembre de 2023,11 se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “PICOLIN” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 482600, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con base en la cual el actor promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su nombre comercial “PICOESLIN”, previamente depositado-, fue cancelada totalmente el 8 de junio de 2022 por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 35506, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 482600, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de 11 Índice 157 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”.

La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación total, por no uso, de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200812, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 12 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues el actor pretende la nulidad de las resoluciones núms. 66712 de 31 de octubre de 2012 y 00054646 de 16 de septiembre de 2013, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “PICOLIN” (nominativa) a favor de la sociedad INVERSIONES FEMA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquier de las marcas en conflicto ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201913, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés del actor en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “PICOLIN” (nominativa), concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con el nombre comercial “PICOESLIN” del actor, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.14 Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, 14 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00.

Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca “PICOLIN” (nominativa), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00303-00. Actor: OSCAR FABIÁN SANABRIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.