CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Global Investment & Trading Management Inc. Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 28744 de 20 de mayo de 20131 y 49491 de 20 de agosto de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por las sociedades Biggins Investing Corp.3 e Inverluna y Cía. S. en C.A y se concedió el registro como marca del signo nominativo “SERVIRED” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. La sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la resolución número 28744 de fecha 20 de mayo de 2013, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca nominativa SERVIRED para distinguir servicios de la clase 36 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 49491 de fecha de 20 de agosto de 2014, proferida por el Superintendente Delegado Para La 1 Folios 9 s 30 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 31 a 54 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 La sociedad Biggins Investing Corp. no se hizo parte en el proceso judicial y no ejerció acción de nulidad en contra de los actos administrativos que declararon infundada su oposición. 4 Folios 55 a 73 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 28744 de mayo 20 de 2013, confirmándola.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se revoque el registro de marca nominativa SERVIRED concedida a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc; para distinguir servicios de la clase 36 de la clasificación de marcas. CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”5 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. registró en Colombia las marcas nominativas y mixtas “RED SERVI”, “SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS” para identificar servicios de las clases 35, 36, 38, 39 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Manifestó que, el 19 de septiembre de 2012, la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. solicitó el registro como marca del signo nominativo “SERVIRED” para identificar servicios comprendidos en la clase 36. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, las sociedades Biggins Investing Corp. e Inverluna y Cía. S. en C.A. presentaron oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6.

Anotó que, mediante la Resolución 28744 de 20 de mayo de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por las sociedades Biggins Investing Corp. e Inverluna y Cía. S. en C.A. y concedió el registro como marca del signo nominativo “SERVIRED” a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., certificado 496.273, para identificar los mencionados servicios, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 49491 de 20 de agosto de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 28744. 5 Folio 57 C pp. 6 Folios 57 a 59 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo 58 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 136 literal a) y 168.

I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “SERVIRED” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativas y mixtas “RED SERVI”, “SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS” en las clases 35, 36, 38, 39 y 45, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.

Sostuvo que las marcas confrontadas eran similarmente confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores. 11. Explicó que la confusión se encuentra entre las expresiones “RED” y “SERVI”. Además, existe similitud entre los servicios identificados por las marcas confrontadas. 12.

Mencionó que la SIC realizó una indebida interpretación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, en razón a que aplicó el derecho preferente no solamente frente a las solicitudes que se encontraban en curso, sino frente a “[…] derechos plenos y absolutos previamente adquiridos […]”, es decir, aplicó el derecho preferente de manera retroactiva, esto es afectando registros vigentes, previamente concedidos. 13.

Finalmente, señaló que la SIC desconoció el artículo 58 de la Constitución Política, en razón a que vulneró el “[…] status de derecho adquirido […]” sobre la marca mixta “RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS” previamente registrada para distinguir los servicios de la clase 39. 7 Folios 79 a 92 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 15.

Mencionó que la solicitud de registro de la marca, presentada por el tercero con interés en el resultado del proceso de derecho preferente se concretó en la Resolución 4396 del 12 de febrero de 2013, mediante la cual se canceló el registro de la marca “SERVIRED”, identificada con el certificado 275.832. II.2. Contestación de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc.9 16.

La sociedad Global Investment & Trading Management Inc. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de esta, al considerar que su marca fue otorgada conforme con el derecho preferente de la cancelación de la marca “SERVIRED” con certificado 275.832, por lo que ostentaba una prelación de registro. 17. Agregó que su solicitud era anterior a las marcas previamente registradas por la demandante, por lo que las pretensiones no están llamadas a prosperar.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad Inverluna y Cía. en C.A. presentó demanda de nulidad relativa el 19 de noviembre de 201410 en contra de las Resoluciones 28744 de 20 de mayo de 2013 y 49491 de 20 de agosto de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19. Mediante auto de 17 de noviembre de 201511 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. Mediante autos del 5 de julio de 2016 y del 28 de junio de 201712, se solicitó información sobre las direcciones necesarias para el trámite de notificación de dichos proveídos, y se procedió a notificar al representante legal del tercero con interés en el resultado del proceso.

El 16 de agosto de 201713 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 8 Folios 87 a 111 C pp. 9 Folios 146 a 161 C pp. 10 Folio 55 C pp. 11 Folios 76 a 79 C pp. 12 Folios 124 y 140 C pp. 13 Folio 140 vto. C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20.

Por autos de 26 de febrero y 13 de noviembre de 201814 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 25 de enero de 201915. 21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados, se ordenó a la SIC certificación en la que constara la fecha de solicitud de registro de las marcas confrontadas y del certificado de registro 275.832, así como sus expedientes administrativos, copia de las Resoluciones 4396 de 2013, 26301 de 2002, 14251 de 2014, 15755 de 2014, 3991 de 2015, 4008, 40081, 41684, 40078, 40075, 40073, 41678, 40123 y 41670 de 2016, y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 22.

Mediante auto de 30 de abril de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 385-IP-2019 de 11 de diciembre de 202017, en la que interpretó los artículos 136 literal a) y 168, de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem para desarrollar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

No interpretó el artículo 134 de dicha decisión toda vez que no se discute el concepto de marca ni los requisitos para su registro. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 168 de la Decisión 486, por ser pertinente. No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que no se discute el concepto de marca ni los requisitos para su registro. De oficio se realizará la interpretación prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, 14 Folios 313 y 320 C 2. 15 Folios 334 a 344 C 2. 16 Folios 325 y vto. C 2. 17 Folios 338 a 352 C 2. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.

Comparación entre signos denominativos […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SERVIRED (denominativo) y la marca SERVI RED (denominativas). 3.

Comparación entre signos denominativos y mixtos […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, verificar si se procedió al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SERVIRED (denominativo) y las marcas SER>SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixtas) y RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixtas). 4.

Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada […] 4.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio de este, pues una vez presentada la solicitud de registro – se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente –, esta deberá ser examinada por la oficia competente. […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y./o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar; si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas: posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 4.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común […] 4.9. EN tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original). 24.

Por auto de 20 de abril de 202118 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Inverluna y Cía. S. en C.A.19, Global Investment & Trading Management Inc.20 y la SIC21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. 18 Folio 355 C 2. 19 Índice 82 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 83 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 84 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 26.

Mediante auto de 27 de mayo de 202522 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 496.273 correspondiente a la marca nominativa “SERVIRED”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 27.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 16 de junio de 202523, la SIC informó que la marca nominativa “SERVIRED”, con registro marcario 496.273, se encontraba cancelada. El 18 de junio de 202524 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 28744 de 20 de mayo de 2013 y 49491 de 20 de agosto de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por las sociedades Biggins Investing Corp.26 e Inverluna y Cía. S. en C.A y se concedió el registro como marca del signo nominativo “SERVIRED”, con registro marcario 496.273, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. 30.

La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “SERVIRED” concedida para identificar productos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. y las marcas marcas nominativas y mixtas “RED SERVI”, “SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS”, que identifican los servicios de las clases 35, 36, 38, 39 y 45 de titularidad de la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134, 136 literales a) y 168 de la 22 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 95 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 98 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 La sociedad Biggins Investing Corp. no se hizo parte en el proceso judicial y no ejerció acción de nulidad en contra de los actos administrativos que declararon infundada su oposición. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Decisión 486 de 2000, lo que conllevó el desconocimiento del artículo 58 de la Constitución Política. 31.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 32. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 28744 de 20 de mayo de 201327 y 49491 de 20 de agosto de 201428 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por las sociedades Biggins Investing Corp. e Inverluna y Cía. S. en C.A y se concedió el registro como marca del signo nominativo “SERVIRED” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. IV.4.

Análisis del caso concreto 33. Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala pone de presente que en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 27 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca nominativa “SERVIRED”29, con registro marcario 496.273, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 20 de mayo de 2023, por cuanto fue cancelada tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 27 Folios 9 s 30 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 28 Folios 31 a 54 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Certificado 496.273. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34.

Al respecto, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 18 de junio de 202530, frente a lo cual, las partes guardaron silencio. 35. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”. 36.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 37.

Como se observa, la norma comunitaria señala que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 38.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del 30 Índice 98 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 39.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 40. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 41.

Nótese, entonces que, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 42.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 43. En este orden de ideas, la Sala no puede analizar la legalidad de las Resoluciones 28744 de 20 de mayo de 2013 y 49491 de 20 de agosto de 2014 por medio de la cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por las sociedades Biggins Investing Corp. e Inverluna y Cía. S. en C.A y se concedió el registro como marca del signo nominativo “SERVIRED” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 44.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201931, en la que se indicó, con sustento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: 31 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009- 00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(negrilla fuera de texto). 45. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya32. 46.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 47.

En tal sentido, esta Sala de Decisión33, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. 32 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017. Rad.: 2011-00258-00.

MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009- 00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 48.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202034, la Sala argumentó lo siguiente: “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 49.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso dentro del término legal, o caducado por falta de renovación, se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 2012- 00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00715-00 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.