CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Demandante: Solla S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Inaves Fuenterrabia S.A. y Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez Temas: Confundibilidad entre un signo y unas marcas mixtas y nominativas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Solla S.A contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 24759 de 19 de mayo de 2009, 38541 de 30 de julio de 2009 y 40862 de 18 de agosto de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Solla S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 24759 de 19 de mayo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 38541 de 30 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 40862 de 18 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio. 1 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 9 a 52 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo CAMPEONAS, para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 24759 del 19 de mayo de 2009, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.037.941 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de oposición interpuesta por el señor RAFAEL ALFONSO TOCANCIPÁ RODRIGUEZ y también hizo un examen oficioso y como consecuencia de ello negó el registro de la marca “CAMPEONAS” (nominativa) clase 31 (expediente 07.037.941) a la sociedad SOLLA S.A de Bello (Antioquia) Colombia. 2.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38541 del 30 de julio de 2009, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.037.941, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Reposición interpuesto por la Sociedad SOLLA S.A. Contra la Resolución No. 24759 del 19 de mayo de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.3.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 40862 del 18 de agosto de 2009, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.037.941, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad SOLLAS.A. contra la Resolución No. 24759 del 19 de mayo de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.4.

Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar infundada la demanda de oposición del señor RAFAEL ALFONSO TOCANCIPÁ RODRÍGUEZ e infundada su objeción oficiosa y como consecuencia de ello conceder el registro de la marca “CAMPEONAS” (Nominativa) clase 31 a la sociedad SOLLA S.A. y según lo anterior se conceda el certificado de registro correspondiente a la citada marca fijándole la vigencia que establece la ley. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4 Cfr. Folios 10 y 11 5 Cfr. Folios 12 a 15 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Solicitó, el 17 de abril de 2007, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo CAMPEONAS, para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de mayo de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 576, la cual fue objeto de oposición por parte del señor Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 2009, declaró fundada la oposición presentada por el señor Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez y negó el registro como marca del signo nominativo CAMPEONAS. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 2009. 4.5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 38541 de 30 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 2009. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, mediante la Resolución núm. 40862 de 18 de agosto de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante Decisión 486 de 2000; del artículo 61 de la Constitución Política y del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Primer cargo: Violación del artículo 134 en concordancia con lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Indicó que la parte demandada no tuvo en cuenta que el signo solicitado como marca tenía la suficiente distintividad, comoquiera que las marcas previamente registradas, identificaban productos de las clases 5, “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas”; 29, “alimentos de origen animal, verduras hortalizas y legumbres”; y 30, “productos de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo”, los cuales eran diferentes a los que se pretendió amparar con el signo nominativo CAMPEONAS, esto es, productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza15, lo anterior, comoquiera que obedecen a finalidades diferentes, no guardan relación de complementariedad o sustitución entre si y sus canales de comercialización difieren, donde los consumidores de los productos que se pretende identificar con el signo y aquellos cobijados por las marcas enfrentadas son completamente diferentes7.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Precisó que el signo solicitado como marca encontraba limitada su protección a “alimentos para los animales” productos de la Clase 31, que no tenían ninguna conexión con los “productos para el consumo humano”, que se protegían con las marcas mixtas y nominativas CAMPEON, registradas para identificar productos de las clases 29 y 30, lo cual, evitaba el riesgo de confusión8, señalando para tal fin, que entre dichos productos no existe intercambiabilidad, comoquiera que, las personas no sustituyen los alimentos destinados a ellas con “alimentos destinados a los animales”9. 6.3.

Indicó que loa actos acusados, desconocían el principio de igualdad previsto en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que con anterioridad se había concedido el registro de las marcas EL CAMPEON Clase 5, a favor del señor Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, sin que el registro de las marcas mixtas y nominativas CAMPEON y PROCAMPEON que identifican productos de la Clase 31, hubiera afectado su distintividad extrínseca, razón por la cual, aplicar un criterio diferente era una forma de desconocer el derecho a la igualdad10. 7 Cfr. Ibídem. 8 Cfr. Folios 20 y 21. 9 Cfr. Folios 24 y 25. 10 Cfr. Folio 40 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.

Reiteró que no existía conexidad competitiva entre los productos que se pretendía identificar con el signo solicitado como marca y aquellos identificados por las marcas previamente registradas, puntualizando que, “los alimentos para los animales” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza como “los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y plaguicidas” de la Clase 5 internacional, van dirigidos a consumidores especializados, lo que anula el riesgo de que se el consumidor a pesar de las similitudes de los conjuntos, confunda los productos o su origen empresarial11. 6.5.

Asimismo, indicó, que, si bien el signo solicitado como marca comparte canales de comercialización con aquellos comercializados bajo la marca EL CAMPEON, para Clase 5, los mismos se exhiben en lugares totalmente diferentes dentro de dichos canales, en razón a las diferencias entre su finalidad y naturaleza. De igual forma, señaló que los productos no compartían los mismos canales de publicidad y que de hacerlo, en razón a su finalidad los consumidores no los relacionan entre sí. Tercer cargo: Violación del artículo 61 de la Constitución Política 6.6.

Afirmó que la parte demandada, al decidir la solicitud de registro marcario, desconoció el artículo 61 de la Constitución Política, comoquiera que había impedido el registro como marca de un signo que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 134 de la Decisión 486 de 200012. Contestaciones de la demanda La parte demandada 7.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 3 de agosto de 201513, tuvo por no contestada la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio, comoquiera que se allegó el escrito de forma extemporánea. Terceros con interés directo en las resultas del proceso Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez 8. El señor Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 11 Cfr. Folios 42 y 43. 12 Cfr. Folio 48 13 Cfr. Folio 224 14 Cfr. Folios 195 y 196 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1.

Indicó que: i) el signo cuyo registro como marca se pretende, si bien protege productos diferentes, si es susceptible de causar riesgo de confusión15;y ii) el hecho de que la parte demandada hubiere concedido unos registros similares, no implicaba una obligación de concederle un registro pues las circunstancias en que se concedió en uno y otro caso podrían ser diferentes, concluyendo que no consideraba que hubiera ocurrido una violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 ni del principio de imparcialidad contenido en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, comoquiera que el signo solicitado y las marcas previamente registradas, eran similarmente confundibles, ni del artículo 61 de la Carta Política, pues la decisión adoptada, buscaba proteger la propiedad industrial del tercero con interés directo en las resultas del proceso.16.

Inaves Fuenterrabia S.A. 9. Inaves Fuenterrabia S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1. Indicó que el signo y las marcas previamente registradas no podían coexistir en el mercado, en la medida, que, de hacerlo, generarían un riesgo de asociación o confusión con la marca sustento de la negación. Lo que podría generar un perjuicio a los consumidores, y una afectación a los derechos derivados de los registros marcarios prexistentes19.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201720, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 236-IP-2018 de 14 de diciembre de 201821, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1.

La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión den la Comunidad Andina. 15 Cfr. Folio 196 16 Ibidem. 17 A través del curador ad litem 18 Cfr. Folios 221 a 223 19 Cfr. Folios 221 y 222. 20 Cfr. Folios 226 21 Cfr. Folios 235 a 248 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que no se discute el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de la misma. 3. Se interpretará el artículo 136 literal a) por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. 4. De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486 para analizar el tema de la conexidad de productos […]”. 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y auto de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 29 de marzo de 201922, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 23 de julio de 202123, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda24. 16. La parte demandada, los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 236-IP-2018 de 14 de diciembre 22Cfr. Folios 250 a 254 23 Cfr. Índice 76 Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI 24 Cfr. Índice 84 SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo25, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 200928, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario. 20.2.

La Resolución núm. 38541 de 30 de julio de 200929, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 2009. 20.3. La Resolución núm. 40862 de 18 de agosto de 200930, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24759 de 19 de mayo de 2009.

El problema jurídico 21. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 25 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 27 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 28 Cfr. Folios 58 a 64 29 Cfr. Folios 65 a 71 30 Cfr. Folios 72 a 76 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.

Si las resoluciones núms. 24759 de 19 de mayo de 2009, 38541 de 30 de julio de 2009 y 40862 de 18 de agosto de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CAMPEONAS, para identificar “alimentos para los animales”, productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran o no los artículos artículo 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; el artículo 61 de la Constitución Política y el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.1.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y: i) las marcas mixtas CAMPEON, con registros núms. 84389.1 y 240625, que identifican respectivamente productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca nominativa CAMPEON, con registro núm. 195069, que identifica productos de la Clase 29: cuyo titular es Inaves Fuenterrabia S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y ii) las marcas nominativas EL CAMPEON, con registros núms. 330923 y 330875, que identifican respectivamente productos de las clases 3 y 5, cuyo titular es el señor Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, tercero con interés directo en las resultas del proceso. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm 236-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136; y, de oficio, el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena31, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 31 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200032 de la Comisión de la Comunidad Andina33.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 33 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 34 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 35 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 236-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018 33. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso36: “[…] 1.

La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión den la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que no se discute el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de la misma. 3.

Se interpretará el artículo 136 literal a) por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. 36 Cfr. Folios 235 a 248 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4. De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486 para analizar el tema de la conexidad de productos […]”. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 4.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […], b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […], c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

De conformidad con los marcos normativo supra y atendiendo a los argumentos de la parte demandante y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36. En este sentido, el signo nominativo solicitado y las marcas nominativas y mixtas, objeto de estudio, son como se muestran a continuación: Signo nominativo solicitado por la parte demandante Marcas nominativas y mixtas37 CAMPEONAS38 Solicitante: Solla S.A. Titular marcas CAMPEON: Inaves Fuenterrabia S.A. Titular marcas EL CAMPEON: Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez Clase 31 “Alimentos para animales” Certificados núms. 84389.1 y 195069 Clase 29 “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” Certificado núm. 240625 Clase 30 “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” Certificado núm. 330923 Clase 3 “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas)” Certificado núm. 330875 Clase 5 “Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas”. 37 Cfr. Folio 43 38 Cfr. Folio 60 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar un signo nominativo con marcas nominativas y mixtas. 38. La Sala considera relevante precisar que, de conformidad con los certificados sobre el estado actual de los registros obrantes en el expediente, la marca mixta CAMPEON con registro núm. 84389.139, de que era titular Inaves Fuenterrabia S.A, caducó el 30 de mayo de 1985, esto es, antes de expedirse los actos administrativos acusados, motivo por el cual no podía ser tenida en cuenta en el cotejo marcario y, en ese sentido, no será objeto de análisis en esta instancia procesal. 39.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del problema jurídico indicado supra. Del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 40. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, ii) que las violaciones de los artículos 134, y 135 b) ibidem, se sustentaron de forma exclusiva en la distintividad extrínseca del signo y no en los requisitos para ser marca del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 ni en las causales de irregistrabilidad intrínsecas a que hace referencia el artículo 135, y iii) que el Tribunal Andino consideró pertinente analizar, el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 ibidem. 41.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar el signo y las marcas confrontadas son o no confundibles y que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 42. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de 39 Cfr. Folio 264 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43.

Esta Sección40, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”41. 44. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”42. 45.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”43. 46. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre el signo y las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 47.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo CAMPEONAS, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 40 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 43 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 48.

En relación con la semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas es preciso señalar que no hay controversia sobre este punto, comoquiera que la parte demandante en su escrito de demanda, indicó que: “[…] Observando que en el presente caso, los signos enfrentados presentan similitudes en su aspecto ortográfico y conceptual, es importante advertir que dicho presupuesto no es suficiente para establecer la confundibilidad en el mercado, pues tal como lo ha advertido el tribunal de justicia de la Comunidad Andina “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la (sic) marcas que se soliciten”.[…]”44, así, es claro que la parte demandante comparte lo señalado en los actos administrativos acusados, respecto de la similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, en tal sentido la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, el cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados. 49.

Para considerar que la semejanza y/o la identidad, entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de que existan circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con las marcas previamente registradas.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 50. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y las marcas previamente registradas, es necesario que los productos que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 51.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 44 Cfr. Folio 31 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201845, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 53.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que el signo y las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Intemacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”46. 54.

En el caso sub examine, el signo solicitado pretende identificar “Alimentos para animales”, productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 46 Cfr. Folios 245 a 247. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso 236- IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, reiterada en la Interpretación Prejudicial Proceso 557-IP-2019 de 18 de junio de 2020. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55.

Por su parte, las marcas CAMPEON, identificadas con los registros núms. 195069 y 240625, cuyo titular es Inaves Fuenterrabia S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, identifican respectivamente “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos de la Clase 29; y “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 56.

A su vez, las marcas EL CAMPEON, identificadas con los certificados núms. 330923 y 330875, cuyo titular es el señor Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, identifican respectivamente “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas)”, productos de la Clase 3; y Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 57.

Al aplicar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los productos de la Clase 31 que pretende identificar el signo solicitado y los productos de las clases 29 y 30 que identifican las marcas CAMPEON, sí se presenta conexidad competitiva, teniendo en cuenta que se trata de productos que pueden estar relacionados dada su naturaleza. 58.

Lo anterior comoquiera que los “alimentos para animales”, que pretende identificar el signo solicitado, pueden estar preparados con los productos que identifica la marca CAMPEON, esto es, con carne, pescado, aves, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles47, lo que los hace productos complementarios, toda vez que se necesita 47 Para ejemplificar lo anterior se puede verificar el contenido de algunos piensos para animales como: i) “Taste of the wild”, que según la información consultada en la página http://piensotasteofthewild.es/taste-of-the- wild-perros/ el 10 de junio de 2023, contiene dependiendo de la formulación, Carne de Venado, Jabalí, cordero asado, pato asado salmón ahumado y Salmon; o ii) “Hill´s, que en algunas de sus presentaciones contiene arroz cervecero, pollo, celulosa en polvo, trigo integral, maíz integral, grasa de pollo, aceite de soya, tal como se puede evidenciar en la página https://www.hillspet.co/cat-food/pd-wd-feline- dry?_gl=1*93istr*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwzdOlBhCNARIsAPMwjbxThbfEhe4iI1S3gACUIaPGaog- 1lnqofXa4ejnI9ZIha6FTXRVGwEaArUQEALw_wcB, consultada el 10 de junio de 2023; iii) los principales ingrediente de los concentrados para cerdos son el maíz como fuente energética mayoritaria, los subproductos de la extracción de aceite de soja (harina, expeller y pellets) como fuente proteica y aceites vegetales (aceite de soja) como concentrados energéticos en dietas que así lo requieran.

De conformidad con la información obrante en la página https://nutrinews.com/materias-primas-para-la-elaboracion-de-alimentos-para- cerdos/#:~:text=Los%20principales%20ingredientes%20que%20componen,dietas%20que%20as%C3%AD%2 0lo%20requieran. Consultada el 10 de junio de 2023. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los ingredientes de la Clase 29 para producir los productos de la Clase 3148.

En este mismo sentido algunos de los productos de la Clase 30, como las harinas y los cereales pueden utilizarse en las dietas de los animales, siempre y cuando tengan unas condiciones especiales. 59. Adicionalmente, pueden ser productos sustituibles entre sí en la medida en que existen dietas especiales o alternativas, mediante las cuales se alimentan a los animales exclusivamente con productos como carne, pescado, aves, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, como lo es por ejemplo, la dieta “BARF” o “Comida en crudo”, entendida como “[…] una forma de alimentación para perros que se basa en la ingesta de alimentos crudos, frescos y naturales. […]”, “[…] compuesta por un 60% de huesos con carne y músculo. […] 25% de carne magra (también puede incluirse el pescado) […] 15% frutas y verduras crudas, huevos y vísceras […]”.49 60.

Asimismo, es posible asumir que el consumidor medio, al encontrar, por un lado, el signo CAMPEONAS y, por el otro, la marca CAMPEON podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que ofrecen provienen de un mismo origen empresarial común y que el titular de la marca CAMPEON que identifica productos de las clases 29 y 30, incursionó en una nueva línea de alimentos para animales, utilizando sus ya conocidos productos, generando así un riesgo de confusión indirecto entre las citadas marcas. 61.

De igual manera, la Sala considera que es posible que el consumidor cuando adquiere el producto que se pretende identificar con el signo solicitado como marca, aunque lo diferencie de aquellas registradas previamente, así como su origen empresarial, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esta manera un riesgo de asociación entre el signo y las marcas cotejadas. 62.

Asimismo, la Sala considera que existe conexidad competitiva entre los productos que se pretende proteger con el signo solicitado y aquellos cobijados por la marca previamente registrada EL CAMPEON para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que tiene una relación en su finalidad, uso complementario y comparten canales de comercialización y medios publicitarios. 48 Asimismo, la ANFAAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, al referir los ingredientes de los concentrados señala que estos pueden ser fabricados con pescado, carnes y derivados animales, productos lácteos, verduras, cereales, grasas y aceites sodio y cloruro, varios azucares y suplementos de vitamina mineral y aditivos.

Consultado en la pagina https://www.anfaac.org/anfaac/alimentos/ingredientes_11_1_ap.html, el 10 de junio de 2023. 49 Consultado en: https://postgradoveterinaria.com/dieta-barf-ventajas-desventajas/. Consultado el 18 de noviembre de 2022. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63.

En relación con la finalidad, se considera que, tanto los plaguicidas como la comida para los animales, suelen tener una amplia aplicación en las actividades agropecuarias y agrícolas, donde dichos productos se usan en un caso para la alimentación de los animales que se utilizan para la producción o para el control de las plagas que pueden atacar las praderas donde se ubican los semovientes. 64.

Respecto del uso complementario encontramos que la producción de los productos que hacen parte de la Clase 31 de la Clasificación internacional de Niza, dentro de la cual encontramos cereales sin procesar frutas y verduras frescas, champiñones y trufas frescas, entre otros, requieren para su producción, que se haga un control de plagas, para el cual se utilizan los productos cobijados por la marca previamente registrada.

Asimismo, se resalta que la producción agropecuaria requiere no solo la alimentación mediante comida especializada para animales sino el manejo de praderas, el cual incluye el control de plagas evidenciándose en mayor forma la existencia de un uso complementario. 65. De igual forma, encontramos que al ser productos que suelen enfocarse en el uso agropecuario y agrícola, utilizan canales de comercialización y publicidad similares, lo cual, podría llevar a que el consumidor promedio asumiera que la empresa titular de la marca El CAMPEON, está incursionando en una nueva línea de negocio. 66.

Por último, la Sala considera que para el caso sub examine no existe conexidad competitiva entre los productos de la Clase 31, que se pretende registrar con el signo cuyo registro como marca se solicita y aquellos de la Clase 3 identificados con la marca previamente registrada, al respecto, es de precisar que los productos para la colada y los productos para alimentación animal, no comparten finalidad alguna, no son sustituibles, no tienen un uso complementario, y no comparten canales de distribución ni de publicidad. 67.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de una conexidad competitiva entre productos o servicios, la Sala considera que en el caso sub examine, aunque la parte demandante limitó a “alimentos para animales” los productos que pretendía identificar con el signo solicitado, existe una conexidad competitiva entre estos y los productos que identifican las marcas CAMPEON, cuyo titular es Inaves Fuenterrabia S.A., y EL CAMPEON, cuyo titular es Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, terceros con interés directo en las resultas del proceso. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68.

Así las cosas, la Sala considera que se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo propuesto no prospera. Del cargo de violación del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo 69.

Atendiendo a que la parte demandante manifestó que la parte demandada desconoció el principio de imparcialidad y, en ese sentido, vulneró el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que se permitió el registro de la marca EL CAMPEON, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando previamente ya se habían concedido los registros marcarios sobre el signo CAMPEON; lo que implica un tratamiento diferente a la solicitud de registro marcario de la parte demandante. 70.

Al respecto, la Sala, mediante sentencia de 11 de noviembre de 202250, reiteró que la parte demandada, como oficina nacional competente, es autónoma en relación con las decisiones proferidas, de modo tal que el examen de registrabilidad debe hacerse analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares51. 71.

En oportunidad anterior, la Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante sentencia de 20 de noviembre de 201452, consideró: “[…]Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo precisado en la interpretación prejudicial, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, de modo tal que “el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares […]”.

(Resaltado fuera de texto). 72. En este orden de ideas, la Sala considera que el hecho que la parte demandada hubiere concedido anteriormente el registro como marca del signo EL CAMPEON, para identificar productos de la Clase 5, cuando ya se encontraban registradas las 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de noviembre de 2022;

C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón; núm único de radicación 11001032400020110012700. 51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014. Expediente identificado con el número único de radicación 2009-00133-00. M.P. Guillermo Varga Ayala. 52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014. Expediente identificado con el número único de radicación 2009-00133-00. M.P. Guillermo Varga Ayala. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas CAMPEON, para identificar productos de las clases 29 y 30, no implica que con la expedición de los actos administrativos acusados se haya desconocido el principio de la imparcialidad y, por ende, se haya vulnerado el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, comoquiera que el análisis que se efectúe en cada caso es independiente y obedece a las particularidades del momento, las características de los signos solicitados y las marcas, los productos y/o servicios de la cobertura y la existencia o no de otros registros. 73.

Así las cosas, la Sala considera que en el examen de registrabilidad que realizó la parte demandada no se vulneró la norma indicada por la parte demandante y, en consecuencia, no prospera el cargo propuesto. 74. Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 61 de la Constitución Política, debido a que entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas sí existía riesgo de confusión y de asociación y, así las cosas, la negación del registro como marca del signo solicitado por la parte demandante se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia, con lo cual no se considera que se hubiera desconocido la obligación de proteger los derechos de propiedad industrial.

Conclusión 75. La Sala considera, que en el caso sub examine, el signo nominativo CAMPEONAS, solicitado por la parte demandante, para identificar “alimentos para animales”, productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que, por una parte, presenta similitudes de tipo ortográfico, fonético e ideológico con las marcas cuyos titulares son los terceros con interés directo en las resultas del proceso exceptuando aquella que cobija productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 76.

Asimismo, la Sala considera que no se vulnera el artículo 61 de la Constitución Política, en la medida en que el signo se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad y, por el contrario, con la expedición de los actos administrativos acusados se protegieron los derechos de los cuales son titulares los terceros con interés directo en las resultas del proceso y los consumidores. 77.

Por último, la Sala considera que la parte demandada con la expedición de los actos no desconoció el principio de imparcialidad, en la medida en que el examen de registrabilidad se debe hacer analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la 25 Núm. único de radicación: 11001032400020100003500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares. 78.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.