11001032400020190007600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO SOLICITADO, “OMEGA TEAM”, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “INGEOMEGA”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “OMEGA”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

LA PARTÍCULA “TEAM” ES DE USO COMÚN PARA LA CITADA CLASE Y, POR LO TANTO, DEBE SER EXCLUIDA DEL COTEJO MARCARIO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad OMEGA INGENIEROS S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 2838 de 10 de noviembre de 2017, "Por la cual se niega un registro", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 75093 de 4 de octubre de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo “OMEGA TEAM”, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 25 de agosto de 2014 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “OMEGA TEAM”, para identificar servicios 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 373 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 72838 de 2017 el director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “OMEGA TEAM”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca “INGEOMEGA”, previamente registrada en la misma clase, cuyo titular es la sociedad INGEOMEGA S.A. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] Instalación de aparatos de aire acondicionado; instalación de aparatos de aire acondicionado en salas blancas; instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, control de la temperatura y aire condicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado para ambientes climatizados; instalación de sistemas de control de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de equipos de aire acondicionado; instalación y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; renovación de instalaciones de aire acondicionado en edificios; renovación de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios; reparación de aparatos de aire acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; revisión periódica de aparatos de aire acondicionado; revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo, según la frecuencia establecida por el fabricante; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de aire acondicionado. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 75093 de 2018, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 134, 135 y 136, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, por aplicación indebida, toda vez que, a su juicio, el signo solicitado cumple a cabalidad con los presupuestos necesarios para que proceda su registro, ya que posee la suficiente fuerza distintiva, es perceptivo a los sentidos de la vista, así como a la audición del consumidor y es susceptible de representación gráfica.

Alegó que el vocablo “OMEGA”, que se encuentra presente en los signos distintivos cotejados, es de uso común y, por lo tanto, débil e inapropiable, de manera que no es posible otorgarle un uso exclusivo a un solo titular. 5 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la identidad o semejanza de los signos objeto de controversia no puede radicar en la palabra “OMEGA”, pues ello implicaría desconocer las reglas del cotejo marcario.

Mencionó que los signos distintivos enfrentados “OMEGA TEAM” e “INGEOMEGA” presentan diferencias sustanciales desde el punto de vista ortográfico, debido a que cuentan con una extensión disímil, así como distinta composición silábica, consonántica y vocálica. Indicó que desde el punto de vista fonético también existen diferencias entre las expresiones confrontadas puesto que si bien es cierto que comparten la palabra “OMEGA”, también lo es que no tienen la misma sonoridad o percepción sonora.

Ello, por cuanto presentan diferentes números de palabras. Explicó que, a su juicio, la SIC incurrió en un grave error al otorgarle un monopolio marcario al tercero con interés directo en las resultas del proceso respecto de la expresión “OMEGA”, dado que, insistió, es de uso común para servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que analizando los signos desde una visión en conjunto y teniendo en cuenta que están conformados por una palabra de uso común, es posible determinar que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que los hacen diferenciables y suficientemente distintivos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que el signo solicitado “OMEGA TEAM” comparte el elemento preponderante que posee la marca previamente registrada “INGEOMEGA”, esto es, la palabra “OMEGA”, razón por la cual se presentan grandes semejanzas que son susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Alegó que también se presenta similitud ideológica entre las expresiones enfrentadas, comoquiera que ambas evocan el símbolo “OMEGA”, el cual puede hacer, a su juicio, fácilmente confundible el signo y marca enfrentados, ya que éste hace referencia a una idea específica que está relacionada con los servicios pertenecientes a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad INGEOMEGA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, alegó que el signo solicitado “OMEGA TEAM” reproduce totalmente la expresión “OMEGA”, contenida en su marca previamente registrada “INGEOMEGA”, por lo que se genera un riesgo de confusión y/o asociación inminente para el público consumidor.

Mencionó que goza de exclusividad de la expresión “OMEGA”; y que, contrario a lo afirmado por la actora, ésta no resulta de uso común para los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 31 de octubre de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad OMEGA INGENIEROS S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC y la compañía INGEOMEGA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 6 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, su reforma y las contestaciones de las mismas por parte de la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, consiste en determinar si las resoluciones núms. 72838 de 10 de noviembre de 2017 y 75093 de 4 de octubre de 2018, vulneran o no lo establecido en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. En efecto, indicó que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada se presentan diferencias desde los puntos de 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vista ortográfico y fonético, ya que la expresión cuestionada está conformada de dos palabras, cinco sílabas y nueve letras, mientras que la registrada con anterioridad solo tiene una palabra, una sílaba y cuatro letras escritas en idioma diferente al castellano, esto es, en inglés. Reiteró que la partícula “OMEGA” es de uso común para servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que resulta inapropiable de manera exclusiva y no puede alegarse que la confundibilidad recaiga únicamente respecto de dicha expresión; y que la partícula adicional “TEAM”, al estar escrita en inglés, le otorga elementos adicionales y distintivos al signo cuestionado que lo diferencian de la marca previamente registrada.

IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que el signo solicitado “OMEGA TEAM” reproduce parte del elemento nominativo de la marca citada como antecedente “INGEOMEGA”, esto es, “OMEGA”; y que se presenta conexidad competitiva entre los servicios que identifican, pues ambos corresponden a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La sociedad INGEOMEGA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención. Al respecto, manifestó que el signo solicitado “OMEGA TEAM” reproduce el término “OMEGA” presente en su marca previamente registrada “INGEOMEGA”, por lo que carece de la fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca.

Mencionó que, a su juicio, es evidente que se presenta conexidad competitiva entre los servicios que identifican, ya que ambos consisten en servicios de construcción, reparación, instalación, entre otros, ubicados en la Clase 37 del Nomenclátor Internacional. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente 7 Proceso 19-IP-2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190007600 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022 y 344-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5154 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 72838 de 10 de noviembre de 2017 y 75093 de 4 de octubre de 2018, denegó el registro del signo mixto solicitado, “OMEGA TEAM”, a la actora, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Instalación de aparatos de aire acondicionado; instalación de aparatos de aire acondicionado en salas blancas; instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, control de la temperatura y aire condicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado para ambientes climatizados; instalación de sistemas de control de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de equipos de aire acondicionado; instalación y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; renovación de instalaciones de aire acondicionado en edificios; renovación de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios; reparación de aparatos de aire acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; revisión periódica de aparatos de aire acondicionado; revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; revisión periódica de aparatos de 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo, según la frecuencia establecida por el fabricante; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de aire acondicionado […]”, por estimar, de oficio, que era similarmente confundible con la marca previamente registrada, “INGEOMEGA”, que distingue servicios de la citada Clase 37, teniendo en cuenta que reproduce el elemento más distintivo, esto es, la expresión “OMEGA”.

A juicio de la actora, el signo solicitado cumple a cabalidad con los presupuestos necesarios para que proceda su registro, toda vez que posee la suficiente fuerza distintiva, es perceptivo a los sentidos de la vista, así como a la audición del consumidor y es susceptible de representación gráfica. Alegó que el vocablo “OMEGA”, que se encuentra presente en los signos distintivos cotejados, es de uso común y, por lo tanto, débil e inapropiable, de manera que no es posible otorgarle un uso exclusivo a un solo titular. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC mencionó que el signo solicitado “OMEGA TEAM” comparte el elemento preponderante que posee la marca previamente registrada “INGEOMEGA”, esto es, la palabra “OMEGA”, razón por la cual se presentan grandes semejanzas que son susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues adujo que el signo solicitado “OMEGA TEAM” reproduce totalmente la expresión “OMEGA” contenida en su marca previamente registrada “INGEOMEGA”, por lo que se genera un riesgo de confusión y/o asociación inminente para el público consumidor. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que goza de exclusividad de la expresión “OMEGA”: y que, contrario a lo afirmado por la actora, ésta no resulta de uso común para los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 19-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228 y 344-IP-20229, en las que se interpretaron los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 ibidem al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con el signo solicitado “OMEGA TEAM”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem10. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 2023. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “OMEGA TEAM” es diferente desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual a la marca registrada con anterioridad “INGEOMEGA”.

Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 ibidem, se excluyen del problema jurídico a resolver11, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni el cumplimiento del requisito de distintividad intrínseca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios12, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO13 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA14 12 145-IP-2022 y 344-IP-2022. 13 Folio 43 del cuaderno físico principal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “INGEOMEGA”, como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo mixto, “OMEGA TEAM”, solicitada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca mixta enfrentados, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios15 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: 14 Folio 43 del cuaderno físico principal. 15 145-IP-2022 y 344-IP-2022. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, según la actora, la partícula “OMEGA”, que conforma las marcas previamente registradas, se encuentra registrada como marca a nombre de diferentes titulares, de manera que es débil. Al respecto, es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Al respecto, una vez verificado en la página web de la entidad demandada16, no se encontraron marcas de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que comprendieran la palabra “OMEGA” en sus denominaciones, con excepción de la marca traída a 16 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 19 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co colación como antecedente por la SIC en el caso sub examine, esto es “INGEOMEGA”.

Por lo anterior, no le asiste razón a la actora al afirmar que la partícula “OMEGA” es débil, sino que, por el contrario, ésta resulta arbitraria y altamente distintiva frente a los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, lo que sí se advierte es que en la página web de la entidad demandada17, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “TEAM”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. TEAMS (mixta) TEAMS S.A.S. 520267 OVERHAULING SAS TEAM (mixta) OVERHAULING TEAM S.A.S. 545799 OPTEAM SOLUCIONES INDUSTRIALES (mixta) SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. 547462 UAT TEAM (nominativa) UAT USA LLC 572270 17 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 5 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TEAM INEOS (nominativa) UAT USA LLC 572270 Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “TEAM” es de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “TEAM” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término de 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso común para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos distintivos en conflicto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “OMEGA”, y la marca previamente registrada “INGEOMEGA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la partícula “OMEGA”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la supresión de las letras “INGE” sean aptas para dotar al signo solicitado de la suficiente distintividad y contribuyan a diferenciarlo de la marca ya registrada, “INGEOMEGA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado eliminó la partícula “INGE” en su inicio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo solicitado, “OMEGA”, reproduce por completo la denominación que 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “INGEOMEGA”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la palabra “OMEGA”, siendo éstas el elemento principal de la marca “INGEOMEGA”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA - OMEGA - INGEOMEGA En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la partícula “OMEGA” contenida en las expresiones enfrentadas, según el Diccionario de la Real Academia, significa18: “[…] 1. interj. coloq.

Adiós o hasta luego. […]”. 18 https://dle.rae.es/chao?m=form Consultado el 19 de julio 2024. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, el término “INGE”, presente en la marca previamente registrada, evoca el concepto de ingeniería o ingeniero.

Sin embargo, la Sala advierte que la marca previamente registrada debe tenerse como de fantasía, porque la unión de las partículas que la conforman no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Así las cosas y comoquiera que el registro marcario previo contiene una expresión de fantasía, la Sala considera que el signo y marca enfrentados no pueden cotejarse desde este aspecto.

De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “OMEGA TEAM” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza: 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 37: “[…] Instalación de aparatos de aire acondicionado; instalación de aparatos de aire acondicionado en salas blancas; instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, control de la temperatura y aire condicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado para ambientes climatizados; instalación de sistemas de control de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de equipos de aire acondicionado; instalación y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; renovación de instalaciones de aire acondicionado en edificios; renovación de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios; reparación de aparatos de aire acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aspiración de polvo; revisión periódica de aparatos de aire acondicionado; revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo, según la frecuencia establecida por el fabricante; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de aire acondicionado […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada, “INGEOMEGA”, distingue los siguientes servicios de la citada Clase 37: “[…] Construcción; Reparación; Servicios de Instalación. […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 37 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que comparten una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; poseen el mismo género (servicios de reparación e instalación); y sus consumidores podrían 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas.

Adicionalmente, se advierte la presencia de la complementariedad entre los servicios que distingue el signo cuestionado y aquellos que amparan las marcas previamente registradas en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que los servicios de reparación e instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo que pretende amparar el signo cuestionado, normalmente hacen parte de los servicios de construcción, reparación e instalación que ofrece la marca previamente registrada, ya que se advierte una relación de género a especie.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 20 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “INGEOMEGA”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo “OMEGA TEAM”, para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00076-00 Actora: OMEGA INGENIEROS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 12 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.