Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Demandante: Ametek, Inc Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Tronex S.A.S1 y Metecno S.A. Tema: Confundibilidad entre un signo y unas marcas mixta y nominativa.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Ametek, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 18534 de 31 de marzo de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Ametek, Inc.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 18534 de 31 de marzo de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 Antes Tronex Battery Company S.A Cfr. Folio 192. 2 Mediante apoderado.

Cfr. Folios 2-5. 3 Cfr. Folios 67-103. 4 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…]Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo AMETEK, para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución número 18534 de 31 de marzo de 2011 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual: a. Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 3359 de 27 de enero de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos; b. Se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MTEK S.A., Y; c. Se negó el registro de la marca nominativa AMETEK, solicitada por mi apoderada, para distinguir productos comprendidos en la clase 9° de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la existencia del registro previo de la marca MTEK, la cual fue transferida en septiembre de 2010, a la sociedad TRONEX BATTERY COMPANY S.A. d. La indicada Resolución declaró agotada la Vía Gubernativa. 2.

Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio: a. Declarar infundado el Escrito de Oposición presentado el día 15 de septiembre de 2008, por la sociedad MTEK S.A. b. Conceder el registro de la marca AMETEK (Nominativa) en la Clase 9 de la Clasificación Internacional, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 08- 022972, a favor de mi mandante, la sociedad AMETEK INC.[…]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 5. Solicitó, el 4 de marzo de 2008, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo AMETEK. para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Cfr. Folio 27-28. 6 Cfr. Folios 28 a 29. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.

La referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 594, la cual fue objeto de oposición por parte de: i) Metecno de Colombia S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, argumentando que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con su marca previamente registrada Metecno; y ii) M-Tek S.A., argumentando que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con sus solicitudes previas para los signos MTEK y M-TEK para la Clase 9, marcas mixta y nominativa, que para el momento en que se presentó la demanda y en la actualidad, son de titularidad de Tronex S.A.S.7. 7.

La Directora de Signos Distintivos, mediante Resolución núm. 3359 de 27 de enero de 2010, declaró infundadas las oposiciones presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso y concedió el registro como marca del signo nominativo AMETEK, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.

Metecno de Colombia S.A. y M-tek S.A. interpusieron sendos recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 3359 de 27 de enero de 2010. 9. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 16809 de 25 de marzo de 2010, resolvió los recursos de reposición interpuestos por Metecno de Colombia S.A. y M-tek S.A. en el sentido de confirmar la Resolución núm. 3359 de 27 de enero de 2010 y concedió los recursos de apelación. 10.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm.18534 de 31 de marzo de 2011, resolvió los recursos de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 3359 de 27 de enero de 2010; ii) declarar infundada la oposición presentada por Metecno de Colombia S.A; iii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Mtek S.A. y iv) negar el registro como marca del signo nominativo AMETEK.

Normas violadas 11. La parte demandante indicó la vulneración de: i) los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política; y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de 7 Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC en el aplicativo SIPI, 28 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de violación 12. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: “[…] A TRAVES DELACTO (sic) ADMINISTRATIVO ACUSADO, LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO VIOLA POR FALTA DE APLICACIÓN, LOS ARTÍCULOS 2, 4, 61 y 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, […]” 13.

Argumentó que la negación del registro solicitado representa un desconocimiento al deber del Estado de: i) proteger el interés general; ii) actuar con igualdad; y iii) proteger la propiedad intelectual9, lo que implica un desconocimiento del derecho constitucional de libertad económica y libertad de empresa. “[…] A TRAVES DE LOS ACTOS ADMISNITRATIVOS ACUSADOS, LA SUPERITNENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIOLA POR INTEPRETACIÓN ERROREAN (sic), EL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA […]” 14.

Señaló que el signo era diferente de las marcas previamente registradas, en las cuales se sustentó la negación del registro, comoquiera que: i) el signo y las marcas previamente registradas empiezan de una forma distinta, aspecto relevante por ser esta silaba la que lleva una mayor fuerza distintiva; ii) el signo y las marcas previamente registradas tienen una pronunciación diferente; iii) la marca MTEK mixta tiene elementos cuanta con elementos gráficos adicionales, tipo, color, y una línea que la atraviesa, que la diferencian del signo solicitado como marca10. 15.

Manifestó, que la decisión adoptada no era coherente con decisiones anteriores, al respecto indicó que en las resoluciones en que se concedió el registro de las marcas MTEK, del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se consideró que dichas marcas no eran similarmente confundibles con las marcas MK- TECH, que fueron presentadas como opositoras ni EMATEC que fue encontrada de oficio dentro de dicho trámite11. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 9 Cfr. Folio 78-81 10 Cfr. Folios 87-88. 11 Cfr. Folios 90. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16.

Refirió, que los productos, amparados bajo las marcas previamente registradas, no tenían conexidad competitiva con aquellos que se pretendía identificar con el signo solicitado como marca, al respecto, expresó que: i) aun cuando comparten la misma clase los productos que se pretendía proteger con el signo solicitado como marca, son muy específicos y “seguramente” tendrán características y fines completamente de aquellos cobijados por las marcas previamente registradas, al punto de que se pueda predicar la existencia de un consumidor informado; ii) las características y fines distintos implican la utilización de diferentes canales de comercialización; iii) al comercializarse bajo diferentes medios tampoco compartirán canales de publicidad; iv) los productos cubren necesidades diferentes; y v) no son sustituibles entre sí por que están destinados a satisfacer necesidades diferentes entre si12. 17.

Indicó que “[…]Así las cosas, el riesgo de confusión indirecta al cual se refiere la resolución demandada, no se generaría en este caso ya que, por la especialidad de los productos de que trata cada uno de los signos confrontados, el consumidor se detiene en la verificación de quien los ofrece, y necesariamente indagará acerca del mismo, por lo que no es viable considerar que la coexistencia de las marcas en conflicto generen esta clase de confusión. […]” Contestaciones de la demanda Parte demandada 18.

La parte demandada, notificada en debida forma, no contestó la demanda, sin embargo, de conformidad con lo ordenado en el auto admisorio de la demanda13 de 23 de noviembre de 2011, remitió los antecedentes administrativos del acto acusado, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el 2 de marzo de 201214.

Metecno S.A., Tercero con interés directo en las resultas del proceso 19. Metecno S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda15, solicitando que se accediera a las pretensiones de la demanda, toda vez que: i) las marcas de los terceros con interés directo en las resultas del proceso eran fonética, ortográfica y visualmente disímiles, al signo solicitado, y, por tanto, no 12 Cfr. Folios 90-98 13 Cfr. Folios 130-132. 14 Cfr. Folio 142. 15 Cfr. Folios 173-176. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co había riesgo de confusión16; y ii) no existía conexidad entre los productos identificados por el signo y aquellos identificados con la marca METECNO17.

TRONEX S.A.S, Tercero con interés directo en las resultas del proceso 20. TRONEX S.A.S, tercero con interés directo en las resultas del proceso 18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] respecto de la supuesta violación de los artículos 2, 4, 61, 209 y 333 de la Constitución Política de Colombia y de los principios constitucionales consagrados en ella. […]” 21.

Señaló que, a la luz de la normativa marcaria vigente, la expresión solicitada en registro como marca por el demandante no contaba con los requisitos, tanto intrínsecos como extrínsecos, para constituirse como marca20. “[…] 2. La Superintendencia aplicó en debida forma la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión Andina. […]” 22.

Desarrolló, el referido argumento en dos partes, así: “[…] 2.1. Similitudes del orden Ortográfico y fonético presentes en las marcas AMETEX Y MTEK […] 23. Explicó que la expresión AMETEK contenía las marcas MTEK y M-TEK con la única diferencia de la letra A inicial en la marca solicitada: A-M-E-T-E-K, siendo igual la pronunciación entre las marcas prexistentes y el signo, comoquiera que, su única diferencia, no genera una mayor fuerza distintiva desde ninguna de las dimensiones visuales o sonoras21, argumentando, que la coincidencia en la mayoría de las letras que componen las marcas comparadas y principalmente en la letra M y la terminación y sílaba tónica TEK, impiden la Individualización del signo solicitado22. 16 Cfr. Folio 174. 17 Ibidem. 18 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 191. 19 Cfr. Fólios 178 a 190. 20 Cfr Fólios 181 21 Cfr. Folio 182. 22 Cfr. Folio 183 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24. Argumentó que las letras T-E-K al constituir la terminación de las marcas comparadas y ser la sílaba tónica del signo, causan un mayor impacto en la mente del consumidor.

Adicionalmente, argumentó que la pronunciación de la letra M en las marcas previamente registradas implica que su lectura se EMETEK, causando, una identidad fonética respecto del signo nominativo AMETEK23. “[…] Identidad competitiva entre los productos que pretende distinguir la marca AMETEK con los productos que se comercializan en la actualidad bajo la marca MTEK y MTEK. […]” 25.

Indicó, respecto de la conexidad competitiva, que los productos que se pretenden identificar con la marca AMETEK, contienen productos comprendidos en la clasificación hecha para el registro de las marcas MTEK y M-TEK. Adicionalmente, señaló que los productos identificados con las marcas y aquellos que se pretende identificar con el signo se encuentran íntimamente relacionados lo que implica la existencia de un riesgo de confusión directo e indirecto en cuanto al origen empresarial de los productos, así como respecto de sus titulares24.

Interpretación Prejudicial 26. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201725, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 157-IP-2018 de 3 de octubre de 201826, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

Procede la interpretación solicitada. […]”27. 28. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 23 ibidem 24 Cfr. Folio 188. 25 Cfr. Folios 204-207. 26 Cfr. Folios 165-179. 27 Cfr. Folio 167. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reanudación del proceso y auto de pruebas 29.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 20 de noviembre de 202028, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 30. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 18 de marzo de 202229, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 31.

Durante el término legal, la parte demandante30 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, Tronex S.A.S. 31 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 32. La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, Metecno S.A. guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 33.

El Ministerio Público presentó concepto32 en el que indicó que el signo y las marcas tenían similitud ortográfica y fonética. Asimismo, consideró que las marcas distribuyen el mismo tipo de productos y en ese sentido que el cargo de nulidad no tenía vocación de prosperidad. I. CONSIDERACIONES DE LA SALA 34. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 28Cfr. Folios 241-247. 29 Visible en índice SAMAI 71. 30 Cfr. índice SAMAI 78. 31 Cfr. índice SAMAI 79. 32 Visible en índice SAMAI 77. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 157-IP-2018 de 3 de octubre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 35. Visto el artículo 128 numeral 7.º33 del Código Contencioso Administrativo34, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30835 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201136, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1337 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201938, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 36.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 37. El acto administrativo acusado es el siguiente: 38. La Resolución núm. 18534 de 31 de marzo de 2011 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de: “[…]

ARTICULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 3359 de 27 de enero de 2010 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Metecno de Colombia SA, por las razones expuestas en la parte motiva. 33 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 34 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 35 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 36 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 37 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 38 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ARTICULO TERCERO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MTEK S.A., por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO CUARTO. Negar el registro de la marca nominativa AMETEK, solicitada por la sociedad Ametek Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 9º de la Clasificación Internacional de Niza […]” El problema jurídico 39. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 39.1.

Si la Resolución núm. 18534 de 31 de marzo de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo nominativo AMETEK, para identificar productos de la clase 939 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera o no el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 2, 4, 61 Y 209 de la Constitución Política de Colombia. 39.2.

En este sentido, se analizará si el signo solicitado AMETEK es similarmente confundible con las marcas mixta M-TEK y nominativa MTEK, para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de las que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, Tronex S.A.S. 39 “controles electrónicos para motores y máquinas; controladores eléctricos; medidores de presión y temperatura; altímetros; indicadores automáticos de altitud; indicadores de velocidad de aeronaves; sistemas de navegación para aviones,; medidores de flujo; sensores de presión y temperatura; termómetros; termocuplas; termistores; calibradores de presión y señales; sensores de velocidad; dinamómetros; acelerómetros; sensores de medición de nivel y dispositivos para líquidos, gránulos y lodos; detectores ultrasónicos para mediciones de nivel, distancia, volumen y flujo de líquidos, gránulos y lodos; controladores de proceso para sistemas de mediciones de nivel de líquidos; válvulas de control para regular el flujo de gases y líquidos; monitores y sensores de voltaje; voltímetros; amperímetros; amplificadores; convertidores; actuadotes eléctricos; paneles de representación (displays), a saber, indicadores de velocidad, nivel de combustible, presión y temperatura; odómetros; tacómetros; velocímetros; aparatos para medir distancia; detectores de temperatura de la llama; pirómetros; fotómetros; anunciadores; registradores de eventos; instrumentos para pruebas de gas; analizadores de gas y humedad; gasómetros; aparatos de análisis de aire; equipo de medición de fuerza; balanzas; aparatos e instrumentos para pesar; máquinas para pruebas de materiales, a saber, medidores de fuerza, indexadotes de flujo de fundición, verificadores de fricción, viscómetros de fundición, columnas de densidad y verificadores de impacto de película plástica; máquinas de ensayos de cemento; sensores ultrasónicos; láser para fines de medición; aparatos de cromatografía para uso en laboratorio; calorímetros; colimadores; controladores de proceso para uso en la industria de comidas rápidas; instrumentación para medición de potencia, supervisón de potencia y para registro; comparadores; programas de computador (software) para visualizar datos de potencia; transductores eléctricos; interruptores; interruptores eléctricos; cortacircuitos; electrodos; cargadores de baterías; transductores de desplazamiento lineal, codificadores e interruptores límite para control de movimiento; instrumentos para medir acabado de superficies, redondez y formas de objetos; escáneres; instrumentos de detección y medición de radiación; identificadores de nucleidos; espectrómetros de difracción de rayos x; escáneres de temperatura infrarroja; cromatógrafos; potenciostatos; galvanostatos; codificadores; codificadores rotacionales y lineales; verificadores de punto “flash” y viscosidad; viscómetros; soporte físico (hardware) para computadores; cables conectores; acoples eléctricos; dispositivos para radio transmisión inalámbrica; transmisores-receptores.” 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 157-IP-2018 de 3 de octubre de 2018, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 40. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 41. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena40, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200041 de la Comisión de la Comunidad Andina42. 40 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 41 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 42 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina43 42.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina44. 43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 44.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 45.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 46.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 43 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 44 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 48. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 157-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 49.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso45: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos AMETEK (denominativo) y MTEK (denominativo) y M-TEK (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.3..

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o 45 Cfr. Folios 211-221 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado AMETEK (denominativo) y la marca MTEK (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport. ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: ● Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ● Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. ● Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado AMETEK (denominativo) y la marca M-TEK (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, se deberá remitir a lo contenido en el punto 2.3 del Tema 2 de la presente providencia. […]”. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 50.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 51.

De conformidad con el marco normativo desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de la parte demandante y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 52. El signo solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: SIGNO NOMINATIVO Marcas registradas AMETEK46 MTEK47 48 Clase 9 Clase 9 53.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. 46 Cfr. Folio 2 del cuaderno de antecedentes administrativos. 47 Cfr. Folio 70 del cuaderno de antecedente administrativos. 48 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Del cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 54.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 55.

Esta Sección49, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”50. 56. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”51. 57.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”52. 58. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo AMETEK solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos 49 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 52 Ibidem. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 59.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”53.

(Destacado de la Sala) 60. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”54. 61.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo y unas marcas mixta y nominativa, respecto de la mixta es 53 Cfr. Folio 215 54 Cfr, Folios 214-215 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 62.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el producto de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 63. Por lo expuesto anteriormente, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas previamente registradas teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”55. 64.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo nominativo AMETEK solicitado por la parte demandante y las marcas nominativa y mixta MTEK de las cuales es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas Comparación ortográfica 65. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes del signo y las marcas en cuestión. 66.

La comparación ortográfica del signo y las marcas confrontadas es como sigue: SIGNO SOLICITADO A M E T E K MARCAS RESITRADAS M T E K 67. El signo solicitado se conforma por tres vocales (A-E-E) y tres consonantes (M- T-K). Por su parte, las marcas previamente registradas se componen de una vocal (E) y de tres consonantes (M-T-K).

Tanto en el signo como en las marcas cotejadas, no se observan signos de acentuación ni elementos adicionales los doten de una entidad ortográfica propia. 55 Cfr. Folios 2017-2018 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68.

Adicionalmente, es preciso señalar que la terminación en TEK de los conjuntos cotejados, es llamativa por ser poco común en el castellano, lo que hace que la conformación de esta expresión tenga una mayor recordación en la mente del consumidor y que el hecho de ser compartida permite considerar que existen. similitudes desde el aspecto ortográfico. 69.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo el signo y las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que, no obstante existen algunas diferencias entre el signo y las marcas cotejadas lo cierto es que la identidad en la sucesión de las consonantes y el hecho de que compartan una partícula final, resaltada por su condición de sílaba tónica, que es poco usual en el castellano, lleva a que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas marcas. 70.

Atendiendo al análisis referido supra, la Sala considera que existe similitud ortográfica entre el signo solicitado y las marcas mixta y nominativa previamente registras, máxime, cuando, siguiendo los lineamientos del Tribunal, se establece, que la expresión que genera un mayor impacto en la mente del consumidor es la partícula TEK, la cual es reproducida íntegramente por el signo solicitado.

Comparación fonética 71. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo considera el Tribunal Andino. AMETEK- MTEK-AMETEK-MTEK- AMETEK- MTEK-AMETEK-MTEK AMETEK- MTEK-AMETEK-MTEK- AMETEK- MTEK-AMETEK-MTEK 72.

La Sala considera que, comoquiera que el signo y las marcas comparadas son agudas, la percepción que tienen los consumidores de estas recae principalmente en el fonema TEK. Partícula que se encuentra en el signo solicitado y que guarda plena identidad con aquella que conforma la parte final de las marcas previamente registradas. 73.

De igual forma, se considera que la partícula AME guarda similitudes en su pronunciación con a la letra M que conforma las marcas registradas, especialmente porque la forma de pronunciar esta letra cuando no está atada a una vocal es EM, 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esto es, como si estuviera acompañada de una vocal abierta, al igual que ocurre en el signo solicitado. 74.

Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que existe similitud fonética entre las marcas mixta y nominativa MTEK, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el signo nominativo AMETEK, cuyo titular es la parte demandante, toda vez que, la expresión TEK que es la parte final del conjunto y lleva es común tanto al signo como a las marcas previamente registradas.

Similitud que se refuerza en tanto las partículas AME y EM al componerse de la letra M y de vocales abiertas implican similitudes en tanto a su pronunciación como a su percepción. Comparación conceptual o ideológica 75. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan el signo y las marcas, de manera que la similitud se configura cuando los conjuntos evocan una idea semejante o idéntica.

Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”56, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 76.

La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente el signo y las marcas objeto de estudio, comoquiera que las expresiones sujetas a cotejo AMETEK y MTEK no tiene un significado comprendido dentro de diccionario oficial de la Real Academia Española. En ese sentido, carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios57.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por las marcas previamente registradas 77. Atendiendo a que existe similitud entre el signo y las marcas previamente registradas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 57 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00290-00. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado por la parte demandante, y aquellos cobijados por las marcas de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 78.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre el signo y las marcas en cuestión. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial, consideró: 3.2.

“[…] Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. […]”.58 79. La Sala considera, por un lado, que las marcas previamente registradas amparan “baterías, reguladores, cargadores, convertidores y ups”, productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y, por el otro, que el signo solicitado, pretende identificar, productos de la clase 9, así: “[…] Controles electrónicos para motores y máquinas; controladores eléctricos; medidores de presión y temperatura; altímetros; indicadores automáticos de altitud; indicadores de velocidad de aeronaves; sistemas de navegación para aviones,; medidores de flujo; sensores de presión y temperatura; termómetros; termocuplas; termistores; calibradores de presión y señales; sensores de velocidad; dinamómetros; acelerómetros; sensores de medición de nivel y dispositivos para líquidos, gránulos y lodos; detectores ultrasónicos para mediciones de nivel, distancia, volumen y flujo de líquidos, gránulos y lodos; controladores de proceso para sistemas de mediciones de nivel de líquidos; válvulas de control para regular el flujo de gases y líquidos; monitores y sensores de voltaje; voltímetros; amperímetros; amplificadores; convertidores; actuadotes eléctricos; paneles de representación (displays), a saber, indicadores de velocidad, nivel de combustible, presión y temperatura; odómetros; tacómetros; velocímetros; aparatos para medir distancia; detectores de temperatura de la llama; pirómetros; fotómetros; anunciadores; registradores de eventos; instrumentos para pruebas de gas; analizadores de gas y humedad; gasómetros; aparatos de análisis de aire; equipo de medición de fuerza; balanzas; aparatos e instrumentos para pesar; máquinas para pruebas de materiales, a saber, medidores de fuerza, indexadotes de flujo de fundición, verificadores de fricción, viscómetros de fundición, columnas de densidad y verificadores de impacto de película plástica; máquinas de ensayos de cemento; sensores ultrasónicos; láser para fines de medición; aparatos de cromatografía para uso en laboratorio; calorímetros; colimadores; controladores de proceso para uso en la industria de comidas rápidas; instrumentación para medición de potencia, supervisión de potencia y para registro; comparadores; programas de computador (software) para visualizar datos de potencia; transductores eléctricos; interruptores; interruptores eléctricos; cortacircuitos; electrodos; cargadores de baterías; transductores de desplazamiento lineal, codificadores e interruptores límite para control de movimiento; instrumentos para medir acabado de superficies, redondez y formas de objetos; escáneres; instrumentos de detección y medición de radiación; identificadores de nucleidos; espectrómetros de difracción de rayos x; escáneres de temperatura infrarroja; cromatógrafos; potenciostatos; galvanostatos; codificadores; codificadores rotacionales y lineales; verificadores de punto “flash” y viscosidad; viscómetros; soporte físico (hardware) para computadores; cables conectores; acoples eléctricos; dispositivos para radio transmisión inalámbrica; transmisores-receptores.[…]” 80.

La Sala considera que, tanto las marcas previamente registradas como el signo solicitado pretenden identificar cargadores y convertidores. Así las cosas, al encontrar 58 Cfr. Folios 125 a 127. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que estos productos coinciden plenamente es claro que cumplen con los criterios previamente esbozados, dejando en evidencia la conexidad competitiva entre los productos identificados por el signo solicitado y las marcas previamente registradas. 81.

Adicionalmente, comoquiera que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas pretenden identificar una amplia gama de productos, de la clase 9 de la Clasificación de Niza, esta Sala considera pertinente analizar la conexidad competitiva desde los criterios desarrollados previamente, así: Criterio de intercambiabilidad 82.

Esta Sala considera que en el caso concreto no hay intercambiabilidad entre los productos, comoquiera, que las Baterías, UPS, reguladores y convertidores, tienen la finalidad de brindar energía a diferentes equipos y no podrían ser reemplazados, por los demás productos listados en la solicitud del signo cuya negación como marca se debate.

Criterio de complementariedad 83. Esta Sala considera que los productos si atienden al criterio de complementariedad, comoquiera que la gran mayoría de los productos que se pretende identificar con el signo solicitado, requieren para su funcionamiento el uso de baterías reguladores y convertidores. Lo anterior, comoquiera que todos estos funcionan mediante conexiones eléctricas. 84.

De igual forma, esta Sala encuentra que los productos cobijados con las marcas previamente registradas, requieren para su funcionamiento óptimo, de algunos de los productos que se pretende identificar con el signo solicitado, como lo son los cables, conectores y acoples eléctricos. Criterio de pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 85.

La Sala considera que se cumple con este criterio comoquiera que, de conformidad con lo expuesto supra, los productos identificados con la marca previamente registrada, así como los productos que se pretende identificar con el signo solicitado pertenecen a la clase 9 de la Clasificación de Niza. Criterio relativo a los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 86.

De conformidad con la naturaleza de los productos amparados por las marcas previamente registradas, y aquellos que se pretende identificar con el signo solicitado, esta Sala considera que los mismos coinciden en los canales de distribución y comercialización, así como medios de publicidad. 87. Al respecto se considera que productos como baterías reguladores y convertidores, se comercializan en ferreterías o almacenes de superficies en los que también se pueden encontrar productos tales como monitores y sensores de voltaje; voltímetros; amperímetros; amplificadores; convertidores; termómetros, entre otros. 88.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que: i) entre los productos que se pretende identificar con el signo así como aquellos identificados con las marcas previamente registradas, se presenta una evidente conexión competitiva, pues comparten productos; ii) aquellos que no se comparten, se encuentran incursos en los criterios de conexidad competitiva expuesto supra; y iii) es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda adquirir un producto pensando provienen del mismo empresario o que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 89.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos que identifican el signo y las marcas cotejadas, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor. 90. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 91.

Respecto del argumento, de la parte demandante, según el cual, en un caso de similares características la parte demandada concedió los registros, la Sala advierte, que la oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis realizado previamente por la misma oficina no la vincula para decidir en el mismo sentido, la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual.

Así lo señaló la Interpretación Prejudicial 92-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, proferida dentro de este proceso: “[…] 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros.

Estas circunstancias no 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]”. 92.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, el signo nominativo AMETEK no cumple con los requisitos para ser registrado como marca, en la medida que se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad del literal a) de artículo 136 de la Decisión 486 y en consecuencia negara las pretensiones de la demanda. 93. Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución política, en tanto, quedó probado que el signo solicitado no era lo suficientemente distintivo extrínsecamente para ser registrada como marca, así las cosas, la negación del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia.

Conclusión 94. La Sala considera que en este caso no procedía el registro del signo como marca, debido a que, es similarmente con las marcas previamente registradas, en razón a sus similitudes en cuenta lo ortográfico y los fonético, así como, a la conexión competitiva entre los productos comercializados con las maras previamente registradas y aquellos que se pretende identificar con el signo solicitado. 95.

Así las cosas, se encuentra que la parte demandada hubiere violado lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y en ese sentido se mantendrá la presunción de legalidad del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, II.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110034300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Presidente (E) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Ausente en comisión CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.