11001032400020110002300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020110002300 Actor: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad INTER- IKEA SYSTEMS B.V., a través de apoderado judicial, en contra de la Resoluciones 2673 de 28 de enero de 2009, 64354 de 14 de diciembre de 2009 y 28134 de 31 de mayo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca IKEA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A, en adelante BIOGEN S.A. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el 16 de diciembre de 2010 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V., presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “1.

Que es nula la Resolución núm. 2673 de fecha 28 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición 1 Folio 42. 2 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio presentada por Inter-Ikea Systems B.V. y concedió el registro de la marca IKEA, para distinguir “productos farmacéuticos de uso humano, restringido a terapias cardiovasculares”, productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de Biogen Laboratorios de Colombia S.A. 2.

Que es nula la Resolución núm. 64354 de fecha 14 de diciembre de 2009, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición interpuesto por Inter-Ikea Systems B.V., confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 2673 de 28 de enero de 2009, 3.

Que es nula la Resolución núm. 28134 de fecha 31 de mayo de 2010, proferida por el Superintendente para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por Inter-Ikea Systems B.V., confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 2673 de 28 de enero de 2009, proferida por la Jefe de de (sic) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones núms 2673, 64354 y 28134 atrás indicadas, se hagan las siguientes declaraciones: 4.1. Que la marca IKEA, propiedad de Inter-Ikea Systems B.V., es notoriamente conocida en Colombia para distinguir muebles y artículos de decoración interior. 4.2. Que es fundada la oposición presentada por Inter-Ikea Systems B.V. contra la solicitud de registro núm. 06.001.226 de la marca IKEA, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional. 4.3.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se niegue el registro de la marca mixta IKEA, para distinguir productos de la clase 5 internacional. 5. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 2673, 64354 y 28134 atrás indicadas, se ordene la cancelación del registro núm. 402.708 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca mixta IKEA, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano, restringidos a terapias cardiovasculares, productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. (…)”. 1.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad BIOGEN S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, el registro del signo IKEA (mixto) para amparar productos incluidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional. 3 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.

Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.566 de 31 de julio de 2006. 4. Refirió que, dentro del término legal, la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en las marcas IKEA, previamente registradas en las Clases 11,16, 20, 24, 25, 28, 35 y 42 del nomenclátor internacional. 5.

Señaló que, mediante la Resolución No. 2673 de 28 de enero de 2009, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca IKEA (mixta), para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. presentó impugnación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 64354 de 14 de diciembre de 2009, y en apelación mediante la Resolución No. 28134 de 31 de mayo de 2010. 1.3.

Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 136 literal h, 137, 172, 228, 229 y 230 de la Decisión 48S6 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8. Sostuvo que el literal h del artículo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, prohíbe que la administración registre una marca que se asemeje a una notoriamente conocida en cualquiera de las modalidades de reproducción, imitación, traducción, transliteración, o transcripción total o parcial. 9.

Indicó que la marca IKEA de propiedad de la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. amerita la protección de una marca notoriamente conocida en Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. Precisó que la marca IKEA objeto de este proceso reproduce totalmente la marca notoriamente conocida IKEA de su propiedad. ss 11.

Por último, indicó que el hecho consistente en que BIOGEN registre a su nombre y pretenda usar la marca IKEA constituye un acto de competencia desleal, pues de ello deriva en beneficio propio la ventaja de su reputación y del poder de venta que ha adquirido la marca previamente registrada en el mercado mundial.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 4 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 12. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 13.

Señaló que resultaba imposible, con fundamento en las pruebas aportadas por el hoy accionante, determinar que la expresión IKEA fuese una marca notoriamente conocida, pues del acervo aportado, no se desprendía la configuración de ninguno de los postulados del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, haciendo inaplicable el literal h) del artículo 136 de la misma decisión. 14.

Reiteró que, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encontró que estas no fueron suficientes para acreditar la notoriedad de la marca analizada en Colombia en el momento en que se solicitó su registro, permitiendo a esa entidad tener claridad sobre la registrabilidad del signo solicitado por BIOGEN. 15.

De otro lado, indicó que existen diferencias sustanciales entre los mercados que concurren BIOGEN y la sociedad demandante, lo cual es palpable, pues los signos que se comparan evocan ideas diferentes, y en ningún caso llevarían al consumidor a asociar los signos en mención o materializar un riesgo de confusión entre los mismos. 16.

Mencionó que, ni a la fecha de la solicitud del registro marcario por parte de la sociedad BIOGEN, ni a la de presentación de la demanda, se tuvieron indicios razonables que permitieran inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 17. Por último, expresó que la SIC no tuvo conocimiento alguno sobre acciones jurisdiccionales o administrativas por actos desleales relacionados con la marca IKEA, toda vez que, por inexistentes, no han afectado el interés particular o general alguno. 2.2.

Intervención del tercero interesado – Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 18. El apoderado del tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que la SIC cumplió a cabalidad con el trámite de la ley para el otorgamiento de la marca IKEA en la clase 5ª, analizando debidamente la oposición presentada, verificando similitudes con las marcas registradas y haciendo un examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca. 19.

Adujo que las resoluciones atacadas fueron emitidas con toda la legalidad, pues no ha habido declaración del carácter de notoria para la expresión IKEA. 5 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 20. Afirmó que las marcas en conflicto no coexisten en el mismo mercado, pues una está asociada a medicamentos y la otra a la prestación de servicios de decoración, lo que determina que los productos no tengan similitud o pueda considerarse que están de alguna manera relacionados. 21.

Expresó, finalmente, que, frente a la distintividad, la marca de su propiedad cumple con este requisito, pues tiene la entidad suficiente para diferenciar e individualizar sus productos de otros del mercado, lo que la dota de la aptitud distintiva suficiente que se requiere.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 290-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, interpretando los artículos 136 literal h), 137, 228, 229 y 230, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De oficio interpretará los artículos 258 y 259 literal a) de la mencionada Decisión. No se interpretó el artículo 172 por no ser materia de controversia 23. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó lo siguiente: «[…]1.11. En concordancia con todo lo manifestado, con el fin de resolver el Recurso de Apelación se deberá determinar si las marcas IKEA (denominativas y mixtas eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina en el momento de la solicitud del registro del signo IKEA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para el registro se encuentra dentro de alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. (…) 2.4.

Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto IKEA (mixto) y IKEA (mixto). (…) 4.14 Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre signo que se pretende registrar con una marca anteriormente registrada.

Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. (…) 6 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 4.15. En consecuencia, se debe determinar la existencia de indicios razonables sobre la manera deshonesta en la que se habría presentado la solicitud de registro como marca del signo IKEA (mixto) para proteger productos farmacéuticos de la Clase 5, por parte de BIOGEN y si tenía el propósito de generar confusión y aprovecharse de la reputación de la marca IKEA registrada en varias clases internacionales a favor de INTER-IKEA SYSTEMS B.V. (…) 5.6.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 24. El 4 de agosto de 20172, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, la parte demandada y el tercero interviniente en dicha oportunidad reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación. El Ministerio Publico no se pronunció en esta etapa procesal3.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.

Problema jurídico 26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. en contra de las Resoluciones 2673 de 28 de enero de 2009, 64354 de 14 de diciembre de 2009 y 28134 de 31 de mayo de 2010, a 2 Folio 193 3 Folio 215 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio través de las cuales se concedió el registro de la marca IKEA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. 27.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca IKEA es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las previamente registradas IKEA, cuya titularidad le fue concedida a sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. Igualmente indicó que el signo habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal 28.

En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal h), 137, 228, 229, 230, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 137- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 8 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (…) Artículo 258- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 9 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 259- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; […]». 29.

Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «IKEA» (mixta) identificada con el registro marcario número 402708, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso. 30.

En efecto, el mencionado registro fue cancelado mediante acto administrativo el día 28 del febrero de 20185, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 31. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «IKEA»6.

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, conforme al cual se canceló por no uso la marca en mención, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen7: 32. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada 5 Resolución 14819 de 28 de febrero de 2018. 6 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 7 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 16 de mayo de 2022. 10 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 33. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.

Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)8 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca9. 23.

Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los 8 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 9 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.

"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. 11 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"10. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.

En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales). 34.

Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 402708, correspondiente a la marca mixta «IKEA», cuyo titular es la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo 10Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 35. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 36.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 37.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 38.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que 13 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que 14 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 40.

Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 41. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 42.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 43. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 402708 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 44.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «IKEA» (mixta). 45.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201911, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 15 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 46. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya12. 47.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 48.

En tal sentido, esta Sala de Decisión13, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: 12 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 16 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 49.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202014, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500.

Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]” (Destacado fuera del texto) 50.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 51. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 6.

Conclusión 52. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 402708 de la marca mixta «IKEA» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 18 Radicacion: 11001032400020110002300 Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (dyd)