11001032400020140008100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA “ESTRELLA DAMM”, CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 380.048, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “CERVEZAS”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad HIJOS DE RIVERA S.A., mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 010217 de 18 de marzo de 2013, "Por la cual se decide la cancelación de un registro por no uso de la marca", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00054681 de 16 de septiembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por no uso el certificado de registro núm. 380.048 de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1º: Que el 26 de octubre de 2012 presentó solicitud de cancelación por no uso en contra del registro de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, de propiedad de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, que distinguía productos comprendidos en la Clase 321 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, la citada sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que la marca nominativa “ESTRELLA DAMM” había sido comercializada durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso. 3º: Que mediante la Resolución núm. 010217 de 18 de marzo de 2013 la Directora de Signos Distintivos de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso de la marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el otro, la canceló parcialmente en el sentido de excluir los siguientes productos: “[…] Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 1 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; cervezas. […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 54681 de 16 de abril de 2013.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, toda vez que las pruebas aportadas por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM no demuestran efectivamente el uso inequívoco, real y efectivo de la marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que, a su juicio, la entidad demandada aplicó de manera errada los artículos precitados, por cuanto estimó que los documentos aportados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, durante la actuación administrativa, demostraban el uso real y eficiente de la marca “ESTRELLA DAMM” como distintivo de cerveza, en la cantidad, modo y regularidad que normalmente corresponde. 3 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, en efecto, los documentos apreciados como pruebas por la SIC merecen importantes reparos en cuanto a su pertinencia y eficacia probatoria para demostrar el uso de la marca “ESTRELLA DAMM”, acreditado por su titular, por cuanto su uso fue esporádico y no podría calificarse como inequívoco, serio, real y efectivo de dicha marca, de acuerdo con la cantidad y modo que normalmente corresponde en consideración a la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se comercializa en el mercado.

Trajo a colación lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, para señalar que las facturas de venta de productos marca “ESTRELLA DAMM”, aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para acreditar el uso de dicho signo en Perú, no dan cuenta del uso marcario serio, inequívoco, real y efectivo en atención a la naturaleza del producto amparado por el registro de la marca, como lo indica el ordenamiento jurídico comunitario.

Mencionó que la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM es una empresa reconocida a nivel internacional, con experiencia en el mundo de la cerveza, con una tradición cervecera de más de 130 años y participa con sus productos en mercados internacionales; y que de acuerdo con las características de dicha compañía el volumen de ventas de cervezas 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificadas con la marca en el mercado debería ser sostenido y considerable y no esporádico para poder tenerse como real, efectivo e inequívoco el uso de la marca.

De acuerdo con lo anterior, manifestó que las tres ventas puntuales se realizaron en una única ciudad de la Comunidad Andina (Lima, Perú), a un único adquiriente (E. WONG S.A.) y en dos únicas ocasiones (2 de noviembre y 15 de diciembre de 2009), es decir 2 años, 10 meses y 12 días (casi 3 años) de la fecha en que fue presentada la acción de cancelación; y que de un total de 3.229 unidades de cerveza, por un valor de $7.000.000 de pesos, aproximadamente, como lo calculó la SIC, realizadas por el grupo cervecero número uno de capital español, a su juicio, no acreditan que el uso de la marca haya sido continuado o lo suficientemente regular como para que la entidad demandada lo hubiese tenido como serio, inequívoco, real y menos como efectivo, en atención a la naturaleza del consumo masivo de los productos y al carácter internacional, exportador y de gran empresario del titular de la marca.

Sostuvo que de las anotadas circunstancias en que se realizaron las ventas, sin que el titular de la marca hubiese reanudado las mismas desde la tercera y última venta realizada el 15 de diciembre de 2009, demuestran que el uso dado a la marca “ESTRELLA DAMM” fue 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esporádico y sin entidad comercial como para poder afirmar que haya permitido a los consumidores de algún país de la Comunidad Andina asociar a la marca con el producto.

Añadió que no existen pruebas de que el único adquiriente de los productos haya sido un distribuidor de cerveza u otro tipo de comerciante, ni de que haya puesto los productos marcados en el comercio a disposición del público consumidor, como tampoco facturas de ventas de (E. Wong S.A.) a consumidores finales, sin que nada obste para que las tres (3) compras hechas por ese único adquiriente haya sido para un uso estrictamente privado o para la reventa a consumidores aislados.

Agregó que las demás pruebas aportadas por la “SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM”, apreciadas en los actos acusados, tales como artículos de prensa en Perú, un afiche publicitario en ese país y fotografías de estantes en las que se exhiben productos marca “ESTRELLA DAMM”, no son plena prueba del pretendido uso eficiente y real de la marca “ESTRELLA DAMM” en la sub-región andina, pues ni el afiche publicitario ni las fotografías tienen fecha cierta que pudieran dar certeza de que el uso de la marca se dio durante el período relevante para la 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostración de uso de la marca, como tampoco las fotografías dan cuenta de las circunstancias y lugar en que se dio el uso de la marca.

Que por lo anterior, las pruebas apreciadas por la SIC en los actos acusados no le permitían deducir válidamente que la marca “ESTRELLA DAMM” se encontraba en un uso serio, inequívoco, efectivo y real, respecto de “cervezas” en la sub-región andina, pues lo que aparece probado es que los productos identificados con la marca no fueron puestos en el comercio, no se encontraban disponibles para los consumidores de país alguno de la Comunidad Andina en la cantidad, regularidad y modo que normalmente corresponde a productos de consumo masivo y de bajo precio como lo son las cervezas.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 40 del CPACA; 178 y 280 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículos 168 y 253 del Código General del Proceso; y 29 de la Constitución Política, habida cuenta que le dio valor a las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, cuando éstas debieron ser rechazadas por inconducentes e impertinentes.

Alegó que la SIC admitió y apreció como prueba de uso una comunicación de fecha de 25 de octubre de 2012, pero que contaba con un sello notarial de 26 de octubre de 2012, razón por la cual, a su 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co juicio, la fecha que debió tenerse como cierta fue esta última y no la de la comunicación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que las pruebas allegadas por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM en el trámite administrativo, demostraron el uso real y efectivo de la marca cuestionada, “ESTRELLA DAMM”, para la comercialización de cerveza identificada con ésta, en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso.

Adujo que el uso de la marca “ESTRELLA DAMM” fue evidenciado en uno de los países miembros de la Comunidad Andina, como lo es Perú; y que, de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la venta del producto identificado con la marca es el acto de uso marcario por excelencia. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expuso que a través de las fotografías y modelos de etiqueta que fueron aportados en el trámite administrativo se logró demostrar el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia para uno de los productos que fueron concedidos en el registro marcario, esto es, cerveza.

II.2. La SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Arguyó que la marca cuestionada “ESTRELLA DAMM” sí ha sido usada de manera real y efectiva para identificar cervezas, en la cantidad, modo y regularidad que corresponde, teniendo en cuenta que se trata de un producto importado en Perú, el cual es miembro de la Comunidad Andina, durante el período relevante que correspondió al 26 de octubre de 2009 y 26 de octubre de 2012.

Manifestó que “ESTRELLA DAMM” es una marca muy antigua que identifica cervezas de alto reconocimiento en España y Europa en general, razón por la que, al tratarse de un producto proveniente de otro país, está dirigido a un consumidor con ingresos suficientes para adquirir un producto importado en lugar de uno nacional, por lo que 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las cifras que se muestran en las facturas allegadas demuestran el uso en la cantidad que corresponde.

Alegó que no es necesario demostrar un éxito comercial para probar el uso de una marca, sino que, por el contrario, basta con que se acredite que el uso fue en la cantidad que normalmente corresponde, teniendo en cuenta no sólo la naturaleza del producto, sino también la modalidad de su comercialización. Que en este caso el producto a comercializar es una cerveza importada, la cual no tiene el mismo tratamiento de una cerveza local o nacional, por lo que su nicho de negocio está orientado a una población con ingresos superiores, ya que su valor no es de acceso al del consumidor promedio, precisamente, por ser un producto proveniente de España. Anotó que se ha esforzado por introducir la cerveza identificada con la marca “ESTRELLA DAMM” al mercado Andino, atrayendo clientes que antes consumían cervezas nacionales de menor precio; y que es por ello, que además de haber comercializado esos productos durante el período relevante (26 de octubre de 2009 y 26 de octubre de 2012), la comercialización de los mismos ha aumentado satisfactoriamente en 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicho mercado, lo que demuestra, a su juicio, que la marca ha sido utilizada de manera efectiva, seria, real e inequívoca.

Mencionó que no es ella quien distribuye directamente sus productos en Perú, sino que lo hace a través de su distribuidor NEW POWER INTERNATIONAL, SAC., tal y como se puede observar en las diferentes facturas comerciales allegadas, quien, a su vez, le comercializa a otras empresas las cervezas “ESTRELLA DAMM”. Sostuvo que también allegó otras pruebas para demostrar el uso normal, serio e inequívoco de la marca cuestionada “ESTRELLA DAMM”, tales como fotografías en las que aparecen las cervezas identificadas con dicha expresión en diferentes supermercados, publicaciones en periódicos y revistas en las que se anuncia la entrada de CERVEZA ESTRELLA DAMM al mercado peruano y documentos varios relacionados con las tratativas para importar dichos productos tanto en Colombia como en Perú. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 24 de abril de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad HIJOS DE RIVERA S.A., en su calidad de actora, así como la apoderada de parte demandada, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, como tercero con interés directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 4 En adelante CPACA. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 010217 de 18 de marzo de 2013 y 00054681 de 16 de septiembre de 2013, mediante las cuales la SIC canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486; 40 del CPACA; 178 y 280 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículos 168 y 253 del Código General del Proceso; y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora presentó los alegatos de conclusión de manera extemporánea. IV.2- La SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención. Al respecto, mencionó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, adujo que bastaba con haber usado la marca en una sola ocasión durante el período relevante para que deba reconocerse el uso de las misma y, en concordancia con ello, desvirtuar la cancelación respecto de los productos cuyo uso se demuestre.

Que lo anterior desvirtuaba el argumento de la actora relativo a que haber vendido 1.400 unidades de cerveza era una cantidad que no cumplía con los requisitos de uso de la marca, puesto que ello sí 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestra el uso serio real y efectivo de la marca cuestionada “ESTRELLA DAMM”.

Insistió en que las ventas de 1.400 unidades de cervezas identificadas con la marca “DAMM” en Perú, sí demuestran el uso de dicho registro dentro del período relevante. IV.2 En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.

La cancelación parcial por no uso de la marca 1.3. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: 5 Proceso 476-IP-2018. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 1.4. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.5.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.6.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.7. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El artículo 167 de la Decisión 486 consagra un listado enunciativo y no taxativo de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de la marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el mercado. […] 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (en adelante, producto) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 3.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 3.15.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 010217 de 18 de marzo de 2013 y 00054681 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 16 de septiembre de 2013, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, con certificado núm. 380.048, cuyo titular es la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguiría el siguiente producto de la citada Clase 32: “[…] cervezas […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; cervezas […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] cervezas […]”. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, las pruebas aportadas por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM no demuestran efectivamente el uso inequívoco, real y efectivo de la marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […].” Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado o no la marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa), para distinguir cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación6, se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.

Sobre este asunto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 71-IP- 2019, precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se 6 La solicitud de cancelación de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM” fue presentada el 26 de octubre de 2009 por la sociedad HIJOS DE RIVERA S.A. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. En igual sentido, es menester traer a colación lo señalado por la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, en relación con la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, a saber: “[…] 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 3.10.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, para probar el uso real y efectivo de la marca el titular deberá demostrar que los productos o servicios, que identifica la marca, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente con el objeto de analizar si la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM ha usado o no la marca “ESTRELLA ADMM” (nominativa), para distinguir cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 26 de octubre de 2009 y 26 de octubre de 2012, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de dicha marca en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación7, se destacan las siguientes: 1- Tres (3) Facturas comerciales expedidas a la sociedad E WONG S.A., con domicilio en Miraflores, Perú, de fechas 2 de noviembre y 15 de diciembre de 2009, por un valor total de 8.869,43 soles, por concepto de venta de cervezas identificadas con la marca “ESTRELLA DAMM”.8 2- Comunicación dirigida al INVIMA por parte del Director de Marketing de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, de fecha 25 de octubre de 2012, en la que autorizan a la sociedad FRUTAPAC COLOMBIA S.A.S. para importar, distribuir y comercializar sus productos “ESTRELLA DAMM” a partir de esa fecha.

Junto con esa comunicación se encuentra adjunta una carta ente FRUTAPAC COLOMBIA S.A.S. y la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, en la que aceptan la propuesta de que la primera compañía sea la distribuidora de los productos DAMM en Colombia.9 7 Cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso allegó nuevos documentos con fechas posteriores al período relevante, esto es, 26 de octubre de 2009 y 26 de octubre de 2012, de manera que la Sala se abstendrá de analizarlas. 8 Folios 56 a 58 del Anexo núm. 1. 9 Folios 79 a 90 del Anexo núm. 1. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3- Fotografías tomadas a locales comerciales en Perú en las que se evidencia la venta de cerveza distinguida con la marca “ESTRELLA DAMM”; sin embargo, se encuentran sin fecha. 10 4- Anuncio en la Revista “EL COMERCIO PERÚ” con fecha de 23 de mayo de 2009, 11 en el que se evidencia el siguiente texto: “[…] Una cerveza para la alta cocina (…) La cerveza ESTRELLA DAMM, que llega a la región para maridar las propuestas de los chefs más creativos.

Esta cerveza, creada por el equipo de (…) también ha llegado a Lima y en manos de chefs como Daniel Sologuren (Restaurante Madeira) ha empezado a sorprender a los comensales, que descubrieron sensaciones diferentes al maridarla con nuestra cocina. (…) Su grado alcohólico es de 4.8% y el precio del mercado es también superior (40 soles, en promedio). […]”.

(Destacado fuera de texto). 5- Publicación en revista “DIONISOS” correspondiente al año 11 (2011) en su edición Núm. 77, titulada “DAMM SABROSA ESPUMA CENTENARIA”: 12 10 Folios 94 a 96 del Anexo núm. 1. 11 Folio 98 del Anexo núm. 1. 12 Folios 99 y 100 del Anexo núm. 1. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6- Publicación en revista “SEMANA ECONÓMICA” de fecha 17 de mayo de 2009, en su edición Núm. 1172, titulada “ESTRELLA DEL MARIDAJE”, 13 de la que se destaca lo siguiente: “[…] Estrella del Maridaje.

Estrella Damm Inedit es una cerveza única, en todo el sentido de la palabra: no sólo ha sido creada por el Chef Ferran Adría y los sommeliers de El Bulli (…) La botella de 750 ml ahora está disponible en supermercados y en el restaurante Madeira […]” (Destacado fuera de texto). 13 Folios 99 y 100 del Anexo núm. 1. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para la Sala, las pruebas antes relacionadas son pertinentes14 y conducentes15 para demostrar el uso real y efectivo de la marca “ESTRELLA DAMM” por su titular, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. En primer lugar, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del cual debía probarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 26 de octubre de 2009 y 26 de octubre de 2009, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los servicios amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

En efecto, tanto en las facturas comerciales como en las publicaciones en diferentes revistas se especificó el período de uso de la marca 14 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 2015-00018-00]. 15 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada “ESTRELLA DAMM” por parte de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, que correspondió entre el 26 de octubre de 2009 y 26 de octubre de 2012.

Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de cervezas importadas que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, las pruebas demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado con las facturas de ventas por valor de $8.869,43 soles, esto es, aproximadamente $10.167.791,95 pesos colombianos. Al respecto, y contra lo afirmado por la actora, debe precisarse que las facturas comerciales resultan ser pruebas idóneas, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”16.

Y en cuanto al citado valor de las facturas comerciales, debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.17 En efecto, la Sala considera que no es dable comparar la venta de una cerveza de producción nacional, con aquellas de una cerveza importada, que de conformidad con la publicación de la revista “EL COMERCIO PERÚ”, descrita anteriormente en el numeral 4, tiene un costo superior en el mercado de $40 Soles, esto es, aproximadamente $45.857 pesos colombianos, por botella. 16 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00188-00. Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2012-00033-00. 17En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […].

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00033-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la Sala considera que el público al que va dirigido la marca “ESTRELLA DAMM”, que identifica cervezas importadas, es un consumidor con ingresos económicos altos, de ahí que la naturaleza del producto sea acorde al valor de ventas declarado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en las facturas comerciales allegadas.

Asimismo, cabe resaltar lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, en sus numerales 2.8 y 2.10, cuando al efecto, sostuvo: “[…] 2.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […] 2.10.

En tercer lugar, de las pruebas documentales denominadas “DIONISOS” “SEMANA ECONÓMICA” y “EL COMERCIO PERÚ”, se constatan una serie de ejemplos de cómo se publicitaba “ESTRELLA 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DAMM”, así como la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado, dentro del período relevante.

En cuarto lugar, respecto de las comunicaciones al INVIMA señalando la autorización para importar y comercializar los productos distinguidos con la marca “ESTRELLA DAMM”, la Sala considera que si bien es cierto que no demuestran por sí mismas el uso real y efectivo de la marca, también lo es que analizado en conjunto con las demás pruebas allegadas, sí demuestran los esfuerzos realizados por su titular encaminados a comercializar en la Comunidad Andina las cervezas identificadas con dicha expresión. Al respecto, la Sala advierte que la fecha que debe tenerse como cierta de dicho documento es aquella con la cual se suscribió éste, es decir, el 25 de octubre de 2012 y no como lo afirmó la actora, el 26 de ese mes y año, toda vez que esta última fecha corresponde al momento en que el documento, -que ya había sido suscrito por las partes-, fue llevado ante un Notario para que éste diera fe de que “[…] ante mi se presentó el señor Carlos Gómez Benitez, identificado con C.C. (…) y dijo que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya […]”.18 18 Folio 87 del Anexo núm. 1. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En todo caso, si en gracia de discusión se tuviera como fecha cierta del citado documento el 26 de octubre de 2009, de conformidad con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, el uso debe probarse durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, que para el caso bajo examen comprende entre el 26 de octubre de 2009 y el 26 de octubre de 2012.

Y, en quinto lugar, la Sala estima que las fotografías allegadas de diferentes establecimientos de comercio, -en las que se evidencia la venta de la cerveza “ESTRELLA DAMM”-, demuestran cómo se ponía a disposición del público consumidor la marca objeto de cancelación; y si bien no acreditan el uso continuo dentro del período relevante, sí prueban la forma en que se presentaban en el comercio los productos que se identifican con la marca “ESTRELLA DAMM” en el mercado. 19 Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que el uso de las marcas se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, de la siguiente manera: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Núm. Único de radicación 2013-00193-00. Reiterado en sentencia de 25 de agosto de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00044-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”. (Destacado fuera de texto) Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que se vulneraron los artículos 40 del CPACA; 178 y 280 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículos 168 y 253 del Código General del Proceso; y 29, al haber valorado pruebas que, a su juicio, resultaban inconducentes e impertinentes, la Sala considera que con lo expuesto en líneas anteriores ha quedado demostrado su pertinencia e idoneidad para probar el uso real y efectivo de la marca “ESTRELLA DAMM” para cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del período relevante.

Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, la Sala concluye que la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM ha usado de manera real y efectiva la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, en tanto las pruebas acreditan que los productos que ella distingue fueron puestos en el comercio o se 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontraban disponibles en el mercado, en un país perteneciente a la Comunidad Andina, en la cantidad y el modo que corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, por lo que le asistió razón a la SIC al denegar la cancelación total de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 Actora: HIJOS DE RIVERA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Ausente en comisión HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.