1 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: GOOGLE INC Tesis: No son nulos los actos administrativos que cancelaron totalmente por notoriedad la marca “GOOGLE” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la solicitante de la cancelación logró demostrar la notoriedad de la marca “GOOGLE” para servicios de motores de búsqueda de internet, para la época en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, y las marcas confrontadas son idénticas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad PROCATEX S.A.S., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA en contra de las resoluciones números 39134 de 31 de julio de 2009, 13801 de 11 de marzo de 2010, y 40786 de 28 de julio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante SIC. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante los actos administrativos comentados la autoridad administrativa demandada: (i) reconoció la notoriedad de la marca “GOOGLE” (nominativa) para distinguir servicios tecnológicos específicamente motores de búsqueda en internet, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, (ii) canceló totalmente el registro de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 25 internacional, con certificado de registro núm. 259542, y (iii) resolvió los recursos de reposición y apelación contra esa primera decisión en el sentido de confirmarla.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad PROCATEX S.A.S., a través de apoderado judicial, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “PRIMERA PRINCIPAL. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 39134 de 31 de Julio de 2009, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 01-216211, por medio de la cual se decide cancelar por notoriedad el registro de la marca GOOGLE certificado No. 259542 útil para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA PRINCIPAL. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 13801 del 11 de Marzo de 2010, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del mismo expediente administrativo, mediante la cual se resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por el Apoderado de la Sociedad PROCATEX, contra la Resolución 39134 de 31 de Julio de 2009.

TERCERA PRINCIPAL. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 40786 del 28 de Julio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado 2 Folios 418 a 480 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la Propiedad Industrial dentro del mismo expediente administrativo, mediante la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado de PROCATEX LTDA., con el propósito de que se revocaran las decisiones precedentes.

CUARTA PRINCIPAL. Que a título de Restablecimiento del Derecho y en consecuencia de las anteriores declaraciones, se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mantener vigente el certificado de registro marcario No. 259542, correspondiente a la marca GOOGLE (M) Clase 25 Internacional. QUINTA PRINCIPAL: Que en consecuencia de las anteriores declaraciones, se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, admitir, tramitar e inscribir la renovación del certificado de registro marcario No. 259542 correspondiente a la marca GOOGLE útil para identificar productos de la Clase 25 Internacional, oportunamente presentada por su titular la Sociedad Procatex Limitada.

SEXTA PRINCIPAL: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. SÉPTIMA PRINCIPAL: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS En caso de no prosperar las pretensiones principales, ruego a esta Instancia acceder a: PRIMERA SUBSIDIARIA: Que se CONDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago, a título de DAÑO ESPECIAL, de los perjuicios derivados de sus actos lícitos. SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”.

I.1.1.1. Sin embargo, la actora presentó corrección de la demanda3, en virtud de la cual eliminó las pretensiones subsidiarias inicialmente formuladas con la demanda, esto es, aquellas relacionadas con el reconocimiento del daño y el pago de los perjuicios supuestamente causados, así como el argumento que dio sustento a dichas pretensiones.

I.1.2. Fundamentos de hecho 3 Folios 547 y 548 del expediente físico de la referencia. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1.

El 12 de marzo de 2001, la sociedad Procatex LTDA solicitó el registro como marca del signo “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 01216211. Posterior a ello, a través de la resolución número 32115 de 28 de septiembre de 2001, la SIC concedió el registro como marca del signo mencionado, asignándole el certificado de registro número 2595424.

I.1.2.2. El 29 de junio de 2006, la sociedad Google INC., presentó escrito ante la SIC a través del cual solicitó la cancelación por notoriedad de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Procatex LTDA. La solicitud se presentó con sustento en su marca “GOOGLE” (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 internacional, y fue admitida mediante oficio 7751.

I.1.2.3. Al respecto, el titular de la marca objeto de cancelación dio contestación a la solicitud con el objetivo de desvirtuar las consideraciones de la acción presentada. I.1.2.3. Mediante la resolución número 39134 de 31 de julio de 2009 “por la cual se decide una cancelación por notoriedad”, la SIC reconoció la notoriedad de la marca “GOOGLE” (nominativa) para distinguir servicios tecnológicos comprendidos en la clase 42 internacional, de titularidad de la sociedad Google INC, particularmente motores de búsqueda en internet, y en consecuencia canceló el registro de la marca “GOOGLE” 4 El registro marcario se concedió para los siguientes productos de la clase 25: ROPA DE BEBE, JUNIOR, ADULTOS, TODO LO RELACIONADO CON VESTIDO Y CALZADO. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (mixta) para productos comprendidos en la clase 25 internacional, de titularidad de Procatex LTDA. I.1.2.4.

Contra dicha decisión, la titular de la marca cancelada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números: (i) 13801 de 11 de marzo de 2010; y (ii) 59904 de 28 de julio de 2011, que en ambos casos confirmaron la cancelación de la marca comentada. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 29, 230 y 333 de la Constitución Política, 3, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, 37 y 178 del Código de Procedimiento Civil, y 235 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que los actos acusados valoraron pruebas aportadas por la sociedad Google INC, que en un primer momento habían sido consideradas como inconducentes, con lo cual se restringió de forma injusta el debido proceso de la sociedad Procatex LTDA. I.1.3.2.

Señaló que la SIC le otorgó un valor probatorio equivocado al estudio de mercado realizado por la firma Yanhass S.A., y aportado por la sociedad Google INC, a partir de lo cual basó, casi exclusivamente, su decisión sobre la cancelación de la marca “GOOGLE” de la actora. I.1.3.3. Sostuvo que los actos incurrieron en falsa motivación por indebida valoración del acervo probatorio e inobservancia del artículo 235 de la Decisión 486 ibidem, en tanto que, para decidir sobre la acción de cancelación por notoriedad presentada por Google INC, la autoridad 6 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada se apartó de la disposición normativa comentada, como consecuencia de la indebida valoración de la prueba necesaria para acreditar los supuestos de hecho correspondientes.

I.1.3.4. Explicó que, aunque los actos administrativos se dedican a sustentar la notoriedad de la marca “GOOGLE” del solicitante de la cancelación, lo cierto es que lo probado en el trámite administrativo no concuerda con el supuesto de hecho cuya acreditación exige la norma, particularmente en cuanto a la exigencia de tiempo, según la cual la notoriedad debe haberse producido para la fecha en la que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

I.1.3.5. Afirmó que las pruebas aportadas por Google INC, y particularmente, el estudio de mercado únicamente acredita la notoriedad de la marca como motor de búsqueda en internet para el año 2006. Adicionalmente, se trató de una prueba documental contratada, pagada y aportada por la sociedad solicitante de la cancelación, que aun cuando se realizó en el 2006, y sin conseguirlo, pretende acreditar hechos del 2001 a través de preguntas que despistan al entrevistado.

I.1.3.6. Agregó que el documento mencionado demuestra que “GOOGLE” era una marca notoria para servicios de motor de búsqueda en internet en el 2006, pero que a partir de esa premisa no es posible concluir que también fuese ampliamente conocida en el año 2001. En ese orden, los resultados de la encuesta, eventualmente, lograrían ser un indicio de la notoriedad de la marca.

En consecuencia, consideró que no existen pruebas directas que logren demostrar la alegada notoriedad para la fecha en que se solicitó el registro que se pretende cancelar. I.1.3.7. Adujo que la encuesta aportada por la sociedad Google INC, caracterizada por su ligereza y falta de estructura, presenta una serie de preguntas sobre la actualidad, y en medio de estas una única pregunta en retrospectiva, sin ninguna fórmula o método de indagación. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.8.

En suma, advirtió que la prueba sobre la cual se sustentó la decisión acusada no informa la percepción de los consumidores reales o potenciales del servicio de motor de búsqueda identificado con la marca “GOOGLE” en el 2001, pues en realidad se trata de la percepción de hombres y mujeres respecto de la marca mencionada para el año 2006, fecha en la que se realizó la encuesta.

Por lo que concluyó que la encuesta ostenta un error estructural insalvable en la determinación del sector pertinente, lo cual es suficiente para descartar la actitud probatoria del documento. I.1.3.9. Reprochó que la encuesta ofrece datos inexactos, pues supuestamente se efectuó respecto de sujetos provenientes de Barranquilla que representan el 25% de la muestra, sin embargo, los usuarios de internet en esa ciudad, para finales del año 2000, representaban el 2% del total nacional, de conformidad con el documento titulado “infraestructura de internet en Colombia – año 2000” emitido en junio de 2001 por la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones - CRT.

En general, el documento de la CRT señala que para el 2001 había un total de 872.970 usuarios de internet en Colombia, lo que suponía un índice de acceso a internet del 2,1% de la población, de los cuales 81% residían en Bogotá, Medellín y Cali. Es por ello que, si los resultados de la encuesta fuesen reales, aquello solo representaría un 0.045% de usuarios de internet, que no consumidores del servicio de motor de búsqueda de Google, por lo que los sujetos encuestados no representan al sector pertinente, el cual debería estar conformado por un 38% de los usuarios que navegaban en la red. I.1.3.10.

Informó que en sede administrativa alegó que operó la caducidad para formular la acción de cancelación por notoriedad, sin 8 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co embargo, la autoridad demandada hizo caso omiso al argumento, aunque su obligación era dar respuesta a la defensa allá presentada por la actora, con lo cual se configuró un desequilibrio procesal.

I.1.3.11. Finalmente, alegó que su marca “GOOGLE” es notoria en el mercado de prendas de vestir, sin embargo, tal argumento también fue inobservado por la SIC, y canceló una marca sobre la cual se ha invertido una considerable cifra de dinero en desarrollarla y consolidarla en el mercado. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC contestó la demanda en los siguientes términos5: Afirmó que los actos acusados se encuentran ajustados a las normas nacionales y comunitarias que rigen la materia, y que en sede administrativa no hubo violación del debido proceso ni a las disposiciones invocadas por la actora, pues la SIC valoró debidamente las pruebas aportadas y arribó a la convicción que la marca objeto del asunto debía ser cancelada tras encontrar probada la notoriedad de la marca “GOOGLE” de la sociedad Google INC, para la época en que se solicitó para registro la marca cancelada.

Adicionalmente, mencionó que los argumentos de defensa esgrimidos en los recursos formulados por la titular de la marca cancelada fueron resueltos con suficiencia. Sostuvo que los actos administrativos no incurren en falsa motivación, pues las decisiones allí contenidas se presentaron con el correspondiente sustento que obedeció al examen juicioso de los supuestos fácticos y de derecho del caso estudiado.

Advirtió que, respecto de la marca “GOOGLE” del solicitante de cancelación, se pudo determinar el elevado porcentaje de reconocimiento 5 Folios 610 a 626 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo a nivel mundial desde el año 2001, lo cual fue ratificado por firmas especializadas como Interbrand; tan es así que, el diccionario de la RAE reconoció la palabra “googlear” que hace referencia a las búsquedas en internet, dado el alto nivel de recordación entre los usuarios de la red a nivel mundial.

Agregó que la expresión “GOOGLE” que conforma la denominación de la marca cancelada, también se encuentra presente en la marca notoria, con lo cual se genera una reproducción total del aspecto denominativo de la marca especialmente protegida, sin que la cancelada agregue elementos adicionales que logren diferenciarla en el mercado, lo que a su vez da como resultado un riesgo de confusión en el público consumidor.

Manifestó que los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, son usualmente utilizados como material publicitario y de promoción por parte de los empresarios del sector tecnología, por lo que se trata de productos de diferente naturaleza, pero que guardan una relación especial en cuanto al campo publicitario. En otras palabras, la marca notoria “GOOGLE” comercializa camisetas, gorras, guantes y chaquetas, marcados con el logo de dicha marca, con el propósito de publicitar los servicios de internet que ofrece.

Finalmente, advirtió que la actora pretende revivir un trámite legal culminado, con el fin de plantear nuevos argumentos que debió alegar dentro del proceso de cancelación de marca, y en los términos y oportunidades que señala la ley, para de esa forma debatir las pruebas que se aportaron y que llevaron a la convicción de la cancelación de su marca por la probada notoriedad de la marca “GOOGLE” de Google INC. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2.

La sociedad Google INC, contestó la demanda en los siguientes términos6: Adujo que en desarrollo del procedimiento administrativo de cancelación de la marca se cumplió a cabalidad con el debido proceso, permitiéndole a la actora presentar sus argumentos en contra de la acción formulada. Así mismo, afirmó que la cancelación de la marca “GOOGLE” de la actora como consecuencia de la notoriedad de una marca idéntica, no constituye una afectación a la libre competencia, por el contrario, con ello se protege el derecho al uso exclusivo sobre la expresión. Sostuvo que en los actos administrativos acusados se expidieron con el debido respeto por los principios orientadores de las actuaciones administrativas, tales como legalidad, debido proceso, economía entre otros, y con sustento en los argumentos presentados por quienes intervinieron, así como en la debida valoración de las pruebas aportadas para acreditar la notoriedad de la marca “GOOGLE”.

Señaló que tampoco se incurrió en falsa motivación, toda vez que las pruebas aportadas por la solicitante de la cancelación evidenciaron la notoriedad de la marca “GOOGLE” en Colombia para el año 2001, en cuanto a motores de búsqueda y servicios de internet. Particularmente, sobre la encuesta que acreditó la mencionada notoriedad, mencionó que aquella resulta totalmente válida para demostrar el conocimiento de hechos ocurridos en el pasado.

Explicó que se trata de la aplicación de un método cuantitativo, a través del cual se obtiene información real sobre el mercado, el conocimiento del consumidor, los hábitos de consumo, así como del recaudo que tiene la 6 Folios 631 a 652 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca y su posicionamiento en relación con sus competidores, por lo que la prueba comentada es útil para determinar el grado de conocimiento de la marca, tal como lo exige el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

Agregó que el sector pertinente o relevante se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve o comercializa el producto o servicio que distinguen la marca, en el cual pueden aparecer varios agentes, tales como los consumidores o personas pertenecientes al mercado, de tal manera que en el presente asunto, respecto de la marca “GOOGLE” para servicios de motor de búsqueda de internet, el sector pertinente será cualquier persona potencialmente capaz de utilizar el servicio, o sea cualquiera con acceso a internet; y en esa línea, la encuesta aplicó un filtro sobre personas con acceso a internet en el 2001.

Agregó que la encuesta fue realizada por la empresa Yanhaas, la cual ha sido reconocida nacional e internacionalmente como líder en investigaciones del mercado, certificada en la norma ISO 20250 de 2006. Advirtió que el documento de la CRT no hace referencia específicamente a las condiciones del mercado encuestado y, por lo tanto, no es suficiente para contradecir los hechos probados con la encuesta.

Dicho documento no niega que las 400 personas entrevistadas, que afirmaron tener acceso a internet en el año 2001, se encuentran incluidas en el número de usuarios de internet que arroja el estudio de la CRT, de manera que ese estudio es una fuente para reflejar el estado de acceso de internet en Colombia a finales del año 2000, pero no es una fuente válida para impugnar los resultados de la encuesta.

Adujo que la actora no puede aplicar una interpretación analógica de las normas sobre plazos para el ejercicio de las acciones, para concluir que la solicitud de cancelación se encontraba caducada. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, señaló que la marca “GOOGLE” de la actora no es notoria en Colombia ni en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, así como tampoco se puede comparar con el reconocimiento mundial que tienen la marca del litisconsorte necesario, por lo que es claro que la actora intenta aprovecharse de la reputación de la marca que identifica motores de búsqueda en internet.

I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 26 de septiembre de 20177, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La sociedad Google INC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda8.

I.3.2. La SIC reiteró los argumentos planteados con su escrito de contestación9. I.3.3. La actora reiteró los argumentos que sustentaron su demanda10. I.3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 7 Folio 678 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 681 a 697 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 698 a 700 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 705 a 725 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 536-IP-201811, en los siguientes términos: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 172, 224. 225, 228 y 236 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literal h), 224, 225, 228 y 235 de la Decisión citada por ser pertinentes.

No se interpretarán los Literales restantes del Artículo 136 y 172 por no ser materia de controversia las demás causales relativas de irregistrabilidad y de nulidad de registro de una marca. De oficio se interpretará el Artículo 170 de la Decisión 486 por ser materia de controversia la notificación de la solicitud de cancelación de una marca […]”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. 2) La coexistencia pacífica de signos. 3) La cancelación por notoriedad de una marca. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números: i) 39134 de 31 de julio de 2009 “Por la cual se decide la cancelación por notoriedad”12, (ii) 13801 de 11 de marzo de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”13, (iii) 40786 de 28 de julio de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”14 por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, reconoció la notoriedad de la marca “GOOGLE” (nominativa) para identificar servicios tecnológicos específicamente motores de búsqueda en internet, comprendidos en la 11 Folios 734 a 748 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 9 a 29 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 30 a 43 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 44 a 58 del expediente físico de la referencia. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y canceló el registro de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 259542.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son el literal h) del artículo 136, así como los artículos 170, 224, 225, 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás 15 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” II.3.

PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si procedía la cancelación por notoriedad de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Procatex S.A.S., para lo cual deberá considerarse si: (i) de las 16 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pruebas aportadas por la sociedad Google INC, resultó posible acreditar que la marca “GOOGLE” (nominativa) para identificar servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, era notoriamente conocida para la fecha en que se solicitó el registro de la marca cancelada; y si (ii) entre la marca cancelada y la notoria existe similitud o identidad.

Resuelto el cuestionamiento precedente, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que cancelaron por notoriedad la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Procatex S.A.S. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la SIC que devuelva la vigencia del certificado de registro número 259542 correspondiente a la marca “GOOGLE” (mixta) para productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Procatex S.A.S. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De las marcas notorias, su protección y la cancelación por notoriedad de una marca En la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto por el Tribunal andino15, se precisó lo siguiente en relación con la marca notoriamente conocida, veamos: “1.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 15 Proceso 127-IP-2018. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 1.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio […]”. Así mismo, el Tribunal comunitario dilucidó en relación con la marca que ha sido considera notoria por el sector pertinente, y el principio de especialidad, en el siguiente sentido: “1.5.

De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente […]”.

(destacado de la Sala). Tal como se mencionó, en el régimen comunitario de propiedad industrial se ha erigido una protección especial sobre las marcas respecto de las cuales su titular prueban que son notoriamente conocidas por el 18 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor en el sector pertinente.

Así pues, en cuanto a la prueba de notoriedad, el Tribunal comunitario señaló lo siguiente: “[…] 1.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 1.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 1.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo; calidad, difusión volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular […]”. (destacado de la Sala). De las citas traídas a colación en este estudio, para esta Sala resulta posible afirmar que la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba.

Por otra parte, la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto pone de presente que para que opere la acción de cancelación por notoriedad deberán cumplirse los siguientes supuestos: (i) que se haya registrado un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido; (ii) que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria; y que (iii) a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca con base en la que se solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

II.4.2. Pues bien, en el presente asunto la parte actora adujo que en desarrollo de la acción de cancelación de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se valoraron pruebas que habían sido consideradas como impertinentes y, particularmente, que la decisión reprochada se sustentó exclusivamente en el estudio de mercado realizado por Yanhass S.A., aunque aquel se efectuó en el año 2006, pretendiendo acreditar hechos ocurridos cinco años antes, a saber, para el año 2001. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, la Sala examinará los presupuestos necesarios para determinar si era procedente o no la cancelación por notoriedad de la marca “GOOGLE” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.4.2.1. En tal sentido, sea lo primero dilucidar en torno a si, a partir de las pruebas aportadas por la sociedad Google INC, se logró acreditar que para la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca opositora “GOOGLE” (nominativa) para identificar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, era notoriamente conocida en el sector pertinente para motores de búsqueda de internet.

Para tal efecto, es necesario destacar que, para el asunto de la referencia, el periodo relevante para acreditar la notoriedad alegada por el solicitante de la acción de cancelación corresponde al 12 de marzo de 2001. En claro lo anterior, corresponde el análisis de las pruebas aportadas por el solicitante de la acción de cancelación en sede administrativa, a partir de las cuales pretende acreditar la notoriedad de su marca “GOOGLE” (nominativa) para motores de búsqueda de internet, las cuales se relacionaron en el escrito de cancelación por notoriedad, así16: - Copia del estudio de mercado realizado por la empresa Yanhaas denominado “EVALUACIÓN RECONOCIMIENTO DE LA MARCA GOOGLE” presentado a Brigard & Castro, y emitido en junio de 2006. - Capturas de pantalla de los resultados obtenidos del buscador de la página web del medio de comunicación Semana al ingresar la palabra “GOOGLE”, en virtud de los cuales se observan 16 Página 37 del documento que contiene los antecedentes administrativos de los actos demandado, disponible en el índice número 69 en SAMAI. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayormente artículos publicados entre los años 2002 a 2006, y un solo artículo del año 2000. - Capturas de pantalla de artículos publicados en la página web del medio de comunicación El Tiempo entre el 2004 y 2006. - Capturas de pantalla de artículos publicados en la página web del medio de comunicación Portafolio entre el 2005 y 2006. - Capturas de pantalla de los resultados obtenidos del buscador de la página web del medio de comunicación Caracol al ingresar la palabra “GOOGLE”, en virtud de los cuales se observan artículos publicados entre los años 2004 a 2006. - Captura de pantalla de un artículo publicado en la página web del medio de comunicación SoHo, en la cual se observa la fecha junio de 2005, sin que resulte claro si aquella corresponde a la fecha de publicación. - Captura de pantalla de un artículo publicado en la página web del medio de comunicación Cintel, publicado el 2 de noviembre de 2004. - Captura de pantalla de un artículo publicado en la página web del medio de comunicación El Colombiano, sin fecha de publicación. - Copia traducida y apostillada de la declaración juramentada rendida el 6 de junio de 2006, por el señor Terry Chen, quien dice ser asesor de marcas comerciales de Google INC, en virtud de la cual, entre otras cosas, menciona que la empresa fue constituida en 1997 y que ha prestado sus servicios a través del término “GOOGLE”, convirtiéndose en una de las compañías de internet más grandes y de mayor reconocimiento en el mundo, incluido Colombia y los demás países miembros del Pacto Andino. Adicionalmente, menciona cifras de ingresos entre los años 2000 a 2004. - Copia de certificados de registro de la marca “GOOGLE” de Google INC ante las oficinas de marcas de Estados Unidos, Argentina, Australia, Países Bajos, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, entre otros. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Documento denominado “dominios de Google en el mundo”. - Capturas de pantalla de las páginas web www.googlestore.com/, www.googlestore.com/CA/home.asp, www.googlestore.com/CA/category.asp?catid=5, y www.google.com/mobile/. - Capturas de pantalla del índice del archivo del Google Press Coverage Archive, en el que se observan artículos de prensa e información publicados en distintas páginas web del mundo, entre 1998 y 2005, en idioma inglés con traducción al castellano. - Captura de pantalla de los resultados de la página web de Wikipedia sobre la empresa Google INC. - Captura de pantalla de la página web Quick Online Tips, con información en idioma inglés sin traducción al castellano. - Copia de un artículo de The Wall Street Journal, publicado en 2005, en idioma inglés sin traducción al castellano. - Captura de pantalla de la página www.brandchannel.com con los resultados de los indicadores Readers’ Choice 2001, en idioma inglés sin traducción al castellano. Pues bien, de las pruebas enunciadas por la actora es posible establecer, en primer lugar, que las publicaciones en los medios de comunicación colombianos Semana, El Tiempo, Portafolio, SoHo, y Caracol corresponden a información publicada en los años 2002, 2004, 2005, 2006, esto es, con posterioridad al periodo relevante para acreditar la notoriedad de la marca “GOOGLE”.

En cuanto a las demás publicaciones en medios de comunicación, la Sala advierte que, en algunos casos, como la publicación en El Colombiano, no refiere fecha de publicación, por lo que tampoco satisfacen el requerimiento de temporalidad en cuanto a la acreditación de la notoriedad alegada. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otros casos, como los artículos de prensa e información presentados en Cintel, Quick Online Tips, The Wall Street Journal, Wikipedia, así como los que se enlistaron en el índice del Google Press Coverage Archive, aunque se refieren a la marca “GOOGLE”, lo cierto es que no son pertinentes para acreditar la percepción de los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina respecto de la marca que se alegó notoria, en tanto que se trata de medios de comunicación internacionales sobre los que se desconoce el rango de alcance informativo en el público consumidor colombiano o de cualquier otro País Miembro.

Además, algunas de ellas también se encuentran por fuera del periodo relevante para acreditar la notoriedad de la marca “GOOGLE” de Google INC, a saber, 12 de marzo de 2001, teniendo en cuenta que como lo señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”.

En lo que respecta a la declaración juramentada rendida el 6 de junio de 2006, por el señor Terry Chen, quien dice ser asesor de marcas comerciales de Google INC, en virtud de la cual, entre otras cosas, menciona cifras de ingresos entre los años 2000 a 2004, la Sala observa que se trata de argumentos que por sí solos no constituye prueba de lo dicho, habida cuenta que sus afirmaciones requieren de pruebas adicionales que las soporten, como lo serían por ejemplo, las facturas de venta, certificaciones tributarias, entre otras.

Sobre este asunto, conviene traer a colación la sentencia de esta Sección de 29 de octubre de 202017 en la que se expresó, lo siguiente: “[…] 60. La Sala considera que la declaración extrajudicial presentada por James McCormick, consiste en un documento que, 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm. 11001-03-24-000-2013-00200-00.

Dicho criterio fue reiterado en la sentencia de 7 de octubre de 2024 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, dentro del proceso con radicado núm. 11001-03-24-000-2020-00463-00. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por sí solo, no constituye una prueba idónea para demostrar lo afirmado en ella, es decir, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de licencia entre la parte demandante y Harbor Wholesale Ltd., ni la comercialización que esta última hizo de la marca BASS en el periodo relevante, de manera que requiere de pruebas adicionales que soporten las afirmaciones contenidas en la declaración. […] 67.

En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala observa que se trata de una declaración hecha por un empleado de la parte demandante, específicamente, el presidente de BASS Retail Group, una división de la parte demandante. En este sentido, ocurre lo mismo que con la declaración de James McCormick, comoquiera que la declaración de Scott H. Orenstein consiste en afirmaciones que por sí solas no constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por material probatorio adicional. […]” (Destacado fuera de texto).

Por tal razón, para esta Sala el relato presentado con la declaración juramentada resulta insuficiente para acreditar los supuestos de que trata el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. De otra parte, la Sala rescata que la captura de pantalla a la página www.brandchannel.com que contiene lo que aparentan ser los resultados de los indicadores Readers’ Choice 2001, se encuentra en idioma inglés sin traducción al castellano, de manera que este y todos aquellos que se encuentren en idioma extranjero sin su correspondiente traducción, no pueden ser tenidos en cuenta en esta instancia judicial, pues tal como lo señala el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza de la siguiente manera: “ARTÍCULO 260.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.” 25 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La previsión efectuada por el legislador en el estatuto procesal comentado fue reiterada más tarde en el texto del artículo 251 del Código General del Proceso, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO 251.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país.” Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que el accionante de la cancelación debió aportar los documentos que se encuentran en idioma extranjero con su respectiva traducción oficial al idioma castellano para que aquel pudiese ser valorado como prueba en la presente instancia judicial, pues si ello no es así se impide la debida valoración probatoria que le corresponde, en tanto que ante el desconocimiento de su contenido real no resulta dable ningún intento de interpretación o inferencia en relación con lo que se pretende acreditar a través de la pieza documental allegada, como quiera que se erige la regla que, en aras de la igualdad procesal, prescribe que los procesos judiciales se tramiten exclusivamente en lengua castellana. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En oportunidades anteriores18, esta Sección ha dilucidado en relación con el alcance y la finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la valoración de los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en el siguiente sentido: “Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre de 2020, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […].” (Destacado de la Sala).

Adicionalmente, en esta materia, esta Sección19 ha sostenido que no se encuentra dada la facultad oficiosa al juez para que, de forma alguna, supla el principio de la carga de la prueba que le compete a la parte procesal interesada en su valoración, así: “Esta Sección, respecto de la apreciación de los documentos en idioma distinto al castellano consideró: “[…] A su vez, esta Sección ha considerado que para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere: Que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. 18 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 23 de septiembre de 2021; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Radicado 11001-03-24-000-2012-00029-00; Actor: VALENTINO S.P.A. 19 Consejo de Estado; Sala de la Contencioso Administrativo;

Sección Primera; Sentencia de 29 de abril de 2021; M.P. Hernando Sánchez Sánchez; Radicado número: 25000-23-24-000-2008-00490-02; Actor: CARCAFE LTDA. C.I 27 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.

En la citada sentencia se consideró que para apreciarse como prueba los documentos extendidos en idioma distinto al castellano, no puede considerarse que la potestad oficiosa del juez señalada en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, tenga por objeto subsanar, mejorar o perfeccionar una prueba que alguna de las partes ha presentado de manera deficiente; su finalidad es esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia.

Además, no debe olvidarse que conforme al artículo 177 ibídem incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que determinan el efecto jurídico que ellas persiguen. De manera que no puede considerarse que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria supla el principio de la carga de la prueba […]”. (destacado de la Sala).

En cuanto a la copia de los certificados de registro de la marca “GOOGLE” de Google INC ante las oficinas de marcas de Estados Unidos, Argentina, Australia, Países Bajos, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, y otros, la Sala encuentra necesario señalar que lo probado con ello únicamente es el derecho de propiedad industrial en favor de Google INC sobre el signo distintivo en comento en varios países del mundo, sin embargo, de dicha premisa no se desprende el grado de reconocimiento de la marca en el sector pertinente, de manera que tales documentos no son suficientes para acreditar la notoriedad alegada.

En relación con el documento que contiene los “dominios de Google en el mundo”, y las capturas de pantalla de las páginas web de Google INC, se advierte que lo allí contenido no informa en modo alguno: (i) el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro respecto de la marca que se alegó notoria, así como tampoco refleja la duración, amplitud y extensión de su utilización, ni contiene cifras sobre (ii) la inversión efectuada para promoverlo, o (iii) de ventas e ingresos, los cuales son algunos de los factores que trata la norma comunitaria para determinar la notoriedad de un signo distintivo.

Finalmente, sobre el estudio de mercado realizado por la empresa YanHaas denominado “EVALUACIÓN RECONOCIMIENTO DE LA MARCA 28 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GOOGLE” presentado a Brigard & Castro, y realizado entre el 30 de mayo y el 5 de junio de 2006, en primer lugar, los objetivos generales de la encuesta fueron “[…] (i) Establecer el nivel de conocimiento de motores de búsqueda / buscadores hace cinco años (2001);

(ii) Determinar el nivel de conocimiento (notoriedad de marca) de motores de búsqueda / buscadores, en términos de: top of mind (primera mención), conocimiento espontáneo (total menciones espontáneas), conocimiento total (incluye total conocimiento espontáneo y el conocimiento inducido); (iii) Establecer el origen empresarial de la marca Google de prendas de vestir;

(iv) Establecer la percepción que se tiene del origen geográfico de la marca; (vi) Establecer la intención de compra o de uso que genera la marca, en categorías diferentes […]”. Adicionalmente, se advierte que la encuesta se efectuó respecto de 400 personas, hombres y mujeres habitantes de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, mayores de 24 años, pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6, y con la condición especial relativa a que fuesen “[…] personas que tengan acceso a internet desde el año 2001 o antes y que lo usen por lo menos una vez al mes […]”.

Pues bien, a partir de los factores a considerar en la encuesta, la Sala observa que, contrario a lo que sostiene la actora, la prueba sí tuvo en cuenta a los miembros del sector pertinente en el servicio de motores de búsqueda de internet, en tanto que se dirige a exponer la percepción de los usuarios con servicio de internet, respecto de los cuales puede afirmarse que utilizan el servicio que identifica la marca “GOOGLE”, pues la búsqueda de información a través de las herramientas como la que ofrece la marca, es el ejercicio más común entre la comunidad internauta, de manera que se trata de consumidores potenciales del servicio en mención. Lo anterior como quiera que, de los resultados que arrojó la encuesta, se evidencia que el 68,4% de los encuestados referenció que 29 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiene acceso a internet desde hace más de 5 años, y que el 64,8% utiliza los servicios de internet todos los días.

En ese sentido, valga traer a colación el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a la determinación del sector pertinente, a partir del cual se debe entender que aquel se encuentra constituido por “[…] los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica […]”; siendo suficiente, entonces, la acreditación de la percepción de alguno de los miembros que conforman el sector pertinente.

Por otra parte, en relación con el conocimiento de los consultados sobre los motores de búsqueda de internet, la encuesta expone que a la pregunta ¿cuáles recuerda?, el 78,0% mencionó “GOOGLE”, mientras que otros señalaron Yahoo, Hotmail, Altavista entre otros. Los siguientes son los resultados en el acápite denominado “conocimiento”, veamos: 30 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, el documento presenta una evaluación sobre la notoriedad de la marca “GOOGLE” como buscador por internet de un 96.2%, a partir de las siguientes variables: (i) top of mind: 78,0% de los encuestados que cuando se les pregunta marcas de la categoría nombran espontáneamente la marca en evaluación como primera mención;

(ii) otras menciones espontáneas: 12,5% de los encuestados que cuando se les pregunta por marcas de la categoría nombran espontáneamente la marca en evaluación, pero no como primera mención; (iii) conocimiento inducido: 5,8% de los encuestados que no nombran la marca en evaluación espontáneamente, pero la reconocen cuando se les induce o lee.

Por otra parte, en cuanto a la antigüedad de la percepción de la marca “GOOGLE” el documento expone que, a la pregunta ¿hace cuánto tiempo (en años) conoce el motor de búsqueda o buscador Google?, el 63.0% de los encuestados mencionó que desde hace 5 a 8 años, lo que en otras palabras puede afirmarse como que 252 personas del muestreo conocían los servicios del buscador de internet que distingue la marca “GOOGLE” entre 1998 y 2001. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, se destaca que el estudio presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones, veamos: “❖Teniendo en cuenta las condiciones que debían tener las personas para poder responder la encuesta, se encontró que el buscador Google no solo cuenta con un alto nivel de recordación, sino que es el primer motor de búsqueda en la mente de las personas, así lo demuestra un contundente indicador de 78,0% en el top of mind, otros buscadores como Yahoo o AltaVista son conocidos, pero de forma secundaria o inducida. ❖La notoriedad de la marca Google como motor de búsqueda es clara, así lo muestra la cifra de 96,2% en el conocimiento total, de igual forma y consecuente con los indicadores antes mencionados, resalta como es el buscador más usado dentro de los usuarios de Internet (81,3%). ❖6 de cada 10 conocedores de Google afirman conocerlo hace 5 años o más (63.0%), lo cual demuestra la notoriedad que tenía la marca desde ese entonces como buscador de Internet […]”.

Por otra parte, la actora presentó como prueba el documento denominado “INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN COLOMBIA – AÑO 2000” elaborado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT en junio de 2001, en el que se observan los resultados de la “[…] Encuesta de Conectividad para las 52 ciudades reportadas por las empresas que reflejan la situación actual de internet en el país […]” a partir de la cual se expuso que, para los meses de enero y febrero del 2001, existían 872,970 usuarios de internet en Colombia, tal como se observa de la siguiente gráfica extraída del documento en mención: 32 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, lo primero que llama la atención de esta Sala es que, el total de usuarios de internet en Colombia para finales del primer bimestre del año 2001 se impone como un dato de gran importancia para considerar la notoriedad alegada por Google INC, en tanto que sugiere la cantidad de personas con acceso a internet, las cuales a su vez se representan a los consumidores potenciales del servicio de motores de búsqueda que identifica la marca “GOOGLE”.

Sin embargo, el alegato planteado por la actora en cuanto a la totalidad de los usuarios de internet en Colombia para el año 2001 no resulta suficiente para desvirtuar la consideración que se adoptó en los actos demandados sobre la notoriedad de la marca “GOOGLE” para servicios de motores de búsqueda de internet, pues lo cierto es que, de una muestra poblacional considerable adoptada por la encuesta presentada por el litisconsorte, esto es, 400 personas, resultó posible colegir que más de la mitad reconocen a la marca “GOOGLE” para identificar servicios de motores de búsqueda de internet entre 1998 y 2001.

Entonces, los datos mencionados resultarían suficientes para demostrar un alto grado de reconocimiento y recordación, pues a partir de ello es posible afirmar que, de una muestra de 400 personas usuarias de internet, 252 conocían los servicios del buscador de internet que distingue la marca “GOOGLE” entre 1998 y 2001, lo que sugiere que proyectada esa cifra a la población total de personas que para el año 2001 tenían acceso a internet (872.970 personas) aproximadamente el 63% de la población total conocían el buscador para la época relevante.

Por otra parte, la Sala rescata que no es posible pretender, como lo sugiere la actora, que una encuesta con el objetivo de determinar la notoriedad de una marca se deba realizar a partir de la totalidad de los consumidores potenciales, pues lo usual en términos estadísticos es que se utilice un umbral objetivo que al potenciarse resulte en una cifra que 33 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co refleje una determinada tendencia, dicho en otras palabras, una muestra pertinente, tal como lo presenta el reportaje estadístico aportado como prueba del litisconsorte necesario en el que se indagó a 400 personas de las principales ciudades del país sobre la percepción que les merecía la marca “GOOGLE” para motores de búsqueda de internet entre 1998 a 2001.

Adicionalmente, la Sala destaca que, siendo de su cargo, la parte actora no presentó argumentos ni pruebas suficientes para controvertir los resultados expuestos en el estudio de percepción de los consumidores, a partir de los cuales se lograra colegir que, por ejemplo, el umbral objetivo seleccionado por los encuestadores, a saber, la muestra poblacional de 400 personas no fuese suficiente respecto de la totalidad de los usuarios de internet para el año 2001 en Colombia.

De tal manera que los datos allí mencionados, esto es, que más de la mitad de los encuestados utilizaban al motor de búsqueda de Google entre 1998 y 2001, es suficiente para encontrar acreditada la notoriedad de la marca del litisconsorte “GOOGLE” para servicios de motores de búsqueda de internet, pues con ellos se observa el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente, particularmente los consumidores potenciales del servicio en Colombia, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, así como la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción. Es por lo anterior que la Sala considera que, a través de las pruebas aportadas por la sociedad Google INC, y particularmente la encuesta de percepción del consumidor, resultó posible llegar a la convicción de que la marca “GOOGLE” (nominativa) para identificar servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, era notoriamente conocida entre los consumidores potenciales en Colombia, para la época en la que se solicitó el registro de la marca “GOOGLE” (mixta) para 34 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos comprendidos en la clase 25 internacional, a saber, el 12 de marzo de 2001.

Finalmente, conviene señalar que, para esta Sala, una de las pruebas con mayor idoneidad para acreditar la notoriedad de una marca es, precisamente, las encuestas de mercado, pues a través de aquellas se presenta la percepción que los consumidores de un producto o servicio tiene respecto de la marca y el empresario que los oferta, y con ello la real acogida que la marca que se alega notoria ha tenido en el sector del mercado pertinente.

En consecuencia, la Sala encuentra probado el presupuesto sine qua non para que proceda la cancelación de una marca por notoriedad de otra, a saber, que la alegada notoriedad se encuentre probada para la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar; al respecto, el Tribunal comunitario en la Interpretación Prejudicial 610-IP- 2019, consideró lo siguiente: “[…] c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 1.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […] 1.16. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de marca que se presente cancelar, en el presente caso al 3 de agosto de 2006, y de acuerdo con la legislación vigente […]”.

(destacado de la Sala). Es así que, ante el cumplimiento del primer requisito para que opere la cancelación por notoriedad, a saber, que, para la fecha de registro de la 35 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cancelada, “GOOGLE” para servicios de motores de búsqueda en internet era notoriamente conocida por los usuarios de internet.

Por lo tanto, la Sala descenderá al análisis del segundo presupuesto, a saber, la similitud o identidad entre las marcas. II.4.2.2. Resuelto lo anterior, la Sala realizará el cotejo marcario que corresponde para determinar la similitud o identidad entre la marca notoria y aquella que fue objeto de cancelación a través de los actos demandados, para lo cual deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, resulta pertinente analizar la naturaleza de las marcas enfrentadas, conforme se expone a continuación: MARCA MIXTA CANCELADA20 MARCA NOMINATIVA NOTORIA21 GOOGLE Una vez verificadas las marcas, inicialmente se encuentra que una es mixta y la otra nominativa.

En tal escenario, la Sala considera que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 20 Tomado del folio 25 del expediente físico de la referencia. Certificado de registro número 259542, para identificar los siguientes productos comprendidos en la clase 25 internacional: ROPA DE BEBE, JUNIOR, ADULTOS, TODO LO RELACIONADO CON VESTIDO Y CALZADO.

La marca cancelada se encuentra constituida únicamente por la denominación “GOOGLE”, la cual fue reivindicada como se observa del formulario de solicitud de registro presentado ante la SIC. 21 Tomado del folio 25 del expediente físico de la referencia. Certificado de registro número 283578, para identificar los siguientes servicios comprendidos en la clase 42 internacional: SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS ASI COMO SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DISEÑO RELATIVOS A ELLOS;

SERVICIOS DE ANALISIS Y DE INVESTIGACION INDUSTRIAL; DISEÑO Y DESARROLLO DE ORDENADORES Y PROGRAMAS DE ORDENADOR (SOFTWARE); SERVICIOS JURIDICOS. 37 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Al respecto, es menester precisar que el Tribunal Andino enfatiza en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”22. Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos y así mismo, de encontrar identidad o semejanzas entre las marcas cotejadas, determinar si existe un riesgo de confusión entre las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en 22 Proceso 53-IP-2016. 38 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La estructura nominativa de cada uno de los signos es la siguiente: Marca cancelada G O O G L E 1 2 3 4 5 6 Marca notoria G O O G L E 1 2 3 4 5 6 II.4.2.2.1. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “GOOGLE” y “GOOGLE” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

II.4.2.2.2. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. En ese orden, la Sala observa que la expresión “GOOGLE”, no posee un significado en el idioma castellano, de manera que debe tenerse a las marcas como de fantasía, y en tal sentido, no procede realizar el cotejo correspondiente al aspecto conceptual o ideológico de aquellas.

Así las cosas, la Sala advierte que entre las marcas confrontadas existe una identidad de tipo ortográfico y fonético con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, de manera que se encuentra cumplido el segundo presupuesto para la prosperidad 39 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la acción de cancelación por notoriedad, a saber, que la marca cuestionada es similarmente confundible con una marca notoria.

II.4.2.2.3. Finalmente, la Sala advierte que se cumple con el tercer requisito necesario para cancelar por notoriedad una marca, cual es, que exista legitimación en quien ha solicitado la cancelación, lo que se aprecia sin mayor análisis al confrontar el formulario de solicitud de cancelación por notoriedad y el certificado de registro de la marca con sustento en la cual se solicitó dicha cancelación, en los que se advierte la coincidencia de la sociedad Google INC como solicitante y titular de la marca notoria “GOOGLE” para servicios de motores de búsqueda de internet.

II.4.2.3. En consecuencia, para esta Sala, los actos administrativos acusados a través de los cuales se decidió cancelar por notoriedad a la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la actora, no vulneraron las normas comunitarias invocadas con la demanda, en tanto que acertaron al considerar que, para el 12 de marzo de 2001, la marca “GOOGLE” de la sociedad Google INC era notoriamente conocida por el público consumidor colombiano, para servicios de motores de búsqueda de internet, y que ante la identidad entre las marcas, se impuso la cancelación de la marca de la sociedad Procatex S.A.S. A lo anterior se agrega que, en el evento en que las marcas confrontadas coexistan en el mercado, concurrían de los riesgos que imponen la protección de una marca notoriamente conocida, a los cuales se refirió el Tribunal comunitario en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto, en el siguiente sentido: “16.

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 40 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 16.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 16.4.

En relación con e! riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. Ei competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servidos que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial […]”23. II.4.2.4. Por otra parte, en cuanto al argumento de la actora según el cual los actos acusados incurrieron en falsa motivación, pues en el trámite administrativo no se lograron probar los presupuestos para afirmar que la marca “GOOGLE” del solicitante de la cancelación fuese en realidad notoria.

Sobre la falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201624, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 2009, para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de 23 Proceso 536-IP-2018. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 41 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al cancelar por notoriedad la marca “GOOGLE” de Procatex S.A.S., en la medida que como se observó de las pruebas que conforman el expediente de la referencia, la sociedad Google INC sí logró acreditar la notoriedad de su marca para la fecha en que se solicitó el registro marcario cancelado.

II.4.2.5. Adicionalmente, la actora señaló que se incurrió en una indebida valoración de las pruebas aportadas particularmente porque se estudiaron elementos que, en un principio, fueron considerados como inconducentes por la SIC. Al respecto se advierte que, aunque es cierto que en la resolución número 39134, se indicó que se inadmitirían las pruebas documentales que muestran las publicaciones de artículos en diversos medios de comunicación como revista Semana, El Tiempo, Portafolio, Caracol Radio, y Soho, y más adelante se consideró “[…] las publicaciones tienen plenos efectos probatorios y son relevantes en la medida de que provienen de medios escritos masivos de comunicación, reconocidos por ser fuente confiable de información […]”, lo cierto es que el yerro de impresión fue subsanado mediante resolución número 13801 en la que se advirtió lo que a continuación se aprecia25: 25 Página 11 de la resolución mencionada. 42 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consideración a lo cual, en la resolución 40786 la SIC precisó que las pruebas relacionadas con las publicaciones de artículos en distintos medios de comunicación ocurrieron con posterioridad al año 2001, de manera que las apreciaciones allí expuestas no podían ser tenidas en cuenta.

Visto lo anterior, para la Sala es claro que no se trató de una indebida valoración probatoria, y que el yerro de impresión señalado por la actora fue corregido en los actos que resolvieron los recursos de reposición y apelación, de manera que con lo anterior no se vulneró el debido proceso de la actora ni las normas nacionales invocadas, máxime si se tiene que la conclusión final de la SIC sobre las pruebas documentales que constituyen los artículos en medios de comunicación, es la misma a la que arriba esta Sala en la presente providencia, a saber, ninguna de ellas ocurrieron dentro del periodo relevante para acreditar la notoriedad de la marca “GOOGLE” de Google INC, esto es, para la época en que se solicitó el registro marcario que se canceló, de manera que no resultaron suficientes para acreditar la necesaria notoriedad. 43 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.6.

De otro lado, la demandante afirmó que en sede administrativa alegó que operó la caducidad para formular la acción de cancelación por notoriedad, sin embargo, la autoridad demandada hizo caso omiso al argumento, aunque su obligación era dar respuesta a la defensa allá presentada por la actora, con lo cual se configuró un desequilibrio procesal.

Corresponde aclarar, en primer lugar, que la Decisión 486 de 2000, particularmente el artículo 23526, no ha previsto un término para formular la acción de cancelación por notoriedad, pues dicha figura se instituye como consecuencia de la protección especial que les asiste a las marcas notoriamente conocidas por el público consumidor, de manera que la consideración según la cual operó la caducidad de la acción que es objeto del presente estudio, no es pertinente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.

Tampoco es pertinente pretender extrapolar los plazos establecidos para la acción de cancelación por no uso, pues el periodo de tres años de que tratan las normas que regulan el asunto, procura otorgar al empresario la oportunidad de explotar su marca; por lo que, dicho entendimiento difiere del propósito de la cancelación por notoriedad, cual es la protección que le asiste a las marcas notoriamente conocidas en el mercado.

Por otra parte, el artículo 23227 ibidem, establece que la acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, sin embargo, el plazo de que trata la 26 Artículo 235- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 27 Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. 44 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disposición mencionada no corresponde a la acción que aquí se estudia sino a la de uso no autorizado de una marca notoria, la cual conlleva pretensiones y consecuencias jurídicas distintas de las que se persiguen y se consiguen con la acción de cancelación por notoriedad, de manera que, tampoco es posible extrapolar los términos allí descritos.

Con todo, no es menos cierto que uno de los presupuestos de temporalidad que sí prevé el régimen comunitario de propiedad industrial aplicable al asunto, propone que la notoriedad de la marca con sustento en la cual se presenta la acción de cancelación debe encontrarse probada para la época en la que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

Aunado a ello, dicho presupuesto para la prosperidad de la acción de cancelación marcaria se encontró cumplido en el presente asunto, como quiera que la sociedad Google INC logró acreditar la notoriedad de su marca para la fecha relevante, a saber, el 12 de marzo de 2001. II.4.2.7. Finalmente, la parte actora señaló que su marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es notoriamente conocida por el público consumidor colombiano, para lo cual aportó como prueba documental ochenta (80) facturas de compra y venta28 en las que se observa: (i) compras de la sociedad Procatex LTDA en artículos e insertos publicitarios en revistas, así como espacios en ferias de mercado y (ii) compras de la sociedad Procatex LTDA de etiquetas y marquillas para prendas de vestir.

Adicionalmente, aportó: (i) certificación29 expedida por Grupo Gema Inversiones S.A.S. en reorganización el 13 de diciembre de 2011, en el que señaló que ha tenido relaciones comerciales con Procatex S.A.S. como proveedor de prendas de vestir bajo la marca “GOOGLE”; (ii) 28 Folios 62 a 125 del expediente físico de la referencia. 29 Folio 127 del expediente físico de la referencia. 45 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co certificación30 sin fecha de expedición, emitida por Procatex S.A.S. en la que informó que ha invertido en publicidad por un valor total aproximado de 233.550.000 de pesos colombianos; y (ii) diecinueve (19) balances generales31 correspondientes a los años 2004 a 2008.

En cuanto a la inversión publicitaria en artículos, insertos y espacios, que se observa de las facturas aportadas32, la Sala rescata que mayormente, aquellas no hacen referencia a la marca “GOOGLE” de la actora, sino que se limitan a referenciar los productos y servicios publicitarios adquiridos por Procatex LDTA, sin que de la información allí suministrada se pueda deducir que, en efecto, los valores invertidos se dirijan a poner a la marca de la actora en conocimiento del público, por lo que de esas pruebas tampoco resulta posible acreditar el nivel de percepción de los consumidores respecto de su marca “GOOGLE” para productos comprendidos en la clase 25 internacional.

De otro lado, solo se observaron seis (6) facturas que representan inversión publicitaria y de eventos directamente respecto de la marca “GOOGLE” de la actora, sin embargo, los valores de la inversión, a saber, 417.60033, 2.000.00034, 1.200.00035, 1.392.00036, 696.00037, 2.784.00038 pesos colombianos, si bien se trata de expensas en que incurre el empresario para lograr cercanía con el consumidor, las cifras no se traducen un esfuerzo económico a través del cual se haya posicionado a la marca en el mercado, al grado de obtener un reconocimiento por parte del público consumidor como una marca notoria en el país. 30 Folio 140 del expediente físico de la referencia. 31 Folios 128 a 139, y 141 a 149 del expediente físico de la referencia. 32 Folios 67 a 69, 71, 74 a 80, 82 a 85, y 88 a 120. 33 Folio 81 del expediente físico de referencia. 34 Folio 121 del expediente físico de referencia. 35 Folio 122 del expediente físico de referencia. 36 Folio 123 del expediente físico de referencia. 37 Folio 124 del expediente físico de referencia. 38 Folio 125 del expediente físico de referencia. 46 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, las facturas que se refieren a la compra de etiquetas y marquillas de prendas de vestir39, en las que aparece la denominación “GOOGLE”, la Sala advierte que a partir de aquellas no se logra determinar el verdadero grado de percepción de los miembros del sector pertinente, ya sean consumidores efectivos o potenciales, así como otros sujetos del mercado, pues del solo hecho demostrado, a saber, la compra de los insumos de producción como marquillas, resulta insuficiente para establecer el alcance de la marca en el mercado.

Finalmente, en cuanto a los balances y las certificaciones, por sí mismo no son suficientes para acreditar la notoriedad de la marca “GOOGLE” de Procatex S.A.S., en tanto que se omitió aportar los documentos contables que soporten las cifras que allí se informan. Particularmente, en cuanto a la certificación que informa la inversión en publicidad, esta Sala reitera que la actora portó mayormente facturas en las que no se logra apreciar si el esfuerzo publicitario se ejecutó respecto de la marca cancelada, y que se alegó como notoria.

En consecuencia, los documentos aportados por la parte actora resultan insuficientes para determinar el grado de percepción de los miembros del sector pertinente, respecto de la marca “GOOGLE” de la actora, y en tal sentido, tampoco le fue posible, siendo de su cargo, acreditar la notoriedad que alegó en el escrito de la demanda. II.4.2.8.

En conclusión, se observa que los actos administrativos a través de los cuales se canceló por notoriedad a la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no vulneraron las normas nacionales invocadas por la actora con su demanda, en tanto que en ellos se adoptó la decisión correspondiente en 39 Folios 62 a 66, 70, 73, 86, y 87 del expediente físico de la referencia. 47 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideración a que la sociedad Google INC, a través de la encuesta que aportó como prueba, logró acreditar que su marca “GOOGLE” era notoriamente conocida por el público consumidor colombiano para servicios de motores de búsqueda de internet, en la época correspondiente al 12 de marzo de 2001.

En tal sentido, se impone negar las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, como quiera que con sus argumentos y pruebas la actora no logró desvirtuar la legalidad de la decisión de cancelación por notoriedad adoptada por la SIC. II.4.3. SOBRE LAS COSTAS Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP40, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.4. SOBRE LOS PODERES La Sala reconocerá personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de la parte demandada en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el índice 65 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la actora. 40 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 48 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de la parte demandada en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el índice 65 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada de la actora.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado 49 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00 Demandante: PROCATEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.