1 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00133 00 Demandante: Productos Familia S.A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2012 00133 00 Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS SALVAMENTO DE VOTO Me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 14 de julio de 2022, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Productos Familia S.A. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con miras a obtener la nulidad de las resoluciones números 53775 del 30 de septiembre de 2010, 66449 del 29 de noviembre de 2010, y, 61614 del 31 de octubre de 2011, por medio de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la aquí demandante.

A juicio de la actora, los actos acusados resultan transgresores del artículo 134 y de los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La demandante consideró que: i) las razones para negar la solicitud de registro de marca carecen de claridad y congruencia; ii) no existe norma que determine que las marcas tridimensionales deban apartarse de determinada manera de la forma usual del envase del producto; iii) la marca presenta un 2 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00133 00 Demandante: Productos Familia S.A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diseño completamente original, ajeno a cualquier forma común que le permite ser reconocida como un signo distintivo; iv) y la administración creó un nuevo requisito de registrabilidad para marca al exigir “top of mind” posicionamiento y recordación. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, la Sala mayoritaria, previo a desarrollar el análisis del requisito de distintividad del signo tridimensional, señaló lo siguiente: “[…] 67. Nótese, entonces, que la forma del envase TRIDMENSIONAL solicitado visto, tanto por su parte «inferior» como «superior», presenta la forma propia de las toallas higiénicas y protectores diarios con alas.

Dicha forma es la usual o común para ese tipo de productos sin que permita distinguir un competidor específico y, muchos menos, el origen empresarial del mismo. 68.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que el envase que se pretende registrar como marca, es la representación tridimensional de la forma usual de los productos que pretende distinguir.

Tal circunstancia obliga a que el análisis de registrabilidad verifique si la forma cuenta con elementos que lo hagan destacarse o le aporten distintividad. […] 71. En el caso sub examine, la Sala observa que el envase TRIDIMENSIONAL solicitado tiene, como elementos adicionales a la forma usual, unas figuras impresas de artículos femeninos, tales como: ropa interior, zapatos, cartera, entre otros.

También, se advierte que el parte «superior» tiene impresa la etiqueta «Nosotras». 72.Sobre el particular, la Sala evidencia que la incorporación de figuras o dibujos impresos en la parte externa del envase o la impresión de la etiqueta «Nosotras» en la parte superior, no logran dotarla de distintividad. Sobre ese aspecto, la Sala ha de reiterar que cuando se está ante la presencia de marcas tridimensionales, lo que se pretende reivindicar es la forma.

Ella en sí misma debe ser especial y distintiva, y no los diseños y colores que en ella se incorporen, pues si la sola forma es común o usual, de poco servirán los elementos adicionales incorporados en ella, incluso, aun tratándose de expresiones distintivas o la impresión de etiquetas. […] 74. Por lo tanto, el envase que consista en la representación tridimensional de la forma usual propia de una toalla higiénica o de un protector con alas, esto es, de los productos que pretende reivindicar no será susceptible de registro por el solo hecho de que se le hubieren incorporado figuras impresas de artículos femeninos, tales como: ropa interior, zapatos, cartera, entre otros.

Tales gráficos o dibujos no lo hacen relevante ni característico. Dichas 3 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00133 00 Demandante: Productos Familia S.A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co figuras, como se advirtió previamente, resultan ser secundarias y no lo aportan distintividad a la forma usual que quiere registrarse como marca. […] 76.En consecuencia, la Sala encuentra que le asiste razón a la SIC al haber negado el registro del signo solicitado, en tanto éste carece de las características que lo diferencien suficientemente de la forma usual o necesaria, circunstancia que impide que se pueda acceder a su registro, por encontrarse dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.” Así, en la referida sentencia se concluyó que el signo tridimensional solicitado por la sociedad Productos Familia S.A., para distinguir los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estaba incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 por carecer de distintividad, razón por la cual la Sala negó la pretensión de nulidad de los actos administrativos acusados. 3.- Disiento de lo decidido por la mayoría, pues, en mi criterio, sí había lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, por cuanto el signo tridimensional solicitado sí era distintivo, más aún resultaba realmente ingenioso, pudiendo diferenciarse totalmente de los demás que existen en el mercado, logrando evocar el producto que pretende distinguir, aunque sin reproducirlo, en tanto que la forma de éste únicamente se observa en las partes superior e inferior del envase.

A mi juicio, el signo tridimensional solicitado era suficientemente distintivo para ser registrado como marca, pues, tal como lo señaló la Sala mayoritaria, el empaque usualmente empleado en el mercado para los elementos de higiene menstrual corresponde a formas rectangulares que contienen diferentes productos de manera individual, mientras que el envase objeto de estudio presenta varias líneas y formas caprichosas que ayudarían a rememorar el producto que contiene, lo cual le permite, en primer lugar, distinguirlo en el mercado de manera evocativa, y en segundo lugar, diferenciarlo de las demás empresas competidoras en esta clase del nomenclátor internacional.

En otras palabras, posee distintividad intrínseca y extrínseca. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00133 00 Demandante: Productos Familia S.A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior puede advertirse de la comparación visual entre las formas usuales para la comercialización de los productos de higiene menstrual y el signo tridimensional solicitado, incluidos en la sentencia de la cual me aparto, de la siguiente manera: DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS ENVASES DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 5 En relación con la evocación que el signo tridimensional hace al producto que pretende distinguir, cabe agregar que la forma que se asemeja a las toallas o protectores con alas, únicamente se encuentra en la parte superior e inferior del envase.

Así, es claro que el signo no solo está conformado por 5 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00133 00 Demandante: Productos Familia S.A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dichas dimensiones, sino que se encuentra representado en la unidad de las formas que a su vez modelan el envase, que vistas de manera frontal y lateral sugieren una curvatura diferente a la silueta del producto.

Además de lo anterior, valga decir que, si bien el signo tridimensional puede resultar evocativo en tanto que transmite a la mente una imagen o una idea sobre el producto que pretende distinguir, lo cierto es que no realiza su reproducción, pues se limita a insinuar la mera silueta sin adicionar detalles gráficos que permitan la personificación de los productos de la clase 5.

En consecuencia, no se trata de una marca constituida exclusivamente por la representación tridimensional de la forma propia de los productos, sino que, por el contrario, se trata de una marca tridimensional que, por su forma particular, en su conjunto, resulta ser suficientemente distintiva. 4.- Por todo lo dicho, la Sala debió conceder la nulidad de las resoluciones que negaron la concesión de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Productos Familia S.A., toda vez que el signo no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas por la mayoría de la Sala.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.