CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020130015600 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Madeira Services Ltd., Timberland Trading Inc. y Corral Investments Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Johnny Rockets Licensing Corporation Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por las sociedades Madeira Services Ltd., Timberland Trading Inc. y Corral Investments Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 3708 de 31 de enero de 2012 y 66100 de 31 de octubre de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Las sociedades Madeira Services Ltd., Timberland Trading Inc. y Corral Investments Inc. en adelante la parte demandante1, presentaron demanda contra la 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 3708 de 31 de enero de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 66100 de 31 de octubre de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Johnny Rockets Licensing Corporation, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 1. Declarar la NULIDAD de las Resoluciones No. 3.708 del 31 de enero del 2012, y 66.100 del 29 de mayo del 2012 (sic), proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-165338 de esa misma Entidad, mediante las cuales se tuvo por infundada la oposición presentada por MADEIRA SERVICES LTD y TIMBERLAND TRAIDING INC. y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” (Mixta) clase 43 a nombre de la sociedad JOHNNY ROCKETS LICENSING CORPORATION. 2.

Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar la cancelación del Certificado de Registro de Marca, que se asigne al registro de la marca JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” (Mixta), para la identificación de servicios comprendidos en la clase 43 Internacional, con base en la Resolución No. 66.100 del 29 de mayo del 2012. […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 31 de diciembre de 2010 el registro como marca del signo mixto “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, siendo objeto de oposición por parte de las sociedades Madeira Services Ltd. y Timberland Trading Inc. 4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 3708 de 31 de enero de 2012, declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo mixto “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Que las sociedades Madeira Services Ltd. y Timberland Trading Inc. presentaron recurso de apelación contra la Resolución núm. 3708 de 31 de enero de 2012. 4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 66100 de 31 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 3708 de 31 de enero de 2012.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El artículo 134, literal a), 136, literales a) y c), 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Adujo que en el presente caso, la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” carece de una distintividad extrínseca, toda vez que se 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 confunde con su marca previamente registrada “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL”, puesto que ambas evocan el mismo concepto de venta de comida rápida y el concepto de ser originales y únicas en el mercado. 6.2.

Expresó que la marca cuestionada no puede coexistir con la marca “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL”, toda vez que al ser tan similares e identificar servicios sustancialmente iguales, el riesgo de asociación y/o confusión aumenta de forma vehemente, lo cual genera un perjuicio para el consumidor y, a su vez, esto afecta al mercado. 6.3.

Mencionó que las marcas “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL” presentan unas semejanzas evidentes que cualquier consumidor medio podría llegar a confundir o incluso a asociar. 6.4. Sostuvo que la marca “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” evoca una idea de comida en el consumidor, específicamente, la de venta y distribución de hamburguesas; y que, como su mismo nombre lo indica, “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” evoca la misma idea de hamburguesas, la cual también pertenece a la industria de la venta y distribución de comida, por lo que sí existe un grado de confundibilidad entre éstas. 6.5.

Manifestó que al cotejar el lema comercial de su propiedad con la marca posteriormente registrada, se genera un riesgo de confusión, porque ambos están evocando exactamente el mismo concepto. 6.6. Anotó que el hecho que la marca posteriormente registrada se encuentre en idioma extranjero no hace que se presente una diferencia sustancial entre las marcas enfrentadas, toda vez que al momento de hacer la traducción, las letras entre los segmentos a compararse, así como las secuencias vocales aumentan, amplificando el riesgo de confusión. 6.7.

Indicó que es incuestionable la similitud ortográfica que se presenta entre los signos en conflicto, en especial, en lo que se refiere al conjunto de palabras que le otorgan la distintividad a cada una de las marcas, toda vez que: i) la palabra HAMBURGER ya sea en inglés o en español tiene el mismo significado en la mente 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 del consumidor; y ii) la palabra ORIGINAL se escribe igual tanto en inglés como en español, motivo por el cual, la posibilidad que se genere confusión en la mente del consumidor aumenta sustancialmente. 6.8.

Argumentó que los signos enfrentados evocan exactamente el mismo concepto, toda vez que las palabras “THE ORIGINAL HAMBURGER” al ser enfrentadas con las palabras “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” producen el mismo efecto en la mente del consumidor. 6.9. Arguyó que los titulares de las marcas enfrentadas son competidores directos dentro del mercado de la venta y distribución de alimentos, motivo por el cual, el riesgo de confusión aumenta sustancialmente, logrando que se genere desconcierto en la mente del consumidor. 6.10.

Mencionó que haciendo un análisis al riesgo de confusión directa y de asociación que se presentan en la mente del consumidor, se puede llegar a la conclusión que se generen tres posibles eventos en su mente: (i) que se trata de productos o servicios con un mismo origen empresarial, (ii) que se trata de diferentes líneas de un mismo producto; o, (iii) que podría haber un acuerdo privado comercial entre los empresarios, para usar signos conceptualmente idénticos.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Afirmó que haciendo un análisis de las marcas cotejadas en conjunto, están conformadas por expresiones que denotan su origen empresarial, esto es, “El Corral” y “Johnny Rockets, respectivamente. 7.2.

Adujo que las expresiones “la receta original” y “the original burger”, pueden crear ideas distintas en la mente del consumidor, más aún cuando la expresión original tiene usos tan diversos y comunes en la composición de signos distintivos. 7.3. Indicó que el racionamiento del consumidor permitiría entender la expresión “the original burger”, como la primera hamburguesa o la verdadera hamburguesa, 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 en tanto, la expresión “la receta original”, podría entenderse como una receta única o innovadora para la fabricación de hamburguesas, es decir, una receta poco común. 7.4.

Sostuvo que las expresiones que conforman las marcas cotejadas no comparten ni el mismo número de palabras ni el mismo número de letras. 7.5. Anotó que igualmente no se presenta un riesgo de confusión desde la perspectiva gráfica de los conjuntos marcarios cotejados. 7.6. Señaló que no existe similitud suficiente entre los signos cotejados como para dar por probados los supuestos de hecho que configuran la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, o para negar el registro marcario por carencia de distintividad extrínseca.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso3, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Mencionó que el análisis gráfico de las marcas y el lema permiten concluir que no existen entre los signos cotejados un elemento común, pues cada signo responde a un diseño y una proyección gráfica totalmente diferente que son percibidas por el consumidor en diferente forma. 8.2.

Indicó que los elementos principales de cada marca no cuentan con ninguna característica en común, pues “JOHNNY ROCKETS” se diferencia de “EL CORRAL” en la estructura ortográfica, composición, inicios, finales, extensión, incluso en las consonantes y vocales utilizadas, así como su ubicación en el texto. 8.3. Expresó que las marcas cotejadas tienen suficientes elementos distintivos que no permiten que el consumidor se centre en la coincidencia de la palabra “ORIGINAL”, como lo pretende hacer ver la parte demandante. 3 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 128. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 8.4. Argumentó que el concepto que se desprende la marca “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” es arbitrario, por cuanto “JOHNNY ROCKETS” es un nombre propio y no se relaciona de forma alguna con los servicios prestados. 8.5. Agregó que la expresión “ORIGINAL” es una palabra de uso común que es utilizada por varios titulares de marcas, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 316-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 Literal a), 136, 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretarán los Artículos 134 Literal a), 136 restringiendo la interpretación a los Literales a) y c), 175, 176, 177 de la Decisión citada' por ser pertinentes. No procede la Interpretación Prejudicial de los demás Literales del Artículo 136 y del Artículo 178 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia las restantes causales de irregistrabilidad de un signo y la transferencia de un lema comercial.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar los temas de distintividad intrínseca de un signo y la conexión entre servicios existentes en los signos analizados. […]”. 10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de octubre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 5 de noviembre de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 respectivo control de legalidad y declaró suspendido el proceso para efectos de elaborar y remitir la documentación requerida para efectos de la interpretación judicial.

Alegatos de conclusión 11.1. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal. 11.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 11.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. El Intervención del Ministerio Publico 12.

El agente del Ministerio Público consideró que los cargos de nulidad propuestos por la parte demandante no poseen ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la interpretación prejudicial 316-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 núm. 80 de 12 de marzo de 20194, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 16. Los actos acusados son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 3708 de 31 de enero de 2012, mediante la cual la directora de signos distintivos concedió el registro de la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.2.

La Resolución núm. 66100 de 31 de octubre de 2012, por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 3708 de 31 de enero de 2012. El problema jurídico 17. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 17.1.

Si las resoluciones núms. 3708 de 31 de enero de 2012 y 66100 de 31 de octubre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, para identificar "servicios de restauración (alimentación): hospedaje temporal especialmente servicios de restaurantes; servicios de comida para llevar, servicios de banquetes (catering); provisión de alimentos y bebidas", esto es, servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 134 literal a), 136 literales a) y c), 175, 176, 177, y 178 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, 4 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 17.2.

Al respecto, la Sala precisa que aunque las actoras invocaron como vulnerados los artículos 134 literal a), 136 literales a) y c), 175, 176, 177, y 178, ibidem, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que la marca cuestionada es similar a su marca y lema comercial, lo que no permite diferenciarlas en el mercado, es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, el cual está previsto en el artículo 136, ibidem. 17.3.

En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, por cuanto la cuestionada reproduce de manera idéntica la estructura de su marca y lema comercial. 17.4. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem se excluye del problema jurídico a resolver, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. 17.5.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL”, con registro marcario núm. 138.594, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL, con registro núm. 222.710, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena5, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 5 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20006 de la Comisión de la Comunidad Andina7.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8 20. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9. 21.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 6 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 7 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 8 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 9 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 22.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 23.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 24.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 25. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 26.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 316-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 27. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 1.1. Teniendo en consideración que en la demanda se alegó que la solicitud del signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) vulnera el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. […] 1.17.

Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 2.8 En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 3.

El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales 3.1. En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo) registrados a favor de MADEIRA SERVICES LTD y TIMBERLAND TRADING INC., en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. […] 3.5.

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 4, Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) es confundible con la marca HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixta) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo), es pertinente analizar los Literales a) y c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: (..) 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 […] 4.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 5.

Comparación entre signos mixtos 5.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y la marca HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 5.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 6. Comparación entre signos mixtos y denominativos 6.1. Debido a que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 6.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo) 7.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 7.1. En atención a que el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en ingles resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. […] 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 7.7.

En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto), está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 8.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 8.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 28. Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 29.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 30. Los signos distintivos enfrentados son como se muestran a continuación: Marca cuestionada 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixta) Titular: Johnny Rockets Licensing Corporation Certificado núm: 472642 Clase 43: “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, especialmente servicios de restaurantes; servicios de comida para llevar; servicios de banquetes (catering); provisión de alimentos y bebidas.” Marca previamente registrada HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixta) Titular: Madeira Services Ltd y Timberland Trading Inc. Certificado núm: 138594 Clase 42: “Servicios Varios”.

Decreto 755 de 1972. Lema Comercial previamente registrado LA RECETA ORIGINAL Titular: Madeira Services Ltd y Timberland Trading Inc. Certificado núm: 222710 Clase 29: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestible”. 31.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas Cargo de nulidad por la violación del artículo 136, literales a) y c), de la Decisión 486 de 2000. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 Análisis de los supuestos normativos 32.

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, determina que puede constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica. 33. Asu vez, el artículo 136 literales a) y c), de la Decisión 486 de 2000, para la configuración de la irregistrabilidad es necesario que entre los signos en conflicto se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos, en primer término, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca o lema comercial anteriormente solicitada(o) para registro o registrada(o) a favor de un tercero y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.

En caso de que no se cumpla el supuesto de la identidad o semejanza no será necesario analizar el supuesto relativo a la conexidad competitiva. 34. En ese orden, mientras que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a la aptitud individualizadora del signo, es decir, a su distintividad intrínseca, el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que busca impedir el riesgo de confusión y de asociación frente a otras marcas. 35.

De otro lado, el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso lo siguiente: “[…] 3.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos® ha expresado lo siguiente: "Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará". 3.4.

En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). 3.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. […]”.(lo resaltado fuera de texto) 37.

Además, la Sala estima pertinente traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2011, en la que se indicó que comoquiera que el lema comercial es accesorio a una marca, se debe tener en cuenta lo siguiente: “[ ] Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486).

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486). […]”. 38. En lo referente a lemas comerciales nominativos, se seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal, en relación con el análisis de las causales de irregistrabilidad. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 39.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175, 176 y 177 de la Decisión 486, el lema comercial se traduce como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; su solicitud de registro deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas; y deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo10. 40.

Ahora, en atención a lo establecido en el artículo 179 ibidem, la normativa que regula el registro de marcas, en lo pertinente, es aplicable a la de los lemas comerciales. En este orden de ideas, los requisitos para la concesión de las marcas y los criterios de comparación entre éstas también son aplicables a los lemas comerciales. 41.

Además, esta Sección11, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”12. 42.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”13. 43.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-004220-00. 11 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”14. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, concedida para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. 14 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”. 46.

La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso la similitud entre las marcas y el lema comercial comparados puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.. […]”. 47.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas y un lema comercial nominativo, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 48.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” concedida y la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL” previamente registrados, resulta evidente que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas y lema comercial objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de signos mixtos en los que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado 23 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” 50.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas nominativas y mixtas y el lema comercial, antes de proceder al cotejo15, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”16. 51.

Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si las marcas mixtas y el lema comercial en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir. 52. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 53.

Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”17. 54. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201418, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 55.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202119, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600.

Sentencia de 11 de noviembre de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 56. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”20. 57. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”21.

(Destacado fuera del texto) 58. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección22, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 59.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar si los signos distintivos en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 21 Ibidem. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 60.

Sin embargo, previo a resolver, la Sala advierte que el término “HAMBURGER” en la marca cuestionada "JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, se encuentra escrita en inglés y traduce a “HAMBURGUESA”. 61. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202423, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]”. (Destacado de la Sala). 62. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público 23 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00126-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]”.(Destacado de la Sala). 63.

Al respecto, la Sala advierte que la palabra “HAMBURGER” si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, sirve de raíz equivalente a su traducción en castellano de “HAMBURGUESA” o “HAMBURGUESA”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 64.

Precisado lo anterior, se encontró que, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la expresión “HAMBURGUESAS”, que hace parte de las marcas enfrentadas; y que la partícula “THE”, que hace parte de la marca solicitada, son unas palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada24, tal como se observa a continuación: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE HAMBURGUESAS DEL RODEO TRESA S.A.S. 300501 43 DISPLAY HAMBURGUESAS SERGIO ESTÉVEZ JAIMES 310676 43 HAMBURGUESAS BAR- B Q AL CARBON JORGE ENRIQUE HERRERA DUARTE 336927 43 HAMBURGUESAS DEL SINÚ SAURIOS S.A.S. 329710 43 THE RED LION INVERSIONES SANTE S.A. 271272 43 ON THE RUN EXXON MOBIL CORPORATION 266325 43 CARNIVAL´S GOT THE FUN! CARNIVAL CORPORATION 290941 43 THE BAGEL FACTORY DIEGO VADILLO ASTURIAS 292782 43 24www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 9 de junio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 65.

Por lo tanto, las palabras “HAMBURGUESA” y “THE” son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resultan débiles e inapropiables de manera exclusiva y, en consecuencia, se excluirán del cotejo marcario. 66. Adicionalmente, la Sala encuentra que la expresión “ORIGINAL”, que hace parte de la marca cuestionada, de la marca opositora y del lema comercial previamente registrado también es de uso común para los productos de la Clase 29 y servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 67.

Lo anterior encuentra fundamento en que, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada25, se encontraron las siguientes marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ALPINA YOGURT ORIGINAL BIOVITOS Alpina Productos Alimenticios S.A.S. - BIC. 359189 29 CHOLAOS EL ORIGINAL RASPAO LLANERO María Luisa Solano de Larrarte 309698 29 SUPER RICAS TODO RICO, EL ORIGINAL Comestibles Ricos S.A. 304112 29 EL NECTAR ORIGINAL DE COLOMBIA Gloria Colombia S.A.S 341286 29 THE ORIGINAL IRISH PUB - EL ORIGINAL PUB IRLANDES The Pub S.A.S. 309397 43 CHOLAOS EL ORIGINAL RASPAO LLANERO María Luisa Solano de Larrarte 309698 43 W WESTERN WINGS ORIGINAL WINGS, SINCE 1962 Camilo Muñoz González 350471 43 25www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 9 de junio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 68.

En ese sentido, la Sala advierte que la palabra “ORIGINAL” es de uso común en las clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirá del cotejo marcario. 69. También se advierte que la partícula “LA” es de uso común para las citadas clases 29 y 43, puesto que al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada26, se encontraron las siguientes marcas que contenía dicha expresión y se encontraba vigente para la fecha de la expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LA VACA ANITA PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. BIC 232493 29 LA CONSTANCIA MOSTANEZA COLOMBINA S.A. 271832 29 LA COMARCA H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S 263257 29 LA MESA DE LA ABUELA RODRIGO MEJÍA CARTAGENA 316422 43 LA VARITA LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. 374822 43 SURTIBRASAS LA 22 OMAR REYES CASTRO 280996 43 70.

Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “LA” es de uso común y, por lo tanto, débil respecto de los productos y servicios de las clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que será excluida del cotejo marcario. 71. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca “EL CORRAL RECETA” y el lema comercial “RECETA”, previamente registrados, y la marca “JOHNNY ROCKETS” posteriormente registrada.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 72. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su 26www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 9 de junio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 73.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA J O H N N Y R O C K E T S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA E L C O R R A L 1 2 3 4 5 6 7 8 R E C E T A 9 10 11 12 13 14 LEMA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADO R E C E T A 1 2 3 4 5 6 74.

Al respecto, la Sala advierte que la marca mixta cuestionada “JOHNNY ROCKETS” está compuesta por dos (2) palabras, tres (3) vocales (O-O-E) y diez (10) consonantes (J-H-N-N-Y-R-C-K-T-S). 75. Por su parte, la marca previamente registrada “EL CORRAL RECETA” se conforma de tres (3) palabras, seis (6) vocales (E-O-A-E-E-A) y ocho (8) consonantes (L-C-R-R-L-R-C-T); y el lema comercial “RECETA”, está compuesto, por una palabra, tres (3) vocales (E-E-A) y tres (3) consonantes (R-C-T). 76.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que las expresiones que conforman la marca cuestionada y las de la previamente registrada 31 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 y el lema comercial cuentan con diferentes número de palabras, inicios y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, 77.

En efecto, a diferencia de las previamente registradas, la solicitada está compuesta en su inicio por la palabra “JOHNNY” y en su terminación por la partícula “ROCKETS”, mientras que la marca opositora empieza por el artículo “EL” y termina en el vocablo “RECETA”, al igual que el lema comercial previamente registrado, pues su raíz es “RE” y su terminación es “TA”, por lo que se genera un signo completamente diferente y distintivo, que lo hacen registrable frente a los signos distintivos previamente registrados, y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 78.

Cabe mencionar que la marca cuestionada está compuesta por prefijos y sufijos (JOHNNY-ROCKETS) diferentes a las de las opositoras (EL/RE-TA), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 79. Se observa, entonces, que la marca solicitada al estar acompañada en su inicio y terminación, respectivamente con las partículas “JOHNNY” y “ROCKETS” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquellas le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 80.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor27, por lo que la expresión “JOHNNY” de la marca cuestionada, “JOHNNY ROCKETS”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. 81. En otras palabras, la palabra “JOHNNY”,” del registro cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y 27 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”28. Comparación Fonética 82. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: JOHNNY ROCKETS - EL CORRAL RECETA JOHNNY ROCKETS - EL CORRAL RECETA JOHNNY ROCKETS - EL CORRAL RECETA JOHNNY ROCKETS - EL CORRAL RECETA JOHNNY ROCKETS - RECETA JOHNNY ROCKETS - RECETA JOHNNY ROCKETS - RECETA JOHNNY ROCKETS - RECETA 83.

De lo anterior, esta Sala considera que comoquiera que las marcas son ortográficamente disímiles, es claro al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no tienen semejanzas en este aspecto, máxime si se tiene en cuenta que la palabra “JOHNNY” y la partícula “ROCKETS”, que hacen parte de la marca cuestionada, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a los signos distintivos previamente registrados, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada uno es clara. 84.

Por lo tanto, el hecho de que los signos distintivos cotejados tengan raíces y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a la marca solicitada, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 Comparación Ideológica 85.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”29, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 86.

La Sala, considera que el término “ROCKETS”, que hace parte de la marca cuestionada “JOHNNY ROCKETS”, resulta evocativo de la palabra “ROCKET”, que se encuentra escrita en inglés y traduce a “COHETE” en castellano. Sin embargo, su traducción no es conocida por el público consumidor promedio, por lo que debe tratarse como una expresión de fantasía. 87.

A su turno, la palabra “JOHNNY” de la marca cuestionada, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resultan del todo desconocida, dado que se refiere al nombre “JOHNNY”, que es utilizado por algunas personas en Colombia. 88. Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial 532-IP-2018, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad.

En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto). 89. En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201530, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” 90.

En el caso bajo examen, el nombre “JOHNNY”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. 91. Es del caso destacar que el signo solicitado sí se encuentra acompañado de otro elemento que contribuye a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, como lo es el término de fantasía “ROCKETS”. 92.

Ahora, respecto de la marca y el lema comercial previamente registrados, la Sala encuentra que la expresión EL y CORRAL significan, respectivamente, “[…] Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido. Espérenme en el restaurante. La familia se llevaba bastante bien. […]”31 y “[…] En las casas o en el campo, sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente para guardar elementos […]”32; y la palabra “RECETA” se define 31 Consultado en https://dle.rae.es/el?m=form 32 Consultado en: https://dle.rae.es/ecol%C3%B3gico 36 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 como: “[…] Nota que comprende aquello de que debe componerse algo, y el modo de hacerlo […]”33. 93.

Sin embargo, comoquiera que la marca concedida contiene términos de fantasía, no es posible cotejar los signos distintivos enfrentados desde este criterio. 94. Así, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, considerando las semejanzas y no las diferencias y observándolas en su conjunto y considerando la existencia de partículas de uso común, sobre las que no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” y la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL”, no existe identidad ni semejanza de la que deriva un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 95. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” y la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL”, objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 96.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” y la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL”, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad de los literales a) y c) del artículo 136 de la Decisión 486 y, por lo 33 Ibidem 37 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 tanto, la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.

Conclusión 97. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y c) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL”, cuyo titular es la parte demandante. 98.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 3708 de 31 de enero de 2012 y 66100 de 31 de octubre de 2012 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 38 Núm. único de radicación: 11001032400020130015600 TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.