Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Demandante: Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Alejandro Ricardo Rada Cassab Tema: Examen de registrabilidad marcas mixta y nominativa.

Nombre comercial. Reiteración jurisprudencial. Aplicación parcial del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 2004 por la cual se concedió el registro de la marca RADA CASSAB para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante de la Clasificación Internacional de Niza.

I.

ANTECEDENTES 2 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. La sociedad Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad2, la cual se interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 20044 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca mixta “RADA CASSAB” que identifica servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de Alejandro Ricardo Rada Cassab, tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] (1) Que se declare nula la Resolución 7950 del 14 de Abril de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca RADA CASSAB, para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

(2) Que como consecuencia de la anterior pretensión, se ordene LA CANCELACIÓN del certificado de registro de la marca RADA CASSAB, otorgada para distinguir productos comprendidos en la clase 44 Internacional tales como: Servicios de medicina estética de cuidados de higiene y belleza para personas y además servicios similares a los citados […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1 Por intermedio de apoderado judicial. 2 Prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 3 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 4 “[…]Por la cual se concede un registro […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Que la sociedad Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá es propietaria del nombre comercial “CLINICA RADA” y de las marcas nominativas “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” y “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”, concedidas para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Que el señor Alejandro Ricardo Rada Cassab, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó el registro como marca del signo mixto “RADA CASSAB” para distinguir servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 530 de 31 de julio de 2003 y no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.4. Que la Superintendencia de Industria y Comercio transcribió erróneamente en dicha publicación los nombres del signo solicitado y el de su solicitante, lo que le impidió presentar oportunamente oposición a la solicitud de registro. 4.5.

Que el señor Alejandro Ricardo Rada Cassab, por intermedio de apoderado judicial, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la corrección de la publicación referida. 4.6. Que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 2004, concedió el registro de la marca mixta “RADA CASSAB” para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.7.

Que el 10 de noviembre de 2005, en ejercicio del derecho de petición, solicitó que se revocara la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 2004 porque la parte demandada no realizó en debida forma la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la solicitud de la marca otorgada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 4.8.

Que el 5 de diciembre de 2005 presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el acto administrativo ficto producto del silencio 4 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo por la omisión de emitir respuesta a la petición radicada el 10 de noviembre de 2005. 4.9.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio dio respuesta a su solicitud mediante escrito del 8 de marzo de 2006. En primer lugar, le informó que no procedían los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, debido a que no se había configurado el silencio administrativo contemplado en el artículo 40 del Decreto 01 de 1984, ya que solo había transcurrido un (1) mes desde la radicación del escrito.

En segundo lugar, señaló que dentro del trámite del derecho de petición se solicitó al señor Alejandro Ricardo Rada Cassab la autorización necesaria para revocar el acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta “RADA CASSAB”; sin embargo, el señor Rada Cassab guardó silencio. 4.10. Que el 10 de mayo de 2006 solicitó la revocatoria directa de la Resolución núm. 7950 del 14 de abril de 2004, petición que fue resuelta de manera desfavorable a través de la Resolución núm. 2984 del 9 de febrero de 2007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la entidad demandada.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: Violación del artículo 136, literales a), b) y f), de la Decisión 486 de 2000 5.1. Sostuvo que la entidad demandada desconoció el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 al conceder el registro de la marca mixta “RADA CASSAB”, sin advertir que carece de distintividad, pues es similar a las marcas nominativas “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” y “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”. 5 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.

Que las marcas confrontadas presentan un alto grado de similitud, pues coinciden en la partícula “RADA” y ofrecen los mismos servicios en el ámbito de la salud, específicamente en el área de la medicina estética, lo cual genera confusión, tanto directa como indirecta, en los consumidores respecto de su origen comercial. 5.3. Que el acto administrativo demandado permitió que terceros se beneficien del reconocimiento y posicionamiento de sus marcas y su nombre comercial. 5.4.

Que se vulneró lo dispuesto en el artículo 136, literal b) ibidem al no tener en cuenta que depositó el nombre comercial “CLINICA RADA”, cuyo uso inició en 1994, con el fin de amparar actividades económicas relacionadas con la medicina estética. 5.5. Que la parte demandada omitió reconocer los derechos de propiedad industrial previamente adquiridos por la sociedad demandante mediante el registro de sus marcas y el depósito de su nombre comercial -que constituyen activos intangibles- en contravención de lo dispuesto en el artículo 136, literal f).

Violación de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2000 5.6. Alegó que en el trámite administrativo no se observó el procedimiento correspondiente, ya que la solicitud de registro de la marca publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial contenía errores tanto en el nombre de la marca como en el del solicitante, lo que vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa.

Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 5.7. Indicó que, tratándose de servicios médicos, el examen de registrabilidad exige un análisis riguroso que evite generar riesgos para la salud de los consumidores, en el cual deben evaluarse los aspectos fonético, visual y conceptual de la marca solicitada. 6 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.8.

Que la División de Signos Distintivos debió realizar dicho examen considerando las marcas previamente registradas que pudieran generar un riesgo de confusión. Violación del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000 5.9. Expresó que la publicación errónea de la solicitud de registro de la marca mixta “RADA CASSAB”, realizada por la parte demandada, afectó los derechos adquiridos sobre su nombre comercial “CLINICA RADA” y sus marcas “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” y “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues la resolución fue expedida por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 6.2.

Que la marca mixta “RADA CASSAB” tiene suficiente fuerza distintiva, ya que al compararla con las marcas nominativas “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” y “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ” y el nombre comercial “CLINICA RADA”, se advierten elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales que la diferencian. 6.3. Sostuvo que los signos confrontados no tienen semejanzas en la secuencia vocálica, pronunciación, longitud de las palabras y estructura ortográfica, por lo que pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. 5 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.

Añadió que la marca “RADA CASSAB” distingue servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” y “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”, amparan servicios contenidos en la clase 42 ibidem. Tercero con interés directo en las resultas del proceso – Alejandro Ricardo Rada Cassab 7.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que no existe identidad entre las marcas objeto de cotejo porque del estudio en conjunto de su denominación y gráficas se deriva que cuentan con suficiente distintividad. 7.2. Anotó que la coincidencia en la palabra “RADA” no deriva en un riesgo de confusión y que no actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues la denominación corresponde a un atributo de la personalidad. 7.3.

Indicó que el actor aduce el reconocimiento o renombre de sus marcas, pero no aporta algún elemento de convicción sobre su notoriedad. 7.4. Destacó que es propietario de los nombres comerciales “RADA CASSAB MEDICINA ESTÉTICA” y “RADA CASSAB ESTÉTICA TOTAL” y de las enseñas comerciales “RADA CASSAB MEDICINA ESTÉTICA”, “RADA CASSAB ESTÉTICA TOTAL” y “RADA CASSAB SPA TECH”. 7.5.

Afirmó que no se aportaron al expediente pruebas sobre el uso del nombre comercial “CLINICA RADA”, falencia que impide el examen de los cargos relacionados con este. 7.6. Aseveró que el trámite administrativo se desarrolló de manera adecuada, pues cumplió con todos los requisitos que exige la norma comunitaria, por lo que no se vulneró el artículo 145 de la Decisión 486 de 2000. 8 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.7.

Concluyó que la parte demandante pretende utilizar la presente acción para obtener pronunciamientos sobre la supuesta notoriedad de sus marcas y la existencia de actos de competencia desleal, asuntos que exceden la competencia del juez ordinario en esta jurisdicción. Interpretación Prejudicial 8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 191-IP-2018 de 3 de junio de 20196, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a), b) y f), 145, 146, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procede a interpretar los Artículos 136 Literales a), b), 145, 146 y 192 de la Decisión 486 por ser pertinentes.

No se interpretarán los Artículos 136 Literal f), 150 de la Decisión 486, por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de signos genéricos, como tampoco sobre el examen de registrabilidad de un signo distintivo. De oficio se procederá a interpretar los Artículos 151, 190, 191, 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por tratarse en el proceso interno sobre la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza y sobre la protección del nombre comercial […]”. 8.1.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Pronunciamiento sobre pruebas y reanudación del proceso 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 20087, resolvió sobre las solicitudes probatorias de las partes e intervinientes; y por medio de auto de 22 de marzo de 20248, decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión 6 Cfr. Folios 557 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Cfr. Folios 191 y 192 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Cfr. Índice núm. 163 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de abril de 20259, corrió traslado a las partes e intervinientes para alegar de conclusión e informó al Ministerio Público para que presentara concepto si a bien lo tenía. 10.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda10. 10.2. La parte demandada no se pronunció en esta etapa procesal. 10.3.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda11. Concepto del Ministerio Público 10.4. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1° de agosto de 202512, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro núm. 180351 de la marca nominativa “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” que identifica servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la parte demandante. 11.1.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación13 dio cumplimiento a lo ordenado supra, incorporó el reporte al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Dentro de ese plazo, la parte demandante14 argumentó que la demanda no se sustenta únicamente en la marca nominativa “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA”, por lo que su cancelación no impide el estudio de legalidad del acto acusado, dado que puede adelantarse teniendo en cuenta el nombre comercial “CLÍNICA RADA” y la marca nominativa “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”, cuyos registros se encuentran vigentes. 9 Cfr. Índice núm. 170 aplicativo web “SAMAI”. 10 Cfr. Índice núm. 174 aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Índice núm. 175 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice núm. 178 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice núm. 182 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice núm. 186 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 191-IP-2018 de 3 de junio de 2019; y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 13. De conformidad con el artículo 128 numeral 7º del Código Contencioso Administrativo15 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 15. El acto acusado es la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 200418, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “RADA CASSAB” para distinguir servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Alejandro Ricardo Rada Cassab. 15 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 16 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 17 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 18 “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 11 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico 16.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, en las contestaciones de esta y en la Interpretación Prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar si la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 2004 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “RADA CASSAB” para identificar servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera los artículos 136, literales a) y b), 145, 146, 151, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 17.

En ese sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas nominativas “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” y “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”, concedidas para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la parte demandante. 17.1.

En segundo lugar, si la parte demandante acreditó el uso constante, real y efectivo del nombre comercial “CLÍNICA RADA” con anterioridad a la solicitud de registro de la marca controvertida; y si la marca concedida es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial referido. 17.2. Por último, si la parte demandada vulneró lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2000 y los derechos constitucionales al debido proceso y defensa de la parte demandante al transcribir incorrectamente la denominación de la marca y el nombre del solicitante en la publicación de la solicitud de registro del signo mixto “RADA CASSAB”, efectuada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 530 del 31 de julio de 2003. 18.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136, literales a) y b), 145, 146 y 192 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 151, 190, 191 y 193 ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 136, literal f), y 150 ibidem debido a que la irregistrabilidad de signos genéricos y el examen de registrabilidad de un signo distintivo no es el objeto de la controversia, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico. 12 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 191-IP-2018 de 3 de junio de 2019 19.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial19 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado RADA CASSAB (mixto) y las marcas METODO LIPOREDUCTOR (sic) RADA (denominativa) y SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado RADA CASSAB (mixto) y las marcas METODO LIPOREDUCTOR (sic) RADA (denominativa) y SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ (denominativa). 3.

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 3.1. En el caso concreto, la solicitud de registro de marca del signo RADA CASSAB (mixto) está compuesta por los apellidos del titular de la marca ALEJANDRO RADA CASSAB (denominativa) siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 3.2.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos: 3.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 3.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 19 Cfr. Folios 557 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 3.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.

Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 4. La publicación de la solicitud de registro de marca. Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa […] 4.10. Para que la publicación sea real y efectiva deben existir los siguientes elementos: 4.10.1 La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada.

Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado. 4.10.2. La oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando los elementos que se reivindican de los que no (explicativos, accesorios, etc.) 4.11.

Ahora bien, sino se realiza la publicación o no se hace correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra que esta es la interpretación que más se ajusta a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y, al mismo tiempo, a la defensa de los terceros de buena fe. 5.

El nombre comercial. Características y su protección […] 5.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] Por Io antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo 14 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivo; pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 6.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”.

(Negrilla del texto original). Análisis del caso concreto 20. De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 21. La marca posteriormente registrada y las marcas y nombre comercial previamente registrados son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA (MIXTA)20 Titular: Alejandro Ricardo Rada Cassab21 20 Marca nominativa solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido en el acto administrativo acusado. 21 Cfr. Folio 10 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado núm. 282529 Clase 4422: “[…] servicios de medicina estetica (sic) de cuidados de higiene y belleza para personas y ademas (sic) servicios similares a los ci-tados (sic) […]”.

MARCAS OPOSITORAS (NOMINATIVAS) METODO LIPORREDUCTOR RADA Titular: Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá23 Certificado núm. 180351 Clase 4224: “[…] principalmente en los servicios prestados por personas, individual o colectivamente, a titulo (sic) de miembros de una organizacion (sic) que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teoricos (sic) o practicos (sic) en materias complejas del esfuerzo humano. Los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formacion (sic) universitaria, amplia y profunda, o una experiencia equivalente, como es el cado (sic) de los tratamientos medicos (sic) tendientes a procedimientos esteticos (sic) corporales. […]”.

SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ Titular: Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá25 Certificado núm. 179876 Clase 4226: “[…] principalmente en los servicios prestados por personas, individual o colectivamen- te (sic), a titulo (sic) de miembros de una organizacion (sic) que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teoricos (sic) o practicos (sic) en materias complejas (sic) del esfuerzo hu-mano (sic).

Los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formacion (sic) universitaria, amplia y profunda, o una experiencia equivalente, como es el caso de los tratamientos medicos (sic) tendientes a procedimientos esteticos (sic) corporales […]”. NOMBRE COMERCIAL OPOSITOR (NOMINATIVO) CLINICA RADA Titular: Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá27 Certificado núm. 11167 Actividades: “[…] identifica a un empresario dedicado a actividades relacionadas con servicios prestados por personas, individual o colectivamente, a titulo (sic) de miembros de una organización que requieran un alto grado 22 Versión 8. 23 Cfr. Folio 17 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 24 Versión 7. 25 Cfr. Folio 19 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 26 Versión 7. 27 Cfr. Folio 21 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de actividad mental y se refieran a aspectos teoricos (sic) o practicos (sic) en materias complejas del esfuerzo humano que exigen de ellas una experiencia equivalente como es el caso de los procedimientos y tratamientos medico (sic) quirurgicos (sic) y esteticos (sic) relacionados con la medicina estetica (sic), plastica (sic) y dermatologica (sic); como tambien (sic) la realizacion (sic) de tratamientos terapeuticos (sic), esteticos (sic) y cosmeticos (sic) en general, prestado (sic) por profesionales como medicos (sic), personal de las areas (sic) de la salud, ingenieros, quimicos (sic), fisicos (sic).

Comprende especialmente los servicios no incluidos en otras clases. Servicios prestados procurando el alojamiento, albergue y la comida, por hoteles, pensiones, campamentos turisticos (sic), sanatorios, casas de convalescencia (sic). Servicios prestados por establecimientos que se encargan de procurar alimentos y bebidas dieteticas (sic) preparadas para el consumo humano; actividades comprendidas en la Clase 42 de la Clasificacion (sic) Internacional de Niza. […]”. 22.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y nominativas y nombres comerciales. Violación de los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 486 de 2000 Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 23.

Antes de abordar el cotejo entre la marca concedida y las previamente registradas, es necesario advertir que, conforme al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad de un registro marcario por causales que hayan dejado de ser aplicables al momento de resolver la demanda, ya sea por circunstancias de hecho o de derecho. 24.

La acción de nulidad relativa busca proteger los derechos subjetivos de un tercero que resulten desconocidos por el registro concedido. Por tanto, si dichos derechos han desaparecido, también cesa el interés jurídico que justifica el ejercicio de la acción. 17 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

En el caso concreto, la acción fue interpretada como una nulidad relativa, y se evidencia que la marca nominativa “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA”, identificada con el certificado de registro núm. 180351, concedida a la parte demandante para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación de Niza, fue cancelada, como consta en el reporte extraído del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-.28 26.

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección29, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a la marca citada supra, toda vez que al momento de decidir sobre la presente demanda no se encuentra vigente, por lo que no puede sustentar la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en la que se fundamenta la cancelación del registro de la marca mixta “RADA CASSAB”.

Análisis de los supuestos normativos 27. La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 28.

Esta Sección30, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] 28 Cfr. Índice 182 del aplicativo web “SAMAI”. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: sentencia de 19 de abril de 2021; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2012-00115-00; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2015-00154-00; y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00455-00. 30 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00343-00. 18 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”31. 29.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”32. 30.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”33. 31. En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta “RADA CASSAB” concedida para identificar servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo propietario es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 32.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 33.

En esa línea, la Sala considera que en la marca mixta “RADA CASSAB” prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 33 Ibidem. 19 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co impacto y recordación en la mente del consumidor, al ser el que se emplea en el mercado para identificar el servicio.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 34. Lo anterior, por cuanto la fuerza distintiva de la marca concedida radica en la expresión verbal y en su carácter pronunciable, y no en el diseño gráfico de una mariposa, dentro del cual apenas se insinúan las letras “R” invertida y “C”, iniciales de la denominación “RADA CASSAB”. 35.

Cabe resaltar que en la gráfica de la marca mixta “RADA CASSAB” se incluyó la expresión “MEDICINA ESTÉTICA”, la cual de acuerdo con la solicitud de registro de la marca tiene carácter explicativo, razón por la que se excluirá del cotejo marcario. 36. Adicionalmente, respecto de las palabras “RADA”, “CASSAB”, “SERGIO”, “ALEJANDRO” y “RODRÍGUEZ”, es preciso señalar que, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada34, se constató que no eran de uso común en las clases 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición del acto administrativo acusado. 37.

Bajo tal entendido, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta “RADA CASSAB”, posteriormente registrada, y la marca nominativa “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ”, previamente registrada. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 38. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada desde el punto de vista de su 34 www.sipi.gov.co.

Consulta realizada el 5 de septiembre de 2025, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 20 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 39.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA R A D A C A S S A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA S E R G I O A L E J A N D R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R A D A R O D R I G U E Z 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40.

Al respecto, la Sala advierte que la marca mixta cuestionada “RADA CASSAB” está compuesta por dos (2) palabras, cuatro (4) vocales (A-A-A-A) y seis (6) consonantes (R-D-C-S-S-B). 41. Por su parte, la marca previamente registrada “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ” se conforma de cuatro (4) palabras, (13) vocales (E-I-O-A-E-A-O- A-A-O-I-U-E) y quince (15) consonantes (S-R-G-L-J-N-D-R-R-D-R-D-R-G-Z). 42.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que las expresiones que conforman la marca cuestionada y la previamente registrada cuentan con diferente número de palabras, inicios y terminaciones, y distinta secuencia vocálica y consonántica. 43. En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, el signo “RADA CASSAB” está compuesto únicamente por dos palabras breves que corresponden a los apellidos del solicitante del registro.

En contraste, la marca previamente registrada se conforma de cuatro palabras, empieza con el nombre 21 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propio “SERGIO” y finaliza con el apellido “RODRÍGUEZ”. Esta diferencia en la estructura nominal, tanto en el número de palabras como en el orden de aparición de los elementos, así como en las terminaciones y raíces de cada expresión, evidencia que los signos comparados presentan una configuración ortográfica distinta. 44.

Ahora bien, aunque las marcas objeto de cotejo comparten el término “RADA”, cada una incorpora elementos adicionales que le otorgan identidad propia y suficiente capacidad distintiva. Estos componentes diferenciadores permiten que el consumidor las perciba como signos independientes, sin que se genere riesgo de confusión. Comparación Fonética 45.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: RADA CASSAB - SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ RADA CASSAB - SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ RADA CASSAB - SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ RADA CASSAB - SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ 46.

De lo anterior, esta Sala considera que, dado que las marcas son ortográficamente disímiles, es claro que al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no tienen semejanzas en este aspecto, máxime si se tiene en cuenta que la presencia de la palabra “CASSAB” en el signo cuestionado, frente a las partículas “SERGIO”, “ALEJANDRO” y “RODRÍGUEZ”, que integran la marca previamente registrada, le imprimen una sonoridad distinta a cada conjunto. 47.

Por lo tanto, dado que los signos distintivos cotejados tienen raíces y terminaciones diferentes, el impacto fonético no resulta similar. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que, de manera global, la marca concedida posee fuerza distintiva suficiente para ser registrada, sin que se genere algún riesgo de confusión. 22 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación Ideológica 48.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”35, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 48.1.

Bajo tal entendido, la Sala destaca que la expresión “RADA”, si bien puede referirse a un nombre propio, también corresponde a un sustantivo, cuyo significado es: “[…] 1. f. Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar ancladas al abrigo de algunos vientos […]”36, vocablo que comparten el signo solicitado y la marca previamente registrada. 48.2.

En cuanto a las palabras “CASSAB”, “SERGIO”, “ALEJANDRO” y “RODRÍGUEZ”, debe indicarse que, para el común de los consumidores o usuarios, dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren a nombres propios de algunas personas en Colombia. 48.3. Al respecto, resulta pertinente poner de presente lo que ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los nombres propios37: “[…] 4.3.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 36 https://www.rae.es/drae2001/rada.

Consultado el 5 de septiembre de 2025. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 218-IP-2020. 23 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 48.4. Aunado a lo anterior, en tratándose de nombres propios, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201538, en la cual la Sala puntualizó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”.

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton (sic), Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio.

Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]. […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00150-00. 24 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 48.5. En tal virtud, se advierte que las partículas “RADA CASSAB” corresponden a los apellidos del tercero con interés directo en las resultas del proceso, Alejandro Ricardo Rada Cassab; mientras que la marca nominativa “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ” reproduce el nombre completo del subgerente de la sociedad Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá39, parte demandante, razón por la cual no son confundibles desde el punto de vista ideológico y conceptual, ya que se trata de nombres propios distintos. 49.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta “RADA CASSAB” y la marca nominativa “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”, no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión para el consumidor, por ende, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 50. La Sala evidencia que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, porque no existen en una visión global semejanzas entre la marca mixta “RADA CASSAB” y la marca nominativa “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ” de las que pueda derivarse un riesgo de confusión para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo requisito relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 51.

En ese orden de ideas, la Sala considera que, dadas las diferencias entre las marcas objeto de cotejo, resulta innecesario pronunciarse sobre el argumento 39 De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá. Cfr. Folios 5 y 6 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 25 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relacionado con su calidad de propietario de los nombres comerciales “RADA CASSAB MEDICINA ESTÉTICA” y “RADA CASSAB ESTÉTICA TOTAL” y de las enseñas comerciales “RADA CASSAB MEDICINA ESTÉTICA”, “RADA CASSAB ESTÉTICA TOTAL” y “RADA CASSAB SPA TECH”. 52.

Finalmente, en relación con el argumento de la parte demandante, según el cual el acto acusado permite que terceros se beneficien del reconocimiento y posicionamiento de sus marcas, es menester puntualizar que dicha afirmación se sustentó en el libelo introductorio con fragmentos del periódico El País40, de las Revistas Carrusel41, Semana42 y Aló43, y algunas notas periodísticas sin fuente ni fecha claramente identificada, en las que se mencionan procedimientos estéticos realizados por el señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez. 53.

Asimismo, se practicaron los testimonios de las señoras Gloria Inés Maya Muñoz44, Ángela Ernestina Borda de Matiz45 y María Cecilia Sanclemente Cobo46, quienes manifestaron, entre otros aspectos, haber sido pacientes del señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez y tener conocimiento de su trayectoria profesional en el campo de la medicina estética. 54.

Con todo, la Sala colige que los elementos de convicción aportados al plenario no demuestran que el acto administrativo acusado haya permitido el aprovechamiento del reconocimiento y posicionamiento del nombre propio “SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ”, que integra la marca nominativa objeto de cotejo, toda vez que, como se expuso en precedencia, no existe 40 Titular: “[…] Inyección de proteínas: ¿adiós a las arrugas? […]”.

Fecha: 13 de febrero de 1993. Cfr. Folio 96 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 41 Titular: “[…]SERGIO RADA Especialista en medicina estética […]”. Cfr. Folio 97 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 42 Titular: “[…] Adelgazar con inyecciones.

Las dietas son cosa del pasado. Una nueva técnica de infiltraciones ayuda a eliminar la grasa más rápida y efectivamente […]”. Fecha: 15 de febrero de 1994. Cfr. Folio 98 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 43 Texto de la nota: “[…] El adorado tormento de Elkin Montes en La viuda de la mafia, se prepara para las vacaciones con el médico Sergio Rada […]”.

Fecha: 13 de mayo de 2005, es decir, posterior a la expedición del acto administrativo acusado. Cfr. Folio 105 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 44 Cfr. Folios 365 a 367 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 45 Cfr. Folios 379 a 381 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 46 Cfr. Folios 383 a 388 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 26 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similitud ortográfica, fonética ni conceptual entre la marca opositora y la marca “RADA CASSAB”, ni se acreditó que el tercero con interés en las resultas del proceso haya actuado con la intención de beneficiarse de su reputación. 55.

En suma, se concluye que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 151 ibidem. Violación de los artículos 136, literal b), 151, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 56. De acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente derechos de un tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 57.

Conforme al artículo 190 de la Decisión 486, se entiende por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. 58. Al tenor del artículo 191 ibidem, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y se extingue cuando cesa dicho uso o las actividades de la empresa o establecimiento que lo utiliza.

En consecuencia, quien afirme ser titular de un nombre comercial debe probar dos aspectos fundamentales: i) el hecho del primer uso, que determina la prioridad y el surgimiento del derecho; y ii) el uso continuo, regular y efectivo del signo para la fecha en que solicita su protección, con el fin de demostrar la vigencia del derecho y evitar que se considere extinguido. 59.

Por lo tanto, el titular que pretenda hacer valer su derecho sobre un nombre comercial deberá acudir al catálogo de medios de prueba previsto en la legislación procesal aplicable, con el fin de aportar elementos que permitan a la 27 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del signo cuya protección reclama. 60.

A su turno, el artículo 192 establece que el titular de un nombre comercial puede impedir a terceros el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar cuando dicho uso sea susceptible de generar confusión o riesgo de asociación con las actividades que esta identifica. 61. Finalmente, el artículo 193 dispone que, conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

No obstante, este registro o depósito tiene carácter meramente declarativo, de modo que el derecho de uso exclusivo solo se adquiere mediante la prueba de un uso constante, real y efectivo. 62. En síntesis, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho generador del derecho; ii) el carácter declarativo del registro o depósito; y iii) la extinción del derecho por el cese en el uso del signo. 63.

Bajo ese entendido, para que se aplique la causal de irregistrabilidad objeto de estudio, debe acreditarse la existencia y uso del nombre comercial por lo que, corresponde a la Sala, antes de desarrollar el cargo propuesto, determinar si para el momento en que se expidió el acto administrativo acusado la parte demandante era la titular del nombre comercial “CLÍNICA RADA” y si aportó medios de prueba que demuestren su uso real, efectivo y constante en relación con la actividad económica que distingue. 64.

Sobre el particular, se evidencia que en el expediente solo obran como prueba el certificado de depósito del nombre comercial “CLÍNICA RADA”47, concedido por medio de la Resolución núm. 26555 de 29 de noviembre de 1996 y la constancia de inscripción de la transferencia efectuada el 19 de abril de 2005 a favor de Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá48. 47 Cfr. Folio 21 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 48 Cfr. Folio 22 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 28 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 65.

Así las cosas, la Sala considera que la falta de elementos probatorios tales como facturas, registros contables, certificaciones de ingresos, certificaciones de auditoría, contratos que comprueben distribución o actividades publicitarias, impide determinar que bajo la denominación “CLÍNICA RADA” se haya desarrollado una actividad económica estructurada y sostenida, por lo que no se materializa el nivel de posicionamiento en el mercado requerido para otorgarle la protección propia de un nombre comercial. 66.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, al no haberse demostrado el uso del referido nombre comercial en los términos exigidos por la normativa andina, no se cumplen los presupuestos establecidos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Por este motivo, no resulta procedente examinar la presunta vulneración de los artículos 151, 190, 191, 192 y 193 ibidem.

Violación de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2000 67. En criterio de la parte demandante, el acto administrativo acusado vulnera lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2000 y sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa toda vez que, en la publicación de la solicitud de registro de la marca mixta “RADA CASSAB”, la Superintendencia de Industria y Comercio incluyó erróneamente el nombre del signo y del solicitante, lo que le impidió ejercer su derecho a oponerse al registro. 68.

En ese contexto, la Sala denota que el artículo 145 de la Decisión 486 de 2000 establece que si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el Capítulo II49 ibidem, la oficina nacional competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenará la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 69.

A su vez, el artículo 146 ibidem prevé que dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá 49 “[…] Del Procedimiento de Registro […]”. 29 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la solicitud de registro de la marca. 70.

En relación con estas disposiciones, en la Interpretación Prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que para que una publicación sea real y efectiva: (i) es necesario que coincida plenamente con el signo solicitado para registro, sin ser parcial ni mutilada, de modo que el público consumidor pueda conocer el signo tal como fue requerido; y (ii) la oficina nacional competente tiene que identificar clara y específicamente cada uno de los elementos que integran el signo, indicando su función dentro del conjunto y diferenciando aquellos que se reivindican de los accesorios o explicativos. 71.

Para resolver esta controversia, la Sala observa que en el expediente obra copia de la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 530 de 31 de julio de 200350, en la cual consta la publicación de la solicitud de registro del signo mixto “RADA CASSAB” de la siguiente manera: “[…] […]”. 72. Como se observa, la Superintendencia de Industria y Comercio consignó en la transcripción del signo mixto la expresión “RODA CASSAB” y como solicitante al señor “ALEJANDRO RODA CASSAB”. 50 Cfr. Folio 13 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 30 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73.

Por tal motivo, el señor Alejandro Ricardo Rada Cassab, a través de apoderado judicial, solicitó a la parte demandada el 19 y 27 de agosto de 2003 y el 10 de febrero de 200451 la corrección de la publicación de la solicitud de registro del signo en cuestión. 74. Posteriormente, la parte demandada expidió la Resolución núm. 7950 de 14 de abril de 200452, objeto de censura en la presente acción, en la que expuso lo siguiente: “[…]

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante escrito de fecha 07 de mayo de 2003, el señor ALEJANDRO RADA CASSAB, domiciliada (sic) en BOGOTA (sic) D.C., solicitó el registro de la marca RADA CASSAB (MIXTA) para distinguir: Servicios de medicina estética, de cuidados de higiene y belleza para personas y demás servicios similares a los citados, comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Mediante escrito del 27 de agosto de 2003 mediante radicación hecha ante esta Superintendencia, se solicito (sic) la nueva publicación puesto que el nombre del solicitante es Dr. ALEJANDRO RADA CASSAB y solicitó corrección de la denominación del signo de RADA CASSAB, visto físicamente la solicitud se observa que la publicación efectuada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 530, NP. 844, erróneamente se publico (sic) el signo como RODA CASSAB, siendo correcto RADA CASSAB.

Cabe anotar que la administración no procederá a realizar una nueva publicación toda vez, que teniendo en cuenta que el error recayó sobre la trascripción del signo y el solicitante, no lo es menos, que la etiqueta incorpora la expresión RADA CASSAB en forma correcta, por tal razón, se suple los fines de la publicación, el cual es que los terceros de sentirse afectados se hagan parte dentro del proceso. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 75. En esas condiciones, la Sala advierte que, pese al error en la transcripción de la denominación de la marca y en el nombre del solicitante en la publicación, la etiqueta corresponde fielmente al signo mixto objeto de registro, donde se aprecia la denominación “RADA CASSAB” junto con el elemento gráfico que la acompaña, lo que permite identificar la marca tal como fue solicitada para su uso comercial. 51 Cfr. Folios 14, 15 y 16 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 52 Cfr. Folios 8 y 9 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 161 del aplicativo web “SAMAI”. 31 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 76.

De esta manera, se colige que la imprecisión advertida en la publicación de la solicitud de registro de la marca cuestionada no configura la vulneración de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2000, ni implica el desconocimiento de los derechos constitucionales al debido proceso y defensa de la parte demandante, en la medida en que su finalidad consiste en permitir que terceros de buena fe conozcan las características del signo objeto del trámite.

En el caso sub examine, dicho objetivo se encuentra satisfecho con la etiqueta incorporada en la publicación, la cual no presenta mutilaciones ni omisiones que afecten su comprensión o identificación. Por tanto, este cargo no está llamado a prosperar. 77. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda.

Condena en costas 78. De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de la marca “MÉTODO LIPORREDUCTOR RADA” con certificado de registro núm. 180351, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. 32 Número único de radicación: 110010324000 2007 00191 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.