CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Actor: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Danny Cali S.A.S. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Danny Venta Directa S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 30598 de agosto 25 de 2008 y 38528 de septiembre 30 de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta «DANNYBAGS» para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Danny Cali E.U (hoy Danny Cali S.A.S.). 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Danny Venta Directa S.A., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.
Solicito La NULIDAD de las siguientes Resoluciones: a. Resolución 30598 de 28 de Agosto de 2008 originaria de la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; mediante la cual se confirma la Resolución 2867 de Febrero 9 de 2006 que negaba el registro de la marca DANNYBAGS (M) en la clase 18 1 Folios169 a 185 del cuaderno principal. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio b. Resolución 38528 de 30 de septiembre de 2008 emanada de la Oficina del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revoca la Resolución 2867 de febrero 9 de 2006 que negaba el registro de la marca DANNYBAGS (M) en la clase 18 y en su lugar concede el registro de la marca antes citada.
Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H. Magistrados, se disponga que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: a. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la concesión de la marca DANNYBAGS (M)solicitada por la sociedad DANNY CALI E.U. hoy DANNY CALI S.A.S de las condiciones ya indicadas para distinguir CUERO E IMITACIONES DE CUERO, PRODUCTOCTOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, TALES COMO CARTERAS, BOLSOS, MALETAS, BILLETERAS, BAULES, PARAGUAS SOMBRILLASY BASTONES productos comprendidos en la Clase 18 internacional (8ª edición) de Niza. b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]». 1.2.
Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad Danny Cali E.U. (hoy Danny Cali S.A.S.) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «DANNYBAGS» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro no se presentaron oposiciones. 4. Señaló que, mediante la Resolución No 2867 de 9 de febrero de 2006, la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera oficiosa, decidió negar el registro de la marca «DANNYBAGS» (mixta). 5.
En contra de la mencionada decisión, la sociedad Danny Cali S.A.S. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30598 de 25 de agosto de 2008, en el sentido de confirmar el acto impugnado; mientras que el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, a través de la Resolución No.38528 de 30 de septiembre de 2008, revocando la decisión antes referida y concediendo el registro de la marca «DANNYBAGS» (mixta). 3 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. Sostuvo que, en el presente caso, las marcas «DANNYBAGS», «DANNY» y «DANYS», al tenor de los principios jurisprudenciales y doctrinales, son ortográfica y fonéticamente confundibles. 8.
Adujo que las marcas en comento comparten los sonidos en su estructura de vocales, circunstancia que determina que quede en el público consumidor la impresión de confusión. 9. Considera que la expresión «DANNYBAGS» no es lo suficientemente novedosa y por tanto no reúne las condiciones suficientes para ser reconocida como marca. 10.
Mencionó que los actos administrativos se expidieron desconociendo el derecho a audiencia y de defensa, y también con falsa motivación de las atribuciones propias del funcionario que las profirió. 11. Concluyó señalando que la marca posteriormente registrada contiene la transcripción literal de su marca «DANYS», haciendo más evidente la confusión a la que no se puede someter al consumidor.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 12. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 13.
Manifestó que no existe similitud entre la marca solicitada y la previamente registrada, pues la primera está compuesta por tres silabas y en ella se resalta la expresión bags que significa carteras o bolsos en el idioma inglés. 14. Afirmó que el consumidor nunca va a realizar la comparación de las marcas dividiendo las silabas, sino que este realiza una visión en conjunto de estas, lo cual conlleva a que no se presente ningún tipo de confusión. 15.
Mencionó que las marcas en conflicto están en diferente clase del nomenclátor internacional, por lo que el consumidor no podrá ser inducido en error, puesto que 4 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los productos ofrecidos por una u otra marca serian diferentes y no tendrían ninguna relación. 16.
Concluyó que los actos administrativos demandados, se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que se aplican en materia marcaria. 2.2. Intervención del Tercero Interesado – Sociedad Danny Cali S.A.S. 17. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que la marca «DANNYBAGS (mixta) no genera riesgo de confusión con las marcas de propiedad de la sociedad demandante, pues se presentan diferencias ortográficas, visuales y fonéticas, que hacen que los signos puedan distinguirse. 18.
Anotó que el cotejo marcario no se efectuó con la expresión DANNY, pues el registro de esta fue negado en el año 2007, lo que determina que es inviable realizar cualquier comparación con esta expresión. 19. Mencionó, finalmente, que la palabra BAGS, le da una diferencia apreciable, ya que vocalmente entre los dos signos se presenta una pronunciación diferente.
3. AUDIENCIA INICIAL 20. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 21 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad Danny Venta Directa S.A. como parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, y la sociedad Danny Cali S.A.S. como tercera con interés directo en las resultas del proceso.
El Ministerio Publico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 21. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, donde se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 22. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hiciere, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 30598 de 28 de agosto de 2008 “Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y 38528 de 30 de septiembre de 2008, a través de la cual se concedió el registro de la marca DANNYBAGS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación internacional de Niza, a nombre de la sociedad DANNY CALI E.U., hoy DANNY CALI S.A.S, llegó a quebrantar los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad andina de Naciones, por cuanto en el entender de la parte actora: (i) se expidieron desconociendo el derecho a audiencias y de 5 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio defensa con falsa motivación de las atribuciones propias del funcionario que las profirió y;
(ii) la marca DANNYBAGS (mixta) es confundible y carece de distintividad con las marcas DANNY (nominativa) de propiedad de la sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A.”. 23. En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 24. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 25.
Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 26. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 27.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 451-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal no interpretó el literal b) del artículo 135 del literal b) por no ser aplicable al presente caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 6 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (…) 2.5.
Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.16 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
(…) 3.7 En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo”. […].
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 29. Mediante auto de 18 de diciembre de 20192, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante y el tercero interviniente, reiteraron los argumentos presentados en la demanda.
Por su parte, la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal3.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 30. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20114 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. 6.2. El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Danny Venta Directa S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 30598 de agosto 25 de 2008 y 38528 de septiembre 30 de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta «DANNYBAGS» para distinguir productos comprendidos 2 Folio 233 3 Folio 284 4 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Danny Cali E.U. (hoy Danny Cali S.A.S.). 32.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «DANNYBAGS» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por la sociedad Danny Venta Directa S.A. 6.3. Causales de irregistrabilidad 33. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, norma cuyo tenor es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]” 6.4 Caso concreto 34.
Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «DANNYBAGS» (mixta), con registro marcario número 363188, en la clase 18, otorgada a favor de la sociedad Danny Cali E.U (hoy Danny Cali S.A.S.). -y la cual es objeto de litigio-, se encuentra caducada. 35.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2018, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaban caducados. 36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «DANNYBAGS» (mixta).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 363188: 8 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 37.
Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal. Reza la norma: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 38.
Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
(…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». (se destaca) 39. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. 9 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 363188, correspondiente a la marca mixta «DANNYBAGS», cuyo titular es la sociedad Danny Cali S.A.S., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 40. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 41.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 42.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 10 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 44.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 45. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 46.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 47.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 48. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 363188 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Danny Venta Directa S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 49.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas 11 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del proceso (Danny Cali E.U. - hoy Danny Cali S.A.S), el registro de la marca «DANNYBAGS» (mixta). 50.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20195, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya6. 52.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.
En tal sentido, esta Sala de Decisión7, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 12 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 54. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20208, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 55.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 7. Conclusión 56. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00290-00 Demandante: Danny Venta Directa S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio No. 363188 de la marca «DANNYBAGS» (mixta), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado (Ausente con excusa) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)