11001032400020100024000 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Demandante: Industrias Aeropostale Internacional Limitada Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Aeropostales West, Inc. Temas: Oposición del artículo 7° de la Convención de Washington de 1929;

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industrias Aeropostale Internacional Limitada, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48791 de 28 de septiembre de 2009 y, 61067 de 30 de noviembre de 2009 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Industrias Aeropostale Internacional Ltda.1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48791 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 61067 de 30 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada, conceder el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la parte demandante.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 1. Solicito la Nulidad de las resoluciones números 48791 de fecha 28 de septiembre de 2009 proferida por División de Signos Distintivos de La Superintendencia de Industria y Comercio y 61067 de fecha 30 de noviembre de 2009 emitida por La Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para La Propiedad Industrial, mediante las cuales se niega el registro de la marca AEROPOSTALE para distinguir camisas, camisetas, pantalones, chaquetas; productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza 2.Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, solicito a los H. Magistrados, se disponga, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISION DE SIGNOS DISITNTIVOS: a. Inscriba en el registro, la marca "AEROPOSTALE" NOMINATIVA-para distinguir camisas, camisetas, pantalones, chaquetas; productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de mi mandante la Sociedad INDUSTRIAS AEROPOSTALE INTERNACIONAL LIMITADA. b. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la concesión de la marca "AEROPOSTALE" -NOMINATIVA solicitada por la sociedad INDUSTRIAS AEROPOSTALE INTERNACIONAL LIMITADA, de las condiciones 1 Mediante apoderado.Cfr. 2. 2 Cfr. Folios 34-42 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”. 4 Cfr. Folios 36. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ya indicadas para distinguir: camisas, camisetas, pantalones chaquetas; productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza c. Disponer que la División de Signos Distintivos de La Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para La Propiedad Industrial de La Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en La Gaceta de La Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. P.H. Fashion Internacional limitada5 solicitó, el día 29 de diciembre de 2005, el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE, para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 28 de febrero de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 561, la cual fue objeto de oposición por Aeropostale West. Inc, tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento de sus marcas nominativas y mixtas AEROPOSTALE, que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registradas en Estados Unidos de América. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30161 de 21 de septiembre de 2007, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa AEROPOSTALE, para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 30161 de 21 de septiembre de 2007. 4.5. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 48791 de 28 de septiembre de 2009, decidió el recurso 5 Quién transfirió la solicitud de registro marcario a la parte demandante.

Cfr. 197 del cuaderno de antecedentes administrativos. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de reposición en el sentido de revocar o la Resolución núm. 30161 de 21 de septiembre de 2007 y, en su lugar, negó el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 61067 de 30 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48791 de 28 de septiembre de 2009. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 20 de febrero de 1929, en adelante Convención de Washington de 1929, y el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 6.1. Adujo que, a su juicio, en el caso sub examine, no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 para que procediera la oposición. Ello comoquiera que, no se encontraba probado, dentro del procedimiento administrativo, que el opositor conociera la existencia o el uso de la marca en alguno de los estados parte, máxime cuando no había pruebas de la existencia de la relación comercial entre la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso7.

Segundo cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Manifestó que, a su juicio, el signo solicitado era arbitrario o de fantasía y, en consecuencia, susceptible de registro como marca comoquiera que se tuvo como 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folio 39. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indicio de su conocimiento de la existencia de la marca, el que el signo solicitado fuera igual a la marca del opositor, a saber, el tercero con interés directo en las resultas del proceso8.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada contestó la demanda9 de forma extemporánea. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado10, no contestó la demanda. Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 201511, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Solicitud de interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 201512, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 78-IP-201613, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que se indicó que: “[…]La Corte consultante solicitó la interpretación del Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación prejudicial de dicha norma por no corresponder a un tema controvertido en la causa que origina la solicitud. De oficio, por corresponder a los temas controvertidos, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224 a 230 de la misma normativa. […]” 8 Cfr. Folio 40-41. 9 Cfr. Folios 65-74. 10 Cfr. Poder Folios 25 al 33 y notificación folio 54 11Cfr. Folios 82 12 Cfr. Folio 83-84 13 Cfr. Folio 93-104 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 11 de mayo de 201814, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

La parte demandada, presentó escrito de alegatos de conclusión el 18 de junio de 2018, en los siguientes términos: 14.1. Adujo que, a su juicio, sí se cumplían con los requisitos previstos para aplicar la oposición contenida en el artículo 7 de la convención de Washington de 1929, comoquiera que: i) el opositor contaba con un registro marcario en un estado miembro; ii) la marca era similarmente confundible con el signo que se pretendía registrar; iii) había pruebas indiciarias de que el demandante conocía la existencia de las marcas del opositor, esto es, el hecho de haber hecho una copia servil de las marcas y que la empresa hiciera parte del mismo sector que la empresa opositora y iv) se encontraba acreditado el uso de la marca por parte del opositor15. 14.2.

Indicó que la expresión AEROPOSTALE era de fantasía y, en ese sentido, era ello lo que había llevado a la parte demandada a tener como indició del conocimiento que tenía la parte demandante, de la existencia y uso de las marcas del opositor, a saber, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y que la misma fuera replicada por la parte demandante. 14.3.

Señaló que, a su juicio, en el caso sub examine, había operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que el acto administrado acusado que resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del procedimiento administrativo quedó en firme el 30 de noviembre de 2009 y la demanda 14 Cfr. Folio 106 15 Cfr. Folio 109-110 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se presentó el 25 de mayo de 2010, esto es, después del vencimiento de los 4 meses previstos en el numeral segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. 15.

La parte demandante, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de demanda16. 16. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Reanudación del proceso 17. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de agosto de 202317, reanudó el trámite procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) cuestión previa; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 78-IP-2016 de 11 de mayo de 2017; viii) el marco normativo sobre la primacía del derecho andino; ix) el marco normativo y jurisprudencial de la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7 Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 16 Cfr. Folio 115 a 119. 17 Cfr. Índice 40 del aplicativo SAMAI 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 19 Mediante el cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21.1. La Resolución núm. 48791 de 28 de septiembre de 200920, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso dentro de procedimiento administrativo, en el sentido de revocar la Resolución núm. 30161 de 21 de septiembre de 2007, declarar fundada la oposición y negar el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE. 21.2.

La Resolución núm. 61067 de 30 de noviembre de 200921, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48791 de 28 de septiembre de 2009. Cuestión Previa 22. El Despacho advierte que la parte demandada, al presentar sus alegatos de conclusión, adujo que, a su juicio, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada se encontraba caducada.

Al respecto, esta Sala considera que dicha afirmación no se tendrá como excepción toda vez que la oportunidad para presentar excepciones, de conformidad con lo previsto en 97 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197022, es la contestación de la demanda y no los alegatos de conclusión. 23. Asimismo, visto el numeral 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre la caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, atendiendo a que: i) la Resolución 61067 de 30 de noviembre de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación quedó debidamente ejecutoriada el 24 de diciembre de 200923, como consta en la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y 20 Cfr. Folios 20-25. 21 Cfr. Folios 37-56. 22 “[…]por la cual se expide el Código de Procedimiento Civil […]” 23 Cfr. Folio 24 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio; y iii) la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el día 26 de abril de 2010, esta Sala, de oficio, considera que no operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Problema jurídico 24. De acuerdo con la demanda y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 24.1 Si las resoluciones núms. 48791 de 28 de septiembre de 2009 y, 61067 de 30 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE para identificar “camisas, camisetas, pantalones y chaquetas”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, y en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 24.2 En este sentido, se analizará si: i) el signo AEROPOSTALE cumplía con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; y ii) se cumplían los requisitos para dar aplicación a la oposición prevista en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929. 25.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 78-IP-2016 de 11 de mayo de 2017, en la cual se abstuvo de interpretar el artículo 134 ibidem, por considerar que este asunto no corresponde a un tema controvertido en la causa original de la solicitud, e interpretó, de oficio, el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000. 26.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1° de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 78-IP-2016 de 11 de mayo de 2017 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En vista que en el proceso interno se ha dado aplicación a la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial, corresponde desarrollar este tema con base en reiterada jurisprudencia del Tribunal. 1.2. Por el principio de preeminencia la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. […] 1.4. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha delimitado este principio, estableciendo que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional. 2.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. La marca notoria extracomunitaria 2.1. Como en el proceso interno se argumentó que se ha demostrado la explotación de la marca AEROPOSTALE, base de la oposición, y que dicha marca es un hecho del mercado mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 2.3.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes, a saber: 29 Cfr. Folios 93-103. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.2.

Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 2.3.3. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 2.3.4. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 2.4.5.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 2.4. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 2.4.1.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la Clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 2.4.2.

En relación con el principio de territorialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Articulo 224 de la Decisión 486). 2.4.3.

En relación con el principio registral: la protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Articulo 229, literal a de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 2.4.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: la protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b de la Decisión 486). 2.5.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 2.5.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido. tienen una relación o vinculación económica. 2.5.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 2.5.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.6. Prueba de la notoriedad 2.6.1. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente según sea el caso. […] 2.7.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular, 10 2.8. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca AEROPOSTALE era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del registro como marca del signo denominativo AEROPOSTALE, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente Interpretación Prejudicial. 2.9.

La marca notoria en países extracomunitarios De una lectura armónica de los Artículos 224 y 136 literal h) de la Decisión 486, se desprenden las siguientes consecuencias: 2.9.1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. 2.9.2.

No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios si puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 2.9.3.

La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el […] 2.9.4. La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 172. […]” Marco normativo sobre la primacía del derecho andino 36. Vistos los artículos 1° y 4 del Tratado modificatorio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que el ordenamiento jurídico comprende: i) el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) el Tratado Tratado y sus Protocolos Modificatorios; iii) las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y v) los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

De igual forma, señala que los países miembros no podrán adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 37. Atendiendo a los criterios jurisprudenciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha considerado30 que: “[…] El derecho de la integración, 30 Interpretación Prejudicial Proceso 2-IP-90. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros […] En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. […]”, posición que ha sido reiterada en múltiples interpretaciones prejudiciales31. Marco normativo y jurisprudencial de la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 38.

Visto el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, los propietarios de marcas registradas en cualquier de los estados contratantes, conforme a su legislación interna, podrán oponerse al uso registro o depósito de signos que se usen o pretendan registrar, usando los medios, procedimientos y recursos establecidas en el país que se use o se pretende registrar la marca similarmente confundible, para lo cual deberá probar que quien solicita el registro como marca o hace el uso del signo tenía conocimiento de la existencia y uso, en cualquiera de los Estados Contratantes, y que esta continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma Clase. 39.

Esta Sala, respecto de la aplicabilidad de la Convención de Washington de 1929, en el derecho colombiano, ha considerado que: “[…] si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado Contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición. 58.Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a la parte actora un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa debe ejercer oposición o tener el registro ante la SIC, según lo disponen las normas internas. […]”.32 (Destacado del original) 31 Interpretaciones Prejudiciales 300-IP-2017 de 16 de julio de 2017; 268-IP-2019 de 21 de junio de 2021. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés;

Número Único de Radicación 11001-03-24-000-2011-00418-00, de 18 de noviembre de dos mil veintidós (2022). 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 40. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 41.

En este sentido, el signo y las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo Solicitado Marcas AEROPOSTALE33 AEROPOSTALE34 35 Certificados nums.: i) 1.485.368 para Clase 25; ii) 1.548.372 para Clase 25; iii) 1.525.345 para las clases 9, 25 y 34; y iv)1.354.292 para Clase 25. 42. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección y con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la aplicación de la Convención de Washington de 1929, el análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas y mixtas. 43.

Ahora bien, esta Sección ha considerado que: “[…] el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales. En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los 33 Cfr. Folio 1 del cuaderno de antecedentes administrativos 34 Cfr. Folios 37 a 55 del cuaderno de antecedentes administrativos. 35 Cfr. Folios 56 y 60 del cuaderno de antecedentes administrativos 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores.

Al respecto, la Sala advierte que en el presente caso la actora no alegó vulneración alguna de normas comunitarias y que la SIC únicamente tuvo en cuenta, al momento de expedir los actos administrativos acusados, la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7º de la Convención de Washington, puesto que la marca opositora “FNK” se encontraba previamente registrada en Panamá. […]”36. 44.

Adicionalmente, la Sala, en la sentencia referida supra37, consideró que: “[…] hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes. 51.

Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario. 52.

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.

Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. 53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan […]”. 45.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, primero, debe referirse al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y, segundo, debe pronunciarse respecto del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929. Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 46.

Atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no consideró pertinente la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por considerar que no corresponde a un tema controvertido dentro de la causa inicial de la solicitud, 36 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de Julio De 2023;

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11001-03-24-000-2014-00086-00. 37 Ibidem 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo que esta Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis del referido artículo, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si se cumplía las condiciones previstas en el artículo 7° de la Convención de Washington de 1929, para presentar la oposición, en especial, lo referente al conocimiento, por la parte demandante, de la existencia y del uso de la marca AEROPOSTALE, de la que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Respecto de la violación del literal b) del artículo 136 y los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 47. La Sala advierte que, en el caso sub examine, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, interpretó de oficio el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 y 230 de la Decisión 468 de 2000.

En ese sentido consideró que: “[…] 2.9. La marca notoria en países extracomunitarios De una lectura armónica de los Artículos 224 y 136 literal h) de la Decisión 486, se desprenden las siguientes consecuencias: […] 2.9.2. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios si puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 2.9.3.

La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el Artículo 225 de la Decisión 486 [ ]. […] 2.9.4. La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 172. […]” (Resaltado fuera del texto). 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que lo previsto en el régimen comunitario andino no protege los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 49. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandante, en el escrito de demanda, con el objeto de proteger sus marcas extracomunitarias ni siquiera argumentó o probó su notoriedad y, en consecuencia, sus marcas previamente registradas en Estados Unidos no gozan de protección de conformidad con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial. 50.

Teniendo en cuenta lo anterior, y comoquiera que la parte demandante es titular de marcas registradas en Estados Unidos, la Sala procederá a estudiar la violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929. Respecto del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 51. Visto el marco normativo desarrollado supra, en relación con la aplicabilidad de lo previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, esta Sala ha considerado que será aplicable cuando se cumplan los requisitos previstos en la convención. Al respecto esta Sala38 ha considerado que: “[…]Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 7º ibídem establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los estados contratantes pueda reclamar para sí el derecho de usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En tal normativa se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”.

En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los estados contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición, además de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 7º: i) Que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes; 38 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 13 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Que el signo cuyo registro como marca se solicita sea similarmente confundible con la marca del opositor; iii) Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca del opositor; y iv) Que se use para los mismos productos. […]” (Destacado fuera del texto). 52.

Por lo expuesto anteriormente, y, comoquiera que en el caso sub examine, la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, esta Sala considera procedente su estudio. 53. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto supra, la Sala considera que, para dar aplicación al artículo 7 de la convención de Washington de 1929, es necesario cumplir con los siguientes requisitos previstos en dicha disposición: i) que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes; ii) que el signo cuyo registro como marca se solicita sea similarmente confundible con la marca del opositor; iii) que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca del opositor; y iv), que se use para los mismo productos. 54.

La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en la Convención de Washington de 1929 y, en virtud de la prevalencia del Derecho Andino, el trámite y estudió de la oposición deberá ajustarse a los criterios interpretativos considerados por esta Sala. En consecuencia, para determinar si las marcas cotejadas son similarmente confundibles, o establecer si existía conocimiento de su existencia y uso por parte de la parte demandante, deberá realizarse su estudio de conformidad con los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Sala. 55.

Por lo expuesto anteriormente, esta Sala debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 para la aplicación de la oposición. Primer presupuesto: la titularidad del opositor de una marca protegida en uno de los estados contratantes 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56.

La Sala advierte que, de la revisión de los antecedentes del procedimiento administrativo, que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para el momento en que se presentó la oposición contaba con los siguientes registros marcarios núms.: i) 1.485.368 para Clase 2539; ii) 1.548.372 para Clase 2540; iii) 1.525.345 para las clases 9, 25 y 3441; y iv)1.354.292 para Clase 2542, de las marcas AEROPOSTALE, en Estados Unidos de América. 57.

Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en las resultas del proceso era titular de los registros de las marcas AEROPOSTALE en Estados Unidos de América; y ii) Estados Unidos de América es uno de los estados contratantes de la Convención de Washington de 1929, esta Sala considera que se cumple el primer requisito para dar aplicación a la oposición prevista en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929.

Segundo supuesto: Confundibilidad de las marcas del opositor con el signo solicitado para registro como marca 58. Esta Sala, en sentencia de 1 de julio de 202243, respecto de los criterios para la comparación entre signos distintivos mixtos y nominativos ha considerado, consideró que: “[…]. Una vez verificado que las marcas en controversia son mixtas y nominativas, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 48.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. […] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […] 39 Cfr. Folio 37 del cuaderno de antecedentes administrativos. 40 Cfr. Folio 43 del cuaderno de antecedentes administrativos. 41 Cfr. Folio 49 del cuaderno de antecedentes administrativos. 42 Cfr. Folio 55 del cuaderno de antecedentes administrativos. 43 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera; sentencia de 1° de julio de 2022 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés;

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00208-00. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50. Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó lo siguiente: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]». […]” 59.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que, las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso son marcas mixtas y nominativas y que el signo solicitado para registro como marca por la parte demandante es nominativo. En ese sentido, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas. 60.

Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, de conformidad con los criterios jurisprudenciales citados supra, que, en los conjuntos marcarios de los signos distintivos cotejados, el elemento nominativo es el que prevalece, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor. 61. La Sala, habiendo determinado que el elemento predominante es el nominativo, con el fin de realizar el cotejo entre el signo solicitado y las marcas que sustentaron a la oposición, aplicará los criterios jurisprudenciales considerados por esta Sala en sentencia de 25 de agosto de 2023, a saber44: “[…] La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que […] si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el 44 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia 25 de agosto 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número Único De Radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 62.

Adicionalmente, la Sala45 ha considerado, respecto de la similitud entre los signos distintivos cotejados, que esta puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual, a saber: “[…] 43. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 45 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera; sentencia de 1° de julio de 2022 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00208-00. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). 44.

De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. […]”: 63. Así las cosas, la Sala procede a realizar analizar si las marcas cotejadas son semejantes, de conformidad con los criterios jurisprudenciales citado supra.

En ese sentido, la Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado como marca por la parte demandante, reprodujo en forma íntegra las marcas AEROPOSTALE de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 64. De igual forma, la Sala, en relación con la similitud fonética entre los signos distintivos cotejados considera que, al ser ortográficamente idénticos, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas y, en consecuencia, la pronunciación del signo solicitado y las marcas registrada es idéntica. 65.

Respecto de la similitud conceptual de los signos distintivos cotejados, esta Sección46 ha considerado que, cuando las palabras tengan una raíz equivalente en castellano y posean gran similitud fonética se entenderá que son conocidas por los consumidores colombianos. 66. Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala considera que la expresión AEROPOSTALE, a pesar de ser una palabra en idioma diferente al castellano, es fonéticamente similar y comparte raíces con la expresión AEROPOSTAL, la cual en castellano significa “[…] Perteneciente o relativo al correo aéreo o por avión […]”47. 46 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia De 20 De octubre De 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Número Único De Radicación: 110001032400020140041800. 47 https://dle.rae.es/aeropostal consultada el 18 de octubre de 2023 26 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, esta Sala considera que, comoquiera que las marcas poseen el mismo alcance conceptual, esto es, una relación con el transporte o correo aéreo, el cual es conocido por los consumidores colombianos, la Sala considera que, desde la perspectiva conceptual, los signos distintivos cotejados son similares. 67.

En suma, atendiendo al análisis realizado, esta Sala considera que el signo solicitado y las marcas previamente registradas, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, son semejantes y, en ese sentido, se cumple con el segundo requisito previsto para dar aplicación a la oposición prevista en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929.

Tercer requisito: prueba de que el solicitante del registro conocía la existencia y el uso de las marcas del opositor 68. En el caso sub examine, comoquiera que el requisito previsto para la aplicación de la oposición del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, requiere acreditar el conocimiento que tenía el solicitante del registro de la marca de la cual es titular el opositor, se tendrá en cuenta los documentos aportados en el trámite administrativo: 69.

En ese sentido, la Sala advierte, de la revisión de los antecedentes del procedimiento administrativo, que obran: 69.1. Impresiones de pantalla de la plataforma E-bay Canada, de 19 de octubre de 2007, en que se evidencia la oferta de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados con la marca AEROPOSTALE48. 69.2.

Impresión de pantalla del artículo “King´s Style Lands Aeropostae advertisig deal”, publicada en la revista “THE ECHO”49. 69.3. Impresión de pantalla del artículo “Aeropostale Clothing”, publicada en LA página web Overstock.com50 48 Cfr. Folios 126-129 y 142-148 del cuaderno de antecedentes administrativos. 49 Cfr. Folios 131-132 del cuaderno de antecedentes administrativos. 50 Cfr. Folios 134-135 del cuaderno de antecedentes administrativos. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 69.4.

Impresión de pantalla de la página webYahoo! answers Malasya de fecha 19 de octubre de 200751. 69.5. Impresiones de pantalla de la página web Shoping.com de 19 de octubre de 2007, en que se evidencia la oferta de productos de la Clase 25 identificados con la marca AEROPOSTALE52. 69.6. Impresión de pantalla de la página web interview.com de 19 de octubre de 200753. 69.7.

Impresión de pantalla de la página web phx.corporate-ir.net de 17 de octubre de 200754. 69.8. Impresión de pantalla de la página web findarticles.com de 16 de octubre de 200755. 69.9. Impresión de pantalla de la página web coasttocoasttickets.com de 17 de octubre de 200756. 69.10. Impresión de pantalla del artículo “Aeropostale Hires Mansfield for Canadian PR”, publicada en Marketing Magazine57. 69.11.

Impresión de pantalla del artículo “Aeropostale: the Best Teen Clothing Store in Queens”, publicada en la página web Associatedcontent.com58. 69.12. Documento en idioma diferente al castellano 59. 69.13. Impresiones de la página web “www.aero.imageg.net” en que se advierten fotografías de productos con la marca AEROPOSTALE60. 51 Cfr. Folios 150-154 del cuaderno de antecedentes administrativos. 52 Cfr. Folios 137-140 del cuaderno de antecedentes administrativos. 53 Cfr. Folios 155-156 del cuaderno de antecedentes administrativos. 54 Cfr. Folios 158-162 del cuaderno de antecedentes administrativos. 55 Cfr. Folios 164 del cuaderno de antecedentes administrativos. 56 Cfr. Folios 166 del cuaderno de antecedentes administrativos. 57 Cfr. Folios 168-169 del cuaderno de antecedentes administrativos. 58 Cfr. Folios 171 del cuaderno de antecedentes administrativos. 59 Cfr. Folios 173-192 del cuaderno de antecedentes administrativos. 60 Cfr. Folios 193-196 del cuaderno de antecedentes administrativos. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 70.

Ahora bien, atendiendo a que la documentación citada supra y obrante en el expediente del procedimiento administrativo y relacionada en los numerales 69.2, 69.3, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 69.10, 69.11 y 69.12 se encuentran en idioma extranjero y no cuentan con la traducción oficial, la Sala considera que, a partir de esta, no es posible determinar el conocimiento de la parte demandante de las marcas previamente registradas. 71.

Asimismo, la Sala considera que, los documentos relacionados en los numerales 69.1 y 69.4, no acreditan la notoriedad de los signos distintivos entre los partícipes de los canales de distribución o comercialización, ni de los círculos empresariales que giran con temas relativos al tipo de establecimiento, comoquiera que los dominios de estas páginas web son Canadá y Malasia y, en ese sentido, no se refieren al país dentro del cual se aduce la titularidad de las marcas ni en el mercado Colombiano, con lo cual no se evidencian elementos suficientes para establecer la existencia de un conocimiento de las marcas por parte del solicitante del registro en Colombia. 72.

Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el requisito previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, respecto de probar que el solicitante del registro conocía las marcas de quien actúa como opositor. Por tal razón, la Sala considera que no es posible dar aplicación a lo previsto en el artículo 7 de Washington de 1929. 73.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, comoquiera que no se cumple el tercer supuesto previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, es decir, el requisito de probar que el solicitante del registro conocía las marcas de quien actúa como opositor, resulta innecesario entrar a analizar el cuarto supuesto, esto es, el uso de los signos distintivos sea para los mismos productos. 74.

En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de la resolución mediante la cual se negó el registro de la marca nominativa AEROPOSTALE y se ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que se otorgue a la parte demandante, el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE, para identificar “camisas, camisetas, pantalones, chaquetas”, productos de la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusiones 75.

Esta Sala considera que, en el caso sub examine, no se cumple con el requisito previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, relativo a la prueba de que la parte demandante tenía conocimiento de la existencia y el uso de las marcas de quien actúa como opositor, a saber, del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Ello comoquiera que los documentos obrantes en los antecedentes del procedimiento administrativos no permitían acreditar que la extensión del conocimiento de las marcas implicaba el conocimiento por parte de la parte demandante. 76. En consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos previstos para la aplicación del artículos 7 de la Convención de Washington de 1929, motivo por el cual, prosperan los cargos de la demanda y se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la parte demandada conceder el registro como marcar del signo nominativo AEROPOSTALE para identificar “camisas, camisetas, pantalones, chaquetas” productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 48791 de 28 de septiembre de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos y 61067 de 30 de noviembre de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020100024000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda, a la parte demandante, el registro como marca del signo nominativo AEROPOSTALE para identificar “camisas, camisetas, pantalones, chaquetas” productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.