11001032400020110044800 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: FARMACAPSÚLAS S.A. Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “VCAPS” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que resulta similarmente confundible con la marca “K-CAPS” (mixta) que identifica productos en la misma clase internacional previamente registrada por C.I. FARMACÁPSULAS S.A. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY LLC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, en contra de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) Resolución número 8406 de 18 de febrero de 2011 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” en el sentido de negar 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el registro como marca del signo mixto “VCAPS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por sociedad Parke Davis & Company LLC.

(ii) Resoluciones números 26979 de 24 de mayo de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 34231 24 de junio de 2011 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que resolvieron los recursos presentados por el solicitante marcario en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro de marca. I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Parke Davis & Company LLC. (en adelante Parke Davis), a través de apoderada, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Que se declare nula la Resolución No. 8406, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 18 de febrero de 2011, por medio de la cual: a) se declaró fundado el escrito de oposición presentado por la sociedad C.I. FARMACAPSULAS S.A., en contra de la solicitud de registro de la marca VCAPS (mixta) en la Clase 5 a nombre de PARKE, DAVIS & COMPANY LLC; y b) Se negó el registro de la marca solicitada VCAPS (mixta) en la Clase 5 a nombre de PARKE, DAVIS & COMPANY LLC con fundamento en la existencia previa de la marca que se expone a continuación: 2.

Que se declare nula la Resolución No. 26979, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 24 de mayo de 2011, por medio de la cual: 1 Folios 79 a 127 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 65 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 8406 de 18 de febrero de 2011; y b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY LLC. 3.

Que se declare nula la Resolución No. 34231 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 24 de junio de 2011, por medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de declarar fundada la oposición presentada por C.I. FARMACAPSULAS S.A. y negar el registro de la marca solicitada VCAPS (mixta) en la Clase 5 a nombre de PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, contenida en la Resolución No. 8406 de 18 de febrero de 2011; b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 4.

Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, se ordene lo siguiente: a) Que se declare infundado el escrito de oposición presentado el día 27 de septiembre de 2010, por la sociedad C.I. FARMACAPSULAS S.A.; b) Que se conceda la solicitud de registro de la marca VCAPS (mixta) en la Clase 5 a nombre de PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, para identificar "cápsulas vacías para productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y nutricionales, vitaminas, suplementos herbales y suplementos minerales; suplementos dietéticos y nutricionales; vitaminas; suplementos herbales; suplementos minerales".2 I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Parke Davis, solicitó el registro como marca del signo “VCAPS” (mixto) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 10025678, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 619 de 19 de agosto de 2010.

I.1.2.2. La sociedad C.I. Farmacápsulas S.A. (en adelante Farmacápsulas) presentó oposición en contra de la solicitud de registro marcario en mención, con fundamento en su marca previamente registrada “K-CAPS”3 2 Folios 80 y 82 del expediente físico de la referencia. 3 Certificado de registro número 232356. La marca distingue los siguientes productos en la clase 5 internacional: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS;

I.1.2.3. Mediante la resolución número 8406 de 18 de febrero de 2011, la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Farmacápsulas, y negó el registro como marca del signo “VCAPS” (mixto) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Parke Davis, por encontrar que entre los signos confrontados existe similitud generadora de confusión en el público consumidor.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad solicitante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 26979 de 24 de mayo de 2011 y 34231 de 24 de junio de 2011 que, en ambos casos, confirmaron la decisión de negar el registro marcario respecto del signo cuestionado.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que el signo solicitado posee la suficiente distintividad tanto intrínseca como extrínseca, por lo que es diferente de las marcas previamente registradas en el mercado, y especialmente distinta de la marca opositora en lo que respecta a su aspecto visual, ortográfico y fonético, pues en cada caso se observan prefijos desiguales, generando así una impresión y recordación particular en el consumidor.

En cuanto a lo fonético, mencionó que mientras la marca opositora se pronuncia “ca- caps”, el signo cuestionado responde a la pronunciación “vecaps”, permitiendo al consumidor diferenciarlas a primera vista. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.2.

Señaló que el signo solicitado posee un elemento gráfico que permite diferenciarlo de otras marcas en el mercado farmacéutico; dicho elemento consistente en un cuadro de color negro, con una forma de hoja doblada en su interior, inicialmente blanca, pero de puntas negras cuando abandona el recurado sobre el que se encuentra, y que además, la “V” se encuentra sobrepuesta a la hoja, mitad negra, mitad blanca, que resalta sobre el fondo blanco y negro, y se encuentra grabado en las cápsulas que se comercializan bajo tal signo, de manera que puede ser reconocido por los consumidores.

Consideró que es el elemento gráfico el que le otorga fuerza distintiva al signo cuestionado, pues aquel genera mayor recordación en el consumidor, por lo cual la SIC debió realizar la comparación de signos en atención a dicho elemento. I.1.3.4. Sostuvo que el signo mixto “VCAPS” es derivado de su marca “L- VCAPS”4 previamente registrada para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que coinciden en la partícula predominante “VCAPS”, únicamente encuentran diferencias secundarias, y su finalidad es distinguir productos en la misma clase internacional; de tal manera que el solicitante cuenta con el derecho previamente adquirido para registrar el signo cuestionado.

Explicó que el público consumidor tiene previo conocimiento de la marca “VCAPS” en atención a que aquella resulta derivada de la marca previamente registrada “L-VCAPS”, ante lo cual el consumidor asume plena conciencia del origen empresarial de los productos que se identifican con esta, por lo que es poco probable que se encuentre en riesgo de confusión respecto del signo cuestionado y otras marcas en el mercado. 4 Certificado de registro número 270572. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.5.

Destacó que el estudio de registrabilidad sobre el signo cuestionado debió realizarse exclusivamente sobre el prefijo y el elemento gráfico incorporado, pues el distintivo principal, a saber, la partícula “VCAPS”, se encuentra incluida en la marca previamente registrada “L-VCAPS”, por lo tanto, dicha expresión pertenece de manera previa a la solicitante, y ha coexistido pacíficamente en el mercado con la marca mixta opositora “K-CAPS”.

I.1.3.6. Advirtió que la partícula “CAPS”, la cual se deriva de la traducción en ingles de “cápsula”, debió ser excluida del cotejo en tanto que aquella es de uso común y genérica para los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, resulta inapropiable de manera exclusiva por la sociedad opositora o cualquier otro empresario.

I.1.3.7. Agregó que los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente los amparados con el signo cuestionado, se encuentran dirigidos a consumidores especializados y selectivos como farmacéuticos y laboratorios en plena capacidad de distinguir las diferentes marcas en el mercado, de manera que resulta menos probable que exista riesgo de confusión o de asociación entre el signo y la marca confrontados.

I.1.3.8. Finalmente, puso de presente que el signo “VCAPS” se encuentra registrado como marca en su favor en más de 40 países en el mundo, con lo cual se acreditan los derechos adquiridos que el solicitante ostenta sobre dicha expresión, así como la coexistencia pacífica del signo con otras marcas en el mercado. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.1.

La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda de la siguiente manera5: I.2.1.1. Afirmó que el elemento predominante en el signo cuestionado “VCAPS” y la marca opositora “K-CAPS” es el denominativo, y que en aquel se presentan similitudes en cuanto a la sucesión de vocales, longitud, número de silabas y terminaciones que las hace confundibles entre sí, pues el único elemento diferenciador son las consonantes “V” y “K”, lo cual no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión en el consumidor.

I.2.1.2. Sostuvo que el signo y la marca confrontados pretenden distinguir productos comprendidos en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual implica, además de tratarse de signos similarmente confundibles, que exista conexidad competitiva pues de productos con la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, lo que a su vez impide su coexistencia pacífica en el mercado.

I.2.1.3. Sostuvo que el signo mixto “VCAPS” no puede entenderse como derivado de la marca previamente registrada “L-VCAPS”, pues, a simple vista, distan en cuando a su constitución nominativa y gráfica. Así pues, el signo solicitado no posee la consonante inicial en la marca previamente registrada por el solicitante, de manera que tales cambios afectan su carácter distintivo, como quiera que ante la diferencia en los elementos que no son accesorios, no pueden considerarse derivadas.

I.2.2. La sociedad Farmacápsulas y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 5 Folios 161 a 169 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante auto de 23 de mayo de 20186, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1.

La actora reiteró los argumentos planteados con la demanda7. I.3.2. La SIC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda8. I.3.3. El Ministerio Público y la sociedad Farmacápsulas guardaron silencio en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 514-IP-20159, en los siguientes términos: “No procede la interpretación del Artículo 135 literal a) (sic) de la citada norma por no considerarse pertinente para la resolución del caso concreto.

Procede la interpretación del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2) Comparación entre marcas mixtas. 3) La marca derivada 4) Partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas que distinguen productos comprendidos en la clase 5 (CAPS). 5) Análisis de registrabilidad de signos que amparan suplementos nutricionales o alimenticios comprendidos en la clase 5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6 Folio 300 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 301 a 327 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 328 a 334 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 270 a 285 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.

LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 8406 de 18 de febrero de 201110, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo (mixto) "VCAPS” para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Parke Davis, ii) 26979 de 24 de mayo de 201111, y, iii) 34231 de 24 de junio de 201112 que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando en ambos casos la negación del registro marcario, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” No se estudiará en la presente sentencia el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que los argumentos presentados por las partes no discuten la distintividad intrínseca del signo para que aquel sea registrado como marca.

Dicha conclusión es acorde con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que prescindió de su interpretación. II.3. PROBLEMA JURÍDICO 10 Folios 8 a 12 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 13 a 21 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 22 a 28 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre el signo “VCAPS” (mixto) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad Parke Davis, y la marca previamente registrada “K-CAPS” (mixta) para distinguir productos en esa misma clase internacional, de titularidad de Farmacápsulas, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con los registros de marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “VCAPS” (mixto) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Parke Davis.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “VCAPS” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Parke Davis. II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1.

De la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) de la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir los actos acusados, pues en su consideración, el signo “VCAPS” (mixto) solicitado para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma en comento.

Ahora bien, la anterior normativa comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

La comentada norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los signos, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, a saber, i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “VCAPS” (mixto) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre los signos en conflicto que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los signos distinguen o pretenden distinguir. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado por Parke Davis13 (mixto) Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza14 13 Folio 10 del expediente físico de la referencia. 14 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos en la clase 5 internacional: CÁPSULAS VACÍAS PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y NUTRICIONALES, VITAMINAS, SUPLEMENTOS HERBALES Y SUPLEMENTOS MINERALES, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y NUTRICIONALES;

VITAMINAS, SUPLEMENTOS HERBALES; SUPLEMENTOS MINERALES. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca previamente registrada por Farmacápsulas15 (mixta) Certificado de registro número 232356 Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza16 Una vez verificados el signo cuestionado y la marca previamente registrada, inicialmente se encuentra que en ambos casos responden a la naturaleza de signos mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina en el signo y la marca confrontados, atendiendo que, por regla general17, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En el asunto examinado, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. 15 Folio 10 del expediente físico de la referencia. 16 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos en la clase 5 internacional: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS;

SUSTAN- CIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EM- PLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA DESTRUCCION DE ANIMALES DANINOS; FUNGICIAS, HERBICIDAS; ENTRE OTROS, CAPSULAS PARA MEDICAMENTOS. 17 Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las expresiones que constituyen los signos confrontados se encuentran compuestas por partículas de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos demandados, o si aquellas resultan genéricas o descriptivas de los productos amparados en cada caso, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación. En efecto, se advierte, en primer lugar, que el radical “CAPS” que se encuentra presente tanto en el signo cuestionado como en la marca previamente registrada, es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación18: Expediente Marca Certificado 00016849 GASTROCAPS 264722 01043315 LIQUICAPS 253612 02002779 NPCAPS 279700 02008031 KOBILCAPS 268311 Por otra parte, la Sala observa que la partícula “CAPS” la cual recuerda a la palabra “cápsula”, resulta genérica para los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y particularmente para aquellos que pretenden distinguir los signos confrontados, pues los vocablos responden precisamente a: “[…] CÁPSULAS VACÍAS PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS […]”. 18 Consulta realizada el 26 de junio de 2024 a través de los siguientes vínculos: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638549919397702883 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este punto la Sala observa que la partícula estudiada es de uso común y genérica de los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en principio no debería ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos.

Con todo, lo cierto es que al excluir dicha partícula se reduce tanto el signo cuestionado como la marca opositora de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, la Sala deberá hacer el cotejo analizando los signos enfrentados en su conjunto. Dicha conclusión también resulta de la aplicación del criterio establecido por la jurisprudencia comunitaria en virtud del cual, se entiende que tratándose de marcas farmacéuticas corresponde desarrollar un examen comparativo especialmente riguroso, atendiendo al criterio del consumidor al cual se dirigen este tipo de productos.

En aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”19.

Por otra parte, como los signos confrontados identifican productos de la Clase 5, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 19 Página 9 de la Interpretación Prejudicial 514-IP-2015. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina se debe tener en cuenta que, tratándose de marcas farmacéuticas, el análisis de registrabilidad debe ser especialmente riguroso.

Dicho razonamiento se soporta “en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente […]”20.

Adicionalmente, en cuanto a los suplementos dietéticos y nutricionales comprendidos en esa misma clase internacional, el Tribunal de Justicia Andina en la Interpretación Prejudicial que emitió en el presente asunto, sostuvo que el riesgo de confusión en el público consumidor puede encontrarse latente como consecuencia del error en la identificación del producto, su finalidad, así como dosis y cantidades, lo cual puede generar efectos adversos en la salud de las personas.

Particularmente, destacó el caso de las personas en estado de embarazo, las cuales adquieren con mayor regularidad tales productos ante la carencia de micronutrientes en el periodo de gestación, quienes verían expuestas su vida o salud, así como la del feto, ante un eventual riesgo de confusión. II.4.1.2. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman.

En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: 20 90-IP-2010. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signo cuestionado V C A P S 1 2 3 4 5 Marca opositora K - C A P S 1 2 3 4 5 6 II.4.1.3.

En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que los signos enfrentados presentan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que el signo cuestionado y la marca opositora se encuentran formadas por una idéntica estructura gramatical en cuanto a secuencia vocálica y consonántica, encontrando diferencia exclusivamente en la adición de la consonante “V” en reemplazo de la “K”.

Por lo demás, las expresiones “VCAPS” y “K-CAPS” comparten tres (3) consonantes (C-P-S), así como una (1) vocal (A) en idéntico lugar en ambos casos, sin que en el signo solicitado se encuentre presente el signo ortográfico guion (-)21. Así las cosas, para la Sala resulta evidente que entre las expresiones “VCAPS” y “K-CAPS” existen semejanzas considerativas, particularmente en cuanto al elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, a saber, la partícula “CAPS”, pues aquella encuentra mayor remembranza al momento de ser captada por el consumidor en el mercado, sin que el cambio de la consonante “K” presente en la marca opositora, por la “V” que se encuentra en el signo cuestionado, resulte 21 https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/guion 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para otorgarle distintividad a este último, así como tampoco logra desvirtuar el riesgo de confusión. II.4.1.4.

Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones confrontadas se observan similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, el signo cuestionado reproduce la partícula “CAPS” también presente en la marca opositora, por lo que en cuanto a ella la dicción es idéntica.

Por otra parte, a pesar de que la pronunciación de la consonante “V” y “K” no son semejantes, por cuanto la primera de ellas responde a lo siguiente: “2. Representa el fonema consonántico bilabial sonoro /b/, fonema que también representa la letra b y, en ocasiones, la w”22, mientras que la otra representa “[…] el fonema consonántico velar oclusivo sordo /k/, que también puede ser representado por la c en determinadas posiciones […]”23, tal deferencia no les otorga la distintividad suficiente a los signos en conflicto puesto que en ambos casos la expresión predominante es “CAPS”.

Adicionalmente, la presencia del signo ortográfico guion en la marca opositora, no resulta en una diferencia fonética que pueda ser considerada en este punto del estudio marcario, pues, al momento de apreciar las marcas, el consumidor no reproducirá en su mente la fonética, “guion”, de dicho signo ortográfico. Con todo, en este punto la Sala encuentra necesario advertir que, como se puso de presente con anterioridad, el criterio apreciativo del consumidor se dirige a considerar a las marcas en el mercado en cuanto a su conjunto, de manera que al momento de apreciar las expresiones confrontadas, la ausencia de semejanza en su aspecto fonético, respecto de la adición de la consonante “V” en el signo cuestionado, no constituye un criterio diferenciador que permita al consumidor identificar con suficiente fidelidad los productos que pretenden distinguir, así como su 22 https://www.rae.es/dpd/v 23 https://www.rae.es/dpd/k 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial, de manera que tampoco le otorga la suficiente distintividad respecto de las demás marcas, y particularmente, respecto de la opositora.

Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: VCAPS – K-CAPS – VCAPS – K-CAPS VCAPS – K-CAPS – VCAPS – K-CAPS VCAPS – K-CAPS – VCAPS – K-CAPS VCAPS – K-CAPS – VCAPS – K-CAPS Por lo tanto, es evidente que puede predicarse similitud desde el punto de vista fonético, también por el hecho de que las terminaciones en cada signo son idénticas, lo que no permite que exista una variación importante en la sonoridad del signo cuestionado y la marca opositora, propiciando de tal forma el riesgo de confusión. II.4.1.4.

Ahora bien, en relación con el aspecto ideológico de los signos confrontados, la Sala estima que aquellos comparten la partícula de uso común “CAPS” la cual evoca la palabra “cápsulas”. Esta última expresión posee el siguiente significado en el idioma castellano: “1. f. Envoltura soluble en la que se suministran ciertos medicamentos […]”24.

Por su parte, las consonantes “V” del singo cuestionado y “K” presente en la marca opositora, no tienen un significado en el idioma castellano más allá de tratarse de una letra que sirve precisamente para representar una consonante25. 24 https://dle.rae.es/c%C3%A1psula 25 https://www.rae.es/diccionario-estudiante/consonante 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con todo, lo cierto es que tanto el signo cuestionado como la marca de la opositora, en su conjunto, no poseen un significado conceptual en el idioma castellano, pues se trata de una representación de la propia inspiración del empresario, por lo cual deben considerarse como de fantasía. Siendo ello así, la Sala advierte que, en punto del examen conceptual o ideológico de los signos en estudio, no resulta procedente realizar confrontación alguna.

Así las cosas, para la Sala existen similitudes en los aspectos ortográfico y fonético de los signos confrontados que impiden su coexistencia pacífica en el mercado, e implican un claro riesgo de confusión para el consumidor. Adicionalmente, se reitera que la adición de la consonante “V” presente en el signo cuestionado, no le otorga “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”26,de manera que aquel se encuentra desprovisto de distintividad respecto de las demás marcas en el mercado compuestas por la expresión de uso común “CAPS”, y particularmente respecto de la marca opositora.

II.4.1.5. En este punto, valga traer a colación lo estudiado en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto respecto de los signos compuestos por partículas de uso común, en virtud de la cual recordó el siguiente criterio: “4.3. Como se desprende de las referidas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones genéricas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos genéricos o de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados, siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con tales características no puede impedir la utilización del elemento genérico o de uso común por parte de terceros y, por lo tanto, su marca será considerada débil. […] 4.9. Según la doctrina, "la presencia de una locución genérica no 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001 03 24 000 20000 6535 01. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro"27.

(Destacados de la Sala). De lo anterior, queda claro que las expresiones de uso común y/o genéricas no pueden ser apropiables de manera exclusiva por un empresario, de manera que para que aquellas puedan ser registrables como marca deben estar compuestas por partículas adicionales con la suficiente distintividad que las hagan un signo nuevo y diferente; en consecuencia, el titular de dicho signo no puede impedir que otros usen la partícula de uso común y/o genérica, pues se estará ante una marca débil.

Sin embargo, la doctrina también es clara en señalar que, al margen de la imposibilidad de apropiación exclusiva, el titular de una marca compuesta por partículas de uso común podrá impedir el registro de un signo que, por los elementos que lo componen, no logra distinguirse claramente de aquella, como sucede en el presente caso con el signo cuestionado “VCAPS” y la marca opositora “K-CAPS”.

Finalmente, la Sala recuerda que, sobre la inclusión de partículas de uso común en los signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, esta Sección ha sostenido lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública […]”28 (Destacados de la Sala). 27 Página 12 de la Interpretación Prejudicial 514-IP-2015. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.6.

En definitiva, para la Sala se encuentra acreditado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en virtud del cual se exige la semejanza determinante de error en el público consumidor. II.4.1.7. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre el signo cuestionado y la marca opositora objeto de confrontación. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. c) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza [ ]”29.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para establecer dicha conexidad. En el caso de estudio, el signo mixto “VCAPS” fue solicitado para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Cápsulas vacías para productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y nutricionales, vitaminas, suplementos herbales y suplementos minerales, suplementos dietéticos y nutricionales; vitaminas, suplementos herbales; suplementos minerales […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada mixta “K-CAPS” identifica los siguientes productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; entre otros, capsulas para medicamentos […]”.

Pues bien, la Sala encuentra que existe identidad en cuanto a los productos que distinguen los signos confrontados porque aquellos se encuentran comprendidos en la misma clase 5 del nomenclátor internacional, y guardan correspondencia directa entre ellos, pues en el caso de “VCAPS” se trata, entre otros de “[…] Cápsulas vacías para productos farmacéuticos […] vitaminas, suplementos herbales; suplementos minerales”, al tiempo que “K-CAPS” identifica “Productos farmacéuticos […] capsulas para medicamentos […]”.

Por esta misma razón, es viable considerar que los productos comparten canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, como lo son farmacias, y centros especializados de aprovisionamiento de artículos y elementos farmacéuticos. Así pues, en aquellos establecimientos de comercio donde un consumidor pretende adquirir vitaminas y suplementos minerales, puede encontrar otro tipo de productos farmacéuticos y/o higiénicos.

En igual sentido, tanto los productos que pretende distinguir el signo cuestionado como aquellos que identifica la marca opositora se publicitan, principalmente, a través de medios de comunicación como televisión, radio e incluso volantes y vallas publicitarias. Así mismo, los productos también comparten naturaleza y finalidad en la medida que se trata de productos dirigidos al mercado farmacéutico, que entre otros pueden ser, vitaminas, así como suplementos minerales y finalmente, cápsulas para fármacos, de manera que aquellos logran ser sustituibles entre sí, en tanto que el consumidor ante un incremento leve de precio bien puede adquirir uno u otro sin problema alguno. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, son complementarios en la medida que, generalmente, un consumidor que busca vitaminas puede verse en la necesidad de adquirir suplementos minerales, así como otros productos farmacéuticos que le ayuden a conseguir el objetivo pretendido.

Por otra parte, la Sala observa que, en consideración de la actora, sus productos se encuentran dirigidos a un consumidor con criterio especializado, pues se trata de cápsulas vacías para sustancias farmacéuticas, por lo que quienes adquieren dicho producto pertenecen al sector de farmacéuticos, como laboratorios y otros expertos en el campo.

Sin embargo, de las pruebas obrantes en el expediente no fue posible acreditar que, en efecto, la sociedad solicitante se dedique a comercializar únicamente cápsulas vacías, pues la mayoría de las imágenes30 en las que, al parecer, se presenta publicidad relacionada con las capsulas de gelatina dura que comercializan bajo el signo cuestionado “VCAPS” (mixto), se encuentran en idioma inglés sin la correspondiente traducción simple ni oficial al idioma castellano, por lo que no pueden ser efectivamente apreciados como prueba en este proceso31.

Por lo antes dicho, resulta procedente aplicar el criterio de la jurisprudencia andina en virtud del cual el consumidor de productos farmacéuticos no es especializado, y puede caer con más probabilidad en riesgo de confusión como resultado de la “cultura curativa personal”32, en consecuencia, se exige un examen más riguroso sobre la confundibilidad de signos, que privilegie el interés del consumidor, ante las eventuales afectaciones a su salud a las que puede encontrarse expuesto. 30 Folios 48 a 56 del expediente físico de la referencia. 31 De conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso, en virtud del cual: “Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.” 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Entonces, tal como se advirtió con anterioridad, como en el presente asunto debe realizarse el estudio respecto del criterio que aplicaría un consumidor medio, es factible afirmar que aquellos, al encontrarse con los productos amparados por el signo cuestionado y la marca opositora en un mismo establecimiento de comercio, puedan hallar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos que pretenden distinguir los respectivos registros marcarios.

De acuerdo con lo anterior, resulta posible colegir que existe conexidad competitiva entre los productos que pretenden distinguir el signo y la marca confrontados, y en ese orden, debe concluirse que aquellos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos son los mismos o que tienen un mismo origen empresarial.

Frente al riesgo de confusión, esta Sección, en la sentencia33 de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

( ) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González; radicado número 11001 03 24 000 2008 00065 00. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

II.4.1.8. Por último, la actora alegó que el signo cuestionado “VCAPS” (mixto) resulta en una derivación de su marca previamente registrada “L- VCAPS” con certificado de registro número 270572, en tanto que aquel reproduce la partícula predominante en la marca antes registrada, a saber, “VCAPS”. Al respecto, valga traer a colación los presupuestos que deben cumplirse para que un signo adquiera la calidad de marca derivada, los cuales fueron desarrollados en la Interpretación Prejudicial emitida para este asunto: “3.2.

Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, o conexos, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior. 3.3.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 3.4.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 3.5.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.”34 Vistos los presupuestos establecidos por la jurisprudencia andina, la Sala advierte el signo cuestionado “VCAPS” (mixto) no es derivado de la marca “L-VCAPS”35 que distingue productos en la clase 5 internacional, en la 34 Folios 278 a 279 del expediente físico de la referencia 35 En la actualidad la marca se encuentra caducada.

Durante su vigencia, amparó los siguientes productos de la clase 5 internacional: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA 29 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medida que aquel, al omitir la consonante “L” presente en la marca previamente registrada, sí presenta una variación sustancial precisamente porque son esos elementos, y no otros, los que le otorgan distintividad a la marca respecto de la cual pretende que se considere derivada.

Ello es así porque, como se advirtió con anterioridad, la consonante “V” no posee la fuerza distintiva suficiente, y la partícula “CAPS” es de uso común para los productos en la clase 5 y por ende inapropiable de manera exclusiva. Por lo que para que el signo en cuestión pudiese ser considerado como marca derivada debió reproducir los elementos distintivos principales “L” con variaciones no sustanciales.

II.4.1.9. En este orden de ideas, la Sala encuentra que la SIC acertó al negar el registro como marca del signo “VCAPS” (mixto) para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tras encontrar que aquel resulta similarmente confundible con la marca “K- CAPS” que identifica productos en la misma clase internacional.

En consecuencia, se advierte que los actos administrativos se expidieron atendiendo a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en virtud de la cual no podrán registrarse como marca los signos similarmente confundibles con otros al punto de generar riesgo de confusión en los consumidores, y que, adicionalmente, encuentren similitud en cuanto a los productos que pretenden distinguir, como resultó del presente estudio, la cual resulta en una razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos los actos administrativos acusados.

MEDICINA; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALI- MENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATE- RIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DANINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y MEDICINALES, INCLUYENDO CAPSULAS VACIAS PARA USO FARMACEU- TICO Y CAPSULAS PARA SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y DIETETICOS.

En la actualidad la marca se encuentra caducada. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, así como identidad en sus productos, y en consecuencia se encontró configurada la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Por lo tanto, es claro que los actos acusados se expidieron de conformidad con la disposición normativa en mención, y en ese sentido, no es posible acceder a las pretensiones formuladas en la demanda. II.4.3. CONDENA EN COSTAS Por último, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP36, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas por las razones expuestas. 36 Aplicables por la remisión del artículo 267 del CCA. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00448 00 Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.