11001032400020200045300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio Tema: Registro del signo mixto “ISSEI” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 18414 de 20 de abril de 20201 y 54858 de 9 de septiembre de 20202, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio y negó el registro como marca del signo mixto “ISSEI” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. El señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare NULIDAD de la Resolución No. 18414 del 20 de abril del 2020 por medio de la cual Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca ISSEI (MIXTA), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor UBALDO DE JESÚS GIRARLO ZULUAGA.

Todo lo cual obra en el expediente SD2019/0074294. SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 54858 del 9 de septiembre de 2020 por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión 1 Folios 16 a 21 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 21 vto. a 27 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 9 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio contenida en la Resolución No. 18414 del 20 de abril de 2020 por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca ISSEI (MIXTA), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor UBALDO DE JESÚS GIRALDO ZULUAGA.

Todo lo cual obra en el expediente SD2019/0074294.

TERCERO: Que como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se conceda el registro de la marca ISSEI (MIXTA), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, a favor del señor UBALDO DE JESÚS GIRALDO ZULUAGA. Como consecuencia de lo anterior, le asigne certificado de registro a la referida marca.

CUARTO: Que se ordene a la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia De Industria Y Comercio, realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúscula del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.

El apoderado de la parte demandante señaló que el señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga solicitó el registro como marca del signo mixto “ISSEI” para identificar los productos y servicios de las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 14“[…] relojería, cadenas, joyas de fantasía, anillos, sortijas, joyería, bisutería, manillas, bisutería chapada con metales preciosos y de bronce, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, adornos de bisutería, llaveros, estuches para joyas, joyeros aleaciones de oro, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, correa de relojes, joyas […]”.

Clase 25: “[…] Ropa exterior para mujeres, ropa exterior hombre, ropa formal e informal para mujeres, hombres y niños, ropa deportiva y de gimnasia para mujeres, hombres y niños, todo tipo de prendas de vestir, zapatos, tacones, calzado de playa, sandalias y calzado en general, gorras, gorros y todo tipo de sombrerería, vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos, medias, calcetín, bodis, pañuelos, fajas, pijamas y disfraces […]”.

Clase 35 “[…] compra, venta, importación, exportación y comercialización, bolsas de ruedas para la compra, maletines para documentos, bolsas de playa, bolsos de playa, bolsitos de mano, bolsos de mano, billeteras, carteras de bolsillo, bolsos de viaje, maletas, maletas de mano, bolsas de deporte, monederos, fundas de tarjeta de crédito, monederos (bolsos), monederos de metales preciosos, monederos que sean de metales preciosos, monederos pequeños, neceseres de belleza, neceseres de cosméticos, correas, maletas, 4 Folios 2 a 3 C pp. 5 Folios 3 a 6 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio riñoneras, artículos de cuero en general, ropa formal, informal, casual, ropa interior, pajarería, ropa deportiva, prendas de vestir de línea femenina, masculina, infantil, calzado, pantuflas, cachuchas, bufandas, sombrererías, vestidos de baño, lociones, anti – transpirantes, aceites, pestañas y uñas artificiales, toallitas húmedas para el cuerpo y faciales, geles, máscaras de belleza, cremas, lociones y polvos para el cuerpo y faciales, desodorante, talco, exfoliantes, laca, cremas, gel, shampoo y acondicionador para el cabello, jabones en barra y líquidos para el cuerpo y faciales, maquillaje, enjuague, preparaciones para el cuidado de las uñas, cosméticos en general, artículos aderezos, adornos, joyas de fantasía, anillos, sortijas, joyería, bisutería, manillas, bisutería chapada con metales preciosos, y bisutería de oro, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, correas de relojes, joyas y todo tipo de accesorios en general […]”. 4.

Anotó que, mediante la Resolución 18414 de 20 de abril de 2020, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio y negó el registro de la marca mixta “ISSEI” por ser confundible con la marca nominativa “ISSEY MIYAKE”6, registrada en la clase 3ª, cuyo titular es el tercero con interés en el resultado del proceso.

Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5. Mencionó que, a través de la Resolución 54858 de 9 de septiembre de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 18414. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1.

Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 7.

El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “ISSEI” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga, al considerar que era confundible con la marca nominativa “ISSEY MIYAKE”, en la clase 3ª de titularidad de la sociedad “Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a). 6 Certificado 164.111. 7 Folios 63 a 84 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 8.

Afirmó que el signo mixto “ISSEI” es lo suficientemente distintivo, toda vez que no existe similitud capaz de crear riesgo de confusión o de asociación con la marca nominativa “ISSEY MIYAKE” como lo afirmó la SIC en los actos administrativos demandados. 9. Subrayó que tampoco existe conexidad competitiva por cuanto los productos de la clase 3ª que distingue la marca traída de oficio por la SIC, no son sustituibles con los productos y servicios de las clases 14, 25 y 35; así como tampoco son complementarios, ya que para usar un producto de la clase 3ª no se requiere obligatoriamente un producto de la clase 14 o 25. 10.

De igual manera, aseguró que no existe razonabilidad, toda vez que el demandante ostenta la titularidad del registro de la marca mixta “ISSEI” para distinguir productos de la clase 18, lo que le ha exigido una serie de actividades a nivel comercial a efectos de posicionar su marca en el mercado. Ello, permite que la marca mixta “ISSEI” para las clases 14, 25 y 35 de la presente solicitud, se relacioné necesariamente con el mismo origen empresarial. 11.

Indicó que el demandante es titular de la marca mixta “ISSEI” en la clase 18 según el certificado 514.733, esto es, que la SIC tuvo la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad de la mencionada marca frente a la marca registrada por la opositora, en el que concluyó que no existe riesgo de asociación o de conexión entre los productos que distingue. 12.

Mencionó que la marca traída de oficio por la SIC elimina el efecto jurídico del desistimiento del tercero con interés en el resultado del proceso, imponiéndole un perjuicio al demandante al desconocer los esfuerzos económicos que ha realizado para posicionar su marca en el mercado situación que debe ser revaluada en la presente instancia de recurso. 13.

En ese sentido, anotó que la SIC no podía limitar su derecho de ampliar su esquema de negocios para el caso de las clases 14 y 25 y, adicionalmente, impedirle tener un canal de comercialización de sus productos, ya que para el caso de la clase 35 se trata también de la comercialización de sus productos de la clase 18 para la cual está registrada y vigente la marca mixta “ISSEI”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente 8 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. 15.

Afirmó que el signo solicitado carece de distintividad extrínseca comoquiera que el elemento gráfico no le añade al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del elemento nominativo por lo cual la Superintendencia consideró que no era dable otorgarle el registro como marca. 16. Mencionó que el signo y la marca confrontadas tienen similitud ortográfica y fonética en las partículas “ISSEI” y “ISSEY”. 17.

De la conexidad competitiva aseguró que, en múltiples marcas en el mercado que producen y comercializan cosméticos y perfumería de la clase 3ª, también elaboran y distribuyen otros artículos que embellecen y mejoran la apariencia personal como lo hacen los prendas de vestir y calzado de la clase 25, por lo que ambos productos van dirigidos al mismo consumidor final para satisfacer la necesidad de embellecimiento y presentación personal.

En ese sentido, sostuvo que “[…] para el caso concreto responde a la misma finalidad y necesidad comentada anteriormente, siendo productos complementarios […]”. 18. Finalmente, manifestó que existía complementariedad entre los servicios de compra, venta, importación, exportación y la comercialización de lociones, desodorantes, jabones y maquillaje de la clase 35 frente a las lociones, desodorantes, jabones y maquillaje de la clase 3ª.

II.2. Contestación de la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio 19. La sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. El señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 4 de noviembre de 202010 en contra de las Resoluciones 18414 de 20 de abril de 2020 y 54858 de 9 de septiembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21. Mediante auto de 10 de noviembre de 202011 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad 9 Folios 36 vto.

C pp. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Folios 32 a 33 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio. El 19 de enero de 202112 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22.

Por auto de 31 de mayo de 202113 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 26 de noviembre de 202114. 23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 24.

Mediante auto de 4 de febrero de 202215 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 47-IP-2022 de 19 de noviembre de 201916 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones: Interpretación prejudicial 344-IP-2022 “[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a) […] de la Decisión 486. […] Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas […] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 12 Folio 37o.

C pp. 13 Índice 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 27 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera.

Es considerada como característica esencia que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 6 Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones […] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]” (mayúscula y negrilla del original).

Interpretación prejudicial 145-IP-2022 “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos […] Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio característico o determinante del signo mixto respectivo […]” (mayúscula y negrilla del original). 26.

A través de auto de 5 de junio de 202317 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27. En el término para alegar de conclusión, el señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 18414 de 20 de abril de 2020 y 54858 de 9 de septiembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio y negó el registro como marca del signo mixto “ISSEI” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga. 30.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “ISSEI” solicitado para identificar los productos y servicios de las clases citadas y la marca nominativa “ISSEY MIYAKE”, en la clase 3ª, cuyo titular es la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio, previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, 17 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 31.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 32. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 18414 de 20 de abril de 202021 y 54858 de 9 de septiembre de 202022, por medio de las cuales la SIC aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio y negó el registro como marca del signo mixto “ISSEI” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga.

IV.4. Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “ISSEI” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 14“[…] relojería, cadenas, joyas de fantasía, anillos, sortijas, joyería, bisutería, manillas, bisutería chapada con metales preciosos y de bronce, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, adornos de bisutería, llaveros, estuches para joyas, joyeros aleaciones de oro, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, correa de relojes, joyas […]”.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 22 Folios 21 vto. a 27 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio exfoliantes, laca, cremas, gel, shampoo y acondicionador para el cabello, jabones en barra y líquidos para el cuerpo y faciales, maquillaje, enjuague, preparaciones para el cuidado de las uñas, cosméticos en general, artículos aderezos, adornos, joyas de fantasía, anillos, sortijas, joyería, bisutería, manillas, bisutería chapada con metales preciosos, y bisutería de oro, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, correas de relojes, joyas y todo tipo de accesorios en general […]”. 34.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca mixta “ISSEY MIYAKE”, en la clase 3ª y de titularidad de la sociedad Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho – Miyake Design Studio, estos son: “[…] jabones, perfumería, perfumes, cosméticos, preparaciones cosméticas para la piel, polvo para maquillaje preparaciones cosméticas para el baño, agua de tocador, cremas cosméticas, rubor lociones para el cabello, maquillaje para los ojos, polvo talco, depilatorios y desodorantes para uso personal […]”. 35.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 47-IP-2022 de 19 de noviembre de 2019 dentro de la cual señaló que para la interpretación los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022. 36.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literales a) y b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo el signo mixto “ISSEI” no es confundible con la marca nominativa “ISSEY MIYAKE”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseco previsto en el artículo 136 literal a), ibidem23. 37.

Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000. 38. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 23 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 39.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 40.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante 25 (mixta) Clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 25 Folios 27 vto. a 29 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso26 ISSEY MIYAKE (nominativa) Registro 164.111 Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 41.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “ISSEI” solicitado por el demandante y la marca nominativa “ISSEY MIYAKE”, previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 42.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 43. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 44.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 45.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime 26 Consulta realizada el 21 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”27. 46.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “ISSEI”, de las clases 14, 25 y 35, así como la marca “ISSEY MIYAKE”, en la clase 3ª, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 47.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado I S S E I 1 2 3 4 5 Marca previamente registrada I S S E Y M I Y A K E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 48.

De la revisión del signo y la marca, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, por cuanto comparten la expresión “ISSEI / ISSEY” como base de su 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio estructura, con la diferencia en que la marca previamente registrada incluye la expresión “MIYAKE”, lo cual no es significativo para su diferenciación; dado que la fuerza distintiva recae en la expresión “ISSEY” la cual es reproducida parcialmente en el signo cuestionado.

Se pone de presente que si bien la marca previamente registrada termina en la consonante “Y”, está en el idioma español se pronuncia como la vocal “I”, la cual termina el signo solicitado. 49. En sentencia de 9 de julio de 202028, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva.

Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 50. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “ISSEI” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la marca previamente registrada “ISSEY MIYAKE”. 51.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala advierte que la pronunciación de las expresiones comparadas resulta similar. Ambas comparten la raíz “ISSE” y presentan una terminación que, aunque gráficamente difiere en la “I” en el signo solicitado y en la “Y” en la marca registrada, en el idioma español la letra “Y” final suele pronunciarse como la vocal “I”.

De este modo, tanto “ISSEI” como “ISSEY” se articulan de igual manera fonéticamente, con una misma secuencia de sonidos consonánticos (“S‑S”) y una secuencia vocálica coincidente al final (“EI”). 52. La inclusión del término “MIYAKE” en la marca previamente registrada no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión, puesto que el signo solicitado reproduce parcialmente el elemento distintivo y dominante de dicha marca, esto es, la expresión “ISSEY”.

En este sentido, la adición de la expresión “MIYAKE” no introduce una carga semántica capaz de contrarrestar la similitud fonética y visual derivada de la reproducción del núcleo identificador de la marca. 53. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad parcial: 28 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ISSEI – ISSEY MIYAKE – ISSEI– ISSEY MIYAKE – ISSEI ISSEI – ISSEY MIYAKE – ISSEI– ISSEY MIYAKE – ISSEI ISSEI – ISSEY MIYAKE – ISSEI– ISSEY MIYAKE – ISSEI ISSEI – ISSEY MIYAKE – ISSEI– ISSEY MIYAKE – ISSEI 54.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que las palabras "ISSEI", “ISSEY” y “MIYAKE” no tienen un significado en el idioma castellano29 y en la mente del consumidor resulta desconocida, toda vez que, si bien puede referirse a un nombre propio, este no es comúnmente utilizado por algunas personas en Colombia, por lo que carece de connotación conceptual o significado idiomático alguno, lo que resulta ser una expresiones de fantasía. 55.

Adicionalmente, la Sala considera pertinente señalar que la expresión “ISSEY MIYAKE” corresponde al nombre de un reconocido diseñador japonés cuya marca se ha dedicado a sectores como la moda, la perfumería y los cosméticos. No obstante, dicha circunstancia no altera la naturaleza de fantasía de la expresión en el contexto del idioma español, ni genera por sí sola una carga conceptual transferible al signo solicitado “ISSEI”, que pueda ser tenida en cuenta para efectos de diferenciación ideológica.

Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque30. 56. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 57. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 58.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201831 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios 29 https://dle.rae.es/ISSEI?m=form, https://dle.rae.es/ISSEY?m=form y https://dle.rae.es/MIYAKE?m=form. Consultado el 21 de julio de 2025. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024.

Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 59. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 60.

En el caso sub examine, la expresión cuestionada “ISSEI” fue solicitada para proteger los productos y servicios de las clases 14, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 14“[…] relojería, cadenas, joyas de fantasía, anillos, sortijas, joyería, bisutería, manillas, bisutería chapada con metales preciosos y de bronce, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, adornos de bisutería, llaveros, estuches para joyas, joyeros aleaciones de oro, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, correa de relojes, joyas […]”. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 25: “[…] ropa exterior para mujeres, ropa exterior hombre, ropa formal e informal para mujeres, hombres y niños, ropa deportiva y de gimnasia para mujeres, hombres y niños, todo tipo de prendas de vestir, zapatos, tacones, calzado de playa, sandalias y calzado en general, gorras, gorros y todo tipo de sombrerería, vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos, medias, calcetín, bodis, pañuelos, fajas, pijamas y disfraces […]”.

Clase 35 “[…] compra, venta, importación, exportación y comercialización, bolsas de ruedas para la compra, maletines para documentos, bolsas de playa, bolsos de playa, bolsitos de mano, bolsos de mano, billeteras, carteras de bolsillo, bolsos de viaje, maletas, maletas de mano, bolsas de deporte, monederos, fundas de tarjeta de crédito, monederos (bolsos), monederos de metales preciosos, monederos que sean de metales preciosos, monederos pequeños, neceseres de belleza, neceseres de cosméticos, correas, maletas, riñoneras, artículos de cuero en general, ropa formal, informal, casual, ropa interior, pajarería, ropa deportiva, prendas de vestir de línea femenina, masculina, infantil, calzado, pantuflas, cachuchas, bufandas, sombrererías, vestidos de baño, lociones, anti – transpirantes, aceites, pestañas y uñas artificiales, toallitas húmedas para el cuerpo y faciales, geles, máscaras de belleza, cremas, lociones y polvos para el cuerpo y faciales, desodorante, talco, exfoliantes, laca, cremas, gel, shampoo y acondicionador para el cabello, jabones en barra y líquidos para el cuerpo y faciales, maquillaje, enjuague, preparaciones para el cuidado de las uñas, cosméticos en general, artículos aderezos, adornos, joyas de fantasía, anillos, sortijas, joyería, bisutería, manillas, bisutería chapada con metales preciosos, y bisutería de oro, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, correas de relojes, joyas y todo tipo de accesorios en general […]”. 61.

La marca previamente registrada identifica los siguientes productos de la clase 3ª, esto son: “[…] jabones, perfumería, perfumes, cosméticos, preparaciones cosméticas para la piel, polvo para maquillaje preparaciones cosméticas para el baño, agua de tocador, cremas cosméticas, rubor lociones para el cabello, maquillaje para los ojos, polvo talco, depilatorios y desodorantes para uso personal […]”. 62.

Al analizar la relación entre los productos y servicios protegidos por el signo solicitado “ISSEI” y la marca previamente registrada, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos32. 63.

En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los productos y servicios amparados por el signo cuestionado “ISSEI” en las clases 14, 25 y 35, como relojería, joyería, prendas de vestir y servicios de comercialización de dichos bienes, no pueden ser funcionalmente sustituidos por los productos protegidos por la marca previamente registrada “ISSEY MIYAKE” en la clase 3ª, tales como jabones, perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal. 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64.

En efecto, estos pertenecen a categorías distintas, cumplen funciones diversas y responden a necesidades específicas del consumidor, razón por la cual no existe una intercambiabilidad objetiva ni funcional entre ellos. Esta diferencia impide que un consumidor sustituya unos productos por otros, aun cuando puedan encontrarse en establecimientos comerciales similares o estén dirigidos a un mismo público objetivo. 65.

Respecto del criterio de complementariedad, la Sala observa que los productos protegidos por la marca previamente registrada “ISSEY MIYAKE”, correspondientes a la clase 3ª, tales como jabones, perfumes, cosméticos, productos de maquillaje y cuidado personal, presentan una conexión funcional y comercial con los productos amparados por el signo cuestionado “ISSEI” en las clases 14 y 25, los cuales incluyen relojería, joyería y prendas de vestir.

En efecto, dichos productos suelen ser concebidos y consumidos de manera complementaria, en tanto forman parte de rutinas asociadas a la presentación personal, el cuidado de la imagen y la estética del consumidor, lo que genera una expectativa razonable de que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. 66. Esta relación de complementariedad también se extiende a los servicios comprendidos en la clase 35, solicitados bajo el signo “ISSEI”, que incluyen actividades de comercialización, distribución y venta de artículos de moda, belleza y cuidado personal.

Tales servicios, por su naturaleza, pueden integrar tanto los productos cosméticos y de perfumería de la clase 3ª. Por lo tanto, es razonable suponer que un consumidor podría asociar la oferta conjunta de estos productos y servicios bajo un mismo signo distintivo, lo que acentúa el riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial. 67.

La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de complementariedad sugiere la obtención de servicios de compra y venta de cosméticos, lociones y cremas, los cuales se complementan con los productos de perfumería, cosméticos, cremas cosméticas de la marca previamente registrada.

Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 68. Aunado a lo anterior, dichos productos y servicios utilizan canales de comercialización similares, como folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales.

Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 69. Además, los productos y servicios están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas o empresas interesadas en la el cuidado personal y belleza, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 70.

Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos y servicios de “ISSEI” de la demandante y los productos de “ISSEY MIYAKE”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 71. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos y servicios del signo solicitado por la demandante y los productos de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos y servicios de un signo no están directamente ligados a los productos de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 72.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201533, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 73.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales34: 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015.

Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 74. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los productos y servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 75.

Por otra parte, respecto del argumento de la parte demandante según el cual la actuación de la SIC, al traer de oficio la marca previamente registrada, elimina el efecto jurídico del desistimiento presentado por el tercero con interés en el resultado del proceso, la Sala considera que dicha afirmación no es de recibo. Ello, en tanto el referido desistimiento del tercero frente a su oposición, no tiene el efecto de limitar o condicionar el ejercicio del examen de registrabilidad que, conforme al artículo 145 de la Decisión 486 de 2000, debe adelantar la autoridad nacional competente de forma oficiosa, una vez resueltas las oposiciones o vencido el plazo para presentarlas. 76.

Cabe advertir que la evaluación oficiosa de la registrabilidad no tiene por objeto proteger intereses particulares, sino asegurar el respeto a las normas sustantivas que rigen el sistema marcario andino, entre ellas, las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. En este sentido, la actuación de la SIC al considerar de oficio la marca previamente registrada “ISSEY MIYAKE” no constituye un exceso o irregularidad, sino un deber funcional enmarcado en su función de garante del orden marcario y de protección del interés general. 77.

Adicionalmente, el hecho de que el solicitante haya realizado esfuerzos económicos para posicionar el signo solicitado en el mercado no le confiere un derecho adquirido al registro, ni puede prevalecer sobre normas que proscriben el otorgamiento de signos confundibles con derechos marcarios anteriores. 78. Por lo tanto, la negativa del registro con fundamento en el artículo 136 literal a) no vulnera el procedimiento administrativo, sino que constituye el ejercicio legítimo de la competencia conferida a la SIC para proteger el sistema marcario. 79.

Ahora, en lo atinente al argumento relacionado con el otro proceso administrativo en el que la SIC concedió a la demandante el registro de la marca mixta “ISSEI” para distinguir productos de la clase 18, la Sala considera necesario precisar que el sistema marcario adoptado por la Comunidad Andina se fundamenta en la autonomía técnica y decisoria de las oficinas nacionales competentes de cada país miembro.

Esta 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio autonomía se refleja no solo frente a las decisiones adoptadas por otras oficinas de propiedad industrial dentro del territorio andino, sino también respecto de sus propias actuaciones administrativas anteriores. 80.

En consecuencia, el hecho de que en un trámite previo se haya concedido el registro de un signo similar o idéntico no implica que exista un deber jurídico de reiterar dicha decisión en trámites posteriores. Por el contrario, cada solicitud de registro debe ser evaluada de forma individual, con base en las circunstancias particulares del caso concreto y en los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000. 81.

Nótese, entonces, que el estudio de registrabilidad del signo solicitado por el demandante en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 82. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 83.

En suma, el signo y la marca en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 84. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00453-00 Demandante: Ubaldo de Jesús Giraldo Zuluaga Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.