CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020160003500 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: RCN Televisión S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad.
Signos descriptivos. Reiteración de jurisprudencia. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad RCN Televisión S.A contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 4529 de 12 de febrero de 2015 y 64226 de 16 de septiembre de 2015.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad RCN Televisión S.A en adelante la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 La Sala mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 4529 de 12 de febrero de 2015, “por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 64226 de 16 de septiembre de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO” para distinguir servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones Administrativas proferida (sic) dentro del Expediente No. 14-181980: (i) Resolución número 4529 del 12 de febrero del 2015 mediante la cual se negó el registro de la marca multiclase COLOMBIA EN VIVO para identificar servicios comprendidos en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
(ii) Resolución número 64226 del 16 de septiembre de 2015 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por RCN, y se confirmó la resolución 4529 que niega la marca multiclase COLOMBIA EN VIVO. SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC, CONCEDER el registro de la marca multiclase COLOMBIA EN VIVO para identificar servicios comprendidos en las Clases 38 y 41 Internacionales, asignándosele número de certificado en el registro de la Propiedad Industrial dentro del plazo que para el efecto señala el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 3Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 4 Cfr. Folios 4 a 5. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 4.
La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que solicitó, el registro como marca del signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO” para distinguir servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Que la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 705, el10 de marzo de 2014, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.
Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 4529 de 12 de febrero de 2015 negó de oficio el registro del signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO” para distinguir servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que carece de distintividad al ser descriptivo de los servicios que distingue. 4.4.
La parte demandante interpuso recurso apelación contra la Resolución núm. 4529 de 12 de febrero de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 64226 de 16 de septiembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 4529 de 12 de febrero de 2015.
Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: • El artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 6.1.
Indicó que el signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO” para identificar servicios comprendidos en las Clases 38 y 41 de la Clasificación internacional de Niza no sólo es apto para distinguir dichos servicios, que es también susceptible de representación gráfica, cumpliendo con los dos requisitos básicos para constituirse como marca. 6.2.
Mencionó que la expresión COLOMBIA EN VIVO es el resultado de una combinación ingeniosa de dos palabras en una unidad ortográfica, palabras que no pueden ser analizadas de forma aislada como lo hizo la parte demandada con el fin de adjudicar un significado a cada una de ellas. 6.3. Adujo que el nombre de un lugar geográfico puede ser registrado como marca siempre que no esté directamente asociado a la calidad de los productos y servicios a distinguir. 6.4.
Sostuvo que la expresión "Colombia" no es reconocida por la generación de televisión o programas radiales, ni por contar con tecnologías en telecomunicación. Por tanto, dicha expresión, no podría relacionarse directamente con servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.5. Recalco que la expresión "Colombia" asociada a los servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza no le proporciona al consumidor ninguna información relevante referida al servicio, de manera que no influye en el acto de elección ni le representa una ventaja competitiva. 6.6.
Señaló que existen varios registros marcarios en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza que están acompañados de la expresión Colombia. 6.7. Arguyó que si la marca incorpora una expresión descriptiva o inapropiable y otra que no lo es, esta no podría ser negada por descriptiva. 6.8. Afirmó que la expresión COLOMBIA EN VIVO es una unidad marcarla que se compone por un conjunto de elementos cuya sinergia otorga distintividad, pues la expresión "COLOMBIA" no es descriptiva en relación con los servicios de las clases 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza y la expresión "EN VIVO" la cual sí está asociada a dichos servicios, calificando la forma de emisión instantánea o directa de las producciones. 6.9.
Resaltó que el signo “COLOMBIA EN VIVO” analizado en su conjunto es evocativo, al no tener una relación directa y clara con los servicios que distingue, pues el concepto que proporciona requiere de cierta imaginación o análisis por parte del consumidor, pues son varios los significados o interpretaciones que puede tener este. 6.10.
Por último, indicó que el signo solicitado “COLOMBIA EN VIVO” no puede ser considerado como descriptivo, ya que no indica de manera directa ni evidente su procedencia geográfica ni una característica o cualidad esencial de los de los servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues a lo sumo los evocaría Contestación de la demanda 7.
La parte demandada5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1. Manifestó que en el caso concreto existe una relación directa entre los productos identificados con el signo, cuyo registro está sujeto a debate mediante el presente medio de control, esto es, qué los servicios que se pretende identificar tienen su origen en Colombia, más aún cuando a esta palabra se aúna la expresión "en vivo ", expresión que deja en evidencia otra de las características del servicio 7.2.
Adujo que la expresión COLOMBIA es de uso común para identificar productos ubicados en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto ayuda el consumidor a ubicar el lugar de origen de los servicios y productos protegidos por las marcas, de tal forma que sería completamente inapropiado permitir el registro de un marca que en forma exclusiva establece el lugar de origen de sus productos así como la forma en que los mismos serán presentados al público, esto es, "EN VIVO". 5 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 7.3.
Agregó que la expresión "EN VIVO" lejos de dotar al signo de una mayor distintividad, se convierte en un factor que hace más fehaciente aún el incumplimiento de las características preceptuadas en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la naturaleza descriptiva del signo. 7.4. Indicó que el signo bajo estudio conlleva dos expresiones que al juntarse describen el servicio que se pretende identificar un programa o transmisión hecha en vivo, con origen en Colombia, 7.5.
Sostuvo que la marca sometida a estudio carece de la vocación suficiente para identificar productos, esto es para que el consumidor identifique su origen empresarial o calidad y pueda escoger entre este u otros productos existentes en el mercado, de tal suerte que se hace evidente la falta de distintividad y en ese mismo sentido la necesidad de negar el registro marcario, no sólo ya para evitar vulneraciones a la competencia, también para defender la libertad de escoger en cabeza de los consumidores.
Audiencia Inicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de julio de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 22 de julio de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.
Interpretación Prejudicial y alegatos de conclusión 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025 ordenó: i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y para tal efecto las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022, 48-IP-2022, y 195-IP-2018, proferidas 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 9.1.
La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 9.2. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Intervención del Ministerio Publico 10. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad; viii) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 12. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 6 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 13.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 14. Los actos acusados son los siguientes: 14.1. La Resolución núm. 4529 de 12 de febrero de 2015 mediante la cual la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO” para distinguir servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 14.2.
La Resolución núm. 64226 de 16 de septiembre de 2015, mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 4529 de 12 de febrero de 2015. El problema jurídico 15. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma por la parte demandada y las interpretaciones prejudiciales aplicables al cado, el problema jurídico consiste en determinar: 15.1.
Si las resoluciones núms. 4529 de 12 de febrero de 2015 y 64226 de 16 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO”, para identificar "servicios de emisión, difusión, transmisión y radiodifusión de programas de televisión, radio, internet y otros medios de comunicación" y “organización, montaje, preparación, producción y dirección de programas de televisión, radio, internet y otros medios de comunicación”, servicios comprendidos en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 15.2.
En este sentido, se analizará si el signo solicitado consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios y, en consecuencia, determinar si el signo solicitado es descriptivo o evocativo y, por ende, si tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca. 16.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 17. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena7, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20008 de la Comisión de la Comunidad Andina9. 7 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 8 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 9 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10 18.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11. 19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 20.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 21.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 22.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y 10 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 23.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 24. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-2022, 48-IP-2022, y 195-IP-2018 25. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 26. Respecto del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200012: “[…] [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca. […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.13 [2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:14 [a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por si mismo productos o servicios en el mercado. [b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado. 12 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 13 ibidem 14 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 […] [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. […] 27.
Respecto del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200015: “[…] 3.2. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales he de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios" (lo subrayado es nuestro). 3.3.
Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores. 3.4.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 3.5. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo así en otra, los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serio en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con Intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […].”. 15 Interpretación Prejudicial 195-IP-2018 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 Marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad 28.
Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones descriptivas 29. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.
Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. Análisis del caso concreto 30. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 31.
El signo nominativo solicitado es como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO COLOMBIA EN VIVO (nominativo) Titular: RCN TELEVISION S.A. Clase 38: “servicios de emisión, difusión, transmisión y radiodifusión de programas de televisión, radio, internet y otros medios de comunicación” Clase 41: “organización, montaje, preparación, producción y dirección de programas de televisión, radio, internet y otros medios de comunicación”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 Del cargo de violación de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 32.
Conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado16. 33.
Dentro de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en el citado artículo se encuentra la prevista en el literal b), la cual indica que no podrán registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 34.
Ahora bien, la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 35.
Ahora bien, esta Sala, frente a la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que “[…] en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione […]”17. 36.
De otro lado, se encuentra en el mencionado artículo 135 la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e), la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre 16 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (e); número único de radicación 11001032400020040001301 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir.
Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos y ha considerado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
Así lo consideró el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 456-IP-2018: “[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […].18” (Destacado fuera del texto). 38. En el mismo sentido, la Sala ha considerado, sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar.
Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial proferida para ese caso, se consideró que: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 2.4. Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.
Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 54. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […].19” (Destacado fuera del texto). 39.
En este orden de ideas, la Sala considera que la descriptividad de un signo se predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar en el mercado. En este sentido, resulta necesario analizar el signo solicitado para identificar servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza para así proceder a definir si resulta descriptiva en ellas y, por lo tanto, incursa en la causal de irregistrabilidad de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 40.
En el presente asunto, la parte demandante consideró que el signo solicitado es distintivo y las expresiones que lo componen en su conjunto, nos son descriptivas de los servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 41. Sobre lo anterior, según su nota explicativa, la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza incluye de manera general “[…] comprende principalmente los servicios que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos […]”. 42.
De otro lado, de acuerdo a su nota explicativa, la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza incluye de manera general “[…] La clase 41 comprende principalmente los servicios que consisten en todo tipo de formas de educación o formación, los servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, así como la presentación al público de obras de arte plásticas o literarias con fines culturales o educativos. […]”. 19 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 43. La Sala advierte que las palabras EN y VIVO, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significan lo siguiente: “[ ] En: “[…] Denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo a que se refiere.
(…). Vivo: “[…] que tiene vida. (…) En Vivo: 1 loc. adj. en directo. Programa en vivo […]”. 44. Ahora, respecto de la palabra COLOMBIA, frente a la cual las partes demandante y demandada mencionaron que era de uso común en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza se encontró que era de uso común al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada20: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE WWW.COLOMBIAMODA.COM FUNDACIÓN INEXMODA 238700 38 CH NEWS COLOMBIA EATON INDUSTRIES COLOMBIA S.A.S. 250686 38 NIC COLOMBIA MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 282566 38 PROEXPORT COLOMBIA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX 294058 38 OLA COLOMBIA MOVIL COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 320763 38 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE COLOMBIA EMPRENDEDORA FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT COLOMBIA 238133 41 MUSEO DEL ORO COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA 239910 41 20 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 4 de agosto de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 PANTALLA COLOMBIA FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAGENES COLOMBIA - PROIMAGENES COLOMBIA 277590 41 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 282697 41 TERPEL ES COLOMBIA ORGANIZACION TERPEL S.A. 320133 41 45.
Lo anterior, permite determinar que la palabra COLOMBIA es una expresión de uso común en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otras personas. 46. Ahora bien, teniendo en cuenta lo determinado en los actos acusados, resulta necesario analizar si el signo “COLOMBIA EN VIVO”, es descriptivo respecto de los servicios que identifica. 47.
En la Interpretación Prejudicial 220-IP-2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse a los signos compuestos por uno o más vocablos descriptivos, consideró: “[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. […]” 48. La Sala advierte que el signo nominativo solicitado se encuentra constituido por la palabra COLOMBIA, la cual es una expresión de uso común en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza como se indicó supra y por lo tanto débil. 49.
Asimismo, la Sala considera que la expresión EN VIVO es descriptiva de los servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, esto comoquiera que transmite un significado conceptual que informa, de manera clara y directa, al usuario del servicio en el mercado. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 50.
Sobre lo anterior, la expresión EN VIVO da una información a los consumidores la manera en que se van a transmitir estos servicios, de manera simultanea a la ocurrencia de los hechos. 51. En el caso de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la expresión EN VIVO en el signo solicitado se encontraría relacionada a la transmisión y radiodifusión de programas de televisión, radio e internet que ocurren en tiempo real, elemento de importancia en los servicios de esta clase. 52.
En este sentido, la Sala encuentra que al realizar una visión en conjunto del signo solicitado “COLOMBIA EN VIVO”, describe un concepto claro, relacionado con una transmisión en directo de programas de televisión, radio o internet, emitidos desde la Republica de Colombia. 53. Bajo el anterior contexto, de acuerdo al literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, esta Sección considera que el signo solicitado a registro no cumple con los presupuestos básicos de distintividad que debe caracterizar la marca, en atención a que, se insiste, el signo contiene en su conjunto partículas descriptivas y de uso común que no pueden ser apropiados por ningún empresario y no está compuesto por elementos adicionales que otorguen la suficiente distintividad. 54.
En suma, la Sala considera que el signo nominativo, “COLOMBIA EN VIVO” en su conjunto, es descriptivo en relación con los servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, comoquiera que es una expresión que sirve para identificar dichos servicios, denota una característica esencial de los mismos y tiene la capacidad de comunicar directa e inequívocamente al usuario a qué servicios se está haciendo referencia y, en ese sentido, no cumple con el requisito de ser distintivo para identificar los respectivos servicios. 55.
En este orden de ideas, la Sala considera que el signo solicitado en su conjunto es de aquellos denominados descriptivos que no cumplen con el requisito de distintividad y, en ese sentido, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y e) del artículo 135 la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a los servicios que pretende identificar en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160003500 Conclusiones de la Sala 56.
La Sala concluye que, en el caso sub examine, el signo nominativo “COLOMBIA EN VIVO” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y e) del artículo 135 la Decisión 486 de 2000, comoquiera es descriptivo respecto de los servicios que pretende amparar. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.