CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercera Interesada: Tema: Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda – Gynopharm S.A. (hoy Laboratorios Synthesis S.A.S.) Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas en Conflicto: BETAPLUS (nominativa) – BETA PLUS (nominativa) – BETAPLEX (nominativa) SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, en adelante Bayer, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 38181 del 30 de septiembre de 2008, 49316 de 27 de noviembre de 2008 y 54463 de 22 de diciembre de 2008, por medio de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo BETAPLUS (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Bayer, presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 1 Folios 21 a 48. 2 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.1.1. Resolución número 38181 de 30 de septiembre de 2008, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por los señores RICARDO CORAL ROSERO Y YANETH VARGAS RUEDA (ARTICULO SEGUNDO) y NEGAR el registro de la marca BETAPLUS, para distinguir productos de la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza (ARTICULO TERCERO). 2.1.2.
Resolución número 49316 del 27 de noviembre de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT contra la Resolución No 38181 de 2008, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3 Resolución número 54463 de 22 de diciembre de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, interpuesto por BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Resolución No 38181 de 2008, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BETAPLUS, para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional en favor de la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No 07051809, declarando infundada la oposición de los señores RICARDO CORAL ROSERO y YANETH VARGAS RUEDA y manteniendo la decisión de declarar infundada la oposición de la sociedad GYNOPHARM S.A. 2.3.
Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del Certificado de registro de la Marca BETAPLUS para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional en favor de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, en el Registro de la propiedad industrial. 2.4.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en este proceso”. I.2. Los hechos 2. El apoderado judicial de la sociedad Bayer manifestó que, con fecha 24 de mayo de 2002, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo BETAPLUS (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza referidos a “Preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas y diagnósticas”. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 577 de 29 junio de 2007, se presentaron oposiciones por parte de los señores Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda con base en la marca BETA PLUS registrada en la clase 3ª del nomenclátor 3 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio internacional y por la sociedad GYNOPHARM S.A. con base en la marca BETAPLEX registrada en la clase 5ª del nomenclátor internacional. 4.
Informó que, mediante la Resolución No. 38181 de 30 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca BETAPLUS con base en la oposición presentada por los señores Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, esto es, al considerar que la misma era similarmente confundible con el registro BETA PLUS.
Cabe resaltar que la oposición presentada por la sociedad GYNOPHARM S.A., fue declarada infundada. 5. Finalmente, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada -en reposición- a través de las Resolución No. 49316 de 27 de noviembre de 2008, y en apelación mediante la Resolución No. 54463 de 22 de diciembre de 2008.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 6. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de signo BETAPLUS (nominativa), que buscaba identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor internacional al considerar que el mismo era similarmente confundible con la marca previamente registrada BETA PLUS (nominativa). 7.
Indicó que la entidad demandada incurrió en error al expedir los actos acusados, en los que consideró que existe conexidad entre productos de las clases 3ª y 5ª y que, por ello, se genera confusión para el consumidor sobre la procedencia empresarial de los mismos. 8. Expresó que la marca BETAPLUS destinada a identificar a productos de la clase 5ª no es confundible con la marca BETA PLUS registrada para distinguir productos de la clase 3ª internacional, pues no se encuentra razonable que el consumidor confunda los productos farmacéuticos con productos de aseo, pues corresponden a sectores comerciales distintos. 9.
En tal sentido, afirmó que las preparaciones farmacéuticas, terapéuticas y diagnosticas en la clase 5ª, no tienen los mismos canales de comercialización de los productos de aseo de la clase 3ª, ni son productos para la higiene, ni desodorantes de dicha clase. 10. Aunado a lo anterior, indicó que cualquiera que sea el criterio determinante de vinculación que se aplique, no existe conexidad competitiva entre los productos 4 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio indicados pues es innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que el modo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor son bien diferentes. 11.
Por último, concluyó que es válido señalar que las marcas objeto de análisis pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que tal hecho tenga capacidad de generar confusión o riesgo de asociación, en primer lugar, como marca opositora o con su titular y, en segundo lugar, frente al público consumidor. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1.
La Superintendencia de Industria y Comercio 12. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: 13. Indicó que los signos BETAPLUS (nominativo) y BETA PLUS (nominativo) son signos idénticos, no tienen elementos que lo diferencien en forma alguna, siendo imposible su identificación e individualización. 14.
Consideró que al ser el signo BETAPLUS idéntico a la marca ya registrada BETA PLUS, no tiene ninguna fuerza distintiva que le permita a los consumidores recordarlas de manera independiente. 15. Sostuvo que es común encontrar que en un mismo almacén se comercialicen productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina o desinfectantes comprendidos en la clase 5ª y productos como jabones, aceites, cosméticos, o dentífricos comprendidos en la clase 3ª, así sucede en farmacias o tiendas de barrio. 16.
Expresó que, en el caso concreto, existe una innegable relación entre los productos de la clase 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues en su gran mayoría son productos químicos para el uso y cuidado personal. 17. Concluyó indicando que “en este sentido, aunque la marca solicitada no está en la misma clase del nomenclátor que la marca registrada, si pretende proteger productos correlacionados con los de ésta, tanto que esta Autoridad considera que puede innegablemente llevar a confusión a los consumidores no solo frente a los productos en sí, sino también en cuanto a su origen empresarial”. 2.2.
Intervención del tercero interesado GYNOPHARM S.A (hoy Laboratorios SYNTHESIS S.A.S.) 18. El tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal manifestando que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda. 5 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 19.
Afirmó que el signo solicitado BETAPLUS es idéntico a la marca previamente registrada BETA PLUS (nominativo), por lo que no tiene capacidad distintiva entre el público consumidor. 20. Señaló que entre los referidos signos también se presenta conexidad competitiva y riesgo de asociación, por lo que no pueden coexistir en el mercado. 21.
Por otra parte, el apoderado del tercero con interés en las resultas del proceso reiteró los argumentos de oposición que presentó en el trámite administrativo, por lo que advirtió que el signo BETAPLUS también resulta confundible con la marca de la cual es titular, esto es, con el registro BETAPLEX, clase 5ª. 22. Adujo que es evidente que los signos BETAPLUS y BETAPLEX comparten algunas letras, similares e idénticas, por lo tanto, el consumidor las puede asociar directa o indirectamente creyendo que BETAPLUS es un producto de la sociedad GYNOPHARM S.A (hoy Laboratorios SYNTHESIS S.A.S.). 2.3 Intervención de los señores Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda. 23.
A pesar de ser notificados personalmente, los señores Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, no intervinieron en esta etapa procesal. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 441-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, efectuó las siguientes conclusiones: “[…]
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación 6 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis mas prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 3 debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el publico consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, con el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el publico consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos en la Clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa.
Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos tales como lociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.
Por lo tanto, el sólo riesgo para la salud, puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la Clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a los criterios desarrollados en la presente providencia. En consecuencia, el Juez Consultante deberá tener en cuenta la manipulación de tales productos por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales u otros establecimientos de salud, así como la posibilidad de que los productos de las Clase 3 y 5 se guarden conjuntamente en almacenajes privados.”. 7 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 25.
Mediante auto de 25 de mayo de 2016, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; las partes demandante y demandada, en dicha oportunidad, reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación. Los terceros intervinientes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 38181 del 30 de septiembre de 2008, 49316 de 27 de noviembre de 2008 y 54463 de 22 de diciembre de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo BETAPLUS (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 27.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que el signo BETAPLUS (nominativo) es suficientemente distintivo, no es confundible, no tiene conexidad competitiva y tampoco genera riesgo de asociación con la marca previamente registrada BETA PLUS (nominativa), clase 3ª del nomenclátor internacional. 28.
Ahora bien, la Sala pone de presente que si bien es cierto que el tercero con interés en las resultas del proceso además de pronunciarse sobre el objeto del litigio señaló que el signo negado (BETAPLUS) es igualmente confundible con la marca BETAPLEX, también lo es que resulta improcedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, por las siguientes razones: i) la SIC negó el registro del signo BETAPLUS únicamente con fundamento en la presunta confundibilidad con la marca BETA PLUS; ii) la proposición jurídica de la sociedad actora se circunscribe exclusivamente a que se declaren nulos los actos acusados en lo que respecta a la confundibilidad entre los marcas BETAPLUS y BETA PLUS; iii) realizar dicho análisis de confundibilidad vulneraría el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto, y iv) sí el tercero consideraba que la decisión de la SIC relativa a declararle infundada su oposición quebranta sus derechos, debió ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le habilita. 8 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Causales de irregistrabilidad en estudio 29.
El apoderado de la parte demandante invoca como causal de irregistrabilidad las consagradas en el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]”.
V.3.- El examen de registrabilidad 30. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 31.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 32. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”2. 33.
Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa; ii) si existe identidad o semejanza en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) si los consumidores o usuarios se verían afectados ante esta situación. 34.
En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 9 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común3. 35.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”4. 36.
En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario 37.
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria5 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 5 Ibídem. 10 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 38.
De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. V.5.- Productos farmacéuticos 39. Toda vez que los productos que pretende amparar el signo BETAPLUS se encuentran en la clase 5ª del nomenclátor internacional y que ellos se enmarcan en los productos farmacéuticos, en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andina allegada al presente proceso se señaló que el estudio del riesgo de confusión se torna más riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida y salud de los consumidores. 40.
Al respecto, el órgano jurisdiccional andino manifestó: “[…] 50. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 51. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 52.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas de “automediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.
Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de este puede producir efectos nocivos y hasta fatales6.[…]” (negrillas fuera de texto).
V.6.- El caso concreto 41. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 6 Proceso 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN. 11 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.6.1.
Comparación de los signos 42. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado. BETAPLUS (Nominativa) - Marca previamente registrada BETA PLUS (Nominativa) 43. De lo anteriormente expuesto se encuentra que el análisis se hará entre un signo nominativo y una marca previamente registrada igualmente de carácter nominativo, para lo cual la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo dichos elementos. 44.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que los mismos resultan ser nominativos, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 45. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.
La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado B E T A P L U S 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas registradas previamente (nominativas) B E T A P L U S 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 46.
Al comparar el signo solicitado BETAPLUS y la marca previamente registrada BETA PLUS, la Sala encuentra, en lo relativo al aspecto ortográfico, que entre ellas existe similitud que puede generar confusión entre el público consumidor. 47. En efecto, el signo solicitado reproduce las expresiones que hacen parte del conjunto marcario previamente registrado, esto es, las palabras BETA y PLUS. 48.
Cabe resaltar que el signo solicitado está compuesto por ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (B, T, P, L y S) y tres (3) vocales (E, A y U), al igual que la marca registrada con anterioridad. 49. Si bien es cierto que las palabras en el signo solicitado se encuentren unidas y no separadas por un espacio como sucede con la marca previamente registrada, también lo es que dicha circunstancia por sí sola no permite concluir que el conjunto marcario goza de distintividad. 50.
Desde el punto de vista visual, la Sala encuentra que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca BETA PLUS registrada previamente. Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión, el cual se realiza a continuación: BETAPLUS – BETA PLUS – BETAPLUS – BETA PLUS BETAPLUS – BETA PLUS – BETAPLUS – BETA PLUS BETAPLUS – BETA PLUS – BETAPLUS – BETA PLUS BETAPLUS – BETA PLUS – BETAPLUS – BETA PLUS 51.
Adicionalmente, la Sala pone de presente que, al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se puede concluir que los mismos resultan fonéticamente idénticos. 52. En lo referente a la similitud ideológica, la Sala encuentra que la expresión BETAPLUS no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano7, tampoco tienen evocación conocida, y a ello se agrega que, de acuerdo con la definición que ha hecho el Tribunal de Justicia, en el presente caso estamos frente a un signo de fantasía. De otro lado, las palabras “BETA” y “PLUS” de la marca previamente registrada si tienen significado en el idioma, pues de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española8, significan respectivamente “(..) 1. f. Segunda letra del alfabeto griego (Β, β), que corresponde a la b del latino (..)” y “(..) 1.
M. Complemento de dinero con que se incrementan un sueldo o un precio, de manera ocasional o habitual. Recibo un plus de peligrosidad., Un plus. 2. M 7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> 05/07/2020 8. Idem 13 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Suplemento, material o no, que se añade a lo que corresponde o se considera habitual.
(…)”, 53. En reiterada jurisprudencia esta Sala ha determinado que «la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos casos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado»9. 54. Por lo anterior, la Sala considera que entre los signos BETAPLUS y BETA PLUS sí existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. 60.
Habida cuenta que en el presente caso se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, porque existe plena identidad entre el signo nominativo BETAPLUS con la marca nominativa BETA PLUS. Por tal motivo, es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación. V.6.2.
Riesgo de confusión y/o asociación- conexidad competitiva 61. Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atender los productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”10, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio 9 Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación 11001032400020070030800. Sentencia de fecha 8 de junio de 2018. C.P. María Elizabeth García González. 10Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. 14 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva”11 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 549-IP-2016. Marca: “CEVIT”. 15 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 62.
En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto es preciso indicar que el signo BETAPLUS cuya protección demandó la parte actora, buscaba amparar productos de la clase 5ª: «preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas y diagnósticas». 63. A su turno, la marca BETA PLUS (nominativa), concedida a los señores Yaneth Vargas Rueda y Ricardo Coral Rosero ampara productos relacionados con «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desangrar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos» incluidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 64. Sobre el particular, la Sala estima necesario poner de presente que, como se manifestó en la interpretación prejudicial que se allegó al presente proceso, el análisis sobre la registrabilidad de productos pertenecientes a la clase 5ª debe ser mucho más riguroso, con el fin de evitar riesgos a los consumidores, ya que, al encontrarse productos con similitudes pueden causar riesgos a personas, animales o a vegetales. 65.
En el caso sub examine, la Sala considera que entre los signos en conflicto existe conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. De manera que bien lo consideró la entidad demandada en los actos acusados cuando señaló que a pesar de que los signos amparen productos que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, si existe relación entre los mismos, tal y como se observa a continuación: “En este sentido, aunque la marca solicitada, no está en la misma clase del nomenclador (sic) que la marca registrada si pretende productos correlacionados con los de protegidos por ésta que están referidos a productos farmacéuticos: terapéuticos y diagnósticos dentro de los cuales podemos encontrar por ejemplos medicamentos terapéuticos dermatológicos, los cuales pueden llegar a compartir los mismos canales de distribución con los cosméticos y algunos artículos de aseo de uso personal que pueden ser complementarios o ir dirigidos a un mismo consumidor, lo que revela una clara conexión competitiva que influye en el riesgo de confusión al tratarse de signos idénticos” (negrillas fuera del texto) 66.
En efecto, es clara la vinculación entre los productos de la clase 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues en su gran mayoría son productos químicos, para el uso y cuidado personal. 67. El signo solicitado ampara productos terapéuticos y la marca previamente registrada protege jabones, aceites, entre otros; elementos estos que pueden tener esa funcionalidad, esto es, tener ingredientes naturales con fines medicinales para tratar enfermedades. 16 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 68.
Aunado a lo anterior, resulta claro que si bien es cierto que, en principio, los productos de la clase 3ª y los de la clase 5ª pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, con el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos en la Clase 5ª en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3ª pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa. 69.
Como lo precisó el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida en el proceso de la referencia, “es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos tales como lociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica”. 70.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que existe conexidad competitiva entre la clase y productos que pretenden amparar lo signos en conflicto, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, al generar asociación con el origen empresarial. A ello se agrega que el solo riesgo para la salud puede resultar suficiente para negar el registro, como bien lo decidió la autoridad administrativa. 71.
Ahora bien, en relación con riesgo de asociación, la Sala pone de presente que esta Corporación12 ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrillas fuera de texto) CONCLUSIÓN: 72.
En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinan la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos 73. En consecuencia, la Sala denegará la pretensión de nulidad de los actos 12 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 17 Radicación: 11001 03 24 000 2009 00315 00 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado