CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020170002400 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Laboratorio Osler Do Brasil Ltda. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Procaps S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14088 de 30 de marzo de 2016 y 64882 de 30 de septiembre de 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 1. Procaps S.A. en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14088 de 30 de marzo de 2016, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 64882 de 30 de septiembre de 2016 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta EXPOSIS, para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorio Osler Do Brasil Ltda., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 64882 del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 15-227449, mediante la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 14088 del 30 de marzo de 2016.

SEGUNDA. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 14088 del 30 de marzo de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 15-227449, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PROCAPS S.A. y concedió el registro de la marca mixta EXPOSIS, Clase 3, a favor de la Sociedad LABORATÓRIO OSLER DO BRASIL LTDA. 1 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 195 a 257 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, “Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 197 3 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se DECRETE la nulidad del registro de la marca EXPOSIS y por ende, se ORDENE la Cancelación del respectivo Certificado de Registro.

CUARTA: Que se comunique la decisión a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

El tercero con interés legítimo en el resultado del proceso solicitó, el 24 de septiembre de 2015, el registro como marca del signo mixto EXPOSIS, para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de octubre de 2015, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 742, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca nominativa ECOSYS, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 14088 de 30 de marzo de 2016, concedió el registro de la marca mixta EXPOSIS, para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 14088 de 30 de marzo de 2016. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 64882 de 30 de septiembre de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14088 de 30 de marzo de 2016. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, el literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136, y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 2000; los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 20115, y los artículos 136, 297 y 618 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Precisó que la marca mixta EXPOSIS de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que distingue productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional Niza, no cumple con los requisitos para ser concedida, en razón a su semejanza e identidad con la marca nominativa ECOSYS de su propiedad, previamente registrada. 5“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[…]”.. 6 “[…] Artículo 13.

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”. 7 “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. […]”. 8 “[…]Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 6.2. Afirmó que la parte demandada, al resolver la solicitud de registro de la marca EXPOSIS, no efectuó su análisis en debida forma, concediendo el registro de la marca bajo presupuestos inexistentes y sin realizar un detallado cotejo de confundibilidad.

Segundo Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.3. Adujo que la parte demandada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que entre las marcas confrontadas ECOSYS y EXPOSIS, existen evidentes similitudes que las hacen confundibles entre sí, pues al apreciarlas en conjunto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares. 6.4.

Explicó que gramaticalmente las marcas en conflicto coinciden en cuatro letras que las componen, compartiendo en forma exacta la letra inicial y final de las expresiones, lo cual determina que dichas semejanzas, las hacen confundibles a nivel ortográfico. 6.5. Mencionó, respecto del aspecto fonético, que las marcas cotejadas comparten la misma secuencia inicial y final y que, si bien tienen una escritura diferente, su pronunciación en las últimas cuatro letras es idéntica. 6.6.

Indicó, en lo relacionado con la similitud conceptual, que la presencia en ambas marcas de las partículas SIS-SYS, las cuales están asociadas a la palabra sistema, llevaran a pensar al consumidor promedio en conceptos idénticos. 6.7. Expresó que las marcas, al compartir una estructura ortográfica y fonética semejante, generaría una situación de confusión inminente en caso de coexistir en el mercado, puesto que el consumidor promedio confundiría el origen empresarial de estas. 6.8.

Mencionó que los productos amparados por ambas marcas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza son idénticos, en la medida que están 6 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 enfocados a la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, por lo cual cumplen con los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para ser considerados como conexos.

Ello, al encontrarse en la misma clase, con idénticos canales de comercialización, publicitados por los mismos medios, con el mismo género de productos y buscando satisfacer similares necesidades del consumidor. 6.9. Adujo, respecto de los productos amparados en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza de la marca posteriormente registrada, que, aunque se ubiquen en diferentes clases de la mencionada clasificación, presentan una relación directa y que son en consecuencia conexos competitivamente.

Tercer Cargo: Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.10. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, omitió hacer un verdadero análisis de fondo, llamando de oficio las marcas que eventualmente pudieran ser confundibles con la denominación solicitada, lo que generó que la parte demandada no se percatara del registro anterior de la marca ECOSYS de su propiedad, la cual es totalmente confundible con la marca posteriormente registrada EXPOSIS.

Tercer Cargo: Violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 6.11. Señaló que la parte demandada vulneró el artículo 42 de la Ley 1437, pues, a su juicio, debió haber resuelto todas y cada una de las cuestiones que con ocasión al trámite administrativo hayan surgido, incluyendo por supuesto los antecedentes relevantes, máxime si su desconocimiento afecta el derecho de un tercero. 6.12.

Subrayó que la parte demandada vulneró el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, a su juicio, al motivar falsamente los actos administrativos acusados, en el entendido que realizó una apreciación de los hechos de forma equivoca y, además, omitió tener en cuenta otros hechos y antecedentes que sí estaban demostrados. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 Cuarto Cargo: Violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia 6.13.

Arguyó que la parte demandada vulneró los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, al dar un trato discriminatorio a la parte demandante y uno preferente tercero con interés legítimo en el resultado del proceso, comoquiera que, al expedir los actos administrativos acusados, desconoció sus derechos que ostentaba sobre la expresión ECOSYS, y reconoció derechos exclusivos sobre la misma a un tercero, al permitir que hiciera uso de la expresión EXPOSIS. 6.14.

Argumentó que la parte demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que, a su juicio, la marca de su propiedad ha logrado obtener el reconocimiento esperado en el mercado nacional por el uso continuo por más de 10 años, lo que constituye un presupuesto para que prevalezcan los derechos adquiridos sobre el mismo.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se violaron el artículo 134 y el literal b) del artículo135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la argumentación presentada por el demandante se basa en la similitud presentada entre las marcas base de conflicto, la cual carece de vocación de prosperidad, teniendo en cuenta que la misma no obedece a la realidad. 9 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 284 y 285 10 Cfr. Folios 275 a 283 8 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.2. Agregó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, la parte demandada no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el análisis efectuado no solo se centró en la existencia o no de similitudes entre las marcas cotejadas, sino adicionalmente, en establecer si las clases a las cuales pertenecen dichas marcas, presentan conexión competitiva entre ellas, pues la carencia de alguno de estos requisitos lleva indiscutiblemente a la registrabilidad de la marca, en la medida que no existiría riesgo alguno para el consumidor. 7.3.

Indicó que las marcas son diferentes en su aspecto conceptual, debido a que cada uno lleva al consumidor a pensar en ideas diferentes, a pesar de compartir estructuras fonéticas similares. 7.4. Añadió que la ausencia de riesgo de confusión permite que las dos marcas coexistan pacíficamente en el mercado, en la medida en que no coloca al consumidor en situación de error, ni le limitan su capacidad de decisión de ninguna forma, por el contrario, este será capaz de elegir libremente el producto y servicio que desea para satisfacer cada una de sus necesidades. 7.5.

Precisó que la parte demandada estudió las oposiciones presentadas en el procedimiento administrativo y, por lo tanto, se pronunció frente a cada una de ellas, a tal punto que realizó el estudio de registrabilidad de la marca concedida, el cual dejó como resultado que el mismo fuera registrable por no encontrarse inmerso en las causales contempladas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Respecto del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 7.6. Indicó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que como se puede observar 9 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 que los mismos contienen el examen de registrabilidad conforme a lo preceptuado en el mencionado artículo.

Respecto del cargo de violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 7.7. Expresó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se violó el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 toda vez que la pronunciación de las marcas no es similar y que, por lo tanto, la decisión adoptada se encuentra ajustada a derecho. 7.8.

Asimismo, argumentó que no se violó el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 comoquiera que se dio aplicación a las reglas de la sana crítica y se efectuó una adecuada valoración probatoria que dejó como resultado que entre las marcas cotejadas no existe una conexión competitiva. Respecto del cargo de violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia 7.9.

Advirtió que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se violó el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que la parte demandante no aportó elementos de juicio suficientes para demostrar el presunto trato discriminatorio desplegado. 7.10. Señaló que no violó el artículo 29 de la Constitución Política toda vez que se respetó el debido proceso durante todo el procedimiento administrativo, razón por la cual la argumentación planteada por el demandante en este sentido carece de cualquier asidero. 7.11.

Respecto de la violación del artículo 61 de la Constitución Política, resaltó que, a través de los actos administrativos acusados, se protegió los derechos de parte demandante y, para tal fin, realizó el estudio de registrabilidad respectivo conforme a las normas que regulan esta clase de procedimientos administrativos. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 10 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no violó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que la marca EXPOSIS cumple con los requisitos legales para ser registrada.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.2. Adujo que la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que los elementos nominativos de la marca EXPOSIS presentan una cadena consonántica completamente distinta a la de la marca ECOSYS, generando una impresión en conjunto diferente. 8.3.

Argumentó que las marcas confrontadas son completamente distintas desde el punto de vista ortográfico, en virtud de la secuencia de vocales, su longitud, el número de silabas de cada una, y sus raíces y sus terminaciones. 8.4 Indicó, en cuanto a la comparación desde el punto de vista fonético, que la marca registrada EXPOSIS por tener un número de letras distinto al de la marca ECOSYS, y dadas sus diferencias gramaticales, tienen una pronunciación distinta, y por lo tanto no se crea un riesgo de confusión en el consumidor. 8.5.

Mencionó que no existe similitud conceptual en las marcas, pues ambas evocan ideas completamente distintas, dado que ECOSYS, evoca el concepto de ecología y sistema, mientras que EXPOSIS, no evoca ninguna idea en particular. 11 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 307 12 Cfr. Folios 288 a 306 11 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 8.6.

Añadió que no existe conexión competitiva, pues los productos que ampara la marca EXPOSIS a saber, cosméticos y repelentes contra insectos, no se comercializan ni son intercambiables con los de la marca ECOSYS, a saber, productos farmacéuticos veterinarios o higiénicos. 9. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 201913, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial. 11. El Despacho Sustanciador, i) mediante auto de 30 de mayo de 2019 aplazó la realización de la audiencia inicial, y fijó nueva hora y fecha para llevarla a cabo; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 7 de junio de 201914; declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; ordenó la suspensión del proceso para elaborar la respectiva solicitud de interpretación prejudicial; realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 201915, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 13 Cfr. Folios 356 a 357 14 Cfr. Folios 369 a 385 15 Cfr. Folios 398 y 399 12 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de agosto de 201916, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 14. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 538-IP-2019 de 19 de agosto de 202017, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 Literal b), 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretan los Artículos 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486, por ser pertinentes.

No se interpretarán los artículos 134 y 135 literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en discusión el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo cuyo registro se solicita. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina a fin de desarrollar el tema de la conexión entre productos […]”18. 15.

Asimismo, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 202019, decretó la reanudación del proceso; consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 17.

Dentro del término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron sus argumentos. La parte demandante presentó su escrito en forma extemporánea20. 16 Cfr. Folios 400 y 401 17 Cfr. Folios 446 a 461 18 Cfr. Folio 449 19 Cfr. Folios 464 a 466 20 Cfr. Folio 510 13 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 18.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 538-IP-2019 de 19 de agosto de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) ) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; ix) el marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 22.

Los actos administrativos acusados son los siguientes22: 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 22 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 22.1 La Resolución núm. 14088 de 30 de marzo de 201623, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta EXPOSIS para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.

La Resolución núm. 64882 de 30 de septiembre de 201624, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14088 de 30 de marzo de 2016. El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 23.1 Si las resoluciones núms. 14088 de 30 de marzo de 2016 y 64882 de 30 de septiembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta EXPOSIS para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de 2000 y el artículo 150 ibidem, los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política y 42 y 80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. 23.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca registrada y la marca nominativa ECOSYS, identificada con el registro núm. 323646, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 23.3 En segundo lugar, si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486. 23 Cfr. Folios 36 a 45 24 Cfr. Folios 54 a 62 15 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 23.4 En tercer lugar, si la parte demandada, al conceder el registro de la marca mixta EXPOSIS, desconoció los derechos que tiene la parte demandante como titular de la marca nominativa ECOSYS, para identificar productos de la Clase 5ª de la clasificación Internacional de Niza y si se transgredió el debido proceso. 23.5 En cuarto lugar, si los actos administrativos acusados adolecen de falta de motivación. 23.6 En quinto lugar, si los actos administrativos acusados están falsamente motivados; y 23.7 En sexto lugar, su la parte demandada resolvió todas las cuestiones planteadas por la parte demandante durante el trámite administrativo. 24.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, y de oficio el artículo 151 ibidem. 25. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto, en relación con las normas mencionadas supra, consideró que “[…] No se interpretarán los artículos 134 y 135 literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en discusión el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo cuyo registro se solicita. […]”25 26.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136, y los artículos 150 y 151 ibidem. 25 Cfr. Folio 449 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 27.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con 17 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 29.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 538-IP-2019 de 19 de agosto de 2020 36. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos EXPOSIS (mixto) / ECOSYS (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se 32 Cfr. Folios 446 a 461 19 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado EXPOSIS (mixto) y la marca ECOSYS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 2.7. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado EXPOSIS (mixto) y la marca ECOSYS (denominativa). […] 3.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos: 3.1. En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad respecto de los registros anteriores de titularidad de Procaps S.A., por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. […] 3.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 20 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 4.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema, […] 4.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 37.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 38.

Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 39.

Esta Sala, en reiteradas oportunidades33, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”34. 40.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. Marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 42.

Visto el artículo 150 de la Decisión 486, vencido el plazo para pronunciarse respecto de las oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Análisis del caso concreto 43.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 44.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA36 MARCA REGISTRADA 37 ECOSYS38 Titular: Laboratorio Osler Do Brasil Ltda. Certificado núm. 561579 Titular: Procaps S.A. Certificado núm. 323646 Clase 3: “Cosméticos; piel (productos cosméticos para cuidados de la piel); pomadas para uso cosmético; cremas cosméticas; lociones para uso cosmético; aceites para uso cosmético.” Clase 5: “repelentes contra insectos; insecticidas; repelente de insectos Clase 5: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.” 40 36 Marca mixta concedida por los actos administrativos acusados. 37 Cfr. Folio 41 38 Cfr. Ibidem 40 Cfr. Folio 390 23 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 (incienso); incienso repelente de insectos; insectos (repelentes contra -)”39 45.

La Sala procederá a determinar si la marca mixta EXPOSIS concedida para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en alguna de la causal de irregistrabilidad invocada por la parte demandante, es decir, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 46. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad intrínseca o extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas y mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 47. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 48.

Esta Sección41, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”42. 39 Cfr. Folio 36 41 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 24 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 49.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”43. 50.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”44. 51. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta EXPOSIS, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 52.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos que se trate […]”45. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 44 Ibidem. 45 Cfr. Folios 451 y 452 25 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 53. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabas, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. a) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. b) Figurativa o Gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”46.

(Destacado de la Sala) 54. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa previamente registrada, y una marca mixta concedida, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca concedida, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 55.

En este sentido, la Sala considera que, observando en la marca mixta EXPOSIS, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el servicio de que se trate. 56.

Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la 46 Cfr. Folio 451 26 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si la ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que indican la sonoridad de la denominación. iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”47.

(Destacado fuera del texto) 57. Ahora bien, la Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas antes de proceder al cotejo48, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”49. 47 Cfr. Folios 454 y 455 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 27 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 58. En ese sentido, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que la autoridad competente no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. 59.

En consecuencia, ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos distintivos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”50. 60.

No obstante, lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo distintivo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”51.

(Destacado fuera del texto) 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, págs. 8 a 9 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 28 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 61.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección52, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 62. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta EXPOSIS cuyo registro fue concedido al tercero con interés directo en el resultado del proceso y la marca nominativa ECOSYS previamente registrada a favor de la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 63.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 64. Sobre lo anterior, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 65.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”53. 66. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha de la solicitud del registro la partícula ECO era reproducida en las siguientes marcas vigentes en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza54: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ECOHOME MY ECOHOME S.A.S 399643 5 ECOFLORA GOWAN COLOMBIA S.A.S. 414304 5 ECONOMIA ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA. ETICOS LTDA 13704 5 ECONOPACK PRODUCTOS FAMILIA S.A. 255854 5 ECOX 400 VESALIUS PHARMA S.A.S. 261844 5 ECO2FUME CYTEC TECHNOLOGY CORP. 278065 5 ECONOPRED PLUS NOVARTIS AG 305273 5 ECOAZ ECOFLORA AGRO S.A.S. 325848 5 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 54 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 14 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 ECO HUM DE LA TIERRA PARA LA TIERRA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HUMEDA (E A R T H) 335729 5 ECODET AZUL K S.A.S. 386406 5 67.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la partícula ECO es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 68. Igualmente, al verificar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha que a la fecha de la solicitud del registro la partícula EXPO era reproducida en las siguientes marcas vigentes en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza55: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE EXPORAXXX ORIUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA S.A. 287549 5 EXPOFARMA LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S. 369595 5 EXPORVET EXPORVET E.U. 325167 5 EXPOTEN MARIO BUSTILLO CABRERA 385112 5 EXPONATURAL EXPONATURAL LTDA 413240 5 EXPOSOLONA LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S. 473789 5 EXPODOG PROCAPS SA 395539 5 69.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la partícula EXPO es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 55 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 14 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 31 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 70.

Esta Sección56 ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. 71. En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras o partículas de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. 72.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca mixta, cuyo registro fue concedido al tercero con interés directo en el resultado del proceso, EXPOSIS es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada ECOSYS, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. 73.

Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 74. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 75.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: 56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 MARCA CONCEDIDA E X P O S I S 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA E C O S Y S 1 2 3 4 5 6 76.

La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca EXPOSIS se compone de una (1) palabra, tres (3) sílabas (EX-PO-SIS), siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (X-P-S-S) y tres (3) vocales (E-O-I), y la marca previamente registrada ECOSYS, se compone de una palabra, dos (2) sílabas (ECO-SYS), seis (6) letras, tres (3) consonantes (C-S-S) y tres (3) vocales (E-O-Y). 77.

Dicho lo anterior encontramos que las marcas en conflicto presentan similitudes, pues unido a que ambas están conformadas por las partículas de uso común (ECO- EXPO), coinciden en su letra de inicio E y su terminación (SIS-SYS) sin que el reemplazo de letra Y por la I le confiera suficientemente distintividad a la composición ortográfica.

En ese sentido, se considera que la secuencia vocálica y la terminación de ambas marcas las hace semejantes. 78. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambas. Comparación Fonética 79. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar 33 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS- EXPOSIS- ECOSYS 80.

Comoquiera que, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica y la terminación (SIS-SYS), de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, salvo el remplazo de la letra “C” por “XP”, diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida. 81.

En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas, al cambiar las consonantes C por XP, no crea un impacto visual y fonético distinto. Ello teniendo en cuenta que comparten una raíz y composición vocálica, en la medida en que la letra Y se pronuncia de forma similar a la letra I. Comparación Ideológica 82. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”57, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 83.

Sobre lo anterior, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación EXPOSIS- ECOSYS, considera que son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 34 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 84.

En este sentido, la Sala considera que entre las marcas existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. 85. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión. Lo anterior debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que identifica cada una de las marcas en conflicto 86. Atendiendo a que existe similitud entre los signos enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos que distinguen tanto la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, como la marca previamente registrada y cuyo titular es la parte demandante, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 87.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) 35 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos; viii) misma finalidad; ix) intercambiabilidad de los productos. 88.

En este sentido, la Interpretación Prejudicial explicó los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 4.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo151 de la Decisión 486. 4.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución o intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir que este podría adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiarles […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumo otro, pues este es complementario del primero, Así, el uso de un producto supone el uso de otro. […] a) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 4.6 Lo siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referenciados: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios […]”58 (Destacado fuera del texto). 89.

La Sala advierte que, por un lado, que la marca cuestionada EXPOSIS fue concedida para amparar “cosméticos; piel (productos cosméticos para cuidados de la piel); pomadas para uso cosmético; cremas cosméticas; lociones para uso cosmético; aceites para uso cosmético” productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y “repelentes contra insectos; insecticidas; repelente de insectos (incienso); incienso repelente de insectos; insectos (repelentes contra -)” productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 90.

De otro lado, la marca previamente registrada ECOSYS ampara: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”. 91.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas cotejadas. Lo anterior comoquiera que: i) se deriva una relación entre los productos para la destrucción de animales dañinos de la marca nominativa previamente registrada y los repelentes contra insectos e insecticidas de la marca mixta posteriormente registrada, pues tienen la misma finalidad, en cuanto ambos tienen como función exterminar o controlar la presencia de animales e insectos; y ii) existe una relación entre los productos farmacéuticos y para el cuidado de la piel con los repelentes contra insectos, en la medida en que tiene una misma finalidad, la cual es el cuidado de la piel. 58 Cfr. Folios 459 y 460. 37 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 92.

La Sala considera que el registro de la marca mixta EXPOSIS podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los ECOSYS, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o riguroso59. 93. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos farmacéuticos y productos cosméticos para el cuidado de la piel con repelentes para insectos, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como droguerías o almacenes especializados en productos de cuidado personal.

Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las publicaciones que promocionan los productos de farmacias y droguerías. 94. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, y al existir entre estas semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 95.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos administrativos por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

Conclusión 59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. 38 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 96. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta EXPOSIS concedida a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con la marca nominativa ECOSYS con certificado de registro núm. 323646 que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 97.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 14088 de 30 de marzo de 2016, y 64882 de 30 de septiembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta EXPOSIS para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se cancele el registro de la marca mixta EXPOSIS con certificado núm. 561579 para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020170002400 TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.