1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: ALMACENES ÉXITO S.A. Tesis: No es nulo el acto administrativo que negó el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que resulta similarmente confundible con la marca “EXITO” (mixta) para distinguir servicios en la clase 39 del nomenclátor internacional, previamente registrada por la sociedad Almacenes Éxito S.A. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad TOUREXITO LIMITADA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, en contra de la resolución número 38370 de 28 de julio de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” en el sentido de revocar la resolución número 55787 de 29 de octubre de 2009, y en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Almacenes Éxito, y negar el registro como marca del signo 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “TOUREXITO” (mixta), para identificar servicios comprendidos en la clase 39 de la Calificación Internacional de Niza, solicitada por la aquí actora.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad TOUREXITO LIMITADA, a través de apoderada, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “4.1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 38370 de 28 de julio de 2010, que revoca la Resolución No. 55787 del 29 de octubre de 2009, y en su lugar declara fundada la oposición promovida contra el registro de la marca TOUREXITO (MIXTA), en la clase 39, y niega su concesión y registro, en los siguientes términos así: “ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 55787 del 29 de octubre de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A.
ARTICULO TERCERO. Negar el registro de la marca mixta TOUREXITO, solicitado por la sociedad TOUREXITO LTDA., para distinguir servicios de la clase 39, de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones de Nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la (sic) 55787 del 29 de octubre de 2009, que declara infundada la oposición y concede el registro de la marca TOUREXITO (MIXTA), en la clase 39. 4.6.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el art. 2do literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957. 4.7 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta 1 Folios 8 a 45 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 53 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”.
I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Tourexito Limitada solicitó el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 0999457, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 598 de 28 de noviembre de 2008.
I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad Almacenes Éxito S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas previamente registradas “EXITO” (mixtas) que identifican productos y servicios “[…] 2, 3, (sic) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 392, 40, 41, 42, y 43 […]”3 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.2.3. Mediante la resolución número 55787 de 29 de octubre de 2009, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Almacenes Éxito S.A. y concedió el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la aquí actora. 2 La marca “ÉXITO” (mixta) con certificado de registro número 192572 ampara los siguientes servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: LOS SERVICIOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERCANCIA DE UN LUGAR A OTRO Y LOS NECESARIAMENTE RELACIONADOS CON ESTOS SERVICIOS, ASI COMO DEPÓSITO DE LAS MERCANCIAS CON VISTA A SU PRESERVACION O CUSTODIA. 3 Folio 10 del expediente físico de la referencia 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.4.
Contra dicha decisión la sociedad opositora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 68383 de 29 de diciembre de 2009, que confirmó la decisión de conceder el registro, y 38370 de 28 de julio de 2010 mediante la cual se revocó la resolución número 55787 de 29 de octubre de 2009, para en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por Almacenes Éxito S.A., y negar el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto), para identificar servicios comprendidos en la clase 39 internacional.
La SIC negó el registro del signo mencionado por considerar que entre aquel y la marca previamente registrada “EXITO” (mixta) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y con certificado de registro número 192572, existen similitudes con la virtualidad de generar confusión en el público consumidor, de manera que, el signo solicitado para registro se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Valga señalar que la marca en mención se encuentra caducada4. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente5: 4 Esta Sala consultó el Sistema para la Propiedad Industrial de la SIC y advirtió que el registro en comento estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2016, en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 5 Folios 8 al 45 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.1.
Sostuvo que la SIC desconoció que el signo “TOUREXITO” (mixto) fue solicitado para distinguir servicios totalmente distintos de aquellos que distingue la marca “EXITO” (mixta) con base en la cual se decidió la negación de su registro, de manera que inadvirtió que el signo resulta intrínseca y extrínsecamente distintivo al poseer todos los elementos constitutivos de una marca.
Explicó que el signo cuestionado posee los aspectos fundamentales para que aquel pueda ser registrado como marca, cuales son la capacidad intrínseca de individualización y la capacidad extrínseca que se traduce en no confundibilidad. Es por ello que el signo “TOUREXITO” (mixto) lograría ser registrable como marca para identificar servicios comprendidos en la clase 39 internacional para la cual fue solicitado.
I.1.3.2. Señaló que la SIC se limitó a afirmar sin mayor fundamento que el signo cuestionado resultó similarmente confundible con la marca “EXITO” (mixta) previamente registrada para servicios en la clase 39 internacional, con fundamento, principalmente, en que tanto el signo como la marca pretenden distinguir servicios e la misma clase internacional, de lo cual se infiere que dichos servicios comparten naturaleza y finalidad, así como canales de comercialización y publicidad, concluyendo de esta manera que existe una clara conexión competitiva; todo lo anterior, partiendo del hecho de que las expresiones confrontadas son similares cuando la realidad es que aquella son por mucho diferentes.
I.1.3.3. Sostuvo que el signo cuestionado “TOUREXITO” (mixto) se caracteriza por ser una denominación caprichosa que resulta del imaginario del empresario. En tal sentido, aunque aquel contiene una partícula que encuentra en la marca “EXITO” lo cierto es que no hay lugar a considerar que por esa sola causa exista un verdadero riesgo de 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión, máxime si se observan diferencias en cuanto a lo ortográfico, visual, fonético y conceptual entre las expresiones confrontadas.
Explicó que, en cuanto al aspecto visual del signo cuestionado y la marca opositora, aquel deviene por mucho disímil en consideración a la composición gráfica de cada una de ellas, las cuales se diferencian en tamaño y proporción. I.1.3.4. Adujo que, en lo ateniente al aspecto ortográfico y fonético, las denominaciones también resultan ausentes de similitudes con la capacidad de generar un riesgo de confusión en el consumidor, pues se encuentra constituida en una extensión diferente de letras y palabras.
I.1.3.5. Mencionó que las expresiones confrontadas resultan igualmente diferentes en lo conceptual, pues evocan una idea distinta en la mente del consumidor, por lo que este último, al encontrarlas en el mercado, lograría diferenciarlas. I.1.3.6. Agregó que el signo cuestionado y la marca opositora han coexistido en el mercado identificando diferentes servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en cuanto al primero de ellos los relacionados con turismo y recreación, los cuales se han ofrecido por muchos años a través de agencias de viajes.
Así, sostuvo que, desde el primer uso del signo distintivo “TOUREXITO” y como nombre comercial con la misma denominación, hasta la actualidad, la sociedad Almacenes Éxito no ha formulado reclamación alguna en contra de la actora, con lo cual se demuestra la ausencia de confusión en el público consumidor. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.1.
La sociedad Almacenes Éxito S.A., por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos6: Afirmó que su marca “EXITO” (mixta) se encuentra registrada en su favor para un gran número de productos y servicios de las clases del nomenclátor internacional, y resulta notoria para el consumidor promedio colombiano, de modo que considerar el registro como marca del signo cuestionado acarrearía riesgo de confusión en el público consumidor, y a su vez, provocaría perjuicios importantes para Almacenes Éxito como titular de la marca notoria previamente registrada.
Manifestó que la expresión “TOUREXITO” encuentra una evidente similitud en lo ortográfico y fonético respecto de “EXITO”, al replicar a la marca previamente registrada en sus letras finales, logrando que la impresión que producen en el consumidor sea la misma. Sostuvo que el signo cuestionado reproduce en su totalidad a su marca “EXITO” agregando únicamente la palabra “TOUR”, la cual no le otorga la suficiente fuerza distintiva respecto de la marca opositora, de manera que coincide en cuando al elemento denominativo principal de la marca previamente registrada, y el precisamente en dicho punto que debe entenderse la configuración de la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Señaló que, al existir evidentes similitudes entre las expresiones confrontadas, y al pretender ambas distinguir servicios comprendidos en la misma clase internacional, particularmente en cuanto a transporte y almacenaje de mercancías, aquella no puede coexistir en el mercado por el riesgo de confusión que generarían. 6 Folios 77 al 79 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que, sobre la conexidad competitiva, debe considerar que el signo cuestionado y la marca opositora pretenden distinguir servicios en la misma clase internacional, correspondiendo a la demandante probar que los servicios amparados no son similares o no guardan relación alguna; sin embargo, la parte actora no logró demostrar dicha situación para que su signo pudiese ser registrado como marca.
Con todo, explicó que entre los servicios de recreación y turismo que pretende distinguir el signo, y aquellos relacionados con los servicios de transporte y depósito de mercancías amparados bajo el registro de la marca opositora, existe una evidente conexión competitiva. I.2.2. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera7: Afirmó que el signo negado para registro “TOUREXITO” guarda semejanzas respecto de la marca opositora “EXITO” en punto de su escritura y fonética, en tanto que comparten el vocablo “EXITO”, de manera que el signo cuestionado no presenta la distintividad suficiente para ser registrado como marca, y en cambio, su existencia en el mercado podría inducir en error al público consumidor en el momento en que realice la escogencia de los servicios que distinguen los empresarios en cada caso.
Explicó que, la composición ortográfica del signo cuestionado encuentra identidad en cuanto secuencia vocálica y consonántica de manera particular en la palabra “EXITO”, lo que a su vez lleva a que las expresiones también resulten similares en cuanto a su pronunciación por la reproducción de las silabas tónicas, a partir de lo cual puede afirmarse que el signo solicitado no es distintivo e induce a erro al público. 7 Folios 113 a 122 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que existe identidad entre los servicios que pretenden distinguir el signo cuestionado y la marca opositora, pues el primero pretenden amparar todos los servicios en la clase 39, dentro de los cuales se encuentran aquellos que la marca opositora ofrece al público, de manera que es claro que comparten canales de comercialización, así como medios de publicidad, y poseen la misma finalidad.
En relación con la coexistencia pacífica a la cual la parte actora alude, mencionó que es necesario que quien alega dicha situación la compruebe con suficiencia, lo cual no sucedió en el presente caso. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 17 de julio de 20188, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1 La SIC9 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.
I.3.2. La demandante10 reiteró los argumentos formulados con su demanda. Adicionalmente, informó que las marcas que sirvieron de sustento para la negación del registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto), en la actualidad no se encuentran vigentes, y que por dicha razón “mal podría el Despacho no acceder a las pretensiones de la demanda, si con ocasión a hechos nuevos y posteriores a la radicación de la misma, 8 Folio 196 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 197 y 198 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 203 a 210 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co han desaparecido las razones y fundamentos de derecho que dieron lugar a la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”.
I.3.3. La sociedad Almacenes Éxito S.A. reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda11. I.3.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 134-IP-201712, en los siguientes términos: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se llevará a cabo la interpretación del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser procedente. No se llevará a cabo la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que se refiere a los requisitos para que un signo se constituya como marca, tema que no es objeto de controversia en el proceso interno. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224, 228, y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la marca notoria”.
En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas 11 Folios 211 al 213 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 176 a 194 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Comparación entre signos mixtos. 3) La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. 4) Coexistencia pacífica de signos. 5) Conexión competitiva entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. El ACTO ACUSADO Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 38370 de 28 de julio de 201013, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio: i) revocó la decisión contenida en la resolución número 55787 de 29 de octubre de 2009; ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Almacenes Éxito S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” 13 Folios 64 a 68 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así lo considera esta Sala, pues los argumentos presentados por la actora ponen de presente la eventual ausencia de similitud entre el signo que solicitó para registro, y una marca previamente registrada, de manera que el asunto se ciñe a considerar si entre aquellas existen semejanzas con la virtualidad de generar riesgo de confusión en los consumidores; a su vez, estos supuestos se encuentran comprendidos en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo tanto, para resolver el debate suscitado resulta necesario el estudio de la comentada norma comunitaria.
Ahora bien, no se estudiará el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Tal conclusión es acorde con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que prescindió de su interpretación. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre el signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad Tourexito Limitada, y la marca previamente registrada “EXITO” (mixta) para distinguir servicios en esa misma clase internacional de titularidad de Almacenes Éxito S.A.14, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público 14 Esta Sala se referirá únicamente a la eventual confundibilidad respecto de la marca previamente registrada “EXITO” para la clase 39 internacional, en tanto que únicamente en ella se basó el acto administrativo demandado para decidir la negación del registro de la marca de la actora. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si es nulo, por violación de normas superiores, el acto administrativo que negó el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Tourexito Limitada.
De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “TOUREXITO” (mixto) para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Tourexito Limitada. II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1.
De la violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.1.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “TOUREXITO” (mixto) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca opositora “EXITO” (mixta) que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competitiva entre los productos y servicios que el signo y la marca en disputa distinguen.
Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado de la actora15 (mixta) Para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza16 Marca opositora de Almacenes Éxito S.A.17 (mixta) Certificado de registro número 192572 Para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza18 15 Folio 66 del expediente físico de la referencia. 16 Los servicios de la clase 39 que pretenden identificar el signo son los siguientes: ORGANIZACIÓN DE VIAJES, TRANSPORTE;
EMBALAJE Y ALMACENAJE DE MERCANCÍAS, TRANSPORTE AÉREO, DISPOSICIÓN DE CRUCEROS, RESERVAS DE PLAZAS PARA LOS VIAJES, TRANSPORTE EN AUTOBÚS, TRANSPORTE AERONÁUTICOS, AGENCIAS DE TURISMO (CON EXCEPCIÓN DE RESERVA DE HOTELES Y DE PENSIONES), SERVICIOS DE APARCAMIENTO, TRANSPORTE DE AUTOMÓVIL, ALQUILER DE AUTOMÓVILES, ALQUILER DE BARCOS, SERVICIOS DE BARCOS DE RECREO, ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES, SERVICIOS DE EXPEDICIÓN, SERVICIOS DE TAXIS, VISITA DE TURISTAS, COCHES DE TRANSPORTE, CRUCEROS, TRANSPORTE MARÍTIMO, TRANSPORTE DE PASAJEROS, TRANSPORTE FERROVIARIO, RESERVA DE TRANSPORTE, RESERVA DE VIAJES, TOURS, INFORMACIÓN DE TRANSPORTE. 17 Folio 66 del expediente físico de la referencia. 18 Los servicios que identifica la marca son los siguientes de la clase 39: LOS SERVICIOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERCANCIA DE UN LUGAR A OTRO Y LOS NECESARIAMENTE RELACIONADOS CON ESTOS SERVICIOS, ASI COMO DEPÓSITO DE LAS MERCANCIAS CON VISTA A SU PRESERVACION O CUSTODIA. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, una vez verificadas la marca cuestionada y las opositoras previamente registradas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de signos mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina en las marcas mixtas, atendiendo que, por regla general19, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
En el asunto examinado, de la revisión del signo y la marca opositora se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.
Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las expresiones que constituyen el signo y la marca confrontados se encuentran compuestos por partículas de uso común en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición del acto demandado, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación20. 19 Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26- IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 20 Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal puntualizó: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente”.
(destacado de la Sala). 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, se advierte que el radical “TOUR” que integra el signo cuestionado es de uso común para la clase internacional mencionada, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación21: Expediente Signo distintivo Certificado 00093615 FLYTOUR 239778 04011924 EARTHPACK TOURS 287301 05122910 TOUR & TRAVEL 319796 Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Lo anterior resulta concordante con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina según el cual cuando se trate de signos que, compuestos exclusivamente por designaciones de uso común, deberá entenderse que aquellos se encuentran carentes de suficiente distintividad salvo que se hallen acompañados de otros elementos que les concedan distintividad, siempre que el resultado de dicha combinación no genere un riesgo de confusión para el público consumidor22. 21 Consulta realizada el 24 de septiembre de 2024 a través del siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638627615303887964 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 22 Procesos: 70-IP-2005; 38-IP-2008; y 22-IP-2013, 38-IP-2013, entre otros. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, valga señalar que la partícula “TOUR” resulta genérica para los servicios de la clase 39 internacional que pretende distinguir el signo cuestionado, pues los comprendidos en esta clase internacional se refieren a: “organización de viajes […] agencias de turismo […] organización de excursiones, servicios de expedición […] visita de turistas […] tours […]” de tal forma que la palabra “TOUR”, la cual se encuentra en idioma inglés pero que es frecuentemente utilizada por los consumidores colombianos en el mercado del turismo23, conseguiría identificar a la categoría de servicios que pretende ofrecer el empresario con el signo cuestionado las cuales se relacionan con las actividades de turismo, de forma que respondería a la pregunta ¿qué es?24 el servicio que pretende identificar el signo cuestionado, particularmente en cuanto a “tours”.
Por todo lo anterior, la partícula “TOUR” que integra el signo cuestionado, debería excluirse al momento de realizar el examen comparativo que corresponde a dicho signo y la marca opositora. Sin embargo, tal como lo ha señalado está Sección en oportunidad anteriores, al tratarse de un signo distintivo compuesto por una sola palabra, no resulta procedente su fraccionamiento, y en ese sentido, la confrontación deberá realizar respecto de aquel y la marca opositora en su conjunto.
Entonces, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: 23 Proceso 73-IP-2021: “[…] hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y como es obvio, son entendidas por estos […]” 24 Proceso 7-IP-2001: “[…] para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata´, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.” 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”25.
II.4.1.1.1. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado T O U R E X I T O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marca opositora E X I T O 1 2 3 4 5 II.4.1.2.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala encuentra que aquellos 25 Página 9 de la Interpretación Prejuidicial 128-IP-2016 emitida para el presente asunto. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que la expresión “TOUREXITO”, que corresponde al signo negado para registro a través del acto administrativo acusado, tiene una extensión de una (1) palabra, nueve (9) letras, cuatro (4) consonantes (T-R-X-T), cinco (5) vocales (O-U-E-I-O), y cuatro (4) sílabas (TOU-RE-XI-TO).
Por su parte, “EXITO” de la marca opositora contiene una extensión de una (1) palabra, cinco (5) letras, dos (2) consonantes (X-T), tres (3) vocales (E-I-O) y tres (3) silabas (E-XI-TO). En este punto, sea del caso mencionar que para la separación de las silabas en cada una de las expresiones, debe considerarse la regla gramatical, según la cual “una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior”26.
Así las cosas, la Sala encuentra que las expresiones “TOUREXITO” y “EXITO” guardan similitudes en cuanto a su composición gramatical, particularmente porque el signo cuestionado reproduce la partícula “EXITO” que conforma la marca opositora, la cual guarda la fuerza 26 Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española indica: “[…] En español, donde todas las sílabas deben contener al menos una vocal, la división silábica de las palabras plantea pocas dificultades, debido a que la estructura silábica más común es la formada por una consonante seguida de una vocal: pi.co, sí.la.ba, re.co.gi.do.
No obstante, puesto que existen estructuras silábicas más complejas, y a fin de garantizar la correcta división de las palabras a final de línea por parte tanto de hablantes nativos como de quienes usan el español como lengua extranjera, se resumen a continuación las pautas que rigen la división silábica en español: • En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.
Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords. • Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so. […]”.
Disponible en https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/como-signo-de-divisi%C3%B3n-de- palabras-a-final-de-l%C3%ADnea#4.1.1.1.1.1. Consultado el 9 de septiembre de 2024. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintiva de la marca opositora y aporta mayor recordación en la mente del consumidor.
Por otra parte, atendiendo a que la partícula “TOUR” resultó de uso común y genérica para los productos de la clase 39 que pretenden distinguir, para esta Sala su adición en el conjunto que representa el signo cuestionado, no le otorga la suficiente distintividad a aquel para que pueda ser efectivamente diferenciado de la marca opositora en el mercado, y en ese orden, tal anexión no consigue desvirtuar el riesgo de confusión para el consumidor, el cual se generaría como resultado de la coexistencia en el mercado del signo y la marca confrontados, en atención a las semejanzas que encuentran en su aspecto ortográfico.
II.4.1.1.3. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca confrontados se encuentran similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, como se advirtió, el signo cuestionado reproduce totalmente, en su parte final, a la marca opositora “EXITO”, sin que la adición de la partícula “TOUR” en el signo cuestionado logre desvirtuar el riesgo de confusión y/o asociación que se presentaría en el público consumidor al encontrarse con los servicios en el mercado, pues al ser “EXITO” la expresión que guarda la distintividad de la marca opositora y la de mayor recordación en la mente del consumidor, es muy probable que aquel no logre distinguir su origen empresarial y opte por solicitar los servicios utilizando únicamente la palabra “EXITO”, asumiendo que se trata de una nueva línea de servicios ofrecidos por Almacenes Éxito S.A..
Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TOUREXITO – EXITO– TOUREXITO - EXITO TOUREXITO – EXITO– TOUREXITO - EXITO TOUREXITO – EXITO– TOUREXITO - EXITO TOUREXITO – EXITO– TOUREXITO - EXITO Por lo tanto, para la Sala puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que el signo cuestionado reproduzca en su totalidad a la marca opositora, sin que la adición de una partícula de uso común y genérica como lo es “TOUR” logre diferenciarla de forma efectiva en el mercado, sugiere la existencia de un riesgo de confusión en el consumidor al encontrarse con los servicios ofertados por los empresarios respectivos.
II.4.1.1.4. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o el mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar. En ese orden, la Sala estima que, la partícula “EXITO”, la cual resulta coincidente en el signo y la marca confrontados, posee el siguiente significado en idioma castellano: “1.m. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.”27.
En cuanto a la partícula “TOUR” se trata de un extranjerismo28 reconocido por la RAE con el siguiente significado en el idioma castellano: “1. m. gira.”29. Sin embargo, en atención a que el signo no puede fraccionarse en tanto se encuentra constituido por una sola palabra, la 27 https://dle.rae.es/%C3%A9xito 28 Proceso 107-IP-2020: “Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos), y como es obvio, son entendidas por estos […].
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma”. 29 https://dle.rae.es/tour?m=form 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sala encuentra que la expresión “TOUREXITO” en su conjunto no posee un significado en idioma castellano, de manera que debe entenderse como de fantasía. En consecuencia, no hay lugar a realizar el estudio en punto del aspecto conceptual del signo y la marca confrontados.
A manera de conclusión, esta Sala reitera que el signo cuestionado reproduce la partícula que guarda la distintividad de la marca previamente registrada “EXITO”, y adiciona un vocablo que, siendo de uso común y genérico para los servicios comprendidos en la clase 39 internacional, como lo es “TOUR”, le impide poseer la distintividad necesaria para obtener su registro como marca, en tanto que únicamente resultaría registrable en una combinación de partículas débiles que no generen riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor como resultado de sus semejanzas con una marca previamente registrada.
II.4.1.4. Por lo tanto, al encontrarse similitudes suficientes para generar un riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor respecto del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala considera que en el presente asunto se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, resulta necesario descender al estudio del segundo presupuesto de que trata la norma, a saber, la conexidad competitiva.
II.4.1.5. Ahora, para que se encuentre configurada la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre el signo y la marca enfrentados. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201830, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.
En el caso de estudio, el signo cuestionado “TOUREXITO” (mixto) pretende distinguir los siguientes servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “organización de viajes, transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, transporte aéreo, disposición de cruceros, reservas de plazas para los viajes, transporte en autobús, transporte aeronáuticos, agencias de turismo (con excepción de reserva de hoteles y de pensiones), servicios de aparcamiento, transporte de automóvil, alquiler de automóviles, alquiler de barcos, servicios de barcos de recreo, organización de excursiones, servicios de expedición, servicios de taxis, visita de turistas, coches de transporte, cruceros, transporte marítimo, transporte de pasajeros, transporte ferroviario, reserva de transporte, reserva de viajes, tours, información de transporte.”31.
Por su parte, la marca previamente registrada “EXITO” (mixta) con certificado de registro número 192572, distingue los siguientes servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “los servicios prestados transportando mercancía de un lugar a otro 31 Tomado del expediente administrativo. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y los necesariamente relacionados con estos servicios, así como depósito de las mercancías con vista a su preservación o custodia”32.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca opositora, resultan coincidentes en cuanto a la clase internacional en la que se encuentran, y específicamente guardan relación en lo concerniente a la categoría de transporte y almacenaje o depósito de mercancías.
En tal sentido, se advierte que los servicios comparten canales de publicidad, pues el empresario que ofrece servicios de transporte de mercancías, así como almacenamiento o depósito de las mismas, utilizará medios de comunicación como televisión, internet, volantes, vallas publicitarias, así como pautas radiales; a lo cual se agrega que, dichos medios de comunicación también pueden ser utilizados por el solicitante del signo cuestionado al momento de promocionar los servicios relacionados con el turismo, que a su vez, involucran aquellos que se relacionan con transporte.
Del mismo modo, los servicios de transporte y almacenamiento de mercancías comparten canales de comercialización, pues con regularidad se ofertan en establecimientos de comercio dedicados de forma específica a dichos servicios, que a su vez pueden tener puntos de atención en centros comerciales y locales ubicados en distintas zonas estratégicas del comercio.
Valga agregar que, en estos mismos lugares, resultaría posible 32 Información tomada de la resolución número 10940 de 25 de febrero de 2011, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca previamente solicitada por la actora. La información fue consultada el 24 de septiembre de 2024, a través del siguiente link: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638627655161215221 dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontrar también los servicios de turismo y agencia de viajes que pretendería ofrecer la actora a través el signo cuestionado.
Adicionalmente, se observa que los servicios resultan complementarios, pues quien contrata un servicio de transporte, a su vez, puede encontrarse en la necesidad de adquirir el servicio de almacenamiento y depósito de mercancías. En el mismo sentido, un consumidor medio que requiera de los servicios turísticos puestos a disposición a través de las agencias de viajes puede requerir el servicio de transporte para sí mismo o para objetos personales o mercancías.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo y aquellos que distingue la marca previamente registrada, en ambos casos comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, representan un complemento entre sí, particularmente los relacionados con el transporte, almacenamiento o disposición de mercancías y turismo.
Así las cosas, al existir considerables similitudes entre el signo cuestionado y la marca confrontados así como una evidente relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que: (i) se trata de una misma marca, (ii) que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, o (iii) que los empresarios tienen alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad Tourexito Limitada. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión directa y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201533, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”.
En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000. Por lo tanto, se impone negar las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, se mantiene incólume la presunción de legalidad del acto administrativo a través del cual se negó el registro como marca del signo “TOUREXITO” para 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad mencionada.
II.4.1.7. Por otra parte, la Sala advierte que la sociedad Almacenes Éxito S.A. mencionó en su contestación de la demanda que su marca previamente registrada “EXITO” para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza posee la categoría de notoria. Al respecto, valga señalar que la notoriedad de las marcas debe ser suficientemente probada por el titular que la alega.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso, así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que emitió en el presente asunto, veamos: “[…] 3.8.
La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; 31 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co g) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; h) o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i)los aspectos del comercio internacional; j) o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable".
(destacado de la Sala). En concordancia con lo anterior, la Sala advierte que, revisadas las piezas procesales que conforman el expediente de la referencia, resultó posible afirmar que la sociedad Almacenes Éxito S.A. titular de la marca “EXITO” para distinguir servicios en la clase 39 internacional, no acreditó la alegada notoriedad de su marca a través de los factores definidos por la jurisprudencia en materia de propiedad industrial ni mediante otro medio probatorio definido por la legislación procesal de este país, de modo que en ningún caso consiguió demostrar que su marca en realidad goza de dicha prerrogativa.
Con todo, valga señalar que efectuada la confrontación del signo cuestionado “TOUREXITO” y la marca opositora “EXITO”, en aplicación de los criterios dispuesto por la jurisprudencia comunitaria, la Sala logró encontrar similitud con la virtualidad de generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por lo que dicho signo se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo encontró la autoridad demandada en su acto administrativo, de modo que no resultó posible el registro como marca del signo mencionado.
Finalmente, ante la irregistrabilidad del signo “TOUREXITO” (mixto) para 32 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, ciertamente deviene irrelevante si la marca opositora en realidad es notoria, pues al no encontrarse registrado el signo que estaría en la condición de causar perjuicio al titular de la marca opositora o causar la disolución de la distintividad de esta última, no resulta necesario considerar una protección adicional y/o especial a la marca de la sociedad Almacenes Éxito S.A. II.4.1.8.
De otra parte, la Sala encuentra que, tal como lo advirtió la parte actora en su escrito de alegaciones, la marca opositora “EXITO” (mixta) para distinguir servicios en la clase 39 internacional, con certificado de registro número 192572, estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2016, sin embargo, dicha situación no tiene incidencia alguna en la decisión que aquí se adopta, pues la marca opositora con fundamento en la cual se negó el registro como marca del signo solicitado por la actora, se encontraba plenamente vigente al momento de la expedición del acto administrativo acusado34, así lo sostuvo esta Sala en oportunidad anterior, veamos: “Ahora, en lo tocante al argumento del demandante concerniente a que en otro caso la entidad demandada permitió el registro de otra marca que tiene dentro de su conjunto la partícula “OROPAN”, así como también que la marca “ORO TRIGO”, no ha sido obstáculo para conceder otras marcas que en su conjunto tengan tales palabras, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares35; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia36 34 En oportunidad anterior, esta Sala adoptó la consideración que aquí se acoge;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de octubre de 2023, radicado 2016-00538-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2004-00069-01.
Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el radicado 2009-00097-00. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, radicado 2013-00255-00. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.” Lo anterior es así, pues lo concerniente a este proceso es el estudio de la legalidad del acto administrativo que negó el registro como marca del signo “TOUREXITO” para distinguir servicios en la clase 39 internacional, de manera que corresponde estudiar si para el momento de expedición de dichos actos, se aplicaron en debida forma los criterios desarrollados por la jurisprudencia andina para la registrabilidad de signos distintivos, y particularmente, si aquel se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 al ser similarmente confundible con la marca opositora “EXITO”, la cual, como se advirtió a párrafo superior, se encontraba vigente al momento de realizar la confrontación marcaria correspondiente.
II.4.1.9. Adicionalmente, la actora señaló que el signo cuestionado y la marca opositora han coexistido en el mercado identificando diferentes servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, Agregó que el signo cuestionado y la marca opositora han coexistido en el mercado identificando diferentes servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que la sociedad Almacenes Éxito no ha formulado reclamación alguna en contra de la actora, con lo cual se demuestra la ausencia de confusión en el público consumidor.
Sobre el particular, la Sala encuentra necesario mencionar que, conforme lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad […]”37 (resaltados fuera del texto original).
Además, de las pruebas obrantes en el 37 Proceso 15-IP-2003. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expediente se observa que no se aportó alguna que, en aras de acreditar la coexistencia pacífica, permita afirmar más allá de toda duda que el signo cuestionado y la marca opositora han compartido escenarios de publicidad o comercialización sin que hubiese riesgo de confusión, así como tampoco se aportaron, por ejemplo, análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la carga de la prueba pertenece a la parte que alegó la mencionada coexistencia pacífica38.
Así las cosas, la Sala concluye que este argumento alegado por la parte actora no resulta de recibo. II.4.1.10. Para terminar, la parte actora manifestó que ha hecho uso del nombre comercial con la misma denominación del signo cuestionado desde 1992, sin que se haya presentado algún reclamo sobre confusión en el consumidor. Sobre este punto de la argumentación, la Sala advierte que el ejercicio de los derechos adquiridos con el uso del nombre comercial que coinciden nominativamente con el signo cuestionado, no le otorga, por sí mismo, el derecho a obtener el registro de esa misma nominación como marca, pues esta última prerrogativa únicamente puede adquirirse como resultado del análisis de registrabilidad que corresponde, y que en efecto, adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio a través del acto administrativo demandado, de tal suerte que el argumento formulado en esos término no está llamado a prosperar.
II.4.2. SOBRE COSTAS Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los 38 Proceso 551-IP-2015. 35 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículos 361 y 365 del CGP39, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.
II.4.3. CONCLUSIÓN En ese orden, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y la marca confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que el signo “TOUREXITO” para identificar servicios en la clase 39 de la Clasificación Internacional se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del acto administrativo demandado.
Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la demanda de la referencia. II.4.4. SOBRE PODERES La Sala reconocerá personería a la abogada a KEYLA MARCELA MOLINA CORONEL como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante en el folio 199 del expediente físico de la referencia. En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Niyireth Briceño Ramírez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio. 39 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada a KEYLA MARCELA MOLINA CORONEL como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante en el folio 199 del expediente físico de la referencia. En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Niyireth Briceño Ramírez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado 37 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00022 00 Demandante: TOUREXITO LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.