CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BEHR PROCESS CORPORATION TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO “BEHR SPECIALTY”, Y LAS MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER” Y “PUNTOBLER”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 21464 de 30 abril de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 51559 de 24 de agosto de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “BEHR SPECIALTY”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 23 de diciembre de 2013 solicitó el registro como marca del signo nominativo “BEHR SPECIALTY”, para distinguir productos y 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 422 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el riesgo de confundibilidad con sus marcas previamente registradas “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER”; y “PUNTOBLER”, para distinguir productos y servicios comprendidos en 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 1ª: “[…] Preparaciones impermeabilizantes (para usar sobre) madera, mampostería y otras superficies porosas; desengrasantes para uso sobre concreto y otras superficies en mampostería; grabadores, tales como geles de grabado y/o soluciones de grabado […]”.

Clase 2ª: “[…] Pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi-transparentes; coloración de concreto con naturaleza de pintura; pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería. […]”.

Clase 3ª: “[…] Preparaciones desengrasantes para uso sobre concreto y otras superficies de mampostería; limpiadores de concreto; removedores de óxido para concreto; grabadores para concreto; preparaciones para el desprendimiento de madera y limpieza […]”. Clase 16: “[…] Brochas para pintura; cubiertas de rodillo de pintura; kits de muestra de color de pintura que incluye rodillos de pintura; manijas de rodillo de pintura, bandejas de pintura vendidas como una unidad; tarjetas de color de pintura; mostrarios de color de pintura desplegado en papel; plataformas de ventilador de color de pintura; tarjetas de muestra de color de pintura impresas y/o tarjetas de muestra de color de colorante; boletines de noticias, revistas y folletos de instrucciones en el campo de la pintura, pintura, acabado de imitación y asuntos relacionados; materiales impresos en la forma de muestras de color, tarjetas con muestras de color […]”.

Clase 20: “[…] Casetas y estantes para exhibición para exhibir las muestras de color de pintura interior y exterior; casetas para la exhibición de muestras de color de colorantes. […]”. Clase 35: “[…] Servicios de pedido en línea y servicios de tienda al detal en línea en el campo de los revestimientos arquitectónicos en la forma de pinturas y artículos para la decoración del hogar interior y exterior. […]”.

Clase 41: “[…] Periódicos en línea, a saber, blogs que tratan de la pintura y asesoría y comentarios de decoración. […]”. Clase 42: “[…] Decoración del hogar interior y exterior; servicios de consultoría de decoración y diseño; que proporcionan una página web que trata de información de diseño interior y exterior en el campo de la selección de color de pintura interior y exterior […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las clases 2ª y 35, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 21464 de 30 de abril de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición propuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo “BEHR SPECIALTY”, para identificar productos y servicios en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 51559 de 24 de agosto de 2015, emanada de la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” no es idéntico ni confundible con las marcas previamente registradas de la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que las marcas “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 10 años identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, sin que dicha sociedad hubiese reclamado algún tipo de confusión o que dicha coexistencia afectara a los consumidores.

Sostuvo que es titular de las marcas mixta y nominativa “BEHR”, y mixtas “BEHR PREMIUM PLUS” y “BEHR PREMIUM PLUS”, en las clases 1ª, 3ª y 16 de la citada Clasificación; y que si bien es cierto que las que se encontraban en la Clase 2ª fueron canceladas, también lo era que, al momento de su concesión, la SIC no encontró confundibilidad alguna con las marcas aquí opositoras “BLER”.

Explicó que existen diferencias estructurales desde el punto de vista ortográfico entre el signo y marcas enfrentados, toda vez que el solicitado está conformado por dos (2) palabras y trece (13) letras, mientras que las previamente registradas contienen una sola palabra y cuatro (4) letras. Indicó que las expresiones controvertidas también son distintas fonéticamente, comoquiera que la cuestionada se integra por el sufijo “EHR” y las marcas previamente registradas por la terminación “LER”, lo que genera que su pronunciación sea diferente. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” evoca un concepto diferente e individualizador respecto de las marcas previamente registradas “BLER”, toda vez que, por un lado, “BEHR” alude a la idea de la palabra en inglés “bear”, que en español traduce “OSO” y, por el otro, “BLER” corresponde a una palabra de fantasía. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que si bien el signo cuestionado y las marcas opositoras “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER” y “PUNTOBLER”, no comparten la misma extensión, si coinciden en el impacto fonético y visual del elemento principal que las compone, esto es, las partículas “BEHR” y “BLER”, las cuales comparten la pronunciación en su inicio y terminación, creando riesgo de confusión entre los mismos, máxime si se tiene en cuenta que las demás palabras que componen a las marcas previamente registradas son genéricas. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que en el caso sub examine se debe excluir del cotejo marcario la partícula “SPECIALTY”, por ser descriptivo, al corresponder en español a la palabra “ESPECIALIDAD”, que hace alusión a una mejor calidad o calidad superior del producto ofrecido.

Que, por lo anterior, el cotejo debe hacerse solamente frente a las palabras “BEHR” y “BLER”, esta última reconocida como notoria y no tener en cuenta las demás palabras que hacen parte en sus conjuntos. II.-2. La sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Indicó que existe semejanza entre las expresiones enfrentadas, pues comparten un rasgo común y el elemento dominante que es la partícula “BLER”, el cual hace parte de su familia de marcas, por lo que de permitir el registro del signo solicitado se induciría en error al público consumidor, alterando su decisión de consumo entre productos con marcas similares.

Aseguró que los productos y servicios que identifica el signo cuestionado coincide con los que ampara sus marcas “BLER”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el signo “BEHR SPECIALTY” no logra tener fuerza distintiva y capacidad individualizadora, es decir, no logra diferenciarse en los aspectos auditivo, gráfico y fonético frente a sus marcas, lo que implica que de permitir su existencia en el mercado generaría riesgo de confusión y asociación. Adujo que la partícula “SPECIALTY” es descriptiva, pues significa “especialidad”, dando a entender la naturaleza del producto que se pretende proteger, por lo que no debe ser tenida en cuenta en el cotejo marcario.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 10 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas 5 CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 21464 de 30 de abril y 51559 de 24 de agosto de 2015, mediante la cual la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “BEHR SPECIALTY”, a nombre de la sociedad BEHR PROCEES CORPORATION, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda y, además, reiteró que algunos registros marcarios que contienen la partícula “BEHR”, de su propiedad, han coexistido de manera pacífica e ininterrumpida en el mercado por más de 10 años, lo que le ha permitido adquirir fuerza distintiva y permite facilitar el registro del signo cuestionado.

Sostuvo que ha creado una familia de marcas a partir de la expresión “BEHR”, la cual no se encuentra solo en las clases 1ª, 3ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también en la Clase 2ª ibidem; que, posteriormente, estas últimas fueron objeto de cancelación, lo que significa que no existe ninguna intención de aprovechamiento de una supuesta asociación frente a las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sino por el contrario, su objetivo es fortalecer su portafolio. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos en la contestación de la demanda y, además, señaló que no solo por el argumento expuesto por la actora en que las marcas enfrentadas han coexistido en el mercado, tal situación se presuma legal o que deba soportarla, pues solo ella tiene el uso único legítimo de poder explotarla.

Sostuvo que su marca “BLER” es notoria en el mercado, por lo que debe prevalecer su derecho exclusivo y excluyente. IV.-3. En esta etapa procesal, la parte demandada y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso 7 Proceso 250-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interno 11001032400020160012600, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 153-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 21464 de 30 de abril y 51559 de 24 de agosto de 2015, denegó el registro como marca del signo nominativo “BEHR SPECIALTY” a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba confundible con la marca notoriamente conocida “BLER”, que ampara productos en la Clase 2ª; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” no es idéntico ni confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que las marcas “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 10 años identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, sin que dicha sociedad hubiese reclamado algún tipo de confusión o que tal coexistencia afectara a los consumidores.

Por su parte la SIC, indicó que si bien el signo cuestionado y las marcas opositoras “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER” y “PUNTOBLER” no comparten la misma extensión, si coinciden en el impacto fonético y visual del elemento principal que las compone, esto es, las partículas “BEHR” y “BLER”, las cuales comparten la pronunciación en su inicio y terminación, creando riesgo de confusión entre los mismos, máxime si se tiene en cuenta que las demás palabras que componen a las marcas previamente registradas son genéricas.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 250-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio interpretativo contenido en la interpretación 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prejudicial 153-IP-2022, en la que se interpretó el artículo 136, literal h), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” no resulta ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas de la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., es decir, alegó la ausencia de confundibilidad prevista en la causal de irregistrabilidad contenida artículo 136, literal a), ibidem8.

En efecto, la parte demandante argumentó que existen diferencias estructurales desde el punto de vista ortográfico entre el signo y marcas enfrentadas, toda vez que el solicitado está conformado por dos (2) palabras y trece (13) letras, mientras que las previamente registradas “BLER”, contienen una sola palabra y cuatro (4) letras. Agregó que las expresiones enfrentadas también son distintas fonéticamente, comoquiera que la cuestionada se integra por el sufijo “EHR” y las marcas previamente registradas por la terminación “LER”, lo que genera que su pronunciación sea diferente. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite procede también el análisis de vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, razón por la cual su estudio se incluye en el problema jurídico a resolver9.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en el referido pronunciamiento comunitario, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: BEHR SPECIALTY SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADA10 BLER PINTUBLER EPOXIAGUABLER ANTIOXIDOBLER 10 Folio 12 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS11 Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo “BEHR SPECIALTY”, como lo es el cuestionado, con unas marcas nominativas y mixtas “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER” y “PUNTOBLER”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas opositoras, no así las gráficas que la acompañan, 11 Folio 12 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, según el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la parte demandada, la partícula “SPECIALTY”, que conforma al signo cuestionado, es descriptiva para los productos y servicios que distingue, así como también las partículas “ANTIOXIDO”, “EPOXIAGUA”, “DECORAR”, “ACUARELA”, “VINIL”, “ACORAZADO”, “PINTU”, que hacen parte de las marcas previamente registradas, las cuales son genéricas de los productos que éstas últimas identifican en la Clase 2ª Clasificación Internacional de Niza; y “PUNTO”, de uso común para los servicios que ampara en en la Clase 35 ibidem, por lo que tienen que excluirse del cotejo marcario. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En ese sentido, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

Al respecto, la Sala observa que las marcas opositoras poseen partículas genéricas, estas son, “ANTIOXIDO”, “EPOXIAGUA”, “DECORAR”, “ACUARELA”, “VINIL”, “ACORAZADO” y “PINTU”, respecto de los productos que identifican en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que las mismas señalan directamente el producto que se pretende ofrecer y que hacen parte de su cobertura, tales como, entre otros: pinturas, vinilos, colores, barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.12 12 A dicha conclusión arribó la Sala en anterior ocasión, esto es, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente ocurre con la partícula “SPECIALTY”, del signo cuestionado, pues corresponde a una palabra descriptiva para los productos y servicios que pretende identificar en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones que se pasan a exponer a continuación. La palabra “SPECIALTY”, que hace parte del signo cuestionado “BEHR SPECIALTY” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de agosto de 2019, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]” (Destacado de la Sala).

La Sala advierte que, en el caso sub examine, el elemento nominativo “SPECIALTY”, que hace parte del signo solicitado, pertenece al inglés 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y traduce a “ESPECIALIDAD”13 que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa: “[…] Cualidad de especial […]”.14 Ahora bien, la Sala precisa que la expresión “SPECIALTY” sirve de raíz equivalente en el castellano y, además, posee gran similitud fonética con su correspondiente traducción en español, pues en dicho idioma se pronuncia “ESPECIALIDAD”.

De manera que la inclusión de dicha palabra en el signo cuestionado hace que sea reconocible y se relacione en la mente del consumidor con la palabra “SPECIALTY”.15 En consecuencia, el término “SPECIALTY” corresponde a uno cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor 13 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/ Consultado el 8 de febrero de 2024. 14 https://dle.rae.es/especialidad?m=form Consultado el 8 de febrero de 2024. 15 Cabe señalar que respecto de las marcas conformadas por palabras en idioma extranjero, cuya raíz sea equivalente en el castellano y se pronuncien de manera muy similar, la Sala ya ha determinado que éstas se deben entender como si tuviesen significado propio en español.

En efecto, en sentencia de 20 de octubre de 2023, la Sala precisó lo siguiente: “[…] La Sala advierte que, en el caso sub examine, el elemento nominativo IL GELATO ARTIGIANALE, que componen el signo solicitado, pertenecen al italiano y significa EL HELADO ARTESANAL. 57. Ahora bien, la Sala precisa que, las expresiones IL GELATO ARTIGIANALE sirven de raíz equivalente en el castellano y, además, poseen gran similitud fonética con su correspondiente traducción en español, pues en dicho idioma se pronuncia EL HELADO ARTESANAL.

De manera que la inclusión de dichas palabras en el signo solicitado hace que sea reconocible y se relacione en la mente del consumidor con las palabras IL GELATO ARTIGIANALE. 58. En consecuencia, las expresiones IL GELATO ARTIGIANALE corresponden a unas cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor promedio al cual están dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, helados comestibles y, en consecuencia, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. […]”.

(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00418-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co promedio, al cual están dirigidos los productos y servicios de las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: materiales de mampostería, pinturas, limpiadores de concreto, brochas y rodillos para pintura, estantes para exhibir colores de pinturas, servicios de venta de pinturas, blogs de pintura y servicios de diseño y decoración del hogar; y, en consecuencia, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de genericidad, descriptividad o uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Ahora, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine la Sala considera que, ante la pregunta de cómo es el producto y servicio que se pretende registrar, es evidente que “ESPECIALIDAD” describe los productos y servicios descritos para las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35, 41 y 42 de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se tratan de artículos y servicios que poseen una cualidad especial, lo cual resulta ser completamente descriptivo de todas las características de éstos. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a lo anterior, se estima que la referida palabra es usual para los citados productos y servicios, dado que dicha finalidad o característica de ser especial se podría atribuir a cualquiera de los productos y servicios antes enunciados.

Ahora, en cuanto a la partícula “PUNTO”, presente en la marca previamente registrada “PUNTOBLER”, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la Clase 35 las siguientes marcas, que contienen tal expresión: MARCA TITULAR PUNTONET (MIXTA) PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. PUNTO AMARILLO (MIXTA) VICTOR MANUEL LÓPEZ Y OTRO CMR PUNTOS (MIXTA) FALABELLA S.A. PUNTOS POR TODO (MIXTA) BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. GANA PUNTOS (MIXTA) ALMACENES EXITOS S.A. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 16 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 23 de enero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, las expresiones “ANTIOXIDO”, “EPOXIAGUA”, “DECORAR”, “ACUARELA”, “VINIL”, “ACORAZADO” y “PINTU”; y “PUNTO”, que hacen parte de las marcas previamente registradas, son expresiones, respectivamente, genéricas y de uso común, así como también la partícula “SPECIALTY”, por ser descriptiva, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y marcas en conflicto. Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “BEHR”, y las marcas previamente registradas “BLER”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están compuestos, dentro de su estructura, por tres (3) letras idénticas, igual número de silabas, una sola vocal “E” y tres consonantes “B-H-R” y “B-L-R”; y que la única diferencia radica en el cambio de la disposición y/u orden en el intermedio de la letra “E”, que las componen, pues en el signo cuestionado se sitúa en la segunda ubicación y en las opositoras en la tercera posición, así también en la inclusión e intercambio en su 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto de las letras “H” y “R”, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registrada, “BEHR”.

Ahora, si bien es cierto que en el signo cuestionado “BEHR” cuenta, en su conjunto, con diferente disposición de la letra “E”, e inclusión de la consonante “H”, a diferencia de las previamente registradas, “BLER”, que contienen la letra “E”, en la tercer posición e inclusión de la consonante “L” en la segunda ubicación, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que contienen la misma estructura, idéntica cantidad de letras, silabas “BHER” y “BLER”, así como igual raíz y terminación (“B”-“R”), lo que lleva a que el signo cuestionado “(BHER)” no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por ello, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “BHER” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas opositoras, “BLER”.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, debido a la similitud en la estructura, cantidad de letras, silabas, raíz y terminación del signo y las marcas enfrentadas; y aunque en su conjunto varíe la disposición de la letra “E”, e inclusión e intercambio en su ubicación de las consonantes “H” y “L”, ello no resulta ser una variación determinante. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: BLER - BEHR - BLER - BEHR - BLER – BEHR BLER - BEHR - BLER - BEHR - BLER – BEHR BLER - BEHR - BLER - BEHR - BLER – BEHR BLER - BEHR - BLER - BEHR - BLER – BEHR Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar el signo y las marcas enfrentadas, “BEHR” y “BLER”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a expresiones de fantasía las que carecen de significado propio en el lenguaje castellano. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión directa.

Cabe señalar que a tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202318, en un asunto similar, en los que los que se alegaba la confundibilidad de las marcas aquí opositoras frente al signo nominativo “BEHR”, respectivamente, que ahora se prohíja. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto: “[…] 61.

Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de las marcas mixtas y nominativas BLER, ANTIOXIDOBLER, EPOXIAGUABLER, DECORAR BLER, ACUARELA BLER, VINILBLER, ACORAZADO BLER y PINTUBLER, previamente registradas, y el nombre comercial PINTUBLER, debe excluirse las partículas, ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU comoquiera que: i) se tratan de palabras genéricas; y ii) su exclusión no reduce las marcas de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. 62.

Por otro lado, respecto de la marca PUNTOBLER debe excluirse la palabra PUNTO, comoquiera que: i) se trata de una palabra de uso común para la clase de los productos que ampara y, asimismo, ii) su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo 63. Así las cosas, la Sala el cotejo marcario debe hacerse, entre el signo BEHR, solicitado por la parte demandante, y las marcas BLER, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 64.

Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 65. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 66.

La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: 67. Dicho lo anterior, encontramos que el signo nominativo solicitado está compuesto de una (1) palabra, tiene una (1) silaba (BEHR), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B- H-R); mientras que la marca previamente registrada, está compuesta de una palabra, posee (1) una silaba (BLER), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-L-R). 68.

La Sala considera que los signos distintivos en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos tienen la misma extensión y están conformados por igual número de sílabas. Asimismo, poseen la misma secuencia vocálica. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, la Sala precisa que la introducción de la letra H, a modo de sustitución de la consonante L, en la composición ortográfica del signo solicitado, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 69.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre el signo y las marcas comparadas, considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambas, comoquiera que lo único que los diferencia es la sustitución de la consonante L por la H. Comparación Fonética 70. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER 71.

Comoquiera que, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica, de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas. Así pues, el remplazo de la letra “L” por la “H”, no resulta ser una diferencia suficiente que permita superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad al signo solicitado. 72.

La Sala considera que, en los signos distintivos enfrentados, al cambiar las consonantes L por H, no se logra que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la misma extensión y composición vocálica y que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas. En ese sentido, se considera que existe una semejanza fonética evidente entre el signo y las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica. 73. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 75.

Sobre el particular, la Sala en una providencia en donde las marcas estaban conformadas por una partícula de uso común, en el momento de realizar el análisis de comparación desde el punto de vista ideológico, consideró “[…] cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable AGRO resulta irrelevante para el análisis […]”. 76.

La Sala, tomando en conjunto el signo y las marcas objeto de comparación, BEHR y BLER, considera que son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. […] 79. En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas registradas existen similitudes ortográficas y fonéticas. 80.

A esta misma conclusión, llegó la Sala en la Sentencia de 20 de octubre de 2023, proceso en el cual tenía las mismas partes y se efectuó el cotejo respecto de los mismos signos. 81. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos confrontados y, teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo solicitado es semejante a las marcas registradas y al nombre comercial en cuestión, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine […]” (Destacado fuera del texto original).

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, el signo nominativo cuestionado “BHER” fue solicitado para amparar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 1ª: “[…] Preparaciones impermeabilizantes (para usar sobre) madera, mampostería y otras superficies porosas; desengrasantes para uso sobre concreto y otras superficies en mampostería; grabadores, tales como geles de grabado y/o soluciones de grabado […]”..- Clase 2ª: “[…] Pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi-transparentes; 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coloración de concreto con naturaleza de pintura; pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería […]”..- Clase 3ª: “[…] Preparaciones desengrasantes para uso sobre concreto y otras superficies de mampostería; limpiadores de concreto; removedores de óxido para concreto; grabadores para concreto; preparaciones para el desprendimiento de madera y limpieza […]”..- Clase 16: “[…] Brochas para pintura; cubiertas de rodillo de pintura; kits de muestra de color de pintura que incluye rodillos de pintura; manijas de rodillo de pintura, bandejas de pintura vendidas como una unidad; tarjetas de color de pintura; mostrarios de color de pintura desplegado en papel; plataformas de ventilador de color de pintura; tarjetas de muestra de color de pintura impresas y/o tarjetas de muestra de color de colorante; boletines de noticias, revistas y folletos de instrucciones en el campo de la pintura, pintura, acabado de imitación y asuntos relacionados; materiales impresos en la forma de muestras de color, tarjetas con muestras de color […]”..- Clase 20: “[…] Casetas y estantes para exhibición para exhibir las muestras de color de pintura interior y exterior; casetas para la exhibición de muestras de color de colorantes […]”. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 35: “[…] Servicios de pedido en línea y servicios de tienda al detal en línea en el campo de los revestimientos arquitectónicos en la forma de pinturas y artículos para la decoración del hogar interior y exterior […]”..- Clase 41: “[…] Periódicos en línea, a saber, blogs que tratan de la pintura y asesoría y comentarios de decoración […]”..- Clase 42: “[…] Decoración del hogar interior y exterior; servicios de consultoría de decoración y diseño; que proporcionan una página web que trata de información de diseño interior y exterior en el campo de la selección de color de pintura interior y exterior […]”.

Por su parte, las marcas nominativas y mixtas previamente registradas “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER”; y “PUNTOBLER”, distinguen respectivamente los siguientes productos y servicios en las siguientes clases:.- Clase 2ª: “[…] Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] Colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] Construcción y reparaciones […]”..- Clase 35: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos y servicios que reivindica el signo cuestionado en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 42, de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas opositoras en las clases 2ª y 35, además de que comparten dos clases del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la construcción, entre este, la mampostería, acabados, obra blanca y comercialización y/o 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad de pinturas y servicios de decoración de interiores y exteriores; pertenecen al mismo género; esto es, materiales y servicios para la construcción; dichos productos y servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales y suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, tiendas, supermercados y ferreterías; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas20.

Adicionalmente, se observa que son productos y servicios complementarios en la medida en que para la construcción y los 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00, sostuvo: “[…] 90. Al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los productos de las clases 9 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretenden ser reivindicados por la parte demandante, se presenta una evidente complementariedad y, en ese sentido, una conexión competitiva.

Ello, en la medida en que el uso de uno de los productos y servicios puede implicar necesariamente el uso del otro. Así, un software para visualizar colores de pintura y estantes de exhibición de muestras de colores de pinturas, están directamente asociados con las pinturas y el servicio de publicidad y compra y venta de pinturas. 91.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 92. Igualmente, la Sala considera que entre los productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por las marcas nominativas y mixtas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, que se pretenden identificar con el registro del signo nominativo de la parte demandante, se presenta una conexión competitiva, pues comparten la misma naturaleza, el mismo objeto y finalidad. 93.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de las clases 2ª, 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza que busca identificar el signo nominativo solicitado y los productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas previamente registradas BLER, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor […]”. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materiales que para ello se requiere, su comercialización y publicidad, se demanda necesariamente de los elementos y servicios que distingue la marca cuestionada, tales como: pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores; y compra y venta de de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, entre otros.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora BEHR PROCEES CORPORATION.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201521, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas nominativas y mixtas previamente registradas, “BLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “PINTUBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “ACUARELA BLER” y “PUNTOBLER”,”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales22: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero 22 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Ahora, la actora en la demanda manifestó que algunos registros marcarios que contienen la partícula “BEHR”, de su propiedad, han coexistido de manera pacífica e ininterrumpida en el mercado por más de 10 años, por lo que ha creado una familia de marcas a partir de tal expresión “BEHR”, la cual no se encuentra solo en las clases 1ª, 3ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también en la Clase 2ª ibidem, que, posteriormente, estas últimas fueron objeto de cancelación. Así también, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que es titular de una familia de marcas que contienen la partícula “BLER”, la cual es notoriamente conocida en el mercado.

Sobre el particular, la Sala considera pertinente traer a colación los apartes expuestos en la sentencia de 15 de diciembre de 202323, que 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ahora se prohíjan, en el que se resolvieron los mencionados cargos, así: “[…] De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso 95.

Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca BLER fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado BEHR y las marcas nominativas y mixtas registradas previamente, y el nombre comercial, que contienen la expresión BLER. 96.

Esta Sección, considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda. 97.

En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca BLER, presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo BEHR, así como la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos distintivos cotejados, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca BLER, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado.

Argumento sobre la coexistencia pacífica de marcas 98. La parte demandante, en su escrito de demanda, manifestó que el signo y las marcas BEHR y BLER han coexistido en el mercado colombiano identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Intencional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y, sin que dicha coexistencia, hubiese afectado a los consumidores. 99.

Sobre el asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida para el presente proceso, se indicó lo siguiente: 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 8.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 8.3 Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 8.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). […] 8.7 En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: […] 100.

De lo expuesto, la Sala considera que el concepto de la coexistencia pacífica entre marcas se resume en lo siguiente: i) ocurre cuando signos idénticos o similares, que identifican productos también idénticos o similares, están presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, de forma pacífica, y sin que hubiere problemas de confusión entre ellos, y ii) su ocurrencia no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. 101.

Ateniendo a que: i) las marcas nominativas BEHR para distinguir productos de las clases 1, 3 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con registros marcarios núms. 385948, 406542, 369865, 381373, 408083 y 369867, cuyo titular es la parte demandante, no identifican productos idénticos o similares a los reivindicados por las marcas nominativas y mixtas BLER; y que ii) tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industrial de la parte demandada, los registros marcarios concedidos a la parte demandante, respecto del signo BEHR para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran cancelados, como se evidencia a continuación: […] 102.

Y, atendiendo, tal como se expuso supra, que el signo nominativo BEHR está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista visto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, carece de distintividad extrínseca por existir riesgo de asociación respecto de las marcas nominativas y mixtas, y el nombre comercial, que contienen la partícula BLER, la Sala considera que no es posible concluir que exista una coexistencia pacífica entre estos, pues puede derivar en un riesgo de asociación […]”.

Así las cosas, la Sala concluye que no se transgredió la norma alegada como violada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “BEHR SPECIALTY”, para amparar los servicios de las clases 1ª, 2ª, 3ª, 16, 20, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00126-00 Actora: BEHR PROCESS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.