1 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: COOPERATIVA COLANTA LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Existen semejanzas ortográfica y fonéticas entre los signos confrontados por cuanto el solicitado reproduce la expresión “TWIST” preponderante y determinante de la familia de marcas de la sociedad opositora, e igualmente hay conexidad competitiva entre los productos que las marcas en conflicto identifican, pertenecientes a las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la Cooperativa Colanta Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, contra la resolución número 43593 de 23 de agosto de 2010, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) revocar la resolución 16266 de 24 de marzo de 2010, (ii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. y (iii) negar el registro como marca mixta del signo «GELATINA TWISTOON COLANTA», solicitado por la demandante para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- ANTECEDENTES I.1.
LA DEMANDA La Cooperativa Colanta Ltda., a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 43593 DEL 23 DE AGOSTO DE 2010, PROFERIDA POR EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 09.024473, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta GELATINA TWISTOON COLANTA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional, solicitada por COOPERATIVA COLANTA LTDA. y se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. en contra de la misma con fundamento en sus marcas registradas de nombre TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST para distinguir productos de las CLASES 32 y 33 de la clasificación internacional. 2.- Consecuentemente, y con fundamento en dicha declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión y la asignación del certificado de registro definitivo para la marca mixta GELATINA TWISTOON COLANTA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional a favor de la sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA. 3.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso.”1 I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. El 10 de marzo de 2009 la Cooperativa Colanta Ltda. solicitó el registro de la marca mixta «GELATINA TWISTOON COLANTA» para distinguir “una gelatina de uso alimenticio”, esto es, un producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza 1 Página 52 del expediente digitalizado. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (expediente núm. 09-024473).
La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 603 del 30 de abril de 2009. I.1.2.2. La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. presentó oposición contra la reseñada solicitud de registro, con fundamento en 4 marcas registradas a su favor en las clases 33 y 32 de la clasificación internacional. I.1.2.3. Mediante resolución 16266 de 24 de marzo de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca mixta «GELATINA TWISTOON COLANTA» para distinguir productos de la clase 29 internacional.
La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esta decisión. I.1.2.4. Mediante resolución 25357 del 14 de mayo de 2010, se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el primer acto administrativo. I.1.2.5. A través de la resolución 43593 de 23 de agosto de 2010 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC se pronunció sobre el recurso de apelación y resolvió: (i) revocar la decisión de conceder el registro de la marca mixta solicitada por la Cooperativa Colanta Ltda., (ii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. y (iii) negar el registro como marca mixta del signo «GELATINA TWISTOON COLANTA».
Esta decisión se fundamentó en la conclusión conforme a la cual el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues representa un riesgo de confusión respecto de las marcas «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» registradas a favor de la sociedad opositora. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en “los artículos 135, literal b) y Artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”2. I.- En ese sentido explicó que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 fue indebidamente aplicado en el acto demandado, pues a su juicio, la administración no analizó en su conjunto el signo mixto «GELATINA TWISTOON COLANTA», sino que lo fraccionó de forma arbitraria y únicamente tuvo en cuenta la expresión ‘TWIST’, de manera que excluyó elementos fundamentales y especialmente distintivos del signo como lo es la palabra ‘COLANTA’ que se encuentra escrita de una forma característica en el logo3.
Así entonces, afirmó que el examen de confundibilidad realizado es contrario a los parámetros señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que, de haber seguido las reglas establecidas para el efecto, se habría advertido que la distintividad del signo está dada a partir de su existencia en conjunto, es decir, por los componentes nominativos (tres palabras) y el componente gráfico4.
En ese orden, trajo a colación las conclusiones reseñadas en las dos primeras resoluciones proferidas en la actuación administrativa, a saber: (i) que si bien existe una similitud tangencial entre los signos, ello no es susceptible de generar riesgo de confusión, a partir de la observación de los signos en su conjunto de forma sucesiva;
(ii) que a pesar de que los signos comparten algunas letras, el solicitado tiene elementos que le otorgan una percepción gráfica y fonética particular, esto es, la expresión ‘GELATINA’ tiene un diseño particular y se ubica en el extremo superior izquierdo de la denominación principal ‘TWISTOON’, que también tiene colores diversos y un diseño de circunferencias en la parte superior de la letra ‘i’;
(iii) que el 2 Folio 33 del expediente. 3 A este respecto, citó la sentencia dictada en el expediente: 11001-03-24-000-2001-00235-01. 4 En este sentido, citó apartes de la sentencia dictada en el expediente núm. 211001-0324-000-2001-00325-01 y la aclaración de voto presentada por el consejero Camilo Arciniegas Andrade en la sentencia dictada en el expediente núm. 2002-001560. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo solicitado tiene una extensión mayor que las marcas opositoras;
(iv) que la expresión ‘COLANTA’ goza de un alto grado de distintividad y permite identificar su origen empresarial; (v) que las expresiones adicionales que acompañan a algunos de los signos opositores permiten que cada uno sea fácilmente diferenciado en el mercado. Destacó que la marca solicitada es un conjunto completo, conformado por tres palabras, veintitrés letras y no solamente por la expresión ‘TWIST’, que fue la única considerada por la oficina de marcas.
Así, por un lado, reprochó que “la administración compara una marca no solicitada con una marca previamente registrada, lo cual lleva a concluir equivocadamente que los signos enfrentados son confundibles”5; por el otro, aseveró que a la demandada no le era dado aducir la existencia del registro previo de la marca ‘TWIST’ como único fundamento para negar el registro solicitado.
Igualmente, manifestó que la similitud evidenciada en los actos acusados es inexistente. Desde el punto de vista fonético, afirmó que el elemento nominativo de cada uno de los signos en conflicto hace que al ser pronunciados sucesivamente se genere un sonido diferente. En efecto, las expresiones tienen un número distinto de palabras y letras; del mismo modo, tienen una secuencia diferente de vocales y consonantes, lo que además las hace diferentes desde la perspectiva visual o gráfica, y cada una tiene una acentuación particular.
De otra parte, en el aspecto ortográfico y visual, aseveró que no hay reproducción de las marcas «TWIST», «TWIST FROST», y «FRUTY TWIST» en «GELATINA TWISTOON COLANTA», y que el hecho de que los signos tengan una serie de letras en común no los hace confundibles, siempre que sean vistos en su conjunto. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, afirmó que la palabra ‘TWIST’ no hace parte de la lengua castellana ni es generalmente conocida, por lo que no se le puede atribuir carga conceptual y corresponde a una expresión de fantasía. 5 Folio 36 del expediente. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- Por otra parte, rechazó el análisis sobre la conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas en conflicto pues, a juicio de la demandante, resulta inexplicable concluir que los productos ofrecidos por el signo objeto de estudio (producto alimenticio de origen animal, a saber, gelatina de uso alimenticio), pueden estar relacionados con zumos de fruta, aguas minerales y bebidas no alcohólicas que amparan las marcas registradas.
Por ello, afirmó que la SIC desconoció que el riesgo de confusión de una marca debe analizarse teniendo en cuenta los productos que las marcas en conflicto distinguen y la regla de la especialidad. Puso de presente que las marcas opositoras (TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST) está registradas en las clases 32 y 33 de la clasificación internacional y amparan bebidas como “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y sumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; y además, bebidas alcohólicas”6.
Por su parte, la marca «GELATINA TWISTOON COLANTA» pretende amparar “una gelatina de uso alimenticio”, esto es, un producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional. Por ende, manifestó que al proteger productos comprendidos en diferentes clases y atendiendo al principio de especialidad, no se presentaría confusión entre ellos.
Igualmente, señaló que los productos identificados por los signos en conflicto no tienen la misma finalidad para el consumidor final, ni son semejantes o confundibles. Ahora, siendo necesario evaluar la posible existencia de conexión competitiva, trajo a colación varios actos administrativos7 y pronunciamientos jurisprudenciales8 en los que se determinó que no existía conexión competitiva entre productos pertenecientes a las clases 29 frente a los de las clases 32 y 33.
Además, destacó que el consumidor de los productos de la clase 32 es selectivo, pues se detiene a pensar cuál es la 6 Página 47 del expediente. 7 Resolución 26641 de 14 de octubre de 2005, expediente 02.107101, concesión de la marca mixta TESALIA en la case 32; Resolución 023120 de 25 de agosto de 2003, expediente 02.054036; Resolución 4918 de 21 de febrero de 2008, expediente 06.126932. 8 Sentencia de 26 de noviembre de 2004, radicado 11001032400020010011001;
Sentencia de 6 de marzo de 2003, radicado 1100103240001998532701; 7 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bebida que desea consumir según su gusto y sabor del producto, de manera que no habrá riesgo de confusión sobre el producto o su origen.
III.- Así mismo, planteó que los aspectos coincidentes en los signos confrontados, esto es las letras ‘T’ ‘W’ ‘I’ ‘S’ ‘T’, están presentes en decenas de marcas registras y vigentes en Colombia, incluso para las clases 32 y 33, y han coexistido con las marcas fundamento de la negación sin generar riesgo de confusión o asociación, por lo que enlistó los certificados de registro de varias marcas.
En ese orden, señaló que, al estar presentes en tantas marcas, las letras ‘T’ ‘W’ ‘I’ ‘S’ ‘T’ se pueden haber tornado en denominaciones de uso común, lo que las vuelve débiles y por ende deberían ser abstraídas del análisis de confundibilidad, no podrían ser monopolizadas por los actores en el mercado y se debe hacer mayor énfasis en el conjunto del signo. IV.- Finalmente, insistió en la importancia de la expresión ‘COLANTA’ dentro del conjunto marcario solicitado, lo cual fue desconocido por la SIC.
Al respecto manifestó que esa expresión hace parte de gran parte de los registros marcarios concedidos a favor de la COOPERATIVA COLANTA LTDA., de manera que esa palabra constituye la base de la comercialización de sus productos y se utiliza con el fin de sus consumidores relacionen cada uno de los productos con el mismo origen empresarial.
Por ende, esa partícula debía ser evaluada como parte fundamental del conjunto y no ser abstraída del análisis de registrabilidad. Además, la consideración a la cantidad de marcas registradas que contienen esa expresión “permite inferir claramente que la expresión solicitada a registro, GELATINA TWISTOON COLANTA, es derivativa de las marcas previamente registradas por esta sociedad”9.
Por todo lo expuesto, concluyó señalando que la marca solicitada no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 9 Página 50 del expediente. 8 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda10. Manifestó que la resolución acusada no infringió los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, el registro solicitado fue negado justamente por estar comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en literal a) del artículo 136.
Se refirió a los requisitos necesarios para que un signo pueda ser registrado como marca establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, así como a la naturaleza de las marcas nominativas y las marcas gráficas o mixtas y refirió lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en torno a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes, el riesgo de confusión o de asociación y las reglas de comparación a tener en cuenta, a partir de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
Frente a los argumentos de la demanda, manifestó que no es obligación de la Oficina Nacional de registro de marcas considerar fallos anteriores para emitir una decisión, pues cada solicitud de registro es independiente y autónoma, en atención a sus hechos y pruebas. Por ende, adujo que los argumentos de la demandante frente a otras decisiones de registro deben ser descartados.
Igualmente, afirmó que no es cierto que en el acto demandado se haya realizado un análisis fraccionado del signo solicitado; por el contrario, la SIC dio estricta aplicación a los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y observó el conjunto de los signos en disputa, de lo que advirtió que se trataba de signos mixtos en los que predominaba el elemento denominativo, por la fuerza de las palabras.
A partir de ello, observó que lo signos confrontados pueden generar riesgo de confusión, ya que el solicitado reproduce la denominación que lleva la carga distintiva de las marcas previamente registradas y los elementos 10 Páginas 130 a 144 del expediente digitalizado. 9 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionales que posee no le otorgan suficiente distintividad para su coexistencia en el mercado, todo lo cual genera una confusión indirecta que llevaría al consumidor a asociar el signo solicitado con las marcas registradas, y a la convicción de que los productos provienen de la misma empresa.
En el mismo sentido, destacó que existe conexión competitiva porque, aunque los productos que identifica cada signo pertenecen a diferentes clases del nomenclátor internacional, se corresponden entre ellos. Así, los productos del signo solicitado “gelatina de uso alimenticio” (clase 29), se relacionan con zumos de fruta, aguas minerales y bebidas no alcohólicas (clase 32), los cuales son para consumo humano. Además, “el signo solicitado hace relación a la naturaleza y la finalidad para de (sic) de las marcas previamente registradas, es decir, el signo solicitado es como un postre o acompañante mientras los productos de las marcas opositoras son líquidos que bien suplen la necesidad básica, para ambos casos se (sic) satisfacer la sed de los consumidores”11.
Así mismo, aseveró que “los signos enfrentados son sustitutos y se pueden complementar, lo cual permite que el consumidor no identifique el origen empresarial de cada producto”12. Por ende, todos los productos se pueden encontrar ubicados en un mismo lugar, esto es, supermercados y “el consumidor puede tomar jugos y gelatinas desde el mismo lugar”13.
Por todo ello, el consumidor puede pensar que los signos enfrentados pueden ser fabricados por un mismo empresario. Por último, en cuanto al argumento relativo a que las letras ‘T’ ‘W’ ‘I’ ‘S’ ‘T’ pudieron haberse convertido en denominaciones de uso común, reprochó que éste no fue objeto de agotamiento de la vía gubernativa, por lo que no debe ser tenido en cuenta en este proceso judicial. 11 Página 90 del expediente. 12 Página 91 del expediente. 13 Ibídem. 10 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2.
La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó escrito de contestación de la demanda14 oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Argumentó que la reproducción de la marca «TWIST» en el signo «GELATINA TWISTOON COLANTA», y la consideración a su naturaleza y productos amparados por la marca registrada, imponía la negativa del registro solicitado por la demandante.
Al respecto destacó especialmente la existencia de la marca nominativa «TWIST» registrada con el certificado 276.688 y afirmó que de esta se derivan las marcas mixtas «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST», en los cuales predomina el elemento ‘TWIST’ en atención a su alta distintividad. En ese orden, afirmó que ninguno de los argumentos del actor le resta validez a las consideraciones expuestas en la resolución 43593 de 2010 y que no es de recibo el argumento de la demanda sobre el supuesto análisis indebido sobre la confundibilidad de los signos, porque lo cierto es que hubo una reproducción total de la marca «TWIST» en el signo negado.
De otra parte, expresó que debe tenerse en cuenta que la expresión ‘GELATINA’, corresponde a un genérico que, por ende, no es un elemento que le confiere distintividad al producto. Igualmente, afirmó que, si bien la marca «COLANTA» se encuentra registrada, lo cierto es que no es el elemento que se pretende proteger con la solicitud negada, lo que evidencia que fue acertado el análisis expuesto en la resolución demandada en el sentido de que la palabra ‘TWISTOON’ es el elemento principal del signo, por su tamaño y ubicación. Se trata entonces de la misma expresión ‘TWIST’ a la que se agregaron las letras ‘OON’ y unos colores que resultan insuficientes para conformar un signo distintivo respecto del registrado previamente. 14 Folios 93 a 119 del expediente. 11 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, indicó que lo argumentado en la demanda sobre la ausencia de conexión competitiva entre las clases 29 y 32 resulta alejado del contexto comercial real, en el que se encuentran las gelatinas para el consumo humano y las bebidas para consumo humano, en particular, jugos de sabor a frutas, refrescos y demás bebidas no alcohólicas, siendo todos ellos alimentos con sabor a frutas.
Es por ello que considera que las afirmaciones de la demandante desconocen el público al que van dirigidos los productos, los cuales están destinados a ser utilizados en el sector alimenticio y por ende utilizan los mismos canales de comercialización. En efecto, las gelatinas, refrescos, jugos y aguas llegan a los consumidores a través de los establecimientos comerciales como tiendas de barrio y grandes superficies.
Del mismo modo, todos ellos se presentan como alimentos con sabor a frutas y satisfacen la misma necesidad, esto es, refrescar o calmar la sed. Todo ello evidencia el riesgo que se generaría entre los consumidores la coexistencia de las marcas. Finalmente, reprochó que la demandante no aportó ninguna prueba que demostrara que la SIC aplicó indebidamente la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136, así como tampoco demostró la ausencia de confusión entre el público consumidor.
Por el contrario, destacó que la impresión en conjunto de los signos y su comparación de forma sucesiva evidencia su confundibilidad desde el aspecto visual, ortográfico – ante la reproducción de la marca previamente registrada-, fonética e ideológica. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN I.3.1 La parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio15, reiteró en líneas generales los argumentos que expuso en la contestación de la demanda.
Insistió en que “el signo solicitado «GELATINA TWISTOON COLANTA» (mixta) reproduce la denominación que lleva la carga distintiva de las marcas previamente registradas”16, por lo que se configura un riesgo 15 Folios 191 a 201 del expediente. 16 Folio 199 del expediente. 12 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confusión indirecta que llevaría al consumidor a asociar el signo solicitado con las marcas previamente registradas y a pensar que los productos identificados por el primero provienen de la misma empresa del segundo. Agregó que, de acuerdo con los factores de conexión competitiva, si bien los productos identificados con los signos no pertenecen a la misma clase internacional, sí se corresponden y guardan relación entre sí, por ser para el consumo humano. I.3.2.
La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A.17 manifestó que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado y advirtió que, de prosperar las pretensiones de la demanda, coexistirían en el mercado marcas que identifican productos conexos y similares, por lo que se afectarían los derechos de los consumidores. I.3.3.
La demandante18 adujo que en el expediente no se aportaron pruebas que demuestren la debida aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Reiteró su reproche al análisis de confundibilidad realizado, en el que aduce que se fraccionó la marca solicitada y se deformó ostensiblemente al excluirse de ella sus elementos fundamentales y distintivos.
Igualmente, destacó el alto grado de distintividad del que goza la expresión ‘COLANTA’ y la ausencia de semejanzas fonéticas, ortográficas, visuales y conceptuales, así como de conexidad competitiva entre las marcas cotejadas. I.3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 289-IP-2014, en la que se exponen las reglas y criterios 17 Folio 206 y 207 del expediente. 18 Folios 208 a 214 del expediente. 13 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular19.
En primer lugar, el Tribunal advirtió que emitiría su interpretación únicamente sobre el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…]
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la administración y, en su caso, al juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: El juez consultante debe determinar si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA (mixto) es de uso común en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.
CUARTO: El consultante deberá determinar si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA o si los signos opositores establecen una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial.” 19 Folios 172 a 189 del expediente. 14 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y SU FUNDAMENTO Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución 43593 de 23 agosto de 201020, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la decisión contenida en la resolución 16266 de marzo 24 de 2010 para en su lugar declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. y negar el registro de la marca «GELATINA TWISTOON COLANTA» (mixta), para identificar un producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Como fundamentos del acto acusado se señalaron los siguientes: “[…] Le compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y las marcas previamente registradas relacionadas a continuación: Marca Titular Certificado Clase Tipo Vigencia TWIST GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 277888 32 MI 23/12/2013 TWIST FROST GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 252464 32 NO 12/03/2012 FRUTY TWIST GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 272127 32 NO 01/09/2013 2.1.
Análisis comparativo de los signos. Los signos confrontados son los siguientes: Siendo así las cosas, procederemos a realizar un análisis tendiente a establecer el grado de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior. Nos encontramos frente a la comparación de varios signos mixtos. En cuanto a la comparación de marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha establecido lo siguiente: […] 20 Folios 10 a 14 del expediente. 15 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, una vez examinados los signos en conjunto, se puede apreciar claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo.
En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para este tipo de marcas, donde se evidencia que el signo GELATINA TWIST COLANTA frente a TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión, dado que reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en las marcas registradas, sin que los demás elementos nominativos o gráficos como son las expresiones GELATINA, COLANTA y agregar la terminación "OON" le otorguen la suficiente distintividad y permita desvirtuar la similitud entre los signos. En este sentido, la anterior coincidencia dentro del mercado, generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término TWIST en los signos en conflicto, al ser comparados, irremediablemente causaría en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por una misma empresa.
De otra parte, tenemos que la conformación gráfica del signo solicitado, el cual se compone de un tipo de letra especial con la reivindicación de colores, no resulta lo suficientemente distintivo y diferenciador que permita desvirtuar el riesgo de confusión y los signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado, ya que, la confusión se genera en razón al elemento denominativo predominante de ambos signos, TWIST, indicando de forma errónea al consumidor que provienen de un mismo origen empresarial o por la inclusión de la terminación TWISTOON creerán equivocadamente que se trata de la innovación de alguna de las marcas registradas. 2.2.
Relación de productos o servicios La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos).
En el presente caso la expresión solicitada en registro pretende amparar "GELATINA DE USO ALIMENTICIO", producto comprendido en la clase 29 Internacional. De otra parte, las marcas registradas identificadas identifican: - TWIST No. 277888 "CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS;
SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS, productos comprendidos en la clase 32ª Internacional. 16 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - TWIST FROST No. 252464: "TODA CLASE DE BEBIDAS, REFRESCOS Y GRANIZADOS, AGUAS MINERALES, GASEOSAS, ZUMOS DE FRUTAS Y TODA CLASE DE PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS", productos comprendidos en la clase 32ª Internacional. - FRUTY TWIST No. 272127: "AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS;
BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS INCLUYENDO TODO TIPO DE REFRESCO", productos comprendidos en la clase 32ª Internacional. De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que si bien pertenecen a clases diferentes del nomenclador y en principio podrían coexistir en atención al principio de especialidad, esta administración considera que entre los productos en estudio hay relación en tanto que existe conexidad competitiva.
En efecto, se puede afirmar que los productos ofrecidos por el signo objeto de estudio, referidos a productos alimenticios de origen animal (específicamente gelatina de uso alimenticio), pueden estar relacionados con los zumos de frutas, aguas minerales y bebidas no alcohólicas, que ampara la marca registrada. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas clases de productos identifican alimentos en general, siendo productos que pueden ser sustitutos y eventualmente complementar, circulan en el mismo mercado y para terminar son productos que en su mayoría forman parte de la canasta familiar, lo que hace que el sector de consumidores a que se dirige no ponga mayor atención al acudir al mercado y fácilmente equivoque el verdadero origen o procedencia empresarial.
En conclusión, este despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […]”. II.2. OBJETO DE LA CONTROVERSIA Y NORMATIVA APLICABLE Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es cierto que la SIC desconoció las reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al examinar la solicitud de registro del signo «GELATINA TWISTOON COLANTA».
Para ello, deberá examinarse si es cierto que la expresión “GELATINA TWISTOON COLANTA” o alguna de las partículas que lo conforman corresponde a un vocablo de uso común en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza que, por ende, no debería considerarse en el examen efectuado por la demandada. Dilucidado lo anterior, deberá determinarse si es cierto que la coexistencia en el mercado del signo «GELATINA TWISTOON COLANTA» y las marcas 17 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixta y nominativa «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» puede generar un riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, conforme se advirtió en el acto acusado.
En ese sentido, se establecerá si existe similitud entre los signos susceptible de provocar ese riesgo y conexidad competitiva entre el producto que pretende identificar la marca mixta solicitada por la demandante, perteneciente a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y los productos identificados por las marcas opositoras de la clase 32.
Finalmente, conforme a las respuestas que arrojen los anteriores interrogantes, la Sala deberá establecer si es nula la resolución administrativa que declaró fundada la oposición formulada por Gaseosas Posada Tobón S.A. y negó el registro de la marca nominativa «GELATINA TWISTOON COLANTA» para distinguir un producto en la Clase 29 de la Clasificación Internacional, tras concluir que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en la siguiente norma comunitaria: “DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [ ]”.
En este punto, la Sala advierte que, a pesar de que en el capítulo de normas infringidas de la demanda se mencionó como una de ellas el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que la argumentación expuesta por la demandante se dirigió exclusivamente a demostrar la vulneración del artículo 136, literal a). En ese orden, tal como lo evidenció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala advierte que la valoración de legalidad de la resolución acusada debe abordarse únicamente frente a la alegada violación de esta última norma. 18 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.3.
EL ANÁLISIS DE FONDO DEL ASUNTO II.3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee, al relacionarlo en forma equivocada con otro productor o comerciante (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.
En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 289-IP-2014, realizada en este proceso: (i) la comparación debe 19 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica, ello debido a que la confusión resulta de la impresión de conjunto que despiertan los signos;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de su disposición semejante; y (iv) quien aprecie la semejanza debe ubicarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados por los signos en disputa con el fin de advertir cómo son percibidos por el consumidor.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Igualmente, es pertinente hacer las siguientes precisiones en torno a las reglas de comparación entre signos mixtos con elementos denominativos compuestos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, conforme a lo expresado en la interpretación prejudicial citada.
Al efecto, se tiene que, al momento de realizar el cotejo, se debe identificar si prevalece el elemento denominativo o el gráfico, atendiendo a cuál es la 20 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dimensión que penetra en la mente del consumidor con mayor fuerza y profundidad y determina la impresión general en él. Ahora, tratándose de un signo mixto que cuente en su parte denominativa con elementos compuestos, se tendrá que examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman y en definitiva si existe(n) uno o mas vocablos “que doten al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”21.
Así las cosas, debe identificarse el elemento prevalente en cada signo confrontado y, en el caso de que en uno predomine el gráfico y en el otro el denominativo, no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos casos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá abordarse conforme las reglas de comparación entre esos signos y el examinador “prestará especial atención al criterio que señala que los signos se les observará a través de una visión en conjunto, sin fraccionar sus elementos”22.
Sobre las expresiones de uso común en la conformación de marcas, la interpretación prejudicial explicó que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, y que éstos no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por parte de ninguna persona, “de manera que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que los terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos”23.
Por ello, al efectuar el examen de signos de uso común no deben considerarse las palabras de esa naturaleza, pues en ese caso “la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca”24. Así mismo, recordó que los elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. 21 Folio 181 del expediente. 22 Folio 182 del expediente. 23 Folio 183 del expediente. 24 Ibídem. 21 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con todo, debe destacarse que, en consideración a los argumentos planteados en la demanda, el presente asunto involucra igualmente un debate en torno a si el signo solicitado, o los opositores, podrían integrar una familia de marcas, esto es, “un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”25.
En la interpretación prejudicial el Tribunal Andino reparó en dicha cuestión y destacó que el fenómeno de la familia de marcas se diferencia de los signos conformados por partículas de uso común en que, mientras en este último caso el titular no puede impedir que otros usen tales partículas en la conformación de otro signo distintivo, el titular de una familia de marcas “sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.”26.
Finalmente, corresponde atender a las pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, a saber: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (i) Canales de comercialización; (ii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos;
(v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. En ese sentido, “a objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por si solo, para la consecución del citado propósito”27. 25 Folio 184 del expediente. 26 Ibídem. 27 Folio 187 del expediente. 22 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.3.2.
Caso concreto II.3.2.1. La demandante reprocha la decisión adoptada en la resolución 43593 de 23 de agosto de 2010, en tanto negó el registro de la marca mixta «GELATINA TWISTOON COLANTA» para distinguir un producto perteneciente a la clase 29 internacional con fundamento en que el signo solicitado reproducía la denominación que goza de la carga distintiva en las marcas «TWIST» (mixta), «TWIST FROST» (nominativa) y «FRUTY TWIST» (nominativa) previamente registradas a favor de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. para distinguir productos pertenecientes a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, adujo que se desconocieron las reglas del cotejo marcario, puesto que el signo solicitado no se analizó en su conjunto, sino que fue fraccionado de forma arbitraria y únicamente se tuvo en cuenta la expresión ‘TWIST’, que además corresponde a un vocablo de uso común. Así mismo, afirmó que no existen similitudes fonéticas, gráficas ni conceptuales y que tampoco se configura conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas en conflicto, porque se ubican en diferentes clases y no cumplen con una misma finalidad.
Además, indicó que la expresión ‘COLANTA’ que hace parte del signo solicitado, integra igualmente varias marcas registradas a su favor, circunstancia que pone de presente que el solicitado es un signo “derivativo” de otras marcas previamente registradas. II.3.2.2. En orden a determinar si la demandada infringió el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, al negar el registro solicitado por la demandante por considerar que el signo pretendido se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la citada norma, resulta pertinente analizar las características de los signos enfrentados, conforme se expone a continuación28: 28 Las gráficas del signo solicitado y las marcas registradas constan a folio 12 del expediente. 23 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signo solicitado en registro Marcas registradas a favor de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. Signo distintivo TWIST FROST FRUTY TWIST Clase 29 32 32 32 Naturaleza Mixta Mixta Nominativa Nominativa Productos “Gelatina de uso alimenticio” “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras prepa- raciones para hacer bebidas” “Toda clase de bebidas, refrescos y granizados, aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas y toda clase de preparaciones para hacer bebidas” “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas incluyendo todo tipo de refresco” II.3.2.3.
Como se observa, el cotejo involucra la comparación de un signo mixto con una marca mixta y dos nominativas, de manera que para efectuar el análisis de confundibilidad, corresponde determinar primeramente cuál es el elemento que en ellos predomina, por ser el que capta con mayor facilidad la atención y logra mas recordación en el consumidor.
Por una parte, se observa que «GELATINA TWISTOON COLANTA» cuyo registro pretende la demandante, consiste en un signo mixto con elemento denominativo compuesto, pues está integrado por tres palabras, las cuales difieren en color y tamaño en la composición. En efecto, el énfasis visual 24 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recae principalmente sobre la expresión TWISTOON mientras las palabras ‘GELATINA’ y ‘COLANTA’ se visualizan en un tamaño inferior y en una tipografía y aspecto menos llamativo.
Por otro lado, la marca mixta «TWIST» se compone de una única expresión y se acompaña de tres figuras gráficas. Con todo, de conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, al apreciar los signos confrontados, encuentra la Sala que el elemento predominante en ellos es el denominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.
En efecto, la fuerza expresiva de las palabras que los conforman es la que provoca la recordación en la mente del consumidor y, en contraposición, los aspectos gráficos de los signos corresponden a dibujos abstractos que generan una impresión menor que resulta ser secundaria. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación para dirimir la confrontación entre signos mixtos en los cuales, como sucede este caso, se destaca el elemento denominativo.
Por tal motivo la comparación marcaria se efectuará entre las denominaciones ‘GELATINA TWISTOON COLANTA’, de una parte, y ‘TWIST’, ‘TWIST FROST’ y ‘FRUTY TWIST’, por la otra, analizando sus características propias. II.3.2.4. La Sala verificará los términos de la comparación, para lo cual determinará si alguna de las marcas enfrentadas incluye expresiones de uso común, que en tal medida deban ser excluidas de la comparación. Según la línea trazada para el caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deberá determinarse primero “si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA (mixto) es de uso común en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente”29.
Para el efecto, debe tenerse en cuenta que el signo fue solicitado para distinguir “Gelatina de uso alimenticio” y que en la clase 29 de la 29 Folio 184 del expediente. 25 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional se ubican los siguientes productos: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”.
Ahora bien, lo cierto es que en el proceso no obra prueba ni se desarrolló argumentación por parte de la demandada ni del tercero interesado, encaminada a demostrar el carácter de uso común que podría tener la totalidad de la expresión «GELATINA TWISTOON COLANTA». Así, en ausencia de una prueba específica en tal sentido, no existen elementos que conduzcan a la Sala a concluir que la expresión en su conjunto corresponde a una denominación comúnmente usada en Colombia o en algún otro país para referirse a uno o más comestibles de los que hacen parte de la clase 29 en la Clasificación Internacional de Niza.
II.3.2.5. A continuación, a efectos de determinar si el signo mixto «GELATINA TWISTOON COLANTA» cuya nulidad se solicita en este caso es confundible con las marcas mixta y nominativas «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» se procederá entonces a determinar los términos en que ellas pueden ser comparadas, para lo cual se verificará el de cada una de las palabras que las componen.
Así, debe dilucidarse si la partícula ‘TWIST’, presente en todos los signos en conflicto, es o no de uso común como lo alega la sociedad actora. -. Revisado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada (SIPI), se advierte que, para la fecha de expedición del acto acusado, la partícula ‘TWIST’ se encontraba reproducida en las siguientes marcas, registradas en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza30: 30 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638007562214234754 26 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Núm. Expediente Marca Certifica do Titular 1 95003148 TWIST 260691 POSTOBÓN S.A. 2 02110429 TROPICANA TWISTER 276078 TROPICANA PRODUCTS, INC. 3 98002584 YUKERY TWISTER 275458 GERBER PRODUCTS COMPANY Y MAVESA S.A. 4 9223046132 TWIST (CARACOL) 57001.3 POSTOBÓN S.A. 5 01028310 TWIST FROST 252464 POSTOBÓN S.A. 6 03036110 TWIST 277888 POSTOBÓN S.A. 7 98051189 FRUTY TWIST 272127 POSTOBÓN S.A. 8 02053612 TWIST 276688 POSTOBÓN S.A. 9 01064201 TWIST FROST 249418 POSTOBÓN S.A. 10 07096471 AQUARIUS CON UN TWIST DE SPRITE 349475 THE COCA-COLA COMPANY A su turno, la revisión en el Sistema de Información de Propiedad Industrial arroja que, para la fecha de expedición de los actos acusados, la partícula ‘TWIST’ se encontraba contenida en las siguientes marcas registradas en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza31: Núm. Expediente Marca Certificado Titular 1 04028328 TWISTER 295330 LAMB- WESTON, INC. 2 06083592 TWISTOS 338901 PEPSICO, INC. 3 06083597 TWISTOS 338905 PEPSICO, INC. -.
Ahora bien, teniendo en cuenta las directrices del Tribunal Andina de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, debe recordarse que la cuestión aquí planteada involucra igualmente el debate en torno a “si el signo solicitado o los signos opositores podrían establecer una familia de marcas”. Esta anotación resulta de especial relevancia en este punto, pues como antes se anotó, debe guardarse especial cuidado de no catalogar como de uso común expresiones que en realidad constituyen el rasgo distintivo común que funge como indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, gracias al cual el público consumidor las asocia entre sí y las 31 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638007562214234754 27 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relaciona con un mismo origen empresarial.
Por ende, debe examinarse si los signos confrontados establecen una familia de marcas. A este respecto, resulta pertinente traer a colación las consideraciones expuestas por esta Sección en sentencia de 11 de noviembre de 2021, en atención a la semejanza de la cuestión allí dilucidada con el debate aquí planteado32. En efecto, en dicha providencia se resolvió la demanda promovida por la Cooperativa Colanta Ltda. en contra de la resolución 32490 de 2008 y sus confirmatorias, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto «GELATINA TWIST COLANTA» para amparar productos comprendidos en la clase 29, por estimar que era similarmente confundible con las marcas mixtas y nominativas «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST», previamente registradas, en la Clase 32 de la citada Clasificación, y teniendo en cuenta la reproducción de la palabra ‘TWIST’.
En dicha oportunidad, se evaluó el alegato de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. conforme el cual las marcas registradas, que coinciden con las que sustentaron la negativa del registro que aquí se analiza, pertenecen a una familia de marcas que comparten la partícula ‘TWIST’. Al respecto la Sala concluyó lo siguiente: “[…] Al revisar la expresión “TWIST” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, POSADA TOBÓN S.A.33, sociedad que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: CERTIFICADO NÚM. MARCA ESTADO Titular CLASE 260691 TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 57001.3 TWIST (CARACOL) Registrada POSTOBÓN S.A. 32 252464 TWIST FROST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 277888 TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 272127 FRUTY TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 276688 TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 32 Dictada dentro del proceso con radicado 11001-03-24-000-2009-00226-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 33 Nota original de la providencia que se cita: “[17] Hoy cedidas a la sociedad POSTOBÓN S.A.” 28 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 249418 TWIST FROST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 481742 TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 481743 TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 479072 TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 638312 BEBIDAS TWIST Registrada POSTOBÓN S.A. 32 Como se puede advertir, la empresa POSTOBÓN S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “TWIST”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.
Es por ello que el consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace, esto es, “TWIST”, por lo que si una empresa conforma sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia.34 […]”.
En ese orden, la Sala prohíja las consideraciones expuestas en el fallo de 21 de noviembre de 2021 para concluir, frente a la primera de las cuestiones planteadas, que si bien para el momento de la expedición del acto acusado la partícula ‘TWIST’ hacía parte de varias de las marcas registradas para distinguir productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no es posible catalogarla como una partícula de uso común, de una parte por cuanto en ningún caso ella constituye una denominación usual para uno o más de los productos pertenecientes a esa clase, pero también porque en realidad dicha expresión constituye el rasgo identificador de la familia marcaria conformada por varios signos distintivos registrados a favor de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., hoy Postobón S.A. En este sentido, debe recordarse que una familia de marcas implica la existencia de una pluralidad de marcas, distintas entre sí, pero que comparten un rasgo distintivo común que lleva al público consumidor a establecer una asociación entre ellas.
En efecto, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de familia de marcas se ha 34 Nota original de la providencia que se cita: “[18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00059-01”. 29 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co construido a partir de los lineamientos que al respecto ha dictado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y conforme a los cuales, esta figura se verifica cuando se reúnen las siguientes condiciones: (i) se está en presencia de varias marcas, que (ii) pertenecen a un mismo titular;
(iii) comparten un rasgo distintivo común, y (iv) “producen una impresión general común que induce al público consumidor a asociarlas entre sí y pensar que los productos a que se refieren tienen un origen empresarial común”35. Las anotadas condiciones se cumplen en el asunto examinado toda vez que: (i) hay una pluralidad de marcas; (ii) al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, dichas marcas pertenecían, en su mayoría, al mismo titular, esto es, la sociedad hoy denominada Postobón S.A.;
(iii) a pesar de que se trata de marcas diferentes, todas ellas comparten el elemento distintivo común ‘TWIST’, y (iv) dicho elemento distintivo común genera una impresión general que lleva al público consumidor a asociarlas con un mismo empresario, que en este caso es el tercero con interés directo en el resultado de este proceso. Sobre el segundo de los requisitos exigidos para tener por demostrada la familia marcaria, valga señalar que la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. era titular del registro sobre 7 de las 10 marcas que involucran la partícula ‘TWIST’ y se encontraban registradas en la clase 32 para el momento de la expedición de los actos demandados.
En ese orden, dado que solo tres de las marcas entonces registradas se encontraba en cabeza de otros empresarios, mal podría concluirse que existía multiplicidad de registros que involucraran la citada partícula otorgados a favor de otros titulares, y dicha circunstancia tampoco tendría la entidad suficiente para desvirtuar la gestión de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. que, al procurar y conseguir el registro de varias marcas que involucran la partícula ‘TWIST’ en la clase 32, ha conformado una familia marcaria. 35 Sentencia de 28 de septiembre de 2023, rad.: 110001032400020190032400, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
En el mismo sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2023, rad.: 11001032400020160023300, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. 30 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, la Sala considera que el término ‘TWIST’ es el elemento distintivo común en la familia de marcas opositoras.
La anterior circunstancia será considerada por la Sala en la valoración de la existencia de riesgo de confusión en el público consumidor pues, como lo explicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante la existencia de una familia de marcas, su “titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que ese elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa […] y además genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. -.
Correlativamente, se tiene que la demandante puso de presente igualmente que la expresión ‘COLANTA’ contenida en el signo cuyo registro pretende, integra igualmente varias otras marcas registradas a su favor, por lo cual goza de una especial fuerza distintiva que a su juicio fue indebidamente desconocida por la SIC al adoptar la decisión recurrida.
A este respecto, la revisión en Sistema de Información de Propiedad Industrial arroja que, en efecto, para la fecha de expedición del acto acusado, la partícula «COLANTA» se encontraba contenida en 44 marcas, nominativas y mixtas, registradas a favor de la Cooperativa Colanta, todas para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional.
Con ello se comprueba entonces que la empresa Cooperativa Colanta Ltda. ostenta un número importante de registros de marcas que comparten la expresión ‘COLANTA’, los cuales conforman también una familia marcaria gracias a la cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales que hacen parte de ella. Esta evidencia, será igualmente considerada en el análisis que la Sala abordará a continuación. -.
Prosiguiendo con el análisis del signo solicitado y negado, y en línea con las consideraciones expuestas por esta Sala en la sentencia de 11 de noviembre de 2021 antes referida, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas ocasiones ha señalado que, 31 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por disposición de la Decisión 486 de 2000, igualmente se encuentra prohibido el registro de signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas.
Según la jurisprudencia, “la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo”36.
En esa medida, ante la evidencia de elementos genéricos en los signos a confrontar, aquellos deberán ser excluidos del cotejo que corresponde realizar. Con todo, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer la comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, de manera que podrían ser considerados de modo excepcional bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil.
En el asunto bajo examen, la Sala observa que el signo mixto «GELATINA TWISTOON COLANTA» está integrado por una palabra genérica, tal como se explicó en la sentencia de 11 de noviembre de 2021, así: “[…] De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “GELATINA” del signo cuestionado es genérica, respecto de los productos de la Clase 29, que identifica.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201037, en la cual esta Sección definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico38, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir 36 Interpretación prejudicial 398-IP-2019. 37 Nota original de la providencia en cita: “[8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001- 03-24-000-2005-00378-00”. 38 Nota original de la providencia en cita: “[9] Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra.” 32 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”. Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
En el caso sub examine, los productos que distingue el signo cuestionado son de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza39, entonces la respuesta lógica es que sí guarda relación directa con tal producto, puesto que, justamente, pretende distinguir el producto cuya denominación genérica es “GELATINA”. Por lo tanto, la Sala observa que la denominación “GELATINA” debe ser excluida del cotejo.” La citada conclusión resulta igualmente aplicable al presente asunto, pues la aquí demandante pretende en este caso que se conceda el registro como marca mixta del signo «GELATINA TWISTOON COLANTA» para amparar el producto “gelatina de uso alimenticio” que hace parte de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, se concluye que la expresión ‘GELATINA’ resulta ser genérica y por ende debe ser igualmente excluida del cotejo. II.3.2.6. Confundibilidad/Identidad o semejanzas entre los signos cotejados Conforme a lo anterior, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman, previa exclusión del elemento genérico.
En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado en registro T W I S T O O N C O L A N T A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 39Nota original de la providencia en cita: “[10] El signo cuestionado “GELATINA TWIST COLANTA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Gelatina de uso alimenticio [ ]”. 33 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marcas opositoras registrada a favor de la sociedad Gaseosa Posada Tobón S.A. T W I S T 1 2 3 4 5 T W I S T F R O S T 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 F R U T Y T W I S T 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Al comparar las marcas, la Sala encuentra que el signo solicitado está conformado por dos palabras: la primera, integrada por 8 letras, siendo 3 de ellas vocales y 5 consonantes; y la segunda, conformada por 7 letras, que corresponden a 3 vocales y 4 consonantes.
Por su parte, la marca mixta opositora (TWIST) se integra por 5 letras, a saber, 1 vocal y 4 consonantes. A su turno, la marca nominativa (TWIST FROST) es compuesta, en tanto consta de dos palabras, ambas conformadas por 5 letras, que corresponden a 1 vocal y 4 consonantes en cada una de ellas. Por último, la tercera marca opositora (FRUTY TWIST) está conformada por dos palabras: la primera, constituida por 5 letras, de las cuales 1 es una vocal y las demás son consonantes; y la segunda, igualmente integrada a partir de 5 letras, que corresponden a 1 vocal y 4 consonantes.
Para la Sala, si bien es cierto que los signos confrontados tienen extensiones diferentes, también lo es que sí se puede afirmar la existencia de similitud ortográfica, en tanto que el signo solicitado contiene en su integridad la expresión previamente registrada ‘TWIST’, que como se advirtió constituye el rasgo identificador de la familia marcaria reconocida a favor de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., hoy Postobón S.A., y por ende goza de 34 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co especial fuerza distintiva, lo que lleva a los consumidores a la creencia de que los productos que se identifican con las marcas que la incluyen tienen un origen común. En ese orden, por un lado, se constata que la terminación ‘OON’ que acompaña a la partícula ‘TWIST’ en el signo cuyo registro se pretende, resulta ser un componente accesorio en el cual no recae fuerza diferenciadora y que no tiene entidad distintiva suficiente para diferenciar la marca solicitada de aquellas que integran la familia de marcas constituida a partir de la partícula y marca ‘TWIST’.
Por el contrario, la partícula ‘OON’ aparece como un sufijo de la partícula distintiva, que en realidad podría conducir al consumidor al error de considerar que se trata de una derivación o innovación de los productos que originalmente se identifican con las marcas opositoras. En el mismo sentido, la incorporación de la palabra “COLANTA” en el signo solicitado no desvirtúa el riesgo de confusión indirecta en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo las marcas previamente registradas, esto es, en ‘TWIST’, lo que lleva a que el signo solicitado «TWISTOON COLANTA» no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión ‘TWIST’ de la primera palabra signo cuestionado, «TWISTOON COLANTA», es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica ‘TWISTOON’ tiene un tamaño notoriamente mayor que la segunda palabra ‘COLANTA’ y se visualiza en una tipografía y colores que resaltan en la composición. De otro lado, la Sala observa que también existe similitud entre los signos desde el punto de vista fonético, pues coinciden en la denominación ‘TWIST’, 35 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que resulta ser el elemento principal y con mayor fuerza del conjunto marcario pretendido «TWISTOON COLANTA».
Lo anterior se puede apreciar a continuación, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa: TWIST-TWISTOON COLANTA-TWIST-TWISTOON COLANTA TWIST-TWISTOON COLANTA-TWIST-TWISTOON COLANTA TWIST-TWISTOON COLANTA-TWIST-TWISTOON COLANTA TWIST FROST-TWISTOON COLANTA-TWIST FROST-TWISTOON COLANTA TWIST FROST-TWISTOON COLANTA-TWIST FROST-TWISTOON COLANTA TWIST FROST-TWISTOON COLANTA-TWIST FROST-TWISTOON COLANTA FRUTY TWIST- TWISTOON COLANTA- FRUTY TWIST - TWISTOON COLANTA FRUTY TWIST- TWISTOON COLANTA- FRUTY TWIST - TWISTOON COLANTA FRUTY TWIST- TWISTOON COLANTA- FRUTY TWIST - TWISTOON COLANTA Ahora bien, desde el punto de vista ideológico o conceptual, se tiene que la expresión ‘TWIST’ contenida en los signos enfrentados, proviene del idioma inglés y consultado el diccionario de la Real Academia Española corresponde a “1. m. Baile suelto y muy movido, de moda en los años sesenta del siglo XX. [y] 2. m. Música del twist.”; sin embargo, no se trata de un significado de conocimiento común o de uso generalizado, que sea fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano. Por su parte, las palabras ‘FROST’ y ‘FRUTY’ que acompañan a la anterior en las marcas nominativas opositoras no aparecen en el citado diccionario, tal y como sucede con la expresión ‘TWISTOON’ que no tiene un significado propio en el idioma español.
En consideración a lo anterior, la Sala considera que los signos confrontados deben considerarse como de fantasía y, por ende, no hay lugar a realizar una comparación bajo este criterio. II.3.2.7. De la conexión competitiva entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y los productos de las marcas registrada 36 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -.
Advertida la similitud entre los signos confrontados, es pertinente señalar, en atención a los reproches que se formulan en la demanda, que, para que exista confusión y/o asociación entre marcas a efectos de que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en la letra a) del artículo 136 de la Decisión 486, no solo se requiere que exista identidad o semejanza gramatical y fonética, sino que además debe verificarse que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, lo que supone analizar el tema de la conexión competitiva respecto de los productos que los signos en disputa pretenden identificar.
A este respecto, esta corporación ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los bienes o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege solo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva solo en relación con aquellos para los que ha sido registrada.
Este argumento, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, aun en el evento de plantearse una relación entre productos pertenecientes a clases diferentes, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios comparados, que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial, por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca, o por el riesgo de asociación, que para el caso consistiría en inducir al consumidor a pensar que entre los productores existe una relación o vinculación económica, a pesar de ser capaz de reconocer que se trata de productos provenientes de empresarios distintos.
Así mismo, el señalado presupuesto puede atenuarse en la medida en que se observe que la conexión entre los productos o servicios comparados pueda perjudicar al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. 37 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto.
De esta forma, será posible establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente los productos identificados en la respectiva solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba por sí sola que no exista entre ellas riesgo de asociación. En el asunto bajo examen, se solicitó el registro de la marca mixta «TWISTOON COLANTA» para distinguir “GELATINA DE USO ALIMENTICIO”, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Esta clase comprende40: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”41. La correspondiente nota explicativa de la Clasificación señala: “La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación. Esta clase comprende en particular: - las bebidas lacteadas en las que predomine la leche.” Por su parte, el registro de la marca «TWIST» fue concedido para identificar todos los productos pertenecientes a la clase 32 Internacional.
Así mismo, las marcas «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» fueron concedidas para identificar respectivamente, “toda clase de bebidas, refrescos, y granizados, 40 Versión 9ª, Clasificación Internacional de Niza, novena edición, disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/9esp1.pdf 41 Clasificación Internacional de Niza, novena edición, disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/9esp1.pdf 38 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas, y toda clase de preparaciones para hacer bebidas”, y “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas incluyendo todo tipo de refresco”, esto es, productos igualmente pertenecientes a la clase 32 internacional.
Esta clase comprende los siguientes artículos: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. La nota explicativa de la clasificación indica: “La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como la cerveza.
Esta clase comprende en particular: - las bebidas desalcoholizadas.” Aunado a lo anterior, en atención al objeto del presente proceso, conviene destacar que los siguientes artículos de la lista alfabética de productos que integra la Clasificación Internacional de Niza, novena edición, se ubican en la clase 29: - gelatina para uso alimenticio - gelatinas de fruta - congeladas (frutas ---) - confitadas (frutas ---) - conservas de fruta - cortezas de fruta - cristalizadas (frutas ---) - ensaladas de frutas - escarchadas (frutas ---) - fruta (cáscaras de ---) - fruta (jaleas de ---) - fruta (pulpa de ---) - fruta (refrigerios a base de --) - fruta (rodajas de --- ) - frutas cocidas - frutas confitadas - frutas conservadas en alcohol - frutas en conserva - frutas escarchadas - jaleas de fruta 39 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - refrigerios a base de fruta - rodajas de fruta.- La comparación entre la naturaleza de los productos que se ubican en la clase 29 para la cual se pretende el registro del signo «TWISTOON COLANTA» y la de los artículos pertenecientes a la clase 32 en la cual se encuentran registradas las marca «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST», pone de presente que, a pesar de que los signos se proyectan sobre clases distintas de la nomenclatura internacional, los productos que uno y otra pretenden identificar pertenecen a un mismo género, esto es, el de alimentos destinados al consumo humano. Además, se relacionan especialmente a partir del hecho de que se refieren a preparaciones elaboradas con frutas o con sabor a éstas, como tradicionalmente suelen ser las gelatinas para uso alimenticio respecto de las que la demandante solicita el registro en la Clase 29, así como las bebidas y zumos de frutas, refrescos, granizados, siropes y otras preparaciones, respecto de los cuales fueron concedidos los registros de las marcas «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» de la clase 32.
En el mismo sentido, es posible advertir que los productos comparados tienen finalidades conexas, a saber, la de constituir comestibles para satisfacer una necesidad alimenticia de las personas. Bajo esta perspectiva, los productos distinguidos con los signos que en este caso se comparan ciertamente pueden compartir algunos canales de comercialización, debido a que unos y otros pueden ser ofrecidos en supermercados y tiendas de abarrotes y pueden valerse de medios de publicidad similares, como lo son las revistas promocionales de productos que integran la canasta familiar, folletos y prensa, todo lo cual influye para que pueda producirse una conexión competitiva.
En este punto, la Sala prohíja nuevamente las conclusiones consignadas en la sentencia de 11 de noviembre de 2021, en el siguiente sentido: 40 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 32 de la citada clasificación, aunque pertenecen a distintas clases del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la alimentar a los seres humanos; pertenecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados y tiendas de barrio; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las gelatinas para uso alimenticio, que pretende distinguir el signo solicitado, pueden ser sustitutos razonables con las bebidas y refrescos que amparan las marcas previamente registradas, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de bebida o refresco que cumpla las mismas funciones de gelatina.
Cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación rendida en el caso bajo examen, precisó que “[…] los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios […]”. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor y llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. […]”.- De conformidad con las consideraciones expuestas, se tiene que entre el signo «TWISTOON COLANTA» solicitado y las marcas «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» registradas, existen similitudes ortográficas y fonéticas suficientes para crear confusión, al menos entre alguna parte del público consumidor, y que con ellos se pretende identificar productos que pertenecen a un mismo género, pueden tener los mismos canales de comercialización y difusión, y resultan sustitutos razonables.
En ese orden, la Sala encuentra que el registro del signo «GELATINA TWISTOON COLANTA» podría inducir de manera razonable al público consumidor a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los que se distinguen con las marcas «TWIST», «TWIST FROST» y «FRUTY TWIST» previamente registradas, por lo que se configuran, tanto un riesgo de confusión indirecta. 41 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las circunstancias anotadas, permiten anticipar el riesgo de asociación que provocaría la coexistencia del signo solicitado por la demanda y las marcas registradas de la opositora, pues las similitudes evidenciadas tienen entidad suficiente para conducir al consumidor a pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente.
II.3.2.8. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto existen similitudes sustanciales que pueden generar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.
Por lo anterior, no prospera el cargo por desconocimiento del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí está afectado por la causal de irregistrabilidad invocada en el acto acusado. II.3.2.9. Sobre el reconocimiento de personería Visto el informe secretarial que obra en el folio 215 del expediente, se tendrá por terminado el poder conferido a la abogada Blanca Liliana López Sanabria, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso, a cuyo tenor “El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas en el proceso”.
Del mismo modo, se reconocerá a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella otorgado, que obra en el folio 202 del expediente. 42 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.
Conclusión. Al no encontrarse configurada la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como consecuencia de no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Blanca Liliana López Sanabria.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 202 del expediente.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 43 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00012-00 Demandante: Cooperativa Colanta Ltda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Ausente con excusa CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.