11001032400020090029200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00292-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “TCC”, “TCC MENSAJERÍA” Y “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39840 de 21 de octubre de 2008, 48383, 48385, 48380 y 48386 de 26 de noviembre de 2008, “Por la cual se decide solicitud de registro de marca”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; 049590 de 27 de noviembre de 2008, 02422, 02411, 02416 y 02418 de 27 de enero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, emitidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de SIC; y 55333 de 24 de diciembre de 2008, 08702, 08727, 08729 y 08731 de 26 de febrero 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 18 de diciembre de 2007, el señor RODRIGO ZULUAGA MEJÍA presentó solicitudes de registro como marca de los signos mixtos “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 18, 20, 25, 30 y 45[4], la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra los registros solicitados, con fundamento en sus marcas “TCC”, previamente registradas en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante las resoluciones núms. 39840, 48383, 48385, 48380 y 48386 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC declaró infundadas sus oposiciones y, en consecuencia, concedió el registro de las marcas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” para distinguir productos y servicios en las clases 18, 20, 25, 30 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor RODRIGO ZULUAGA MEJÍA. 4º: Que contra las citadas resoluciones interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

Los primeros, a través de las resoluciones núms. 049590 de 2008, 02422, 02411, 02416 y 02418 de 2009, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante las resoluciones núms. 55333, 08702, 08727, 08729 y 08731 de 2009, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Ello, por cuanto, a su juicio, debió denegarse el registro de las marcas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, debido a que no cumplen con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, susceptibilidad y representación gráfica establecidos en la legislación marcaria.

Indicó que la distintividad se refiere a la capacidad de una marca para identificar productos y/o servicios en el mercado, toda vez que debe ser novedosa y no constituir un signo genérico o descriptivo, por lo que al analizar la similitud existente entre los signos enfrentados se puede concluir que las expresiones objeto de conflicto no son suficientemente distintivas.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literales a), b) y h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que es titular de las marcas “TCC” en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, así como del registro “TCC MENSAJERÍA” en la citada Clase 38; y que la marca solicitada “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” es similarmente confundible con sus signos previamente registrados.

Sostuvo que, a su juicio, tiene el derecho de uso exclusivo del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC S.A.”, del cual es titular, en virtud de haber sido su primer usuario. Concluyó que la expresión “TCC” es considerada como una insignia en Colombia, constituyéndose en una marca notoria, por lo que debe ser protegida para evitar el aprovechamiento injusto del prestigio adquirido o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que sus elementos denominativos no son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, pues las previamente registradas están conformadas por una combinación de consonantes “T-C-C”, mientras que las cuestionadas se componen de cuatro expresiones “TTC – TIENDAS – TODO – COLOMBIA”.

Adujo que lo anterior demuestra que las marcas enfrentadas presentan diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas, dado que cuentan con números de letras y palabras disímiles, así como con distinta extensión, por lo que el consumidor promedio podría distinguirlas con facilidad luego de una mirada superficial, sin verse inducido a error en cuanto a los productos o a su origen empresarial.

Agregó que no es posible aceptar la irregistrabilidad de una marca por el simple hecho de que contenga la combinación de las consonantes “TTC”, la cual no estaba inmersa en las marcas previamente registradas, que se conforman es por las letras “TCC”. Mencionó que las letras aisladamente consideradas “T”, “T” y “C” no son adjudicables ni apropiables de manera exclusiva por una sociedad determinada, pues éstas pueden ser libremente utilizadas para distinguir los productos que los comerciantes estimen pertinentes, por lo que la actora únicamente posee un derecho sobre el conjunto marcario “TCC”.

Indicó que tampoco se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas objeto de controversia, dado que no son semejantes, presentan finalidades distintas, no son sustituibles o complementarios y sus canales de comercialización difieren. II.2. El señor RODRIGO ZULUAGA MEJÍA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante curador ad litem, únicamente solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que además de existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual entre los productos que identifican los signos en conflicto, existe conexidad competitiva.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados a registro TCC TIENDAS TODO COLOMBIA (mixto) y las marcas TCC (mixto), TCC MENSAJERÍA (mixto y TCC (mixto) (WWW.TCC.COM.CO) y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A. (mixto), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultar que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos, según sea el caso: […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. El nombre comercial. Características y su protección. 4.1. En el presente caso el demandante alegó que habría demostrado el uso del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA TCC S.A. TCC S.A., por lo que es necesario revisar la figura jurídica del nombre comercial, a fin de que la autoridad determine su uso en el comercio. […] 4.10.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presentan pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 4.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo. Pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 5.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. La SIC alegó que no existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c).

La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario 6. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 5.1. En el proceso interno se argumentó que el signo solicitado TTC TIENDAS TODO COLOMBIA (mixto) reproduce las marcas notorias TCC (mixtas y denominativas), cuya titularidad pertenece a Transportadora Comercial Colombia S.A., TCC S.A., en consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición 6.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 6.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 6.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 6.15.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 6.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 6.17.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 6.18.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 39840, 48383, 48385, 48380 y 48386 de 2008, concedió el registro de las marcas mixtas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” al señor RODRIGO ZULUAGA MEJÍA, para amparar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 18: “[…] Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería […]”..- Clase 20: “[…] Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]”..- Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”..- Clase 30: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza vinagre, salsas, especias, hielo. […]”..- Clase 45: “[…] Personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas […]”.

Al respecto, la demandante alegó que es titular de las marcas “TCC” en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza así como del registro “TCC MENSAJERÍA” en la citada Clase 38; y que la marca solicitada “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” es similarmente confundible con sus signos previamente registrados. Sostuvo que, a su juicio, tiene el derecho de uso exclusivo del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.”, del cual es titular, en virtud de haber sido su primer usuario.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 151, 190, 191, 224, 228 y 230[8], de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”; no así la de los artículos 134, 225 y 226 de la Decisión 486, por “[…] no estar en discusión el concepto de marca ni sus requisitos (…) por no estar en discusión el concepto de marca ni el uso de un signo notoriamente conocido como infracción a un derecho de propiedad industrial […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCAS MIXTAS CUESTIONADA[9] TCC MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[10] Ahora, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, como lo son las concedidas al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA” así como el nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.”, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos mixtos enfrentados, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distingue. De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Ahora bien, previo a realizar el cotejo entre las marcas objeto de controversia, la Sala estima necesario poner de presente que conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, la marca mixta cuestionada “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, con registro núm. 374492, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 26 de noviembre de 2018.

En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 11 de noviembre de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 374492, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, el señor RODRIGO ANTONIO ZULUAGA MEJIA, con base en una de las cuales la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 26 de noviembre de 2018, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio[11], el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 374492, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

Así las cosas, y reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486[12], la Sala considera que no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente dicha marca, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, el señor RODRIGO ANTONIO ZULUAGA MEJIA, con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, no se encuentra vigente.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas mixtas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” identificadas con los certificados de registro núms. 374491, 374493, 374494 y 370585 y las marcas mixtas y nominativa “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”.[13] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues las marcas cuestionadas, “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” se conforman por cuatro (4) palabras, ocho sílabas (8) (TTC-TIEN-DAS-TO-DO-CO-LOM-BIA), trece (13) consonantes (T-T-C- T-N-D-S-T-D-C-L-M-B) y nueve (9) vocales (I-E-A-O-O-O-O-I-A), mientras que la marca previamente registrada, “TCC”, está compuesta por una (1) palabra, una (1) sílaba (T-C-C) y tres (3) consonantes (T-C-C).

De igual manera, ocurre con la marca previamente registrada “TCC MENSAJERÍA”, toda vez que la misma está compuesta por dos (2) palabras, seis (6) sílabas (TCC-MEN-SA-JE-RÍ-A), ocho (8) consonantes (T-C-C-M-N-S-J- R), cinco vocales (E-A-E-Í-A), y una tilde en la penúltima vocal. Además, las marcas solicitadas al estar acompañada de otras palabras en su terminación, esto es, las expresiones “TIENDAS”, “TODO” y “COLOMBIA”, generan unos signos completamente distintivos, que pueden ser registrables, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “TIENDAS”, “TODO” y “COLOMBIA”, de los signos cuestionados, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”. En otras palabras, las expresiones “TIENDAS”, “TODO” y “COLOMBIA”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a las marcas cuestionadas de mayor distintividad, otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[14], lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “TIENDAS” y “TODO” y “COLOMBIA” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de las marcas cuestionadas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC – TTC TIENDAS TODO COLOMBIA - TCC TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC – TTC TIENDAS TODO COLOMBIA - TCC TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC – TTC TIENDAS TODO COLOMBIA - TCC TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC – TTC TIENDAS TODO COLOMBIA - TCC TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC MENSAJERÍA TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC MENSAJERÍA TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC MENSAJERÍA TTC TIENDAS TODO COLOMBIA – TCC MENSAJERÍA Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[15][16] Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar los signos enfrentados, “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a acrónimos.

En efecto, los signos solicitados “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” corresponde a la sigla de la frase “TIENDAS TODO COLOMBIA”, mientras que las marcas previamente registradas también contienen el acrónimo “TCC” que hace alusión al nombre de la sociedad actora TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., motivo por el cual así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios[17].

Ahora, la Sala debe precisar que si bien es cierto que, en principio, podría considerarse que las palabras “TIENDAS”, “TODO” y “COLOMBIA”, podrían ser de uso generalizado o genéricas respecto de algunos de los productos que distinguen y, por ende, débiles, también lo es que el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, el cual para el caso bajo examen, le otorga la suficiente distintividad a las marcas cuestionadas respecto de las previamente registradas.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que las marcas solicitadas cuestionadas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” son lo suficientemente distintivas y diferentes de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “TCC”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que las marcas solicitadas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección[18], cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. Ahora, en cuanto a la violación del del literal b) del artículo 136 y de los artículos 190 a 193 de la Decisión 486, le corresponde a la Sala, previo a determinar si la actora es titular del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.”, analizar, con base en las pruebas aportadas al expediente, si el uso de dicho sigo ha sido previo, continuo e ininterrumpido y si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados.

De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales[19]: “[…] 1. Copia de la factura No. 366021, de fecha de noviembre de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 2. Copia de la factura No. 66021, de fecha de noviembre de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 3.

Copia del recibo de caja No. 446962, de fecha 19 de enero de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 4. Copia de la factura No. 154033 de fecha de agosto de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 5. Copia del recibo de caja No. 258965, de fecha 22 de agosto de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 6.

Copia de la factura No. 49526, de fecha 24 de enero de 2000, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 7. Copia de la factura No. 22883077 de fecha 24 de octubre de 2001, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 8. Copia de la factura No. 24062469 de fecha 30 de agosto de 2002, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 9.

Copia de la factura No. 24746276 de fecha 30 de mayo de 2003, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 10. Copia de la factura No. 24747245 de fecha 24 de junio de 2003, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 11. Copia de la factura No. 27299768 de fecha 24 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 12.

Copia de la factura No. 27299389 de fecha 24 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 13. Copia de la factura No. 27299389 de fecha 12 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 14. Copia de la factura No. 27735599 de fecha 06 de febrero de 2005, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 15.

Copia de la factura No. 29737919 de fecha 24 de enero de 2006, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 16. Copia de la factura No. 31462585 de fecha 17 de agosto de 2007, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 17. Copia de la factura No. 33655505 de fecha 20 de diciembre de 2008, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 18.

Copia de la factura No. 33874575 de fecha 30 de enero de 2009, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 19. Certificación emitida por el señor Mauricio Urrea Aristizábal gerente de la sociedad TBWA COLOMBIA S.A., en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde el año 1998. 20.

Certificación emitida por el señor Ricardo Prieto Castro, de CARACOL RADIO, en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde hace varios años. 21. Certificación emitida por el señor Osear Botero gerente de Medellín, de ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde el año 1994. 22.

Certificación emitida por el señor Mauricio Velasco Martínez director nacional de cartera, de RCN RADIO, en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde hace quince años. 23. Revista PODER, edición No. 2009/01 de Marzo, en donde aparece publicad (sic) de la marca TCC. 24. Revista CREDENCIAL, edición No. 271, de junio de 2009, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 25.

Periódico CENTROPOLIS de septiembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 26. Periódico EL TIEMPO de Noviembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 27. Periódico EL COLOMBIANO de Noviembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 28. Material publicitario de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC. 29.

Certificación emitida por PUBLICACIONES SEMANA S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 30. Certificación emitida por ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 31. Certificación emitida por RCN TELEVISIÓN S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 32.

Certificación de Revisor fiscal, en la cual consta: […]”. Al respecto, la Sala prohíja las consideraciones expuestas en un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, en el que se valoraron las mismas pruebas aportadas por la actora, con la finalidad de determinar si el uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” había sido continuo e ininterrumpido.

En efecto, en sentencia de 6 de noviembre de 2020[20] se señaló lo siguiente: “[…] 121.2. La Sala considera, de las pruebas documentales allegadas al expediente, lo siguiente: 121.2.1. Respecto a la certificación de 28 de julio de 2009, expedida por la Revisora Fiscal de la parte demandante, en la que relacionan las ganancias obtenidas por los servicios prestados por la compañía TCC, mes a mes, desde el año 1999 hasta el año 2009; la Sala observa que la prueba no ofrece la veracidad suficiente para convalidar su contenido, dado que si bien se certifica el monto dinerario total discriminado mes a mes durante el periodo comprendido entre el año de 1999 al 2009, no se especifica: i) dichos ingresos ¿a qué operaciones se refieren?; ii) esas operaciones ¿comprenden el uso del nombre comercial TCC?; iii) que normas, en materia contable, se aplicaron; iv) las fuentes de donde se obtuvieron dichos valores, ¿corresponden a los libros de comercio registrados en la respectiva Cámara de Comercio?; y v) si las operaciones comerciales están respaldadas con los debidos soportes contables. 121.2.2.

Frente a la valoración de las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de las empresas, la Sección Cuarta de la Corporación, en sentencia de 25 de septiembre de 2008, expuso que mínimamente dichas certificaciones “[…] deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones […]”. 121.2.3.

La Sala considera, respecto a las pruebas documentales allegadas en las que consta la publicidad relacionada con el nombre comercial TCC, que dichas pruebas no ofrecen la suficiente convicción como para demostrar el uso del nombre comercial TCC, teniendo en cuenta que en dicho material evidencial, únicamente consta la publicación de publicidad, sin especificar la fecha de publicación, ni el medio escrito en que se efectuó, por lo que al no contar con la fecha en que se publicó la publicidad no puede la Sala determinar el momento en que se usó publicitariamente el nombre comercial. 121.2.4.

Similar razonamiento se aplica a las cuatro (4) certificaciones expedidas por las empresas TBWA Colombia, Caracol S.A., Organización radial Olímpica y RCN Radio, pues no ofrecen el grado de convicción suficiente como para concluir el uso del nombre comercial TCC, teniendo en cuenta que en cada una figuran expresiones tales como que las relaciones comerciales con la parte demandante se han desarrollado desde hace “varios años”, sin especificar, lugar, tiempo y modo en que se desarrollaron dichas actividades comerciales. 121.2.5.

La Sala considera que de las dieciocho (18) facturas de venta aportadas al expediente, trece (13) de ellas corresponden a las únicas pruebas en las que consta el uso dado al nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA; TCC SA, ya que en cada una de ellas fue consignado el nombre comercial, corresponden a la prestación del servicio de correspondencia, y corresponden a las fechas 18 de noviembre de 1998, 19 de enero de 1999, 7 de septiembre de 1999, 22 de septiembre de 1999, 24 de octubre de 2001, 30 de agosto de 2002, 31 de mayo de 2003, 24 de junio de 2003, 12 de octubre de 2004, 24 de octubre de 2004, 6 de febrero de 2005, 12 de diciembre de 2008, 1.° de enero de 2009, es decir corresponden a ventas efectuadas desde el 18 de noviembre de 1998 hasta el 1.° de enero de 2009, sin embargo es importante aclarar que desde el 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 no existe factura alguna en ese periodo. 122.

Respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que “[…] quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. [ ] La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario […]”. De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) la actora demostró que en el año de 1998 efectuó el primer uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” y demostró que en el año 2009 dio el último uso al mismo; ii) en el expediente no obra prueba alguna que desde 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 le dio algún uso relativo al mencionado nombre comercial; y ii) el 18 de diciembre de 2007, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro las marcas mixtas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento de la sociedad actora relativo a que el uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de las marcas concedidas.

En efecto, la actora demostró que el primer uso que le dio al nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.”, fue en 1998 y el último uso que le dio al citado signo corresponde al año 2009; sin embargo en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre comercial desde el año 2005 hasta la fecha en que se solicitó el registro de las marcas mixtas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas cuestionadas.

En este sentido, la Sala considera que la actora no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre las marcas cuestionadas, el cual data desde el año 2007, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A”.

En conclusión, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder las marcas “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, para amparar los productos y servicios de las clases 18, 20, 25 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, sin que se evidencie como lo afirma la actora, un aprovechamiento indebido de su reputación y/o un perjuicio.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR frente al cotejo de la marca “TTC TIENDAS TODO COLOMBIA”, con registro núm. 374492 y “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, que se configura lo previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000[21].

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 2 de diciembre de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 18: ” Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”.

Clase 20: “Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas”. Clase 25: “Vestidos, calzados y sombrerería”. Clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza vinagre, salsas, especias, hielo.” Clase 45: “Personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas” [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] Proceso 509-IP-2019. [8] Este artículo junto con los 151, 190, 191 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [9] Folio 80 del cuaderno principal. [10] Folio 80 del cuaderno principal. [11] En adelante SIC [12] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.[…]”. [13] En un caso similar, esto es, en sentencia de 26 de junio de 2020, la Sala señaló que no había lugar a realizar el cotejo con la marca “KINDER HUEVO CON SORPRESA”, toda vez que la misma había caducado al momento de resolver la acción de nulidad relativa.

Así lo precisó, en dicha oportunidad: “[…] 58. Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente.[…]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00295-00. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. [15] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. [16] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00391-00. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. [19] Folios 216 a 324 del cuaderno núm. 2. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, núm. único de radicación 2009- 00391-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [21] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.[…]”.