CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Fritos Totis S.A. de C.V. y Ventas Institucionales S.A. Tema: Registro como marca del signo “QUE TOTIS” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de las Resoluciones 35401 de 29 de junio de 20111, 52474 de 28 septiembre de 20112 y 2808 de 30 de enero de 20123, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Ferris Enterprises Corporation y Ventas Institucionales S.A., y se concedió el registro como marca al signo nominativo “QUE TOTIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Fritos Totis S.A de C.V. I.ANTECEDENTES I.1.
La demanda4 1. Ferris Enterprises Corporation, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20005 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: 1 Folios 12 a 14 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 8 a 11 vto. del C pp “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 3 Folios 5 a 7 vto.
C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 4 Folios 18 a 34 C pp. 5 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 35401 de 29 de Junio de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 - 086002, en la que se declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP., y se concedió el registro de la marca nominativa QUE TOTIS en clase 30 internacional solicitada por la sociedad FRITOS TOTIS S.A. de C.V. 3.2.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 52474 de 28 de Septiembre de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 - 086002, en la que se confirmó en reposición la Resolución 35401 de 29 de Junio de 2011, en la que se declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP., y se concedió el registro de la marca nominativa QUE TOTIS en clase 30 internacional solicitada por la sociedad FRITOS TOTIS S.A. de C.V. 3.3.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 2808 de 30 de Enero de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 - 086002, en la que se confirmó en apelación la Resolución 35401 de 29 de Junio de 2011, en la que la Directora se Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP., y concedió el registro de la marca nominativa QUE TOTIS en clase 30 internacional solicitada por la sociedad FRITOS TOTIS S.A. de C.V. 3.4.
Que, como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia CANCELAR el certificado de registro 442166 correspondiente a la marca nominativa QUE TOTIS en clase 30, de la sociedad FRITOS TOTIS S.A. de C.V. 3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.6.
Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” (mayúscula y negrilla del original)6.
I.1.1. Los hechos de la demanda7 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, de acuerdo con la Resolución 14590 de 30 de abril de 2001, la sociedad Ferris Enterprises Corporation, registró la marca mixta “TOSTIS”8 para distinguir los productos de la clase 30 del nomenclátor 6 Folios 19 a 21 C pp. 7 Folios 21 a 22 C pp. 8 Certificado de registro número 275.678. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas, hielo otros condimentos; hielo […]”. 4.
Sostuvo que, de acuerdo con las Resoluciones 35401 de 29 de junio de 2011, 52474 de 28 septiembre de 2011 y 2808 de 30 de enero de 2012, la sociedad Fritos Totis S.A. de C.V. registró la marca nominativa “QUE TOTIS” para distinguir productos del mismo nomenclador clase 30. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, Ferris Enterprises Corporation y la sociedad Ventas Institucionales S.A. presentaron oposición al registro, por cuanto la primera había registrado previamente la marca mixta “TOSTIS” y la segunda con sustento en que el signo solicitado reproducía la expresión “QUE”, que constituye el nombre de la marca “QUE”9. 6.
Anotó que, mediante la Resolución 35401 de 29 de junio de 2011, la directora de la división de signos distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “QUE TOTIS”10 a la sociedad Fritos Totis S.A. de C.V., para identificar los productos antes mencionados y que, contra dicha decisión, las sociedades opositoras presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 7.
Mencionó que, mediante las Resoluciones 52474 de 28 de septiembre de 2011 y 2802 de 30 de enero de 2012, la directora de signos distintivos y el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmaron la decisión de conceder el registro marcario. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación I.1.2.1. Fundamentos de derecho11 8.
La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante indicó que las resoluciones acusadas infringen el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, la SIC 9 La Sala precisa que la Sociedad Ventas Institucionales S.A. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario “Que”, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el presente proceso. 10 Certificado de registro número 442.166. 11 Folio 22 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio otorgó “[…] indebidamente […]” la marca “QUE TOTIS” a la sociedad Fritos Tostis S.A. de C.V., sin considerar la similitud existente entre dicha marca y la marca “TOSTIS”, previamente registrada a favor de Ferris Enterprises Corporation, lo que generaba confusión y riesgo de asociación para los consumidores. 10.
Adujo que, al hacer un análisis comparativo entre las marcas “QUE TOTIS” Y “TOSTIS” “[…] existen más semejanzas que diferencias […]” lo que genera un riesgo de confusión. 11. Refirió frente a la expresión “QUE”, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 116-IP-2009, mencionó que cuando se trata de palabras de uso común “[…] estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de reqistrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcarlo. […]” (negrilla y subrayado del original). 12. De igual manera, señaló que, frente al riesgo de confusión en el proceso 016-IP- 2009, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó: "[…] Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son reqistrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios […]" (negrilla y subrayado del original). 13.
En ese contexto, afirmó que “[…] basta con que exista la posibilidad de ocurrencia de la confusión para negar el registro de la marca, sin ser necesario que indefectiblemente el mismo induzca a error a los consumidores […]”. 14. Advirtió que, en el caso de estudio, se debió hacer un riguroso cotejo marcario en el que se identificará que entre la marca “QUE TOTIS” y la marca “TOSTIS”, existe similitud y se encuentran en la misma gama de productos. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio12 15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que solicitó se nieguen las pretensiones de la parte demandante, toda vez que las mismas carecen de asidero jurídico, por cuanto las decisiones demandadas están ajustadas a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 16.
Manifestó que los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de Ferris Enterprises Corporation, obedecieron a un análisis serio e imparcial de registrabilidad frente a la marca “QUE TOTIS” (nominativa) y “TOSTIS” (mixta), del cual se concluyó que la primera tenía vocación para ser registrada por no encontrarse inmersa en las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 2000. 17.
Resaltó que como en el presente caso las marcas enfrentadas pertenecen a las denominadas mixtas y nominativas, el análisis de confundibilidad se debe realizar atendiendo los elementos denominativos de cada una de ellas, pues son las palabras las que causan gran impacto y recordación en la mente del consumidor. 18. Por lo anterior, para valorar la similitud marcaria es necesario considerar los elementos ortográficos, fonéticos e ideológicos; una vez realizado este análisis de similitud se debe proceder a efectuar el cotejo marcario en el que se debe examinar: “[…] i) la totalidad de los signos en conflicto, en su conjunto, sin descomponerlos, ii) debe realizarse el examen de fondo de registrabilidad iii) debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea, iv) hay que tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos y se debe verificar la naturaleza de los productos o servicio […]”. 19.
Concluyó que, teniendo en cuenta los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, al analizar las marcas “QUE TOTIS” (nominativa) y “TOSTIS” (mixta), no existe ninguna similitud desde los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de los cuales se pueda derivar algún riesgo de confusión o asociación. 20.
Expuso desde la óptica ortográfica que, mientras el signo solicitado “QUE TOTIS” contiene dos expresiones, la marca registrada “TOSTIS” solo tiene una; desde la óptica conceptual, la marca “TOTIS” es una expresión de fantasía, mientras que la palabra “TOSTIS” bien puede evocar la palabra “tostado”, refiriéndose a la particular característica del producto que se distingue; y desde la óptica fonética, la pronunciación del uno y otro son diferenciables (QUE-TO-TIS) y (TOS-TIS). 21.
Finalmente, recordó que la marca “TOSTIS” es una marca mixta lo cual hace que su fuerza distintiva sea más fuerte que la marca solicitada, pues en ella “[…] encontramos la figura de un hombre con un sombrero bastante grande y sosteniendo 12 Folios 52 a 65 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio un taco de maíz adicional a eso tenemos que su vestimenta da la idea de que este hombre proviene de México […]”.
II.2. Intervención de las sociedades Ferris Enterprises Corporation y Ventas Institucionales S.A. 22. Las sociedades Ferris Enterprises Corporation y Ventas Institucionales S.A. a pesar de haber sido notificadas en debida forma13, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 23.
Ferris Enterprises Corporation presentó demanda de nulidad el 11 de febrero de 201314, en contra de las Resoluciones 35401 de 29 de junio de 2011, 52474 de 28 septiembre de 2011 y 2808 de 30 de enero de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 24. Mediante auto de 20 de mayo de 201015, se admitió la demanda y, se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades Fritos Totis S.A. de C.V. y Ventas Institucionales S.A. El 17 de junio de 201516, se corrió traslado de la demanda por el término de 30 días. 25.
A través de providencia de 20 de enero de 201617, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el numeral 1° del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 5 de febrero de 201618. 26. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se resolvieron las excepciones propuestas, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los antecedentes administrativos de los actos acusados. 27.
Por auto de 15 de diciembre de 201719, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 223-IP-2018 de 3 de junio de 201820, dentro de la cual se refirió al artículo 136, literal a) de la siguiente forma: 13 Folio 70 C pp. 14 Folio 36 C pp. 15 Folios 37 a 39 C pp. 16 Folio 40 C pp. 17 Folio 72 C pp. 18 Folios 80 a 87 vto.
C pp. 19 Folios 215 a 216 C pp. 20 Folios 242 a 251 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptuaI o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o Ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo QUE TOTIS (denominativo) y las marcas QUE (denominativa y mixta) y TOSTIS (denominativa y mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)” 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor a, adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos controlados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por tos signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado QUE TOTIS (denominativo) y las marcas QUE (denominativa) y TOSTIS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos. que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio las sílabas o las palabras que poseen una. función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar, constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenernos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ótogo.
Los segundos son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio Ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza en los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o riesgo de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado QUE TOTIS (denominativo) y las marcas QUE (denominativa) y TOSTIS (denominativa). 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado QUE TOTIS (denominativo) y las marcas QUE (mixta) y TOSTIS (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomine el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas consagradas en el párrafo 2.3 de la presente Interpretación Prejudicial. 3.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos: y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo QUE TOTIS (denominativo) y las marcas QUE (mixta) y TOSTIS (mixta).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020130002200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto […]” (negrilla y subrayado del original). 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 29.
Finalmente, mediante auto de 26 de julio de 201921, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión, Ferris Enterprises Corporation22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, Fritos Totis S.A. de C.V., Ventas Institucionales S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 201925, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 35401 de 29 de junio de 201126, 52474 de 28 septiembre de 201127 y 2808 de 30 de enero de 201228, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada las oposiciones presentadas por las sociedades Ferris Enterprises Corporation y Ventas Institucionales S.A., y se concedió el registro como marca del signo “QUE TOTIS” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Fritos Totis S.A de C.V. 32.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “QUE TOTIS” concedida para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Fritos Totis S.A. de C.V. y la marca mixta “TOSTIS” para distinguir productos en la clase 30 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de Ferris Enterprises Corporation, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200029. 21 Folio 252 C pp. 22 Folios 260 a 263 C pp. 23 Folios 269 a 274 C pp. 24 “[…]
ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 25 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 26 Folios 12 a 14 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 27 Folios 8 a 11 vto. del C pp “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 28 Folios 5 a 7 vto.
C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 29 La Sala precisa que la Sociedad Ventas Institucionales S.A. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario “Que”, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el presente proceso. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 33.
Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación de los actos administrativos demandados; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) la conclusión. IV.2.1. La identificación de los actos demandados 34. La sociedad Ferris Enterprises Corporation solicita se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 35401 de 29 de junio de 2011, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa "QUE TOTIS” para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad el Fritos Totis S.A. de C.V;
(ii) 52474 de 28 septiembre de 2011, mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición, confirmando el anterior acto administrativo y; (iii) 2808 de 30 de enero de 2012, por medio de la cual se resolvieron los recursos de apelación confirmando la concesión del registro de marca, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
IV.2.2. Análisis del caso concreto 35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados concedió el registro como marca del signo “QUE TOTIS” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es,“[…] café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas, hielo otros condimentos; hielo […]”. 36.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto entre la marca nominativa “QUE TOTIS” y la marca mixta “TOSTIS” previamente registrada, existe similitud y se encuentran en la misma gama de productos. 37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 223-IP-2018 de 3 de junio de 201930, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 38.
Al respecto, la Sala precisa que la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “QUE TOTIS” clase 30, no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas, conexión competitiva y riesgo de asociación presentadas con su marca previamente registrada, “TOSTIS” clase 30. 39.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: 30 Folios 242 a 251 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 40.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los referidos pronunciamientos comunitarios31, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 41.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de Fritos Totis S.A.32 QUE TOTIS (Nominativa) Registro 442.166 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: FRITOS TOTIS S.A. DE C.V. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, las interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 32 Folio 15 C pp. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por la demandante33 (Mixta) Registro 275678 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: FERRIS ENTERPRISES CORP. 42.
La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Ferris Enterprises Corporation, la expresión “Taquitos de maíz original” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 43. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa “QUE TOTIS”, cuestionada a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con una marca mixta “TOSTIS”, previamente registrada por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 44.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 45. En efecto, de la revisión de las marcas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 46.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el 33 Folio 22 C pp. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 47.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”34. 48.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “QUE TOTIS” y “TOSTIS” ambas de clase 30, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 49.
Ahora, la parte demandante señaló que, para hacer la comparación entre las marcas, resulta ineludible excluir del examen aquellas partículas o expresiones que, por ser de uso común o usual, no son apropiables en exclusiva, como lo es la partícula “QUE”. 50. En efecto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si la expresión “QUE” que hace parte de la marca cuestionada es de uso común en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos demandados, pues de ser así, aquella debe ser excluida del estudio de confundibilidad35. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 35 Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal de la Comunidad Andina consideró: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Sobre el particular, se advierte que la partícula “QUE” que integra la marca cuestionado es de uso común para la clase internacional mencionada, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación36: MARCA TITULAR REG. NÚM. PARA QUE TE DES GUSTO (nominativa) PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 244620 PARA QUE SEPA BUENO (nominativa) C.I. ALMAVIVA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S. A 267308 TAN BUENO COMO EL QUE SABEMOS (nominativa) BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION 267901 QUE COMES (nominativa) ORESTE SANGIOVANNI PANEBIANCO 317373 EL POLLO QUE SIEMPRE PIO (nominativa) GRUPO CBC S.A.S 344770 SABEMOS LO BUENO QUE ES CRECER (nominativa) DIANA CORPORACION S.A.S. 329933 ES NATURAL QUE TE GUSTE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 409239 52.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 53.
Por todo lo anterior, la marca “QUE TOTIS” se encuentra integrada con una partícula de uso común, esto es, “QUE”, la cual debe ser excluida del examen comparativo que corresponde a dicha marca y la marca opositora, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 54. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “TOTIS” y “TOSTIS”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”. 36 Consulta realizada el 24 de octubre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 55.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de ellas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada Marca previamente registrada T O S T I S 1 2 3 4 5 6 56. De la revisión de las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la única diferencia entre ellas, radica en la supresión en su intermedio de la letra “S” la cual no es significativa para su diferenciación. 57.
Ciertamente, la Sala observa que, si bien la marca cuestionada en su intermedio suprime la letra “S”, contenida en la marca opositora, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica “O-I”, igual raíz y terminación “TO-TIS”, el mismo número de sílabas “2” y una secuencia de las consonantes, esto es, “T-T-S” frente a “T-S-T-S”, lo que lleva a que la marca cuestionada “TOTIS” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas. 58.
Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202037, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]” (negrilla fuera de texto). 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00.
M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. T O T I S 1 2 3 4 5 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 59. Por lo tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca “TOTIS” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada “TOSTIS”. 60.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que comparten las letras “TOTIS”, que constituyen las letras de la marca previamente registrada, adicionalmente coinciden con la raíz “TO”, la terminación “TIS” y la misma secuencia vocal (O-I). Por lo tanto, la supresión en la estructura de la letra “S”, no altera la similitud fonética. 61.
Por lo anterior, basta con hacer una comparación sucesiva y no simultanea para apreciar tal semejanza: TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS 62.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica, la Sala considera que la marca cuestionada y la previamente registrada “TOTIS” y “TOSTIS” deben clasificarse como de fantasía, ya que no poseen un significado conceptual identificable en el idioma castellano para el consumidor promedio colombiano. A pesar de que la SIC señaló que la marca "TOSTIS" podría evocar la palabra "tostado" en relación con una característica particular del producto, esta evocación no es reconocida de manera generalizada por el consumidor, por lo que al no ser una asociación clara y directa para la mayoría de los consumidores, se considera que la marca "TOSTIS" es de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque. 63.
En consecuencia, la Sala concluye que, debido a las significativas similitudes ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la previamente registrada existe riesgo de confusión directa. 64. A la misma conclusión llegó esta Sección en sentencias de 27 de septiembre de 201838 y 30 de mayo de 202439, en las cuales se analizó las expresiones “TOTIS” y “TOSTIS”, tal y como se observa a continuación: “[…] Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados, la Sala observa que existe similitud ortográfica, dada sus raíces, terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “S” de la marca previamente registrada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada. 38 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2013-00019-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Rad.: 2013-00006-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Referente a la similitud fonética, la Sala estima que tienen un sonido o pronunciación similar, porque las marcas en conflicto coinciden en sus raíces y terminaciones, tienen el mismo número de vocales, las cuales son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, además de que la letra “S” en la marca cuestionada es débil desde el punto de vista auditivo.
Al hacer el cotejo sucesivo que sugiere el Tribunal, es evidente la similitud capaz de inducir a confusión. Veamos: TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS Al respecto, vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa y observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “TOTIS" y “TOSTIS”, lo que hace que el signo cuestionado no posea la suficiente capacidad distintiva.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas en conflicto son signos de fantasía, debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés).
A lo sumo, la marca cuestionada puede evocar la idea de algo tostad; sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Por lo tanto, la Sala considera que se da una evidente semejanza, apreciable incluso a simple vista, entre las marcas cotejadas, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, que no desaparece por la ausencia de la letra “S” en la marca cuestionada, dado que esta no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarlas, de suerte que, sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado. [ ]” (negrilla del original). 65.
En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 66. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 67.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201840 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 68. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 69.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “TOTIS” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. incluyendo toda clase de botanas comprendidas en esta clase […]”. 70.
Las marcas previamente registradas, “TOSTIS”, identifican los siguientes productos en la misma clase de la citada Clasificación: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 71.
Según lo anterior, es indudable que existe una conexión competitiva. Al comparar los productos de la marca cuestionada con aquellos de las marcas previamente registradas en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, observamos que, además de compartir la misma categoría, protegen de manera idéntica los siguientes productos “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo […]”. 72.
Si bien es cierto que no comparten los productos “[…] Sagú […]” y “[…] Botanas […]”, también lo es que el primero podría considerarse relacionado con productos similares como la tapioca, que es también un derivado del almidón y que ambos se usan como ingredientes en preparaciones culinarias y, el segundo, es un término general que se refiere a toda clase de snacks o aperitivos, relacionados con los previamente amparados con la marca, esto es, al estar elaborado con harinas y preparaciones hechas de cereales, ingredientes que se utilizan comúnmente en la elaboración de galletas o productos horneados. 73.
Aunado a lo anterior, ambos utilizan los mismos canales de comercialización y publicidad. Esto se debe a que se promocionan a través de medios similares, como folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; además, suelen venderse en los mismos puntos de venta, como supermercados y tiendas, y los consumidores podrían fácilmente asumir que estos productos provienen del mismo empresario, dada la similitud de las marcas enfrentadas. 74.
En este contexto, dada la similitud entre las marcas en conflicto y la relación entre los productos que representan, es evidente que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, porque como se ha mencionado, esta coexistencia podría generar un riesgo de confusión41. 41 Mediante Sentencia de 27 de septiembre de 2018, se concluyó que: “[…] En el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo [ ]” De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos son productos para la alimentación; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 75.
Adicionalmente, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o riesgo de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado QUE TOTIS (denominativo) y las marcas QUE (denominativa) y TOSTIS (denominativa). […]”. 76.
En virtud de lo expuesto, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de ambas marcas provienen del mismo titular. 77. Ciertamente, el consumidor podría erróneamente suponer que los productos identificados con esas expresiones provienen de fabricantes relacionados económicamente. 78.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201542, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (negrilla fuera de texto).
(productos alimenticios) y sus consumidores son los mismos. Por consiguiente, la Sala considera que también existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “TOTIS” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan riesgo de confusión o de asociación, en tanto el consumidor puede confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular y que lo llevaría a asociar los productos de la marca “TOTIS” con los de la marca “TOSTIS”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro […]”. 42 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 79. Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “TOSTIS”.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales43: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 80. Así las cosas, dado que hay una similitud entre las marcas analizadas y una conexión competitiva entre los productos que representan, esta Sección considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
IV.2.2.3. Conclusión 81. La Sala considera que al existir (i) semejanza entre la marca “TOTIS” con la previamente registrada “TOSTIS” y (ii) conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los productos protegidos por ellas, las marca en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 82.
Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca "QUE TOTIS" para amparar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 35401 de 29 de junio de 2011, 52474 de 28 septiembre de 2011 y 2808 de 30 de enero de 2012, expedidas por la SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como marca al signo nominativo “QUE TOTIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 83.
Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00022-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 35401 de 29 de junio de 2011, 52474 de 28 de septiembre de 2011 y 2808 de 30 de enero de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 442.166, asignado a la marca “QUE TOTIS”, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.