11001032400020160029700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO, “RED SERVI” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO “SERVIRED”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DINSTINGUEN EN LAS CLASES 35 Y 36 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, LO CUAL GENERARÍA RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERLUNA Y CIA S. EN C.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 34162 de 30 de junio de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 10744 de 8 de marzo de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de julio de 2013 solicitó el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para distinguir servicios de la Clase 362 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de red electrónica, servicios de información financiera, servicios de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades SERVIENTREGA S.A y GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era confundible con las marcas mixtas y nominativas “SERVIENTREGA” y “SERVIRED”, previamente registradas, respectivamente, a favor de estas en las Clases 35, 36, 38 y 39; y 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 34162 de 30 de junio de 2015, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposición formulada por la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Manifestó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 10744 de 8 de marzo de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de a SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusada violó los artículos 136, literal a), y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, y 58 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto denegó el registro solicitado dejando de lado que ya había obtenido su concesión desde 2011 en otras clases, tales como 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo una derivación de estas; y que, además, tales registros se habían obtenido con anterioridad a la solicitud de registro de la marca opositora “SERVIRED”, en la Clase 36.

Aseguró que el registro solicitado en su parte gráfica es exactamente igual al signo “SV GIROS Y PAGOS DONDE USTED ESTÁ”, registrado en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza con anterioridad a los registros de las marcas cuestionadas. Sostuvo que al momento de la solicitud de cancelación por no uso de la marca “SERVIRED”, que distinguía servicios en la Clase 36, ya era titular de las expresiones “RED SERVI” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS”, por lo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas no solo está afectando las expectativas de quienes tienen una solicitud de registro en curso al momento de la petición de cancelación, sino también derechos adquiridos. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado es similar ortográfica, fonética y conceptualmente con las marcas “SERVIRED”, comoquiera que reproduce los elementos que constituyen estas últimas. Aseguró que en el caso sub examine se presenta un riesgo de confusión entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, no solo por la similitud estructural que las comprenden, sino también por la relación competitiva entre los servicios que identifican, por cuanto identifican los mismos en igual Clase del nomenclátor.

II.-2. La sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Señaló que tiene la prelación del registro marcario sobre la expresión “SERVIRED”, en relación con los servicios comprendidos en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que en su momento solicitó y obtuvo la cancelación de dicho signo, siendo en ese momento de titularidad del BANCO DE BOGOTA S.A., en las mismas clases. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que algunas de las marcas relacionadas por la actora en la demanda con la expresión “RED SERVI” ya fueron canceladas por la SIC, en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en diferentes medios de control de nulidad que ha instaurado, por haber sido concedidas de manera irregular, pese a la existencia previa en el mercado de la marca “SERVIRED”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 34162 de 2015 y 10744 de 2016, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 136, literal a), y 168 de la Decisión 486; y 58 de la Constitución Política.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, en el sentido de que el signo “RED SERVI” es distintivo, máxime si se tiene en cuenta que previo a la solicitud de registro no existía en el mercado alguna marca que pudiera impedir su concesión. IV.-2. La sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, señaló que el signo cuestionado reproduce en su totalidad los elementos que componen las marcas de su propiedad, así se encuentren en diferente orden las letras que las componen. Adujo que el signo y las marcas enfrentadas identifican servicios relacionados de manera directa, toda vez que los comprendidos en la Clase 36, que pretende identificar el signo “RED SERVI”, se encuentran englobados en los protegidos por sus marcas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que los servicios adicionales amparados por sus marcas tienen una relación de sustituibilidad con los identificados por el signo cuestionado, además de que utilizan los mismos canales de comercialización, pues apuntan a un sector uniforme del mercado. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La parte demandada solicitó se desestimen las pretensiones de la demanda. Indicó que no existe una similitud sino una identidad entre los servicios que identifican las expresiones enfrentadas, siendo clara la existencia de una conexidad competitiva que conlleva a generar en el público consumidor riesgo de confusión. Manifestó que en el caso sub examine el signo cuestionado no corresponde a una derivación de alguna otra, pues no conserva los elementos que doten de distintividad propia a las marcas, como lo es el tipo de letra o los colores.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 348- 24, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, indicó que la SIC no erró en el análisis marcario. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7: 7 Proceso 51-IP-2023. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160029700 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 184-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 de 14 de diciembre de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, estos son, las resoluciones núms. 34162 de 30 de junio de 2015 y 10744 de 8 de marzo de 2016, denegaron el registro como marca del signo mixto “RED SERVI” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativas previamente registradas, “SERVIRED”, que identifica servicios en las clases 35 y 36; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la SIC violó los artículos 136, literal a), y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486, y 58 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto denegó el registro solicitado dejando de lado que ya había obtenido su concesión desde 2011 en otras clases, tales como 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo una derivación de estas; y que, además, tales registros se habían obtenido con anterioridad a la solicitud de registro de la marca opositora “SERVIRED”, en la Clase 36.

Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, señaló que el signo cuestionado es similar ortográfica, fonética y conceptualmente con las marcas “SERVIRED”, comoquiera que reproduce los elementos que las constituyen. Aseguró que en el caso sub examine se presenta un riesgo de confusión entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, no solo por la similitud estructural que las comprenden, sino también por la relación competitiva entre los servicios que identifican, por cuanto identifican los mismos en igual Clase del nomenclátor.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228 y 184-IP-20229, en la que se interpretaron los artículos 136, literal a), y 168 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5389 de 14 de diciembre de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 SERVIRED MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS1112 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “RED SERVI”, como lo es el solicitado por la actora, con unas marcas 10 Índice 56 del expediente digital. 11 Índice 56 del expediente digital. 12 La Sala pone de presente que en el caso sub examine no se realizará el cotejo del signo cuestionado frente a las marcas previamente registradas a favor de SERVIENTREGA S.A., comoquiera que la SIC declaró infundada su oposición a través de los actos administrativos acusados. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nominativas, "SERVIRED", previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la expresión mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo los mismos son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, esto es, “RED SERVI” y “SERVIRED”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “RED SERVI” y las marcas previamente registradas, “SERVIRED”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están conformadas por palabras idénticas, pero en orden inverso (RED-SERVI/ SERVI-RED), mismo número de sílabas (3), letras (8), consonantes (5) y vocales (3); y que, a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

En efecto, la Sala considera que el intercambio en el orden de las palabras que conforman al signo cuestionado “RED” y “SERVI”, no es suficiente para diluir las semejanzas anteriormente observadas, lo que permite concluir que existe similitud ortográfica entre ellos. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202013, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “RED SERVI” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “SERVIRED”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación del signo y las marcas cotejadas es similar, por razón a la identidad de vocablos y letras que los integran, así como por la transposición de los elementos integrantes de las expresiones comparadas. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “RED” que conforma el signo cuestionado, según el Diccionario de la Real Academia14 tienen el siguiente significado: “[…]1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, suje ta, etc. […]”.

Por su parte, las palabras “SERVI” y “SERVIRED” que corresponden al signo cuestionado y a las marcas opositoras, respectivamente, son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano15. 14 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 10 de octubre de 2024, https://dle.rae.es/red 15 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “SERVI” y “SERVIRED” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y marcas enfrentadas, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamene registradas existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios interpretativos contenidos en la interpretación Prejudicial rendida en este proceso, en los que se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […].

A tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 21 de septiembre de 202316, en un asunto idéntico, en los que los que se alegaba la confundibilidad de las marcas aquí opositoras “SERVIRED”, frente al signo “RED SERVI”, solicitado para identificar servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que ahora se prohíja.

En efecto: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “RED SERVI” y las marcas previamente registradas, 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00016-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SERVIRED”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están conformadas por palabras idénticas, pero en orden inverso (RED-SERVI/ SERVI-RED), mismo número de sílabas (3), letras (8), consonantes (5) y vocales (3); y que, a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

En efecto, la Sala considera que el intercambio en el orden de las palabras que conforman al signo cuestionado “RED” y “SERVI”, no es suficiente para diluir las semejanzas anteriormente observadas, lo que permite concluir que existe similitud ortográfica entre ellos. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación del signo y las marcas cotejadas es similar, por razón a la identidad de vocablos y letras que los integran, así como por la 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transposición de los elementos integrantes de las expresiones comparadas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “RED” que conforma el signo cuestionado, según el Diccionario de la Real Academia18 tienen el siguiente significado: “[…]1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, caz ar, cercar, sujeta, etc. […]”.

Por su parte, las palabras “SERVI” y “SERVIRED” que corresponden al signo cuestionado y a las marcas opositoras, respectivamente, son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano19. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y marcas enfrentadas, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. […] Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 14 de marzo de 201920, en la que la Sala precisó que existía semejanza ortográfica y fonética entre los signos al presentarse una transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de la siguiente manera: 18 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 13 de septiembre de 2023, https://dle.rae.es/red 19 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “SERVI” y “SERVIRED” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2015-00189-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Criterio reiterado en la sentencia de 24 de marzo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00239-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se enfrentaron las expresiones “PINK LOVE” y “LOVE PINK”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que “PAX” y “AXP” tienen el mismo número de letras, las mismas consonantes (“P” y “X”) y la misma vocal (“A”), lo que permite concluir que hay similitud ortográfica.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de la vocal y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que las expresiones cotejadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. […]”.

Asimismo, en reciente pronunciamiento, esto es, en sentencia de 26 de noviembre de 202021, esta Sección concluyó que existía semejanza ortográfica y fonética entre el signo y marca cotejados, en cuanto ambos estaban formados por letras iguales, aunque dichas letras se encontraban en diferente disposición u orden. En dicha oportunidad se dijo: “[…] Frente a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto tienen el mismo número de letras, la misma consonante “V” y la misma vocal “A”, pues a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

Lo anterior permite concluir que existe similitud ortográfica entre los signos enfrentados. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la identidad de la vocal y de la consonante que integran ambas marcas, así como por la 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00044-00,. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: AV - VA – AV – VA – AV – VA AV - VA – AV – VA – AV – VA AV - VA – AV – VA – AV – VA AV - VA – AV – VA – AV – VA En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la marca cuestionada “VA”, según el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla […]”; y, por su parte, la marca opositora “AV” es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión previamente registrada de fantasía, la Sala estima que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa […]”. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 201822 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2009-00314-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “RED SERVI” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 36: “[…] Servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de red electrónica, servicios de información financiera, servicios de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea […]”.

(Resaltado fuera del texto original). Por su parte, las marcas nominativas previamente registradas "SERVIRED” distinguen los siguientes servicios en las clases 35 y 36, respectivamente: “[…] Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” y 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]”.

(Resaltado fuera del texto original). De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 36 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 35 y 36, además que comparten una Clase del nomenclátor, se evidencia que están dirigidos al sector de los activos y transacciones financieras y/u operaciones cambiarias y monetarias, escenario dentro del cual se realizan negocios comerciales, procesos de cambio de divisas, transferencias de dinero y envío de fondos, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; pertenecen al mismo género de los negocios mercantiles y/o comerciales; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo cuestionado y las marcas opositoras. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir entre el signo y marcas confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios interpretativos contenidos en las en las interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con ese signo y marcas son prestadores de servicios relacionados económicamente. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201523, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas nominativas previamente registradas, esto es, “SERVIRED”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales24: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de días, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

Ahora, la Sala debe analizar si el signo mixto cuestionado “RED SERVI”, es derivado de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, en favor de la actora, en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, situación por la que, a su juicio de la actora, representa derechos adquiridos, además por cuanto el registro del signo censurado, se presentó con anterioridad a 24 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201625 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998), sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00141-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Resaltado fuera del texto original) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo cuestionado no es una derivación de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, de las cuales es titular la actora, por cuanto, a pesar de contener la misma estructura gramatical, los servicios amparados por estas en las clases 3826, 3927 4528 de la Clasificación Internacional de Niza, eran disímiles.

Igualmente, ocurre frente a la marca mixta que trajo a colación la actora “SV GIROS Y PAGOS DONDE USTED ESTÁ”, en la que indica que sus partes graficas son iguales, ya que tampoco es una derivación de dicha marca, de la cual es titular, dado que presentan variaciones sustanciales, pues contienen vocablos y estructuras diferentes, así 26 Estos son: “[…] telecomunicaciones […]”. 27 Estos son: “[…] Transporte. embalaje y almacenaje de mercancías por cualquier medio idóneo. organización de viajes […]”. 28 Estos son: “[…] Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales […]”. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como la composición de sus elementos gráficos y colores distintivos adicionales alusivos a su razón social.

Adicionalmente, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando en cada caso particular, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos de señaladas en la normativa comunitaria, y que no afecte los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a las que se pretende registrar; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia29 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Asimismo, ocurre con el argumento expuesto por la actora frente al hecho que la solicitud de registro del signo cuestionado se presentó con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., pues dichas marcas ya se encontraban en el mercado siendo de propiedad del BANCO DE BOGOTÁ S.A, desde el 2003, las cuales tuvieron vigencia hasta el 201330, fecha en la cual 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00. 30 https://sipi.sic.gov.co, consultada el 10 de octubre de 2024. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con posterioridad a surtirse el trámite de cancelación por no uso de las mismas promovido por la referida sociedad, ésta de manera simultanea solicitó sus registros en las mismas clases.

Y respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violó el artículo 58 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro del signo cuestionado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En efecto, cabe señalar que a tal conclusión también arribó la Sala en la precitada sentencia de 21 de septiembre de 202331, esto es: “[…] Ahora, la Sala debe analizar si el signo mixto cuestionado “RED SERVI”, es derivado de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, en favor de la actora, en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, situación por la que, a su juicio de la actora, representa derechos adquiridos, además por cuanto el registro del signo censurado, se presentó con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. […] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo cuestionado no es una derivación de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, de las cuales es titular la actora, por cuanto, a pesar de contener la misma estructura gramatical, los servicios amparados por estas 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00016-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en las clases 3832 y 4533 de la Clasificación Internacional de Niza, eran disimiles.

Respecto de la perteneciente a la registrada en misma clase 39 ibidem, el signo cuestionado presentó cambios sustanciales en relación con esta y con sus elementos accesorios, esto es, en la estructura del signo, exactamente en la distribución de las palabras en su interior y la composición con un elemento gráfico y colores distintivos adicionales alusivos a su razón social.

Adicionalmente, la Sala considera que la SIC, como quedo expuesto en la cita traída a colación, tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando en cada caso particular, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos de señaladas en la normativa comunitaria, y que no afecte los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a las que se pretende registrar; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia34 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Y respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violó el artículo 58 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro del signo cuestionado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia […]”. 32 Estos son: “[…] telecomunicaciones […]”. 33 Estos son: “[…] Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales […]”. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00. 35 https://sipi.sic.gov.co, consultada el 14 de septiembre de 2023. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantengan incólumes la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisiones que en ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00297-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.